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Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2024 COMC 152
Date de la décision : 2024-08-21
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Introduction
[1] Il s’agit d’une opposition formée par Chatam International Incorporated (l’Opposante) à l’égard de la demande numéro 1,938,142 pour la marque de commerce BARTENDER'S MALT (la Marque) produite par Beam Suntory UK Limited (la Requérante).
[2] L’enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants :
[traduction]
Cl 33 (1) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whiskey
[3] Pour les raisons qui suivent, je rejette l’opposition.
Le dossier
[4] La demande d’enregistrement de la Marque a été produite le 27 janvier 2018 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 6 avril 2022.
[5] Le 6 octobre 2022, l’Opposante a produit sa déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13, dans sa version modifiée le 17 juin 2019 (la Loi). L’Opposante fonde son opposition sur les articles suivants de la Loi : 38(2)b) (confusion avec des marques enregistrées), 38(2)c) (absence de droit à l’enregistrement), 38(2)d) (absence de caractère distinctif), 38(2)e) (défaut d’emploi ou d’emploi projeté), 38(2)f) (absence de droit à l’emploi) et deux motifs fondés sur l’article 39(2)a.1) (mauvaise foi).
[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d’opposition.
[7] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Deborah Lecourt, une assistante de l’agent de l’Opposante, souscrit le 1er juin 2023 (l’Affidavit Lecourt).
[8] La Requérante a produit un avis indiquant qu’elle ne produirait pas de preuve dans le cadre de la procédure.
[9] Aucun contre-interrogatoire n’a été mené.
[10] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
Aperçu de la preuve
[11] L’Affidavit Lecourt contient une description de deux recherches effectuées par Mme Lecourt dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes de la Propriété intellectuelle et joint comme pièces les détails complets de la demande d’enregistrement de la Marque et les détails complets de l’enregistrement no LMC589,435 pour la marque de commerce ORIGINAL BARTENDERS COCKTAILS appartenant à l’Opposante (la Marque de l’Opposante).
Fardeau de preuve et fardeau ultime
[12] Conformément aux règles de preuve habituelles, c’est à l’Opposante qu’incombe le fardeau de preuve initial d’établir les faits inhérents à ses allégations plaidées dans la déclaration d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CarswellNat 1053 (CF)]. L’imposition d’un fardeau de preuve à l’Opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question [John Labatt, p 298].
[13] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l’allègue l’Opposante dans le cas des allégations à l’égard desquelles l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve. La présence d’un fardeau ultime qui incombe à la Requérante signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante.
Évaluation des motifs d’opposition
Motifs d’opposition rejetés
[14] Comme indiqué ci-dessus, un fardeau de preuve initial incombe à l’Opposante pour chaque motif d’opposition dont elle doit s’acquitter pour que l’analyse passe au fardeau de preuve ultime incombant à la Requérante.
[15] Pour chacun des deux motifs fondés sur la mauvaise foi (38(2)a.1), et chacun des motifs soulevés en vertu des articles 38(2)c) (absence de droit à l’enregistrement), 38(2)d) (absence de caractère distinctif) et 38(2)e) (défaut d’emploi ou d’emploi projeté), l’Opposante n’a produit aucune preuve qui lui permettrait de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ces motifs. Par conséquent, ces motifs d’opposition sont rejetés.
Motif d’opposition fondé sur les articles 38(2)b) et 12(1)d)
[16] L’Opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable, puisqu’elle crée de la confusion avec la Marque de l’Opposante qui a été antérieurement enregistrée au Canada. La Marque de l’Opposante a été enregistrée le 10 septembre 2003 en liaison avec des [traduction] « Préparations de cocktails alcoolisés ».
[17] La date pertinente pour examiner ce motif d’opposition est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd, (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].
[18] Un opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est toujours en règle à la date de la décision rendue à l’égard de l’opposition. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l’enregistrement de la Marque de l’Opposante existe toujours [voir Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’estime donc que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime.
[19] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l’espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. La liste n’est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à différents critères selon le contexte [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22 au para 54; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que selon l’article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques est le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.
[20] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, para 20].
Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues
[21] À mon avis, la Marque et la Marque de l’Opposante suggèrent, au moins dans une large mesure, les produits qui y sont liés, car les deux marques décrivent une boisson alcoolisée fournie par un barman ou associée à celui-ci. Par conséquent, les marques de commerce des deux parties possèdent un faible degré de caractère distinctif inhérent.
[22] Aucune des parties n’a produit de preuve de la mesure dans laquelle leurs marques de commerce respectives sont connues au Canada.
[23] Par conséquent, aucune des parties n’est favorisée par ce facteur.
Période d’emploi
[24] Aucune des parties n’a produit de preuve d’emploi de leurs marques de commerce respectives au Canada.
[25] Bien que la Marque de l’Opposante soit enregistrée au Canada et qu’elle allègue une date de premier emploi depuis au moins aussi tôt qu’août 1998 dans l’enregistrement, la simple existence d’un enregistrement ne peut donner lieu qu’à une inférence d’emploi minimal. Cet emploi minimal à lui seul est insuffisant pour donner lieu à une inférence d’emploi significatif et continu au Canada [voir Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), Tokai of Canada Ltd c Kingsford Products Company, LLC, 2018 CF 951 au para 36].
[26] Par conséquent, aucune des parties n’est favorisée par ce facteur.
Genre de Produits ou Entreprises / Nature du commerce
[27] La Marque étant liée aux [traduction] « Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whiskey » et la Marque de l’Opposante aux [traduction] « Préparations de cocktails alcoolisés », il y a évidemment une probabilité de chevauchement dans le genre des produits des parties.
[28] Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve concernant les entreprises ou les commerces des parties, étant donné la probabilité d’un chevauchement dans le genre des produits des parties, il existe également au moins une probabilité de chevauchement dans le genre des entreprises et la nature des commerces des parties.
[29] Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.
Degré de ressemblance
[30] Lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce en cause doivent être considérées dans leur intégralité sous l’angle de la première impression. Il ne faut pas scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs [Wool Bureau of Canada Ltd c Registraire des marques de commerce (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1re inst)]. Cela étant dit, il est préférable de commencer par déterminer s’il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, para 64].
[31] Étant donné que les deux marques de commerce sont composées de mots anglais courants et qu’elles suggèrent à tout le moins les produits qui y sont liés, j’estime qu’aucune des deux marques de commerce ne comporte d’élément particulièrement frappant ou unique – c’est chacune des marques de commerce dans son ensemble qui est unique en soi.
[32] Alors que les marques de commerce partagent l’élément BARTENDERS/BARTENDER'S (qui se prononce de la même manière, que ce soit sous forme possessive ou plurielle), l’élément MALT n’est pas présent dans la Marque de l’Opposante, et ni le premier élément de la Marque de l’Opposante, ORIGINAL, ni l’élément COCKTAILS ne sont présents dans la Marque. À mon avis, cela fait que les marques sont plus différentes que semblables en ce qui concerne la présentation, le son et l’idée suggérée.
[33] Dans l’ensemble, j’estime que ce facteur favorise la Requérante, mais seulement légèrement.
Circonstances supplémentaires – Marques de commerce suggestives et descriptives
[34] Comme indiqué dans le facteur Caractère distinctif inhérent ci-dessus, la Marque et la Marque de l’Opposante suggèrent au moins dans une large mesure, voire décrivent les produits qui y sont liés.
[35] Il a été jugé de façon constante que les marques de commerce composées de mots descriptifs ou suggestifs ne peuvent en général bénéficier que d’une protection limitée. La raison en est que l’on peut raisonnablement s’attendre à une plus grande discrimination de la part du public lorsqu’une marque de commerce consiste en tout ou en partie en des mots décrivant les produits qui y sont liés, de sorte que des différences relativement mineures pourraient suffire pour éviter la confusion [General Motors Corp c Bellows, 1949 CanLII 47 (CSC), [1949] RCS 678, citant Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd (1946), 63 CPR 39 à la p 41 (CL)].
[36] En conséquence, je suis d’avis que la Marque de l’Opposante devrait bénéficier d’une protection très limitée étant donné qu’elle suggère au moins dans une large mesure les produits qui y sont liés. J’estime également, en dépit du fait que les marques de commerce en cause ont en commun le mot BARTENDERS/BARTENDER'S, que les différences globales entre les marques de commerce constituent plus que des différences [traduction] « mineures » qui permettraient au public de distinguer facilement les marques de commerce sous l’effet d’une première impression et d’un souvenir imparfait.
[37] Par conséquent, il s’agit d’une circonstance supplémentaire qui favorise la Requérante.
Conclusion concernant la confusion
[38] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime concernant la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J’arrive à cette conclusion en raison du facteur du degré de ressemblance qui favorise la Requérante ainsi que de la faiblesse inhérente de la Marque de l’Opposante qui ne justifie qu’une protection limitée, et nonobstant le chevauchement du genre général des produits des parties et la possibilité de chevauchement dans le genre des entreprises et la nature des commerces des parties.
[39] Ce motif d’opposition est donc rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)f)
[40] L’Opposante a plaidé que la Requérante n’a pas le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits mentionnés dans la demande d’enregistrement de la Marque puisque cet emploi est susceptible de créer de la confusion au Canada avec la Marque de l’Opposante.
[41] La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de production de la demande.
[42] Je note que l’article 38(2)f) ne traite pas du droit d’un requérant d’enregistrer sa marque relativement à la marque de commerce d’une autre personne. Plutôt, cette section aborde le droit légal d’un requérant d’utiliser la marque de commerce, par exemple, conformément au droit fédéral pertinent et à d’autres obligations juridiques interdisant « l’emploi » de la marque de commerce au sens de l’article 4 de la Loi [voir Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée, 2022 COMC 155]. Par conséquent, ce motif n’est pas dûment plaidé et peut être rejeté sur cette base.
[43] De toute façon, même si je devais considérer qu’il s’agit d’un motif dûment plaidé, à l’instar du motif fondé sur l’article 12(1)d) ci-dessus, le fondement de ce motif tel qu’il est plaidé repose sur l’allégation d’une confusion entre les marques de commerce des parties. Étant donné que la date pertinente antérieure pour ce motif n’influence pas ma conclusion relative à la confusion énoncée ci-dessus, j’estime que ce motif d’opposition ne peut être accueilli.
Décision
[44] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.
Leigh Walters
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Requérante : Gowling WLG (Canada) LLP