Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2024 COMC 65
Date de la décision : 2024-03-28
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Smart & Biggar LP
Propriétaire inscrite : Gemsparkle Ltd.
Enregistrement : LMC964,886 pour SR & Dessin
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC964,886 pour la marque de commerce SR & Dessin, reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant actuellement à Gemsparkle Ltd. (la Propriétaire).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :
Produits
(1) Bijoux; bijoux à diamants, pendentifs; boucles d’oreilles.
Services
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de bijoux.
(les Produits et Services)
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
La procédure
[4] À la demande de Smart & Biggar LP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 17 avril 2023, à Praash Jewels Inc. (Praash).
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits et Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi est du 17 avril 2020 au 17 avril 2023.
[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[7] Lorsque la Propriétaire ne démontre pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins qu’il y ait des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi.
[8] Le 5 juillet 2023, un changement de nom de Praash pour la Propriétaire a été enregistré par le registraire. La date du changement est indiquée dans le registre comme étant le 1er novembre 2022.
[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Kamlesh Tukrel, souscrit le 10 juillet 2023, auquel étaient jointes les Pièces A à J.
[10] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.
Preuve et analyse
[11] Dans son affidavit, Mme Tukrel déclare qu’elle était la seule dirigeante, administratrice et actionnaire de Praash. Mme Tukrel explique que son mari était le seul dirigeant, administrateur et actionnaire de la Propriétaire depuis sa constitution en société en 1992 jusqu’à ce qu’il décède en octobre 2019. Elle est alors devenue la seule dirigeante, administratrice et actionnaire de la Propriétaire. Mme Tukrel déclare que, le 1er novembre 2022, la Propriétaire et Praash ont conclu une fusion et ont poursuivi leurs activités sous le nom de la Propriétaire [para 2 à 5].
[12] Mme Tukrel affirme que depuis le début de la période pertinente jusqu’à la date de la fusion, Praash a exploité une entreprise de vente en gros et au détail de bijoux. Plus particulièrement, elle déclare que des particuliers et des acheteurs en gros ont été invités à voir les présentoirs des Produits et à les acheter dans les locaux de Praash à Toronto [para 8 et 15].
[13] En ce qui concerne l’emploi de la Marque, Mme Tukrel déclare qu’elle a été employée en liaison avec les Produits et Services au Canada pendant la période pertinente. Plus particulièrement, elle déclare que la Marque était apposée sur les Produits mêmes ou sur leurs emballages. À cet égard, elle déclare que dans certains cas, lorsque cela était possible compte tenu de la nature des Produits, la Marque était gravée directement sur les Produits. Elle déclare que sinon, la Marque était apposée sur des porte-bijoux et des boîtes utilisées pour présenter les Produits. Elle déclare également que la Marque a été [traduction] « employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de tous les Services » [para 12 à 14 et 16 à 17].
[14] À l’appui de ses déclarations d’emploi de la Marque, Mme Tukrel produit huit photographies montrant différents types de bijoux [Pièces D2, D3, E2, F2, F3, G2, H2 et I2]. Mme Tukrel déclare que les produits montrés sur ces photographies sont représentatifs de la façon dont les Produits se présentaient lorsqu’ils étaient vendus dans les locaux de Praash pendant la première partie de la période pertinente [para 25]. Les photographies montrent des boucles d’oreilles, des pendentifs et des bracelets en diamant, ainsi qu’une bague en émeraude et en diamant et un collier de perles avec un pendentif en diamant. Toutes les photographies montrent la Marque apposée sur des porte-bijoux et des boîtes sur lesquelles chaque produit est présenté. De plus, une photographie montre le bord intérieur de la bague en émeraude et en diamant sur laquelle la Marque est gravée.
[15] Comme Pièces D1, E1, F1, G1, H1 et I1, Mme Tukrel fournit six factures datées du 4 janvier 2021 au 28 octobre 2022. Les factures sont émises par Praash aux clients de détail et de gros au Canada. Mme Tukrel identifie trois factures comme étant adressées à des grossistes et elle atteste qu’ils font dans la vente des bijoux au public. Mme Tukrel établit une corrélation entre tous les produits énumérés dans les factures et chacun de ceux figurant sur les photographies produites en pièce [para 19 à 24]. Par exemple, elle établit une corrélation entre les boucles d’oreilles en diamant figurant sur la facture numéro 5328 [Pièce F1] et celles montrées sur l’une des photographies [Pièce F2]. La Marque ne figure pas sur les factures.
Emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services
[16] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve que le propriétaire inscrit doit atteindre est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448 au para 38] et une « preuve surabondante » n’est pas nécessaire [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst) au para 3]. Néanmoins, le propriétaire inscrit doit établir une preuve prima facie d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); voir également Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].
[17] En ce qui concerne les Produits, les photographies représentatives montrent chacun des Produits exposés sur des porte-bijoux et des boîtes portant la Marque, montrant ainsi la manière dont la Marque était liée à chacun des Produits. En outre, compte tenu des corrélations attestées de Mme Tukrel, les factures démontrent clairement des transferts des Produits photographiés à des clients canadiens au cours de la période pertinente.
[18] En ce qui concerne les Services, Mme Tukrel invoque les photographies et les factures produites en pièce comme preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les Services.
[19] En ce qui concerne les services de magasin de vente au détail, il a été statué que la présentation d’une marque de commerce d’un détaillant sur des cintres, des étiquettes et des produits similaires est souvent considérée comme suffisante pour établir l’emploi en liaison avec des services de magasin de vente au détail [voir, par exemple, Smart & Biggar c Swede Can Group (2003), 23 CPR (4th) 117 (COMC) au para 15; Anderson Instrument Company c 3402983 Canada Inc, 2015 COMC 98 au para 18; et Smart & Biggar LLP c Kings Landing Limited, 2021 COMC 76 au para 29]. En l’absence d’observations de la Partie requérante, j’estime qu’il est approprié d’appliquer cette approche en l’espèce, étant donné que des porte-bijoux et des boîtes portant la Marque ont été utilisés pour présenter les Produits dans l’exécution de services de vente au détail dans les locaux de Praash pendant la première partie de la période pertinente. J’accepte donc que la présentation de la Marque sur des porte-bijoux et des boîtes dans les locaux de Praash est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec des services de vente au détail.
[20] En ce qui concerne les services de vente en gros, je ne vois aucune raison de s’écarter de la même approche sur la base des affaires précitées. Par conséquent, j’accepte que la présentation de la Marque sur des porte-bijoux et des boîtes dans l’exécution des services de vente en gros dans les locaux de Praash pendant la première partie de la période pertinente est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec des services de vente en gros.
[21] Je conclus donc que l’emploi de la Marque de la façon montrée dans les photographies produites en pièce sur des présentoirs dans les locaux de Praash équivaut à l’emploi de la Marque en liaison avec les Services.
[22] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Décision
[23] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Maria Ledezma
Agente d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Félix Tagne Djom
Manon Duchesne Osborne
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Smart & Biggar LP
Pour la Propriétaire inscrite : Corey Bergstein (Bergsteins)