Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 081
Date de la décision : 2023-05-12
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Peloton Interactive, Inc.
Propriétaire inscrite : Mad Dogg Athletics, Inc.
Enregistrement : LMC491,404 pour SPINNING
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC491,404 pour la marque de commerce SPINNING (la Marque), appartenant à Mad Dogg Athletics, Inc. (la Propriétaire).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :
Matériel d’exercice, nommément bicyclettes d’exercice et équipement d’entraînement aux poids et haltères, vêtements, nommément vêtements d’exercice pour hommes et femmes sous forme de vêtements de sports et de loisirs, nommément tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, polos, shorts, manteaux et vestes sports, chaussettes, bandeaux et survêtements, suppléments nutritifs, nommément suppléments de vitamines, suppléments minéraux, et suppléments alimentaires énergétiques, cassettes vidéo et audio préenregistrées. (les Produits)
Services :
[traduction]
(1) Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction personnelle, par vidéo et au moyen d’un livret. (2) Fourniture d’entraînement et d’enseignement à des tiers en simulant un exercice de bicyclette extérieur effectué à l’intérieur sur des vélos d’exercice. (les Services)
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.
La procédure
[4] Le 19 février 2021, à la demande de Peloton Interactive, Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits et Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 19 février 2018 au 19 février 2021. En l’absence d’emploi, un enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.
[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que la preuve établisse les faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184, au para 9].
[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de John Baudhuin, le cofondateur, propriétaire et président-directeur général de la Propriétaire, souscrit le 17 septembre 2021, auquel sont jointes les Pièces A à Z.
[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l’audience. L'audience en l'espèce a eu lieu en même temps que l'audition d'une procédure de radiation sommaire à l’égard de l'enregistrement no LMC549,985 pour la marque de commerce SPINNING. Une décision distincte sera rendue concernant l'enregistrement no LMC549,985.
Remarques préliminaires
[10] M. Baudhuin confirme, au paragraphe 9 de son affidavit, qu’aucune preuve d’emploi de la Marque n’est fournie pour les produits suivants visés par l’enregistrement :
[traduction]
[…] pantalons de survêtement, polos […] manteaux […] sports […] bandeaux et survêtements, suppléments nutritifs, nommément suppléments de vitamines, suppléments minéraux, et suppléments alimentaires énergétiques, cassettes audio […]
[11] De plus, l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence de l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces produits. En conséquence, ils doivent être supprimés de l’enregistrement.
[12] Il reste à déterminer si la preuve fournie par M. Baudhuin établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les produits visés par l’enregistrement identifiés ci-dessous (les Autres produits) et les Services :
[traduction]
Matériel d’exercice, nommément bicyclettes d’exercice et équipement d’entraînement aux poids et haltères, vêtements, nommément vêtements d’exercice pour hommes et femmes sous forme de vêtements de sports et de loisirs, nommément tee-shirts, pulls molletonnés […] shorts […] vestes sports, chaussettes […] cassettes vidéo […] préenregistrées.
Aperçu de la preuve
[13] Ce qui suit est un examen général de la preuve fournie par M. Baudhuin relativement à l’entreprise de la Propriétaire et à l’emploi de la Marque en liaison avec les Autres produits et les Services. La preuve concernant particulièrement chacun des Autres produits et des Services sera examinée plus en détail dans l’analyse ci-dessous.
[14] M. Baudhuin affirme que la Propriétaire a créé le marché du vélo intérieur avec l’introduction de ses vélos et de son programme de marque SPINNING dans le marché canadien en 1996 [para 4]. Selon les affirmations de M. Baudhuin, la Propriétaire dirige un programme de certification d’instructeurs [traduction] « reconnu » (le Programme de certification) par lequel la Propriétaire certifie les professionnels du conditionnement physique qui souhaitent donner des cours de cyclisme intérieur; le Programme de certification et les cours de cyclisme intérieur sont liés à la Marque [para 5].
[15] M. Baudhuin affirme qu’en tout temps pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce en liaison avec chacun des Autres produits et des Services [para 10]. À cet égard, M. Baudhuin affirme que pendant la période pertinente :
chacun des Autres produits a été annoncé et vendu par la Propriétaire ou ses licenciés par l’entremise de détaillants tiers, comme Canadian Tire, Fitness à Rabais et Pop A Wheelie, ou par les voies de vente au détail en ligne de la Propriétaire, y compris par l’entremise de son site Web situé à www.spinning.com (le site Web) [para 11, 14 et 16];
chacun des Services a été offert, annoncé et exécuté par la Propriétaire ou ses licenciés [para 12];
la Propriétaire contrôlait directement la nature et la qualité des Autres produits et des Services annoncés, offerts, vendus ou exécutés par un licencié en liaison avec la Marque [para 13];
plus de 235 000 Canadiens ont visité le site Web, où les Canadiens pouvaient consulter et acheter les Autres produits et les Services [para 17].
[16] M. Baudhuin fournit, à titre de Pièce B de son affidavit, une brochure d’information (la Brochure) pour démontrer la façon dont la Propriétaire a fait la promotion des Autres produits et des Services en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. M. Baudhuin explique que la Brochure, qui est distribuée au Canada depuis 2017, fournit des détails sur certains des Autres produites et des Services, comme des détails sur la [traduction] « gamme de vélos d’exercice commerciaux » et la [traduction] « gamme de produits de bicyclettes domestiques » [para 15]. Je reviendrai à la Brochure dans la section « Analyse » ci-dessous.
Analyse et motifs de la décision
[17] Je note d’emblée que la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas démontré que la Marque avait été employée au Canada pendant la période pertinente en liaison avec chacun des Autres produits et des Services. À l’appui de son allégation, la Partie requérante fait état de diverses présumées lacunes dans les déclarations et les pièces fournies par M. Baudhuin.
[18] La Propriétaire soutient que la dissection de la preuve par la Partie requérante équivaut à une approche trop technique qui est incompatible avec l’objet de la procédure prévue à l’article 45. Il y a certainement des cas où les observations de la Partie requérante sont fondées sur une dissection inappropriée de la preuve. Par exemple, la Partie requérante fait valoir que la Brochure de 2017 n’est pas datée de la période pertinente. Toutefois, M. Baudhuin déclare clairement, au paragraphe 15 de son affidavit, que la Brochure a continué d’être distribuée pendant la période pertinente.
[19] Quoi qu’il en soit, il est bien établi que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble et que le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n’est pas la bonne approche [Dundee Corp c GAM Ltd, 2014 COMC 152, au para 21; Reckitt Benckiser (Canada) Inc c Tritap Food Broker, 2013 COMC 65, au para 27]. De plus, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].
[20] Comme j’en discuterai ci-dessous, la Partie requérante soutient également que certains des Autres produits qui auraient pu être vendus au Canada pendant la période pertinente n’étaient pas liés à la Marque, mais plutôt à d’autres marques de commerce de la Propriétaire. Dans la mesure où cela est pertinent à l’examen des observations de la Partie requérante, je note que d’autres marques de commerce de la Propriétaire, y compris SPIN, SPINNER, SPIN FITNESS et SPIN Power, sont mentionnées dans l’avis de droit d’auteur de la Brochure, en plus de la Marque. À l’heure actuelle, il suffit de dire que rien dans la Loi n’empêche un propriétaire de marque de commerce d’employer plus d’une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst)].
[21] Compte tenu de ce qui précède, je passe maintenant à l’analyse de la preuve portant particulièrement sur chacun des Autres produits et des Services.
Les Autres produits
Matériel d’exercice
[22] J’examinerai d’abord la preuve concernant les produits [traduction] « bicyclettes d’exercice », puis la preuve concernant les produits [traduction] « équipement d’entraînement aux poids et haltères ».
Bicyclettes d’exercice
[23] M. Baudhuin affirme que la Marque figure sur des bicyclettes d’exercice aussi appelées des cardiovélos intérieurs [para 19]. Il affirme également que des cardiovélos intérieurs de marque SPINNING, offerts en vente auprès de détaillants et sur le site Web, ont été vendus à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente [para 20 et 21].
[24] À l’appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :
Pièce C : factures caviardées émises par la Propriétaire pendant de la période pertinente et fournies à titre de factures représentatives de ventes de cardiovélos intérieurs de marque SPINNING à Canadian Tire [para 18].
Pièce D : [traduction] « une image rapprochée d’un cardiovélo intérieur SPINNER® L5 SPIN® ». M. Baudhuin déclare que cette bicyclette arbore la Marque et a été vendue à Canadian Tire tout au long de la période pertinente [para 19].
Pièce E : captures d’écran du site de Fitness à Rabais, situé à www.fitnessarabais.com. M. Baudhuin déclare que ces captures d’écran montrent divers cardiovélos intérieurs arborant la Marque qui sont représentatifs des bicyclettes d’exercice de marque SPINNING vendues par Fitness à Rabais sur son site Web pendant la période pertinente [para 20].
·Pièce G : factures caviardées émises par la Propriétaire pendant de la période pertinente et fournies à titre de factures représentatives de ventes de bicyclettes d’exercice de marque SPINNING à des consommateurs canadiens [para 22].
[25] J’aimerais formuler quelques remarques au sujet des pièces.
[26] Tout d’abord, il n’y a aucune mention de la Marque dans les éléments énumérés sur les factures fournies à titre de Pièces C et G. Les bicyclettes énumérées sur les factures de vente dans la Pièce C sont décrites comme des « SPIN® L5 Bike » [bicyclette SPIN® L5] ou « SPIN® L5 Spin Bike » [cardiovélo SPIN® L5], et celles énumérées sur les factures de vente dans la Pièce G sont décrites comme des « SPIN® A3 Spin Bike » [cardiovélo SPIN® A3] ou « SPIN® L1 Spin Bike » [cardiovélo SPIN® L1].
[27] De plus, il semble que la Pièce D comprenne des captures d’écran du site Web. La Partie requérante a fait remarquer à juste titre que la bicyclette montrée sur l’image rapprochée citée par M. Baudhuin, qui est reproduite ci-dessous, est identifiée comme étant une « L5 Connected SPIN® Bike » [bicyclette SPIN® L5 connectée].
[28] L’image ci-dessus figure également : (i) sur la première capture d’écran du site Web Fitness à Rabais, où elle renvoie à une « L3 Connected SPIN® Bike » [bicyclette SPIN® L3 connectée] [Pièce E]; et (ii) sur la capture d’écran du site Web datée du 26 janvier 2021, où elle renvoie à une « L5 Connected SPIN® Bike » [bicyclette SPIN® L5 connectée] [Pièce F].
[29] La Partie requérante a consacré une partie importante de ses observations écrites et orales à faire valoir que la preuve n’établit pas l’emploi de la Marque en liaison avec des bicyclettes d’exercice pendant la période pertinente. En résumé, les observations de la Partie requérante comportent deux volets :
1.Les bicyclettes qui peuvent avoir été vendues par Canadian Tire ou d’autres tiers pendant la période pertinente n’étaient pas liées à la Marque. Elles ont été vendues en liaison avec d’autres marques de commerce de la Propriétaire, à savoir SPIN L5, SPINNER L5, SPINNER A3 SPIN et SPIN L1 SPIN.
2.La Propriétaire n’a pas vendu de bicyclettes en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Elle aurait pu vendre un capteur de cadence arborant la Marque comme accessoire facultatif que les consommateurs pourraient décider de fixer à leurs bicyclettes. De plus, M. Baudhuin ne déclare pas que le capteur de cadence est toujours fixé à la bicyclette et rien dans la preuve n’indique que ce soit le cas dans la pratique normale du commerce.
[30] Il n’est pas nécessaire de discuter du deuxième volet des observations de la Partie requérante, puisque je conclus qu’une preuve autre que la présentation de la Marque sur le capteur de cadence est suffisante pour établir l’emploi de la Marque dans la pratique normale du commerce.
[31] En effet, comme l’a fait valoir à juste titre la Propriétaire, la Marque figure sur le cadre de la bicyclette « SPINNER® A3 » montrée dans le chapitre sur la gamme de produits « bicyclettes domestiques » de la Brochure (page 99), comme montré ci-dessous.
[32] Comme il a été mentionné ci-dessus, M. Baudhuin déclare, au paragraphe 15 de son affidavit, que la Brochure est distribuée au Canada depuis 2017 et a continué d’être distribuée pendant toute la période pertinente.
[33] De plus, le premier article inscrit sur la facture #0870780-IN datée du 11 janvier 2019, inclus dans la Pièce G, est décrit comme un « Spinner® A3 Spin Bike » [cardiovélo Spinner® A3], avec le numéro d’article « 10-001 ». Ce numéro d’article est le même que le numéro d’article indiqué dans la Brochure, avec les détails de la bicyclette « Spinner® A3 ».
[34] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec des [traduction] « bicyclettes d’exercice ».
Équipement d’entraînement aux poids et haltères
[35] M. Baudhuin affirme que l’équipement d’entraînement aux poids et haltères était offert en vente au Canada par l’entremise du site Web, où la Marque est présentée bien en vue, y compris sur la page Web du panier. Il explique que les clients effectuent des achats sur le site Web en ajoutant les articles désirés à leur panier avant de passer à la caisse [para 23].
[36] À l’appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :
Pièce H : capture d’écran d’une capture d’écran de la page Web du panier du site Web, provenant de Wayback Machine [para 23].
Pièce I : imprimés de captures Web du site Web, provenant de Wayback Machine, pour montrer l’équipement d’entraînement aux poids et haltères offert en vente et acheté par des consommateurs canadiens pendant la période pertinente [para 24]. Je note que les imprimés représentent une étagère de ballons d’entraînement, des ballons d’entraînement de marque SPIN FITNESS et des ballons d’entraînement de marque UGI. Je note également un renvoi à UGI comme marque de commerce de la Propriétaire dans les avis de droit d’auteur figurant sur certains imprimés.
Pièce J : facture caviardée émise par la Propriétaire pendant de la période pertinente et fournie à titre de facture représentative de ventes d’équipement d’entraînement aux poids et haltères de marque SPINNING à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente [para 22]. Je note que deux articles énumérés sur la facture sont décrits comme un « SPIN FITNESS® Dual Grip Med Ball » [ballon d’entraînement SPIN FITNESS®], mais je ne vois aucun renvoi clair à une étagère de ballons d’entraînement. Je note également qu’un des articles est décrit comme une « CAMELBACK® Podium BLK 21 oz » [bouteille Podium noire de 21 onces de CAMELBACK®]. Dans la mesure où CAMELBACK n’est pas l’une des marques de commerce de la Propriétaire énumérées dans les avis de droit d’auteur, je conclus qu’il est raisonnable de déduire qu’il s’agit d’une marque d’un tiers.
[37] La Partie requérante fait valoir qu’aucun des articles montrés dans les captures Web produits en preuve ou énumérés sur les factures n’est de l’équipement de marque SPINNING. Elle soutient également que la Propriétaire exploite simplement un magasin de détail en ligne à partir du site Web, où le mot « SPINNING » figure à plusieurs endroits.
[38] En ce qui concerne la Propriétaire, elle soutient que les captures Web produites en preuve montrent que la Marque figure sur le site Web près de ballons d’entraînement et d’étagères, ainsi que sur la page Web du panier. Par conséquent, au moment de l’achat d’équipement d’entraînement aux poids et haltères par l’entremise du site Web, les consommateurs auraient vu la Marque et l’auraient associée aux produits au moment du transfert.
[39] À l’audience, la Propriétaire a cité la décision GNR Travel Centre Ltd c CWI, Inc, 2023 CF 2, à l’appui de sa position. Toutefois, après l’audience, j’ai confirmé que la décision fait actuellement l’objet d’un appel (dossier de la Cour d’appel no A-26-23).
[40] En l’espèce, je ne suis pas convaincue que la présentation de la Marque sur le site Web puisse servir de preuve d’emploi en liaison avec de l’équipement d’entraînement aux poids et haltères, conformément à l’article 4(1) de la Loi. En effet, compte tenu de la preuve fournie par la Propriétaire, il est raisonnable de conclure que l’avis de liaison requis au moment du transfert des produits liait une autre marque de commerce plutôt que la Marque, comme SPIN FITNESS, UGI ou CAMELBACK. Au mieux, la présentation de la Marque sur le site Web pourrait être considérée comme un emploi en liaison avec des services de vente au détail en ligne d’équipement d’entraînement aux poids et haltères.
[41] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire n’a pas fourni une preuve suffisante pour établir l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec de [traduction] « [l’]équipement d’entraînement aux poids et haltères ». Étant donné que l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence d’emploi, je conclus que ces produits doivent être supprimés de l’enregistrement.
Vêtements
[42] La preuve fournie par M. Baudhuin prétend démontrer l’emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec des [traduction] « vêtements, nommément vêtements d’exercice pour hommes et femmes sous forme de vêtements de sports et de loisirs, nommément tee-shirts, pulls molletonnés […] shorts […] vestes sports, chaussettes ».
[43] M. Baudhuin affirme que la Marque figure sur de nombreux styles de vêtements de marque SPINNING vendus par la Propriétaire, comme des vêtements de sport et de loisirs. M. Baudhuin affirme également que des vêtements de marque SPINNING étaient offerts et achetés au Canada sur le site Web pendant la période pertinente. Il énumère des tee-shirts, des pulls molletonnés, des shorts, des vestes et des chaussettes comme exemples de vêtements de marque SPINNING [para 26].
[44] À l’appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :
[45] La Partie requérante soutient que M. Baudhuin n’indique pas que les Pièces K à O sont des exemples de vêtements vendus pendant la période pertinente, et qu’il n’établit aucun lien entre ces vêtements et ceux indiqués sur les factures. Elle soutient également qu’aucune des factures ne semble renvoyer à un vêtement lié à la Marque.
[46] La Propriétaire soutient que la Partie requérante adopte l’approche inappropriée consistant à disséquer la preuve. À cet égard, elle soutient qu’il existe une preuve claire de l’emploi de la Marque en liaison avec des tee-shirts, des pulls molletonnés, des shorts, des vestes et des chaussettes pendant la période pertinente, tant par l’emploi de la Marque sur les produits que par la présentation de la Marque sur le site Web près des produits, de manière à créer l’avis de liaison requis au moment du transfert des produits.
[47] À la lumière d’une lecture équitable de l’ensemble des déclarations de M. Baudhuin, j’accepte comme preuve les captures d’écran produites en preuve qui montrent des tee-shirts, des pulls molletonnés, des shorts, des vestes et des chaussettes de marque SPINNING, tel qu’ils étaient présentés pendant la période pertinente. La question est de savoir si la preuve établit également des transferts de ces produits dans la pratique normale du commerce.
[48] La Partie requérante fait remarquer à juste titre que M. Baudhuin n’était aucun lien entre l’un ou l’autre des vêtements en cause et les articles indiqués sur les factures, et qu’il n’y a aucun renvoi à la Marque dans les descriptions des articles figurant sur les factures.
[49] Il n’appartient pas au registraire de spéculer sur le genre des produits vendus [Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd, 2014 COMC 135, au para 13; Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co (2000), 10 CPR (4th) 568, au para 12 (COMC)]. Toutefois, comme je l’ai indiqué ci-dessus, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables.
[50] En l’espèce, il y a des renvois clairs aux tee-shirts et aux shorts dans les descriptions des articles énumérés sur les factures, mais aucun renvoi clair aux pulls molletonnés, aux vestes ou aux chaussettes. Par conséquent, j’accepte les factures comme preuve suffisante pour établir le transfert de tee-shirts et de shorts de marque SPINNING pendant la période pertinente.
[51] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec des [traduction] « tee-shirts » et des [traduction] « shorts » seulement. De plus, l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence de l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des [traduction] « pulls molletonnés », des [traduction] « vestes » et des [traduction] « chaussettes ».
[52] En conséquence, je conclus que les produits [traduction] « pulls molletonnés », [traduction] « vestes » et [traduction] « chaussettes » doivent être supprimés de l’enregistrement.
Cassettes vidéo préenregistrées
[53] La preuve qui démontre prétendument l’emploi de la Marque en liaison avec des cassettes vidéo préenregistrées se trouve aux paragraphes 39 à 41 de l’affidavit, dans la section intitulée « Pre-recorded video cassettes, which are now in the form of DVDs » [cassettes vidéo préenregistrées, qui sont maintenant sous forme de DVD].
[54] M. Baudhuin affirme que la Marque figure sur des DVD et que des DVD de marque SPINNING sont offerts en vente et ont été achetés, par exemple, sur le site Web [para 39].
[55] À l’appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :
Pièce X : imprimés de captures Web du site Web, provenant de Wayback Machine, qui montrent divers DVD présentant des instructions de conditionnement physique qui étaient offerts en vente et à la location pendant la période pertinente [para 40].
Pièce Y : factures caviardées émises par la Propriétaire pendant de la période pertinente et fournies à titre de factures représentatives de ventes de DVD présentant des instructions de conditionnement physique à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente [para 41].
[56] Je note que je vois clairement la Marque sur trois des DVD présentés, qui sont appelés les DVD « Heart Racer », « Johnny G Live » et « Maximum Results ». Toutefois, ces DVD ne sont pas énumérés sur les factures de vente produites en preuve. La Propriétaire soutient que, même s’il ne peut être vu sur les captures Web parce que l’image est coupée, le DVD présenté en preuve, intitulé « Cardio Spin », qui est énuméré sur les factures produites en preuve, arbore la Marque de la même façon que le DVD « Heart Racer ». La Propriétaire soutient également la facture no 0878141-IN montre la vente du DVD « Spinning Ireland Road Tour ».
[57] Les observations de la Partie requérante concernant la preuve comportent deux volets :
1.La Propriétaire tente de préserver l’enregistrement en ce qui a trait aux [traduction] « cassettes vidéo […] préenregistrées » en signalant les ventes de différents produits. Un DVD n’est pas une cassette préenregistrée. La Propriétaire n’a fourni aucune preuve quant à la façon dont ces produits devraient ou pourraient être considérés comme identiques ou interchangeables aux fins de l’application de l’article 45 de la Loi, ou pourquoi.
Il n’y a aucune déclaration indiquant que des DVD arborant la Marque ont été vendus au Canada pendant la période pertinente.
[58] La Propriétaire soutient que, même s’ils ne sont pas identiques aux cassettes préenregistrées, les DVD constituent une évolution technique du support dans lequel les vidéos finales sont offertes. À cet égard, la Propriétaire cherche à établir une analogie entre la présente affaire et Specialty Software Inc c. Bewatec Kommunikationstechnik GMBH, 2016 CF 223 [Specialty], conformément à l’extrait suivant de ses observations écrites :
74. La présente affaire est similaire à la situation dans Specialty Software Inc c Bewatec Kommunikationstechnik GMBH, 2016 CF 223, où la Cour fédérale a conclu que la propriétaire inscrite avait utilisé certains produits « logiciels » malgré l’évolution des supports par lesquels ils étaient offerts :
Même si Specialty vendait autrefois ses logiciels sur des disques – lesquels sont de toute évidence tangibles et faciles à reconnaître en tant que marchandises –, dans les faits, elle vendait toujours une licence d’utilisation des logiciels, ce qui constitue un produit immatériel. En réalité, Specialty ne vendait pas les logiciels proprement dits; elle vendait le droit d’obtenir un accès aux logiciels au moyen d’une licence. Les disques représentaient tout simplement le moyen par lequel s’effectuait le transfert des produits. Les véritables produits étaient et sont les licences.
75. Comme en l’espèce, les véritables produits de Mad Dogg sont ses vidéos SPINNING®. Par conséquent, la preuve d’emploi de la Marque SPINNING en liaison avec des DVD de Mad Dogg devrait être suffisante pour maintenir les produits « cassettes vidéo préenregistrées ».
[59] Je ne considère pas qu’il soit nécessaire de trancher si la preuve dans son ensemble est suffisante pour établir une preuve prima facie de l’emploi de la Marque en liaison avec des DVD, puisque cela ne changerait pas l’issue.
[60] En effet, à mon avis, on ne peut établir une analogie entre la présente affaire et la décision Speciality, où il a été conclu que la disponibilité de données ou de logiciels uniquement par l’entremise d’un navigateur Internet peut satisfaire à l’exigence de démontrer un transfert des produits « logiciels » visés par l’enregistrement, même si aucun logiciel n’est installé en tant quel sur l’ordinateur d’un client. La Propriétaire me demande essentiellement de déduire de l’affaire Specialty que l’enregistrement en liaison d’un type particulier de format technologique, à savoir des cassettes préenregistrées, peut englober un nouveau format, à savoir des DVD. Je ne suis pas disposée à le faire.
[61] Je conclus plutôt que la présente affaire est analogue à Sim & McBurney c Disques Vogue SA, 2002 CarswellNat 4958 (COMC), où il a été conclu que l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des disques compacts n’appuyait pas l’enregistrement en liaison avec des disques de phonographe. Pour en arriver à cette conclusion, l’agent d’audience Savard a formulé les commentaires suivants :
9 Concernant le premier point soulevé par la partie requérante, il est vrai que la preuve ne fait aucune référence à des « disques de phonographes ». Ce que la preuve démontre c’est un emploi en liaison avec des supports phonographiques nommément des disques compacts. La partie requérante soumet que le registraire n’a pas autorité pour modifier les marchandises de « disques de phonographes » à des « disques compacts ».
[…]
11 À l’audience la personne représentant la titulaire a admis que la preuve ne mentionne pas des « disques de phonographes » mais qu’elle fait référence à des « supports phonographiques » dont des disques compacts. Elle mentionne que bien qu’il y a eu une évolution dans le domaine des supports phonographiques, les marchandises consistent toujours en des supports phonographiques.
[…]
13 À mon avis, bien que des « disques de phonographes » et des « disques compacts » sont des supports phonographiques, il reste que des disques de phonographes ne sont pas des disques compacts. Ce sont des marchandises qui sont différentes et distinctes […]
[…]
15 [Le déposant] n’a fait aucune référence à des disques de phonographe et aucune information n’a été fournie à savoir si la titulaire avait à un moment quelconque employée [sic] la marque en liaison avec des disques de phonographe.
16 De plus, il ne donne aucune information concernant la raison pour laquelle la marque n’est pas employée en liaison avec des disques de phonographe. Il ne mentionne pas que c’est dû à l’évolution technologique dans le domaine de supports phonographiques et il ne donne aucune information à savoir si le « disque de phonographe » a complètement été remplacé par le « disque compact », comme support phonographique. À mon avis, [le déposant] est la personne la mieux placée pour informer le registraire quant au non-emploi de la marque en liaison avec des disques de phonographe et il n’a pas fourni aucun détails [sic] à ce sujet.
[62] En l’espèce, la preuve ne montre aucune vente de cassettes préenregistrées pendant la période pertinente; la preuve montre des ventes de DVD qui seraient liés à la Marque pendant la période pertinente. Bien que les cassettes préenregistrées et les DVD soient des supports médiatiques, il n’en demeure pas moins qu’un DVD n’est pas une cassette préenregistrée. M. Baudhuin ne renvoie nulle part dans son affidavit à des cassettes vidéo préenregistrées. De plus, M. Baudhuin : a) ne fournit aucun renseignement quant à la question de savoir si la Propriétaire a employé la Marque à un moment quelconque en liaison avec des cassettes vidéo préenregistrées; b) n’explique pas pourquoi la marque de commerce n’est pas employée en liaison avec des cassettes préenregistrées; et c) ne fournit aucune preuve démontrant pourquoi les DVD devraient ou pourraient être considérés comme identiques à des cassettes préenregistrées.
[63] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire n’a pas fourni une preuve suffisante pour établir l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec des [traduction] « cassettes vidéo préenregistrées ». Étant donné que l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence d’emploi, je conclus que ces produits devraient être supprimés de l’enregistrement.
Les Services
[64] J’examinerai d’abord la preuve concernant les services [traduction] « Fourniture d’entraînement et d’enseignement à des tiers en simulant un exercice de bicyclette extérieur effectué à l’intérieur sur des vélos d’exercice », puis la preuve concernant les services [traduction] « Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction personnelle, par vidéo et au moyen d’un livret ».
Fourniture d’entraînement et d’enseignement à des tiers en simulant un exercice de bicyclette extérieur effectué à l’intérieur sur des vélos d’exercice
[65] Selon les déclarations de M. Baudhuin, ces services sont offerts et fournis au Canada en liaison avec la Marque par l’entremise de centres de culture physique autorisés, et par l’entremise du site Web.
[66] En ce qui concerne les services fournis par l’entremise de centres de culture physique autorisés, M. Baudhuin explique que la Propriétaire octroie une licence au centre de culture physique à titre de [traduction] « centre SPINNING officiel » si le centre de culture physique répond à certaines exigences établies par la Propriétaire. Une fois la Propriétaire autorisée en vertu d’une licence, les centres de culture physique peuvent annoncer et offrir des cours de bicyclette d’exercice de marque SPINNING à l’intérieur de ses centres [para 34].
[67] M. Baudhuin affirme que les centres de culture physique autorisés (les Centres autorisés) emploient et présentent la Marque dans le cadre de la promotion et de l’exécution des services [para 36]. Il déclare que pendant la période pertinente, il y avait à tout moment environ 12 Centres autorisés et plus de 60 Centres autorisés au Canada [para 35]. M. Baudhuin explique également que le site Web contient un outil « Find a Class » [trouver un cours] qui permet aux Canadiens de rechercher des Centres autorisés par ville ou par code postal [para 37].
[68] À l’appui de ses affirmations, M. Baudhuin joint les pièces suivantes à son affidavit :
Pièce T : copie d’un contrat de licence caviardé signé avec un centre de culture physique pendant la période pertinente et fournie à titre d’exemple représentatif de contrats de licence conclus avec des centres de culture physique au Canada pendant la période pertinente [para 34].
Pièce U : échantillons d’affiches arborant la Marque employée par les Centres autorisés pendant la période pertinente en liaison avec la promotion et l’exécution des services, et échantillons de reçus pour ces affiches [para 36].
Pièce V : imprimé du site Web qui montre l’outil « Find a Class » [trouver un cours] pour le Canada et qui est fourni à titre d’exemple représentatif de l’outil « Find a Class » [trouver un cours] offert sur le site Web pendant la période pertinente [para 37].
[69] En ce qui concerne les services offerts par l’entremise du site Web, M. Baudhuin déclare que la Propriétaire offre des cours virtuels de cardiovélos intérieurs aux Canadiens à leur domicile. Il explique que le site Web arbore la Marque en liaison avec des cours virtuels à domicile sur la page « Ride at Home » [faire de la bicyclette à la maison] [para 38]. M. Baudhuin joint à son affidavit, à titre de Pièce W, des captures d’écran de captures Web du site Web, provenant de Wayback Machine, qui montrent la page « Ride at Home » [faire de la bicyclette à la maison] disponible sur le site Web pendant la période pertinente.
[70] La Partie requérante soutient que ni la preuve concernant les Centre autorisés ni la preuve concernant la page « Ride at Home » [faire de la bicyclette à la maison] sur le site Web n’établit l’emploi de la Marque en liaison avec les services.
[71] Les observations de la Partie requérante au sujet de la preuve concernant les Centres autorisés comportent deux volets :
Bien que M. Baudhuin affirme que des licences étaient en vigueur pendant la période pertinente, il n’indique pas si un licencié tenait ou était prêt à tenir des cours de bicyclette d’exercice intérieure pendant la période pertinente.
Il y aucune preuve qu’un licencié n’ait jamais présentée la Marque pendant la période pertinente, car : a) aucune photographie montrant la présentation de la Marque n’est incluse à la Pièce U; et b) M. Baudhuin ne peut pas avoir une connaissance personnelle de la présentation de la Marque au Canada par les licenciés, puisqu’il n’y a aucune preuve qu’il a visité le Canada.
[72] Je ne suis pas d’accord avec l’allégation de la Partie requérante selon laquelle la preuve n’établit pas l’exécution des services par les Centres autorisés. En effet, étant donné que M. Baudhuin a déclaré que les Centres autorisés fournissaient les services au Canada et qu’il y avait entre 12 et plus de 60 Centres autorisés pendant la période pertinente, il est logique de conclure que les Centres autorisés ont exécuté les services pendant la période pertinente.
[73] Je ne suis pas non plus d’accord avec l’allégation de la Partie requérante selon laquelle la preuve de M. Baudhuin concernant la présentation de la Marque par les Centres autorisés doit être ignorée.
[74] En effet, il est bien établi que, compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45, « [t]oute préoccupation quant au fait que sa preuve constitue du ouï‑dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [Eva Gabor International, Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18, au para 18]. En l’espèce, étant donné que M. Baudhuin est le cofondateur, propriétaire et président-directeur général de la Propriétaire, j’accepte qu’il ait connaissance des activités des Centres autorisés au Canada. Par conséquent, j’accepte sans réserve ses déclarations concernant les échantillons d’affiches arborant la Marque [Pièce U] [pour des conclusions similaires, voir FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd, 2018 COMC 80, au para 20, conf par 2019 CF 745; Eveready Battery Company, Inc c Les Outillages King Canada Inc, 2016 COMC 178, aux para 12 et 13].
[75] De plus, je suis d’accord avec la Propriétaire que la présentation de la Marque sur la page de l’outil « Find a Class » [trouver un cours] sur le site Web pendant la période pertinente équivaut à un emploi dans l’annonce des services disponibles et prêts à être exécutés par les Centres autorisés.
[76] Par conséquent, je suis convaincue que la preuve concernant les Centres autorisés établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec la [traduction] « Fourniture d’entraînement et d’enseignement à des tiers en simulant un exercice de bicyclette extérieur effectué à l’intérieur sur des vélos d’exercice ».
[77] Compte tenu de ma conclusion, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la Propriétaire peut invoquer la page « Ride at Home » [faire de la bicyclette à la maison] sur le site Web comme preuve de l’emploi de la Marque en liaison avec ces services.
Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction personnelle, par vidéo et au moyen d’un livret
[78] Par souci de commodité, je discuterai tour à tour de la preuve et des observations des parties concernant les parties des services visés par l’enregistrement qui porte sur l’« instruction personnelle », l’« instruction par vidéo » et l’« instruction au moyen d’un livret ».
Instruction personnelle
[79] M. Baudhuin affirme, à l’aide des pièces produites à l’appui, que la Propriétaire offre un entraînement physique personnel dans des centres de culture physique par l’entremise du Programme de certification, plus particulièrement dans le cadre d’événements de certification en personne pour les entraîneurs, et par l’entremise d’entraîneurs certifiés. Toutefois, je conclus qu’il n’est pas nécessaire de discuter des observations des parties concernant la question de savoir si cette preuve établit l’emploi de la Marque en liaison avec l’entraînement physique personnel dans des centres de culture physique.
[80] En effet, contrairement aux produits, le registraire a déjà conclu que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson c Key Publishers Company Ltd, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178, au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148, au para 69].
[81] Compte tenu de ce principe, et à la lumière de la nature et de l’étendue des activités de la Propriétaire, je conclus qu’il est raisonnable de conclure que le services [traduction] « Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction personnelle » englobent les services [traduction] « Fourniture d’entraînement et d’enseignement à des tiers en simulant un exercice de bicyclette extérieur effectué à l’intérieur sur des vélos d’exercice » visés par l’enregistrement. Ayant conclu que ces derniers services devraient être maintenus dans l’enregistrement, je conclus que les services [traduction] « Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction personnelle » devraient être maintenus dans l’enregistrement.
Instruction par vidéo
[82] À l’appui de son affirmation selon laquelle la Propriétaire offre un entraînement physique dans des centres de culture physique au moyen d’une instruction par vidéo, M. Baudhuin explique que des DVD contenant des instructions de conditionnement physique étaient offerts en distribution tout au long de la période pertinente, avec des cardiovélos intérieurs vendus aux centres de culture physique [para 32].
[83] M. Baudhuin joint à son affidavit, à titre de Pièce R, une image de la couverture d’un DVD qui, selon lui, était distribué aux centres de culture physique lors de l’achat de cardiovélos intérieurs pendant la période pertinente. Je remarque que la couverture produite en preuve, qui arbore la Marque, semble être la couverture d’une boîte contenant quatre DVD pour les balades à bicyclette « Ultimate Energy » [énergie ultime], « Train and Tone » [entraînement et tonus], « Turn and Burn » [rouler et brûler] et « Maximum Results » [résultats optimaux].
[84] La Partie requérante soutient que les éléments de preuve ne montrent pas que des DVD ont été distribués aux centres de culture physique pendant la période pertinente ou que les DVD ont été vus par quiconque.
[85] Même si j’accepte sans réserve la déclaration de M. Baudhuin selon laquelle des DVD ont été distribués aux centres de culture physique pendant la période pertinente, M. Baudhuin ne fournit aucun renseignement sur la question de savoir si les DVD ont été utilisés par les centres de culture physique ou comment ils ont été utilisés. Par conséquent, je conclus que la preuve est insuffisante pour conclure que la Marque a été employée dans l’exécution ou l’annonce des services.
[86] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la preuve établisse l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les services [traduction] « Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction […] par vidéo ». Étant donné que l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence d’emploi, je conclus que ces services devraient être supprimés de l’enregistrement.
Instruction au moyen d’un livret
[87] À l’appui de son affirmation selon laquelle la Propriétaire offre un entraînement physique dans des centres de culture physique par une instruction au moyen d’un livret, M. Baudhuin joint à son affidavit, à titre de Pièce S, ce qu’il décrit comme des [traduction] « imprimés d’un programme de grands tours de 8 semaines de Spinning®, y compris un manuel papier » [para 33]. Les imprimés produits en preuve montrent l’image suivante :
[88] La Partie requérante soutient que M. Baudhuin n’indique pas que le manuel produit en preuve a été distribué au Canada ou utilisé pendant la période pertinente.
[89] Bien que la Propriétaire soutienne que les imprimés produits en preuve montrent la fourniture d’un entraînement physique par instruction au moyen d’un livret dans des centres de santé, il n’a formulé aucune observation quant aux raisons pour lesquelles les imprimés produits en preuve constituent un emploi de la Marque dans l’annonce ou l’exécution des services. Toutefois, la Propriétaire soutient que les documents de commercialisation des événements de certification en personne, joints à l’affidavit de M. Baudhuin à titre de Pièce Q, renvoient à un manuel inclus dans le coût des événements de certification en personne. Elle soutient donc que l’emploi de la Marque en liaison avec l’annonce d’événements de certification en personne appuie également l’emploi de la Marque en liaison avec l’instruction au moyen d’un livret.
[90] En ce qui concerne la Pièce S, même si M. Baudhuin ne l’a pas explicitement mentionné, je peux conclure à juste titre que les imprimés représentent des captures Web du site Web, provenant de Wayback Machine, pendant la période pertinente. Comme il est montré ci-dessus, le manuel reproduit, qui ressemble à un livret, arbore la Marque. Cela dit, les renseignements fournis sur les captures Web indiquent que l’entraînement [traduction] « […] sera effectué dans la sécurité et le confort de votre propre résidence ». À mon avis, les imprimés produits en preuve ne démontrent pas l’emploi de la Marque dans l’annonce ou l’exécution d’entraînement par instruction au moyen d’un livret dans des centres de culture physique. Au mieux, ils démontrent qu’un manuel, similaire à un livret, pour un programme d’entraînement physique à domicile était disponible à la vente au Canada pendant la période pertinente.
[91] Il reste à déterminer si le renvoi à un manuel dans les documents de commercialisation des activités de certification en personne peut également servir de preuve d’emploi de la Marque en liaison avec un entraînement physique par instruction au moyen d’un livret dans des centres de culture physique.
[92] Nonobstant le fardeau léger imposé à la Propriétaire, je suis réticente à accepter qu’il en soit ainsi sur le seul fondement de l’argument de la Propriétaire. D’une part, il me reste à spéculer sur le contenu de ce manuel et son rôle dans les événements de certification en personne. De plus, M. Baudhuin n’a fait aucun renvoi à la fourniture d’« instruction au moyen d’un livret » avec la fourniture d’instruction en personne. M. Baudhuin est le mieux placé pour renseigner le registraire au sujet de la fourniture d’instruction au moyen d’un livret.
[93] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la preuve établisse l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, en liaison avec les services [traduction] « Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction […] au moyen d’un livret ». Étant donné que l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence d’emploi, je conclus que ces services devraient être supprimés de l’enregistrement.
Décision
[94] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits et services suivants :
Produits :
[traduction]
[…] équipement d’entraînement aux poids et haltères […] pulls molletonnés, pantalons de survêtement, polos […] manteaux et vestes sports, chaussettes, bandeaux et survêtements, ideoments nutritifs, nommément ideoments de ideome, ideoments minéraux, et ideoments alimentaires énergétiques, cassettes ideo et audio préenregistrées.
Services :
[traduction]
-
(1)[…] par ideo et au moyen d’un livret […]
[95] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :
[traduction]
Matériel d’exercice, nommément bicyclettes d’exercice, vêtements, nommément vêtements d’exercice pour hommes et femmes sous forme de vêtements de sports et de loisirs, nommément tee-shirts, shorts.
Services :
[traduction]
(1) Entraînement physique dans des centres de culture physique, nommément instruction personnelle. (2) Fourniture d’entraînement et d’enseignement à des tiers en simulant un exercice de bicyclette extérieur effectué à l’intérieur sur des vélos d’exercice.
___________________________
Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Anne Laberge, trad. a.
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2023-03-02
COMPARUTIONS
Pour la Partie requérante : Kevin Sartorio
Pour la Propriétaire inscrite : Brandon Evenson
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Pour la Propriétaire inscrite : Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.