Référence : 2022 COMC 174

Date de la décision : 2022-08-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	CNC Industries Ltd.	Opposante
et
	C&C Industries, Inc., DBA C&C	Requérante
	1,820,050 pour CNC FLOW CONTROL	Demande

Introduction

[1] CNC Industries Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce CNC FLOW CONTROL (la Marque), l’objet de la demande n^o 1,820,050 de C&C Industries, Inc., DBA C&C (la Requérante).

[2] La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les produits suivants :

(1) Valves en métal autres que des pièces de machine, y compris valves en métal manuelles, nommément valves en métal autres que pour les machines; collecteurs en métal et raccords en métal pour utilisation avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques, nommément collecteurs en métal pour raccords de pipelines et de tuyauterie en métal; quincaillerie en métal à usage industriel, nommément valves de conduites d’eau et éléments d’assemblage; raccords pour tuyaux en métal, éléments d’assemblage pour pipelines, joints en métal, nommément raccords de tuyauterie en métal; brides en métal.

(2) Engrenages pour machines, autres que pour les véhicules terrestres; actionneurs hydrauliques; actionneurs pneumatiques.

(3) Appareils de robinetterie automatiques; actionneurs électriques.

(4) Joints d’étanchéité pour tuyauterie; raccords de tuyaux, éléments d’assemblage et joints en plastique pour pipelines; brides en plastique pour pipelines.

[3] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce CNC de l’Opposante, enregistrée et employée antérieurement au Canada en liaison avec des produits semblables ou connexes.

Le dossier

[4] La demande pour la Marque a été produite le 26 janvier 2017, avec une date de priorité revendiquée du 26 janvier 2017 fondée sur une demande des États-Unis d’Amérique en liaison avec le même type de produits.

[5] La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 21 mars 2018. De nombreuses modifications à la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, à l’exception de la question portant sur la confusion, laquelle sera examinée aux termes de la version actuelle des articles 6(2) à (4) de la Loi.

[6] Le 20 juillet 2018, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi. Subséquemment à des déclarations d’opposition modifiées et à une décision interlocutoire en date du 8 février 2019, les motifs d’opposition invoqués fondés sur les articles 30a), 30i) et 12(1)b) de la Loi ont été radiés dans leur ensemble en vertu de la décision du registraire. Je note également que les motifs invoqués fondés sur l’article 30e) de la Loi ont été radiés en partie, alors que la partie restante a subséquemment été retirée par l’Opposante [observations écrites de l’Opposante, au para 24].

[7] Ainsi, les motifs d’opposition restants sont fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), l’absence de droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3) et l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[9] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits suivants :

· l’affidavit de Paramdeep Gill, exécuté le 5 juillet 2019 à Nisku, en Alberta (le premier affidavit Gill);

· l’affidavit de Paramdeep Gill, exécuté le 1^er novembre 2019 à Nisku, en Alberta (le deuxième affidavit Gill), produit à titre de preuve permise;

· l’affidavit de Paramdeep Gill, exécuté le 12 juin 2020 à Edmonton (le troisième affidavit Gill), produit à titre d’autre preuve permise;

· l’affidavit de Jacob Germaine, exécuté le 29 mai 2020 à Edmonton (l’affidavit Germaine), produit à titre de preuve permise;

· l’affidavit de Kristofer Henke, exécuté le 27 mai 2020 à Edmonton (l’affidavit Henke), produit à titre de preuve permise.

[10] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Jeff Adams, exécuté le 12 mars 2020 à Houston, au Texas (l’affidavit Adams).

[11] Aucun des auteurs d’affidavits n’a été contre-interrogé.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à une audience.

Aperçu de la preuve de l’Opposante

[13] L’Opposante est la propriétaire de l’enregistrement de marque de commerce n^o LMC497,731 pour la marque de commerce CNC (la Marque de commerce de l’Opposante), enregistré depuis 1998 en liaison avec les produits suivants (les Produits enregistrés de l’Opposante) :

(1) Pièces pour matériel lourd de creusage et de transport de débris, nommément : goupilles, manchons, rouleaux de trains de roulement.

(2) Pièces pour matériel lourd de creusage et de transport de débris, nommément : tiges de défonceuse.

(3) Pièces pour matériel lourd de creusage et de transport de débris, nommément : pignons fous.

(4) Pièces pour matériel lourd de creusage et de transport de débris, nommément : arbres.

[14] L’Opposante allègue également l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec un large éventail de [traduction] « produits de fond de puits » dans l’industrie du pétrole et du gaz (les Produits non enregistrés de l’Opposante) décrits de façon plus détaillée ci-dessous.

Premier affidavit Gill

[15] M. Gill est le vice-président des opérations de l’Opposante [para 1]. Le premier affidavit Gill démontre ce qui suit :

· le fait que l’Opposante a été constituée en société en vertu des lois de la province de l’Alberta le 13 septembre 1985;

· l’historique, les activités et la portée de l’entreprise de l’Opposante à titre de fabricant de composantes FEO (fabricant d’équipement d’origine) et de pièces spécialisées pour les industries de l’exploitation minière, de la construction, du terrassement et de l’extraction pétrolière [para 4 à 10, Pièce B];

· l’enregistrement et la possession de la Marque de commerce de l’Opposante et sa réputation en général [para 7 à 12 et 15 à 17, Pièces C et E];

· la possession et l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante en liaison avec les Produits non enregistrés de l’Opposante décrits par [traduction] « un large éventail de produits de fond de puits dans l’industrie du pétrole et du gaz; par exemple, des outils d’achèvement employés dans la fracturation conventionnelle et hydraulique, des outils RFID, des outils de battage et de repêchage, des outils d’abandon de puits et des pièces de moteur de fonds de puits » depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 [para 13 et 16];

· la présentation de la Marque de commerce de l’Opposante sur le site Web de l’Opposante, cncindustries.com [para 13, Pièce D];

· l’emploi et la promotion de la Marque de commerce de l’Opposante au Canada, y compris au moyen d’affiches [para 18, Pièce F], de documents promotionnels [para 20, Pièce G], de salons professionnels [para 21, Pièce H], de parrainage d’événement [para 22] et de ventes et d’expédition de produits de l’Opposante [para 23 et 24, Pièces I et J];

· la participation communautaire et les partenariats de l’Opposante qui comprennent la présentation de la Marque de commerce de l’Opposante et du nom commercial CNC Industries Ltd. [para 24 à 28, Pièces K à O].

[16] Je note que la présentation de la Marque de commerce de l’Opposante dans l’ensemble de la preuve de l’Opposante est en grande partie de la forme d’un logo CNC Industries Ltd. (le Logo de l’Opposante), duquel trois variantes sont reproduites ci-dessous :

[17] La première variante du Logo de l’Opposante est principalement arborée sur les factures fournies à titre de preuve, la deuxième variante est arborée sur l’emballage et la troisième variante est affichée sur le site Web de l’Opposante.

[18] M. Gill discute également des éléments de confusion entre les marques de commerce des parties, ventilés par chacun des facteurs législatifs, comme le prévoit l’article 6(5) de la Loi [para 29 à 41, Pièces P à T]. Les observations de M. Gill seront abordées dans l’analyse de confusion ci-dessous, mais je note également que l’affidavit Gill décrit également des incidents de confusion réelle depuis 2018 [para 42 à 45, Pièces U à W].

Deuxième affidavit Gill

[19] Le deuxième affidavit Gill, produit et versé au dossier à titre de preuve permise, démontre ce qui suit :

· l’historique commercial de la Requérante et de ses prédécesseurs en titre [para 6];

· des imprimés du site Internet Archive Wayback Machine de la page Web quantumltd.com/about-us, comme elle était arborée à diverses dates entre juillet 2017 et mars 2019 [para 7 et 8, Pièce C];

· une photo d’un édifice à Edmonton qui a une affiche qui comporte « CNC », qui appartient présumément à la Requérante ou à son licencié [para 9, Pièce F];

· d’autres incidents de confusion réelle concernant les parties et leurs marques de commerce, y compris des appels téléphoniques, des courriels et des commandes reçues par l’Opposante, mais destinées à la Requérante, depuis 2018 [para 12 à 16, Pièces E à G].

[20] M. Gill est d’avis que la Requérante [traduction] « tente malicieusement d’enfreindre la réputation de l’Opposante, avec le nom CNC Flow Control, et en se désignant elle-même sous le nom CNC » [para 11] et que les incidents étaient rares avant l’été de 2018, lorsque Quantum Supply Ltd. a changé son nom, qui est ainsi devenu Eriks CNC Flow Control Ltd. [para 17].

Troisième affidavit Gill

[21] Le troisième affidavit Gill, produit et versé au dossier à titre de preuve permise, complète les premier et deuxième affidavits Gill avec d’autres détails et clarifications, y compris à l’égard de ce qui suit :

· les ventes et l’exportation de produits de marque CNC par la propriétaire [para 6a à 6g et 7a, Pièce AA];

· la présentation de la Marque de commerce de l’Opposante sur des caisses et l’emballage [para 6h et 6i];

· la production de premières dates ayant trait aux activités de l’Opposante ou à des cas de présentation de la Marque de commerce de l’Opposante, comme le démontre le premier affidavit Gill [para 6k, 6m, 6n, 6p et 6q];

· des estimations concernant les dépenses publicitaires annuelles de l’Opposante, ventilées par les Produits enregistrés de l’Opposante et les Produits non enregistrés de l’Opposante [para 6r];

· la distribution par l’Opposante de matériel promotionnel à des clients et à des partenaires commerciaux [para 6l].

Affidavit Germaine

[22] M. Germaine est un fabricant associé de l’Opposante [para 1]. Il affirme que ses responsabilités comprennent le traitement de demandes et de commandes qui arrivent à l’Opposante et, dans le cadre de telles responsabilités, il reçoit des appels téléphoniques et des courriels de clients demandant des estimations pour des produits [para 2]. Il indique que, en 2018, il a commencé à recevoir [traduction] « un certain nombre d’appels » de clients pour des produits que l’Opposante ne fabrique pas [para 3]. Il explique que les clients qui communiquent avec l’Opposante par erreur demandent [traduction] « habituellement » des raccords Hammer (un type de connecteur de conduites) et de vannes papillons, les deux étant des produits qui peuvent être employés dans diverses industries, y compris les industries de l’exploitation minière et du pétrole [para 4]. M. Germaine indique que dans le [traduction] « cours normal » des conversations avec les clients qui communiquent avec l’Opposante par erreur, de tels clients [traduction] « confirment toujours » qu’ils avaient l’intention d’appeler Eriks CNC Flow Control Ltd., l’appelant « CNC Flow Control »; bon nombre de ces clients ont dit à M. Germaine qu’ils avaient effectué une recherche Google pour « CNC » et composé [traduction] « le premier numéro qui est apparu » [para 5]. M. Germaine affirme que de tels appels ont commencé [traduction] « en juin 2018 environ et se sont reproduits de manière continue jusqu’à aujourd’hui, soit en mai 2020 » [para 6].

Affidavit Henke

[23] M. Henke est le directeur de l’ingénierie dans la division de l’exploitation minière et du terrassement de l’Opposante [para 1]. L’affidavit Henke démontre l’existence d’un tableau d’affichage « CNC » sur [traduction] « l’autoroute 2 près d’Innisfail » qui annonce des vannes papillon [para 3, Pièce A]. M. Henke affirme que le tableau d’affichage a été porté à son attention par un client qui l’a vu et qui a supposé par erreur qu’il appartenait à l’Opposante [para 2].

Aperçu de la preuve de la Requérante

Affidavit Adams

[24] Dans son affidavit, M. Adams atteste qu’il est le président d’Eriks CNC Flow Control Ltd. (Eriks CNC) [para 1]. Il explique qu’Eriks CNC est le résultat d’une fusion entre la Requérante et The Newdell Company en 2017 [para 4 et 5], laquelle a été suivie par un changement de nom en 2018 [para 6]. Aux fins de cette décision, les renvois à la Requérante comprennent Eriks CNC. L’affidavit Adams démontre ce qui suit :

· l’histoire administrative de la Requérante et d’Eriks CNC, y compris celle de son prédécesseur en titre, Quantum Supply Ltd., remontant jusqu’à avril 2000 [para 3 à 6];

· le fait que les produits CNC FLOW CONTROL de la Requérante comprennent [traduction] « en grande partie des valves, des joints et des raccords pour l’emploi dans les secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière, de pâte et papier et industriel […] employés comme composantes de systèmes de valves et de conduites afin de contrôler et d’acheminer la circulation des liquides et des gaz », mais M. Adams précise que les produits de la Requérante [traduction] « ne sont pas destinés à l’emploi comme pièces de machinerie » [para 7];

· le fait que les produits de la Requérante [traduction] « sont une combinaison de sous-marques distribuées par C&C Industries et The Newdell Company », ce qui comprend les valves, les joints et les raccords de marque C&C, lesquels ont été vendus au Canada [traduction] « pendant un certain nombre d’années » [para 8];

· la façon dont la Marque est arborée sur les produits de la Requérante [para 11, Pièce A];

· les ventes des produits de la Requérante au Canada [traduction] « depuis aussi tôt que 2018 lorsque le nom d’entreprise a été changé » [para 15 à 17], y compris un tableau indiquant les ventes annuelles des produits CNC FLOW CONTROL au Canada totalisant au moins 35 millions de dollars [para 16], et cinq factures représentatives adressées à des clients canadiens [Pièce B];

· des exemples de publicité des produits CNC FLOW CONTROL de la Requérante, y compris au moyen de tableaux d’affichage, le site Web cncflowcontrol.com de la Requérante, des annonces vidéo, du parrainage et du marketing direct [para 19 à 21 et Pièces C à E], avec des dépenses totales en publicité pour 2018 et 2019 d’environ 400 000 $ [para 19].

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[25] Conformément aux règles de preuve habituelles, l’Opposante a le fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1^re inst)]. L’existence d’un fardeau de preuve imposé à l’Opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.

[26] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu’il est allégué dans le cas des allégations à l’égard desquelles l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve. La présence d’un fardeau ultime qui incombe à un requérant signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre de celui-ci.

Motif fondé sur l’article 12(1)d) – confusion avec une marque de commerce déposée

[27] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable, puisqu’elle crée de la confusion avec l’enregistrement n^o LMC497,731 de l’Opposante pour la Marque de commerce de l’Opposante, CNC.

[28] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd, 1991 CarswellNat 1119 (CAF)]. Puisque l’enregistrement de l’Opposante existe toujours au registre, l’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve initial.

[29] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l’Opposante.

Question préliminaire – emploi de la Marque de commerce de l’Opposante telle qu’enregistrée

[30] Dans ses observations écrites, la Requérante affirme que l’Opposante n’a pas démontré l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante, mais plutôt, dans le meilleur des cas, des variantes du Logo de l’Opposante ou du nom commercial CNC Industries Ltd.

[31] Cependant, je suis d’accord avec l’Opposante que la présentation des diverses itérations du Logo de l’Opposante (tel que reproduit ci-dessus) constitue également la présentation de la marque nominale CNC aux fins de cette analyse. À cet égard, les lettres CNC sont arborées dans une grande police plus évidente ou sur une ligne séparée des mots « Industries Ltd ». Peu importe, même si je devais considérer la marque de commerce de l’Opposante en question comme étant le Logo de l’Opposante, puisque la première partie des marques de commerce des deux parties est la même, l’analyse de la confusion ci-dessous serait fort peu différente.

Test en matière de confusion

[32] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[33] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les services visés par la demande alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].

[34] Aux fins de cette évaluation, toutes les circonstances pertinentes de l’espèce doivent être prises en compte, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[35] Les critères ou les facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, il est préférable de se demander si la marque de commerce présente un aspect qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 64].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[36] Puisque le registraire peut prendre connaissance d’office de mots du dictionnaire [Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65], je note les définitions suivantes de CNC :

CNC : [traduction] contrôle numérique informatique [merriam.webster.com]

CNC : [traduction] (abréviation de technologie numérique) fonctionnement automatisé d’une machine assuré par un programme informatique [dictionary.com]

[37] Par conséquent, CNC semble à tout le moins être suggestif des produits des parties, puisqu’ils peuvent être créés ou utilisés par une technologie de contrôle numérique informatique. En effet, dans ses observations écrites, l’Opposante reconnaît qu’elle a commencé à employer CNC [traduction] « il y a plus de 30 ans, puisqu’il s’agissait d’un sigle pour une nouvelle technologie appelée “Contrôles numériques informatiques” que [l’Opposante] avait commencé à employer dans son entreprise » [para 32]. De plus, la Requérante note des cas dans le premier affidavit Gill où M. Gill semble employer l’expression CNC de manière descriptive [observations écrites de la Requérante, au para 59, faisant renvoi au premier affidavit Gill, aux para 5 et 6].

[38] En revanche, je note également que la Requérante n’a pas démontré l’emploi commun de « CNC » dans les industries de l’exploitation minière ou du pétrole et du gaz par les autres.

[39] En ce qui a trait à la Marque, selon l’affidavit Adams, la Requérante affirme que l’élément CNC était dérivé de la combinaison des éléments des noms des prédécesseurs de la Requérante [observations écrites de la Requérante, au para 58]. Cependant, même si je devais considérer cela comme étant pertinent, il n’y a aucune preuve que les consommateurs comprendraient cette étymologie particulière; en effet, la seule preuve concernant l’impression des consommateurs indique de la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante.

[40] De plus, l’expression supplémentaire FLOW CONTROL semble être descriptive, puisque les produits sont destinés au contrôle du débit.

[41] Par conséquent, les marques de commerce des deux parties semblent posséder de façon égale un faible caractère distinctif inhérent.

[42] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues au Canada, la Requérante a démontré les ventes de ses produits CNC FLOW CONTROL au Canada depuis 2018, totalisant plus de 35 millions de dollars, avec approximativement 5 millions de dollars en ventes avant le 19 juillet 2018; c.-à-d., la date de production de l’opposition [affidavit Adams, aux para 16 et 17]. La Requérante a également démontré diverses initiatives publicitaires depuis 2018, M. Adams estimant qu’environ 125 000 $ ont été dépensés en publicités pour les Produits CNC FLOW CONTROL entre le 1^er janvier 2018 et le 19 juillet 2018 en particulier [para 19 à 21].

[43] Comme l’a remarqué l’Opposante, bien qu’il y a une preuve de publicités à partir de la fin de mars 2018, les ventes en liaison avec la Marque semblent avoir débuté seulement en mai 2018, après le changement de nom d’entreprise de mai 2018 de la Requérante et selon une facture en date du 1^er mai 2018 [observations écrites de l’Opposante, au para 37]. De plus, la preuve de publicité en liaison avec la Marque à tout moment semble se limiter à l’Alberta [observations écrites, au para 42].

[44] En ce qui trait à la Marque de commerce de l’Opposante, l’Opposante a démontré la réputation et l’emploi depuis aussi tôt que les années 1990. Comme il a été souligné ci-dessus, la Requérante remet en question de savoir si la preuve de l’Opposante démontre l’emploi et la réputation de la Marque de commerce de l’Opposante, mais plutôt du Logo de l’Opposante et du nom commercial, dans le meilleur des cas. Mis à part cette question, la Requérante affirme également que la preuve de l’Opposante concernant l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante avant 2007 est limitée, puisque le troisième affidavit Gill indique que les Produits enregistrés de l’Opposante étaient simplement exportés avant 2007, et il n’y a aucun détail fourni concernant les ventes au pays pour les années 2007 à 2013 [observations écrites de la Requérante, au para 67]. La Requérante remet en question la ventilation et la pertinence de la preuve de l’Opposante concernant les ventes et la publicité, affirmant qu’elles [traduction] « manquent les détails nécessaires ou sont trop insignifiantes pour tirer une quelconque conclusion quant à l’étendue à laquelle [la Marque de commerce de l’Opposante] est devenue connue au Canada » [observations écrites de la Requérante, aux para 68 à 77].

[45] Je suis d’accord avec la Requérante qu’une partie de la preuve concernant l’emploi et la réputation de la Marque de commerce de l’Opposante n’aide pas clairement l’Opposante à établir la mesure dans laquelle la Marque de commerce de l’Opposante est devenue connue au Canada. Par exemple, je n’estime pas que le témoignage de l’un des clients aux États-Unis de l’Opposante [premier affidavit Gill, au para 17 et à la Pièce E] ou la présence de l’Opposante à des salons professionnels à Las Vegas [para 21 et Pièce H] sont importants.

[46] De plus, bien que M. Gill fait valoir [traduction] « une forte réputation grâce à sa promotion et à son emploi de [la Marque de commerce de l’Opposante] au Canada depuis juin 1986 » [premier affidavit Gill, au para 15], la grande partie de la preuve fournie à cet égard est plus récente; c.-à-d., l’affichage monté en 2019 [premier affidavit Gill, au para 18, Pièce F]. Une exception à ce motif est le parrainage annuel d’équipes de jeunes, remontant à 1990 [premier affidavit Gill, au para 27]; toutefois, comme l’a indiqué la Requérante, il n’est pas clair dans quelle mesure un tel parrainage (ou activités semblables) a contribué à la réputation de la Marque de commerce de l’Opposante en liaison avec les produits pertinents [observations écrites de la Requérante, au para 73].

[47] Malgré tout, je note également que M. Gill n’a été contre-interrogé au sujet d’aucun de ses trois affidavits. Par conséquent, j’accepte que la vente par exportation de certains des Produits enregistrés de l’Opposante en liaison avec la Marque remonte à 1986, que les ventes de tous les Produits enregistrés de l’Opposante à des clients canadiens remontent à tout le moins à 2007 et que les ventes des Produits non enregistrés de l’Opposante ont commencé en 2010. Par conséquent, en général, bien qu’il semble que la Requérante ait eu d’importantes ventes au Canada en termes de valeur monétaire depuis la production de la demande pour la Marque, je ne suis pas d’accord [traduction] « [qu’]il est clair que la Requérante a démontré une réputation plus importante à l’égard de l’emploi de [la Marque] au Canada » [observations écrites de la Requérante, au para 77].

[48] Dans le meilleur des cas pour la Requérante, je ne considère pas que ce facteur favorise largement l’une ou l’autre des parties.

Période d’emploi

[49] De nouveau, bien que la Requérante s’interroge quant à la question de savoir si l’Opposante a même démontré l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante, en ce qui a trait aux Produits enregistrés de l’Opposante, j’accepte que l’Opposante a démontré l’emploi avec les diverses dates de premier emploi entre juin 1986 et mars 1997.

[50] Dans ses observations écrites, l’Opposante s’interroge quant à la question de savoir si l’affidavit Adams démontre l’emploi de la Marque par la Requérante [para 36 à 57]. Cependant, si l’Opposante voulait obtenir des précisions à l’égard des déclarations dans l’affidavit Adams quant au contrôle et à l’emploi de la Marque par la Requérante [p. ex., au para 14], elle avait l’option de contre-interroger M. Adams. Peu importe, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la preuve démontre que l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande a commencé au début de 2018.

[51] Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.

Genre des produits ou des entreprises et nature du commerce

[52] Dans ses observations écrites, bien que l’Opposante reconnaisse que les produits visés par la demande ont une fonction différente de celle des Produits enregistrés de l’Opposante, elle affirme que les produits des deux parties relèvent du même secteur, entraînant un chevauchement des clients et des voies de commercialisation des parties [para 68, 69 et 90]. En effet, à tout le moins, les deux parties exercent des activités dans les industries de l’énergie et de l’exploitation minière [affidavit Adams, au para 7; premier affidavit Gill, au para 4].

[53] Le chevauchement dans le genre des produits et la nature du commerce des parties est renforcé par des exemples de confusion réelle de clients comme il est établi dans la preuve de l’Opposante.

[54] Par conséquent, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire qu’il y a chevauchement dans le genre des produits et des entreprises et la nature des voies de commercialisation des parties dans une certaine mesure.

[55] Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[56] En l’espèce, la première partie frappante de la Marque est identique à la Marque de commerce de l’Opposante.

[57] Que CNC soit compris tel quel ou compris comme ayant trait au [traduction] « contrôle numérique informatique », l’idée suggérée par les marques de commerce serait également la même, ou à tout le moins connexe. J’estime, comme l’indiquent les incidents de confusion réelle, que les consommateurs comprenaient les produits associés avec la Marque comme étant les produits de [traduction] « contrôle du débit » de l’Opposante.

[58] Par conséquent, il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans leur présentation, leur son et les idées qu’elles suggèrent. Par conséquent, ce facteur important favorise l’Opposante.

Autres circonstances de l’espèce – confusion réelle

[59] J’estime que la preuve de l’Opposante offre des exemples adéquats d’incidents de confusion réelle par des clients. Bien que la Requérante soulève des questions concernant cette preuve, aucun des auteurs d’affidavit de l’Opposante n’a été contre-interrogé sur cette question ou autrement. Comme l’a déclaré M. Germaine [affidavit Germaine, au para 6] et l’a indiqué M. Gill [premier affidavit Gill, aux para 42 à 44], le moment auquel ces incidents de confusion se sont produits semble coïncider avec celui auquel le changement nom de la Requérante et l’adoption de la Marque ont eu lieu au milieu de 2018. Bien que certains des cas présumés de confusion puissent avoir d’autres explications ou importance (comme la réception, par l’Opposante, d’une expédition en été 2018 destinée à la Requérante, selon le premier affidavit Gill, au para 45), cumulativement, cette preuve est importante. À tout le moins, ces cas de confusion présumée éclairent et renforcent l’analyse ci-dessus des circonstances de l’espèce concernant le genre des produits et la nature du commerce des parties.

[60] Par conséquent, j’estime qu’il s’agit d’une circonstance de l’espèce pertinente qui favorise l’Opposante.

Conclusion – confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante

[61] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime à l’égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J’arrive à cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce et du chevauchement dans le genre des produits et des entreprises et la nature des voies de commercialisation des parties et compte tenu de la preuve de confusion réelle dans le marché.

[62] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) relatif à la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante est accueilli.

Motif fondé sur l’article 16 – confusion avec une marque de commerce antérieurement employée

[63] Selon l’article 38(2)c) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu de l’article 16(3)a) de la Loi. En particulier, l’Opposante affirme que la Marque crée de la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante, laquelle a été antérieurement employée ou révélée au Canada par l’Opposante.

[64] Afin de s’acquitter de son fardeau initial sous ce motif, l’Opposante devait démontrer qu’elle avait employé sa marque de commerce au Canada avant la date prioritaire de la demande d’enregistrement de la Marque, à savoir le 26 janvier 2017. De plus, l’Opposante devait établir qu’elle n’avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque, à savoir le 21 mars 2018.

[65] Comme il en a été question ci-dessus, j’accepte que l’Opposante a démontré l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante en liaison avec les Produits enregistrés depuis au moins aussi tôt que 1997 et en liaison avec les Produits non enregistrés de l’Opposante depuis 2010.

[66] Par conséquent, l’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve en vertu de ce motif à l’égard de tels produits. Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l’Opposante.

[67] Sous ce motif, compte tenu de la date pertinente antérieure, les circonstances de l’espèce sont quelque peu différentes. Cependant, en général, je n’estime pas que la prépondérance des probabilités favorise la Requérante. En effet, elle a tendance à favoriser l’Opposante à un degré plus élevé.

[68] En particulier, en ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, puisque la date pertinente est antérieure à l’adoption par la Requérante de la Marque en 2018, il n’y a aucune preuve de réputation de la Marque ou de mesure dans laquelle elle est devenue connue au Canada. Par conséquent, le premier facteur législatif favorise l’Opposante dans le cadre de ce motif.

[69] En ce qui a trait au genre des produits des parties, l’évaluation des Produits non enregistrés de l’Opposante sous ce motif étend la portée et le genre des produits pertinents de l’Opposante et la possibilité de chevauchement. Bien que les incidents appuyés par la preuve de confusion réelle soient ultérieurs à la date pertinente sous ce motif, comme il a été remarqué ci-dessus, ils ont tendance à renforcer les conclusions concernant le chevauchement dans le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce des parties.

[70] Enfin, en ce qui a trait au degré de ressemblance, je note que même si je devais considérer la marque de commerce de l’Opposante en question comme étant le Logo de l’Opposante, la première partie frappante des marques de commerce des deux parties demeure identique.

[71] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime à l’égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. J’arrive à cette conclusion en raison du fait que l’ensemble des facteurs législatifs favorisent l’Opposante dans le cadre de ce motif, en particulier le degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce et le chevauchement dans le genre des produits et des entreprises et la nature des voies de commercialisation des parties.

[72] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 16 relatif à la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante est également accueilli.

Motif fondé sur l’article 2 – absence de caractère distinctif

[73] Selon l’article 38(2)d) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi parce que la marque ne distingue pas, et n’est pas adaptée pour distinguer, les produits visés par la demande de la Requérante des produits de l’Opposante.

[74] La date pertinente pour ce motif est la date de production de l’opposition, soit le 20 juillet 2018 [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185].

[75] L’article 2 de la Loi, dans sa version antérieure, définit le terme « distinctive » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. 

[76] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l’emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. En revanche, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l’emploi pour son caractère distinctif, parce qu’elle possède un caractère distinctif inhérent [voir Astrazeneca AB c Novopharm Ltd, 2003 CAF 57, au para 16].

[77] L’Opposante a le fardeau initial d’établir qu’à la date pertinente, sa marque de commerce : i) était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les produits pertinents; et ii) avait au Canada une réputation « importante, significative ou suffisante » de façon à annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, aux para 33 et 34; et Ontario Dental Assistants Association c Association dentaire canadienne, 2013 CF 266, au para 42, conf par 2013 CAF 279]. Dans Suzanne’s Inc c Auld Phillips Ltd, 2005 CAF 429, bien que dans le cadre d’une procédure de radiation prévue à l’article 57 de la Loi, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’« [é]videmment, il ne peut arriver que rarement qu’un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l’empêche en principe » [au para 7].

[78] En l’espèce, comme il en a été question ci-dessus, j’accepte que l’Opposante ait démontré que la Marque de commerce de l’Opposante était connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec ses produits visés par un enregistrement et ceux qui ne le sont pas. De plus, afin de permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial, j’accepte que la preuve de confusion réelle avant la date pertinente en particulier démontre que la réputation de la Marque de l’Opposante était suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque visée par la demande, remettant en question le caractère distinctif de la Marque.

[79] Par conséquent, c’est à la Requérante qu’incombe fardeau ultime de démontrer que, à la date pertinente, la Marque était distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[80] Dans la mesure que ce motif dépend en partie de la question de confusion, j’arrive à la même conclusion ci-dessus à l’égard des motifs fondés sur les articles 16 et 12(1)d), nonobstant la date pertinente du 20 juillet 2018 sous ce motif.

[81] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est également accueilli.

Décision

[82] Compte tenu de tout ce qui précède, et conformément à l’article 38(12) de la Loi et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande.

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches   Le français est conforme aux WCAG.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-07-14

COMPARUTIONS

Rhiannon Adams	Pour l’Opposante
Peter Cooke	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Parlee McLaws LLP	Pour l’Opposante
Borden Ladner Gervais LLP	Pour la Requérante