Référence : 2020 COMC 19

Date de la décision : 20120-02-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	2277279 Ontario Inc.	Partie requérante
et
	Checkers Drive-In Restaurants Inc.	Propriétaire inscrite
	LMC363,879 pour RALLY’S Hamburgers & Design et LMC429,961 pour RALLY’S Design	Enregistrements

 

[1]  La présente décision concerne des procédures de radiation sommaire à l’égard des enregistrements portant le numéro LMC363,879 et le numéro LMC429,962, pour les marques RALLY’S Hamburgers & Design et RALLY’S Design, respectivement, qui figurent ci-dessous (les marques), appartenant à Checkers Drive-In Restaurants Inc.

 

 

LMC363,879	LMC429,961

[2]  Les deux enregistrements sont enregistrés en liaison avec des « Services de restauration ».

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que les enregistrements devraient être radiés.

La procédure

[4]  Le 18 février 2016, le registraire des marques de commerce a envoyé des avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Checkers Drive-In Restaurants Inc. (la Propriétaire). Les avis ont été envoyés à la demande de 2277279 Ontario Inc. (la Partie requérante).

• [5] Conformément aux avis, la Propriétaire devait fournir des éléments de preuve montrant l’emploi des Marques au Canada, à un moment donné entre le 18 février 2013 et le 18 février 2016, en liaison avec les services spécifiés dans les enregistrements. Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir des éléments de preuve indiquant la date à laquelle ou les dates auxquelles la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6]   La définition pertinente d’« emploi » en liaison est énoncée à l’article 4(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il a été bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [voir Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CFPI)] et une « preuve surabondante » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co. Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (CFPI)]. Il n’en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. Des simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a produit les affidavits identiques de Vincent C. Brockman, vice-président principal, chef du contentieux et secrétaire de la Propriétaire, établis sous serment le 19 septembre 2016, ainsi que les pièces A à M.

[9]  Les deux parties ont produit des observations écrites; toutefois seule la Partie requérante a présenté des observations à une audience. 

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

[10]  M. Brockman explique que la Propriétaire possède, exploite et franchise 293 restaurants portant la marque Rally partout aux États-Unis. À l’appui, il fournit en tant que pièce A jointe à son affidavit, des pages imprimées de la FAQ de la franchise provenant du site Web de la Propriétaire datant du 15 septembre 2016. Il indique que la Propriétaire a franchisé ses restaurants de marque Rally depuis au moins 1999, y compris pendant la période pertinente. Il présente également, en tant que pièce B jointe à son affidavit, des pages imprimées du site Web de la Propriétaire datant du 15 septembre 2016, qu’il déclare être représentatives de la façon dont le site Web était représenté pendant la période pertinente, indiquant les offres alimentaires de l’entreprise, ses renseignements sur la nutrition, des renseignements sur l’entreprise, les possibilités de franchises, les coordonnées et un service de localisation des restaurants situés partout aux États-Unis. La marque composée suivante apparaît dans le coin supérieur gauche de chaque page imprimée :

Bien que la reproduction ci-dessus ne le montre pas de façon évidente, les mots CRAZY GOOD FOOD [nourriture follement bonne] apparaissent sous le mot RALLY’S, où le fond ovale rouge comprend un motif en damier.

[11]  M. Brockman fait remarquer que, comme on peut le voir dans les imprimés du site Web de la pièce B, les restaurants de marque Rally sont exploités dans plusieurs villes situées près de la frontière canadienne, dont Toledo, Ohio, Cleveland, Ohio, Flint (Michigan) et Lansing (Michigan). Il indique que le site Web de la Propriétaire est régulièrement consulté au Canada et, à l’appui, il fournit des statistiques sur le trafic des [traduction] « visiteurs canadiens uniques » sur le site Web pour les années 2013 à 2016.

[12]  En outre, M. Brockman fournit, en tant que pièces C à E, des images installées sur la façade de chacun des magasins de la marque Rally situés à Toledo et à Cleveland (Ohio), qu’il déclare être représentatives de ce type d’enseignes de restaurant pendant la période pertinente. Il affirme que les Marques apparaissent dans un format [traduction] « légèrement » mis à jour pour refléter une image de marque plus moderne. 

[13]  M. Brockman affirme que la Propriétaire, par elle-même et par l’entremise de son prédécesseur, Rally’s Hamburgers, Inc., a employé les Marques au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, M. Brockman explique que la Propriétaire a annoncé les services enregistrés en liaison avec les Marques à la télévision et à la radio, et dans les journaux et les magazines, sur les marchés où la Propriétaire possède des restaurants de marque Rally. Il affirme que, par conséquent, la Propriétaire a acquis une réputation importante au Canada. À l’appui, il fournit les dépenses d’annonce pour les années 2006 à 2015 en dollars américains. De plus, il joint en tant que pièces G à I, des articles de presse de 2005 concernant le parrainage par la Propriétaire des événements sportifs Indy 500 et NASCAR, ainsi qu’une capture d’écran d’une vidéo musicale de YouTube, publiée le 22 juin 2016, où figure un restaurant Checkers, une autre marque de la Propriétaire.

[14]   M. Brockman affirme que la Propriétaire fait l’annonce des services enregistrés en liaison avec les Marques au moyen de courriels de marketing réguliers à des particuliers au Canada, ainsi que par l’intermédiaire des médias sociaux. À l’appui, il fournit en tant que pièces J et K des copies de ces courriels, datés d’août et de septembre 2016. Les courriels annoncent des offres de nourriture spécifiques, avec un courriel incluant un coupon. M. Brockman affirme que ces courriels ont été ouverts par plus de 250 et 500 personnes, respectivement, situées au Canada. En outre, M. Brockman produit en tant que pièce L des imprimés des pages de médias sociaux de la Propriétaire, y compris Facebook, Instagram et Twitter, qu’il déclare représentatives de la façon dont chaque page a été publiée pendant la période pertinente. Il joint également en tant que pièce M, une ventilation des mentions sur Twitter du mot-clic « @checkersrallys » par emplacement géographique, qui comprend des chiffres de personnes qui indiquent leur emplacement comme étant au Canada. Les courriels et les pages des médias sociaux comprennent la marque composite telle qu’elle apparaît sur le site Web susmentionné dans les pages imprimées de la pièce B, parfois sans l’arrière-plan en damier ou en combinaison avec un logo de Checkers.

[15]  Enfin, M. Brockman fournit des chiffres de recettes en dollars américains provenant des « restaurants de marque Rally en Amérique du Nord » de la Propriétaire pour les années 2013, 2014 et 2015.

 

Analyse et motifs de la décision

[16]  Les observations de la Partie requérante sont doubles : (i) les services ne sont pas fournis au Canada; et (ii) les différences entre les marques enregistrées et les marques qui sont employées sont trop importantes.

[17]  En ce qui concerne le premier point, la Partie requérante fait valoir que les éléments de preuve de la Propriétaire confirment qu’il n’existe pas d’emplacements physiques du restaurant Rally au Canada, qui sont limitées uniquement aux lieux situés aux États-Unis. La Partie requérante fait valoir que la simple annonce d’un service au Canada sans qu’aucun élément accessoire du service ne soit fourni au Canada ne suffit pas [citant Bellagio Limousines c Mirage Resorts, Incorporatio,  2012 TMOB 220; Saks & Co c Canada (Registrar of Trade Marks) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CFPI) [Saks]; Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CFPI); et Porter c Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (c de l’Éch) [Porter]]. En effet, la Partie requérante soutient que l’affidavit ne fait aucune mention de services auxiliaires aux services de restauration offerts au Canada, tels que les commandes de nourriture en ligne, des réservations de table et autres; la seule annonce transfrontalière se fait par l’intermédiaire d’un site Web passif qui fournit des renseignements généraux et des envois en masse de courriels expédiés sans distinction à une liste de diffusion sans aucune évaluation de l’emplacement géographique des destinataires ou de la personnalisation du message envoyé.

[18]  La Propriétaire, en revanche, fait valoir que, bien qu’elle n’ait pas d’emplacement de restaurants au Canada, la présence d’emplacements de restaurants n’est pas nécessaire pour satisfaire à la définition d’emploi énoncée à l’article 4(2) en ce qui concerne les « services de restauration ». À cet égard, la Propriétaire fait valoir que la jurisprudence établit clairement qu’il faut distinguer entre les demandes d’enregistrement de marque de commerce pour les « restaurants » et les « services de restauration »; le terme « services de restauration » englobant un éventail d’activités plus étendues qu’une demande de marque de commerce pour un « restaurant » [citant Markus Cohen Law Office c Cheesecake Factory Inc (2003), 29 CPR (4th) 277 (COMC)].

[19]  Avec cette interprétation plus étendue de ses services, la Propriétaire soutient qu’elle a fait des annonces à grande échelle et qu’elle a fourni une vaste gamme de services de restauration [traduction] « auxiliaires ». En particulier, la Propriétaire soutient que son parrainage de certains événements sportifs hautement médiatisés en Amérique du Nord et son annonce à ces événements donneraient lieu à des retombées d’annonces suffisantes pour constituer l’annonce des Marques au Canada. En outre, la Propriétaire soutient que son site Web démontre l’annonce et la prestation de « nombreux » services accessoires aux services de restauration tels que les renseignements en ligne y compris le menu, l’emplacement, la franchise, et l’information sur les carrières [citant Heenan Blaikie LLP c  Sports Authority Michigan Inc, 2011 CF 273 [TSA]]. La Propriétaire soutient que le fait de fournir ces renseignements constitue les services auxiliaires suivants : services de catalogues de produits, services de base de données sur la valeur nutritive et les allergènes, services de localisation de produits, services d’application de franchisés et services de rétroaction des clients.

[20]  Il est bien établi que l’interprétation de la « prestation de services au Canada » aux fins de l’article 4(2) de la Loi est assez large. Tant que les services « étaient fournis sans que les clients canadiens aient à quitter le Canada », et que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services, c’est suffisant pour démontrer l’emploi [Saks; voir également Bedwell c. Mayflower (1999), 2 CPR (4e) 543, et Société Nationale des Chemins de fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express, Inc (2000), 9 CPR (4th) 443 (CFPI) conf. 64 CPR (3d) 87) [Orient-Express]]. Toutefois, il faut qu’il y ait « prestation » des services au Canada ou, tout au moins, les services doivent être disponibles pour être accomplis au Canada; l’annonce au Canada ne suffit pas à elle seule à démontrer son emploi. L’emploi d’une marque de commerce par l’annonce au Canada de services qui ne sont offerts qu’aux États-Unis ne satisfait pas aux dispositions de l’article 4(2) de la Loi [Porter].  En outre, bien que le terme « services » ne soit pas défini dans la Loi, les services sont généralement interprétés de façon libérale ou vaste [Aird & Berlis c Virgin Enterprises Ltd (2009), 78 CPR (4th) 306 (COMC)], et comprennent les services qui peuvent être considérés comme « accessoires » ou « auxiliaires » [Kraft Ltd c Registraire des marques de commerce (1984), 1 CPR (3d) 457 (CFPI)]. Toutefois, chaque affaire doit être analysée suivant ses propres faits et les éléments de preuve doivent démontrer que des personnes au Canada ont bénéficié de ces services au cours de la période pertinente [Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson, 2018 CF 895; Orient-Express]; c’est-à-dire qu’il doit y avoir des éléments de preuve d’un avantage concret et important au Canada des services accessoires sur lesquels s’appuie la Propriétaire [Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042].

[21]  En l’espèce, malgré le fait que la Propriétaire fournit des renseignements sur son site Web, je conclus que ces renseignements ne servent qu’à informer les consommateurs des produits et services de la Propriétaire [voir Ralston Purina Canada Inc c Effem Foods Ltd, [2000] 5 CPR (4th) 398 (COMC), para 404], et non l’emploi au sens de l’article 4(2) de la Loi. En outre, bien que la Propriétaire fournisse des coupons au moyen de campagnes de marketing par courriel, ces coupons ne sont pas remboursables au Canada; un consommateur doit quitter le Canada pour bénéficier de l’avantage du coupon. Je souligne également les paragraphes suivants de TSA en ce qui concerne la distinction :

[ 19 ] Le service « Help Me Choose Gear » qui est offert sur le site Web propose une quantité appréciable de renseignements et de conseils sur une vaste gamme de produits . Les visiteurs du site Web ont accès à une description détaillée de chaque produit et on leur explique comment trouver l’article qui leur convient d’après leur âge et leur degré d’habileté, comment choisir la bonne taille et comment entretenir le produit. On y trouve aussi un glossaire détaillé de termes spécialisés de vêtements sport. À mon avis, visiter ce service sur le site Web s’apparente à une visite sur place d’un magasin et revient à discuter avec un vendeur bien informé.

[ 20 ] Le service « Shoe Finder » [Trouvez chaussure à votre pied] est semblable. Il permet à celui qui visite le site Web de trouver la chaussure de sport la mieux adaptée à ses besoins. Enfin, le service « Store Locator » [Trouvez un magasin] permet à l’internaute d’obtenir l’adresse du magasin le plus proche grâce à son code postal. Cet outil permet aux Canadiens de trouver sur le territoire des États-Unis un magasin situé près de chez eux.

En l’espèce, il n’existe aucune preuve que les visiteurs du site Web de la Propriétaire reçoivent de la même manière des renseignements interactifs et des conseils sur la sélection de produits adaptés aux besoins et aux préférences spécifiques des consommateurs; c’est une chose qu’un consommateur devrait déterminer lui-même en fonction des renseignements fournis. En outre, rien ne prouve que le site Web soit adapté au marché canadien.

[22]  En effet, dans l’affaire récente Hilton Worldwide Holding c Miller Thomsons, 2018 CF 895, la Cour a souligné que « l’une des questions centrales pour établir l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services au Canada est celle de savoir si des personnes peuvent, à partir d’ici, tirer profit de l’exécution de ce service » [para 92]. Dans cette affaire, la Cour a conclu que « la preuve fournie donne une liste des avantages offerts au Canada et indique que les personnes s’y trouvant ont été nombreuses à s’en prévaloir » [para 94]. Ces bénéfices comprenaient le service de réservations en ligne, et notamment une réduction moyennant le règlement anticipé du tarif de la chambre à partir du Canada, et accumuler les points de fidélisation attribués à la réservation d’une chambre [para 102]. En l’espèce, il n’y a aucun bénéfice de la sorte. En outre, comme c’était le cas dans Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, il n’y a aucune preuve d’un avantage concret et important au Canada des services accessoires, sur lesquels s’appuie la Propriétaire, offerts par l’entremise de son site Web.

[23]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l’emploi des Marques en liaison avec les services enregistrés au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[24]  En tout état de cause, même si je considérais que la Propriétaire offre un bénéfice tangible équivalant à des « services de restauration » aux personnes situées au Canada, je conclurais tout de même que l’emploi des Marques n’a pas été démontré.

[25]  À cet égard, la Partie requérante fait valoir qu’il existe des différences importantes entre les Marques telles qu’elles sont enregistrées et la marque de commerce telle qu’elle est employée, comme suit :

·  La marque telle qu’elle est employée apparaît en caractères imprimés, tandis que les Marques telles qu’elles sont enregistrées sont en caractères cursifs;

·  La marque telle qu’elle est employée comprend un fond de damier et est blanche sur un fond sombre représenté dans un cadre ovale;

·  La marque telle qu’elle est employée comprend l’élément distinctif CRAZY GOOD FOOD [nourriture follement bonne];

·  La marque telle qu’elle est employée ne comprend pas les mêmes éléments distinctifs visuels que les Marques enregistrées, notamment, une extension et une jonction du dans R et Y dans le mot « Rally’s » qui forment une bannière en dessous, sur laquelle le mot HAMBURGERS apparaît. En outre, contrairement à l’enregistrement n^o LMC363,879, la marque employée ne contient pas la représentation visuelle d’une personne portant un chapeau et une écharpe mangeant un hamburger.

[26]  La Propriétaire, en revanche, fait valoir qu’un renversement de la coloration du mot est permis [citant Molson Co c Mitches & Co (1980), 50 CPR (2d) 180 (CFPI)], et que le changement de police est un « menu » détail. En outre, la Propriétaire soutient que la caractéristique dominante des Marques est le mot stylisé, qui donne une forte association avec les voitures de course, et n’a pas changé, malgré l’ajout et l’omission de divers éléments.

[27]  Le critère de variation, tel qu’énoncé par la Cour d’appel fédérale, est le suivant :

Le critère pratique qu’il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu’un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu’elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine. [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA, (1985), 4 CPR (3d) au 525].

[28]  Tel que la Cour d’appel l’a indiqué, « Il faut répondre non à cette question, sauf si la marque a été employée d’une façon telle qu’elle n’a pas perdu son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée ». [à 525].

[29]  Pour trancher cette question, il faut déterminer si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L’évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu’il y a emploi de la marque de commerce telle qu’enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas. 

[30]  En l’espèce, je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire que la marque présentée en preuve est une marque composite différente. Bien que le mot RALLY’S ait été maintenu, je suis d’avis que la caractéristique dominante des Marques n’est pas que le mot RALLY’S.  Les caractéristiques dominantes et essentielles des Marques comprennent également des éléments de dessin ou des mots qui sont totalement absents et/ou qui ont été remplacés dans la marque telle qu’employée, à un tel point que les caractéristiques dominantes n’ont pas été préservées.

[31]  À la lumière de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait établi l’emploi des Marques telle qu’enregistrée en liaison avec les services enregistrées au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisi d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi.

Conclusion

[32]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, les enregistrements numéros LMC363,879 et LMC429,961 seront radiés selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce   Traduction certifiée conforme Lili El Tawil

 COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

 

COMPARUTIONS

Aucune comparution	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Bruno P. Soucy	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

McMillan LLP	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Blaney McMurtry LLP	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE