Référence : 2018 COMC 55

Date de la décision : 2018-05-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Citadelle, Coopérative de Producteurs de Sirop d’Érable / Citadelle, Maple Syrup Producers’ Cooperative	Partie requérante
et
	RAVINTORAISIO OY	Propriétaire inscrite
	LMC545,839 pour la marque de commerce NORDIC & DESSIN	Enregistrement

[1]  Le 14 octobre 2015, à la demande de Citadelle, Coopérative de Producteurs de Sirop d’Érable / Citadelle, Maple Syrup Producers’ Cooperative (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Raisio Yhtymä Oyj, qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC545,839 de la marque de commerce NORDIC & DESSIN, reproduite ci-dessous (la Marque) :

[2]  La Marque est constituée du mot NORDIC [nordique] en lettres majuscules blanches avec des nuages blancs derrière le N et un point en forme de soleil jaune sur le I, au-dessus d’une bande droite comprenant les mots « Grown in the pure Finnish arctic environment » [cultivé dans la pureté de l’environnement finnois]. Dans l’enregistrement, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, vert, jaune et orange hachurent le dessin de gauche à droite en arrière-plan; les couleurs noir et rouge, le long de la bande de gauche à droite.

[3]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) [Traduction] :

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; œufs, lait, crème, boissons au lait sans alcool aromatisées, lait concentré sucré, lait en poudre, yogourts, crème au beurre, fromage; huiles alimentaires et corps gras.

(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément goûters aux céréales, barres alimentaires prêtes à consommer à base de céréales, céréales de petit déjeuner, flocons de maïs, flocons d’avoine, céréales croustillantes; pâtisserie, glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

(3) Produits agricoles, nommément graines de fleurs; céréales agricoles pour planter; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines, plantes et fleurs naturelles, malte.

(4) Sirops de fruits; boissons non alcoolisées préparées à partir de baies et de fruits; eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses.

[4]  Le 8 mars 2016, le registraire a mis l’enregistrement à jour pour indiquer le changement de nom de la propriétaire inscrite de Raisio Yhtymä Oyj à Raisio Oyj, qui est survenu le 25 avril 2005.

[5]  Le 29 mars 2016, l’enregistrement a de nouveau été mis à jour lorsque le registraire a inscrit une cession de la Marque de Raisio Oyj à Ravintoraisio Oy (la Propriétaire), la propriétaire inscrite actuelle, qui est survenue le 26 février 2016.

[6]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 14 octobre 2012 au 14 octobre 2015.

[7]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni un document intitulé « SECTION 45 JOINT AFFIDAVIT » [affidavit conjoint au titre de l’article 45] (le Document d’affidavit), qui indique qu’il a été souscrit à Raisio, en Finlande, le 5 septembre 2016 par Sari Koivulehto-Mäkitalo et Riikka Roman (les Déposants). La question de savoir si ce document constitue un affidavit souscrit en bonne et due forme est traitée ci-dessous.

[9]  Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites, mais les parties étaient toutes deux représentées à l’audience qui a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[10]  Dans le Document d’affidavit, Sari Koivulehto-Mäkitalo et Riikka Roman attestent qu’ils occupent respectivement les postes de vice-président des affaires juridiques et d’avocat-conseil principal de la Propriétaire.

[11]  Ils fournissent, comme pièces A et B jointes au Document d’affidavit, des documents concernant le changement de nom de Raisio Yhtymä Oy survenu en 2005 (qu’ils appellent un changement de propriété) et la cession de la Marque à la Propriétaire survenue en février 2016.

[12]  Les Déposants affirment que la Marque connait du [Traduction] « succès dans le monde entier depuis 20 ans en liaison avec les Produits, nommément sa vaste gamme de produits céréaliers ». Ils précisent que les Produits consistent en une gamme de près de 40 produits, y compris des flocons à gruau et autres produits céréaliers, comme du gruau instantané, du pain plat et des biscuits à goûters. Ils affirment que la Marque figure bien en vue sur les emballages des Produits.

[13]   À l’appui, une page illustrant huit boîtes, qui sont décrites par les Déposants comme étant un échantillon des emballages des Produits arborant [Traduction] « la partie dominante de la [Marque] », est jointe comme Pièce C au Document d’affidavit. En effet, les boîtes arborent une variante de la Marque qui présente le mot NORDIC [nordique] en caractères blancs légèrement différents, avec un gros point rouge sur le I, un arrière-plan bleu marine uni et une bande jaune ondulée (sans mots) à la base. Cette marque de commerce, telle qu’elle apparaît sur les boîtes représentées, est reproduite ci-dessous :

[14]  La majeure partie du texte sur les boîtes représentées est illisible et semble, en partie, être en alphabet cyrillique. Cependant, du texte qui semble indiquer « PORRIDGE OATS » [avoine à gruau] est visible sur l’une des boîtes et du texte qui semble indiquer « CEREAL FLAKES » [flocons à céréales] est visible sur une autre boîte. Je souligne également que les images sur sept des boîtes présentent ce qui semble être un bol de gruau ou de céréales de petit déjeuner et que l’image de la huitième boîte semble être celle d’une sorte de barre alimentaire à base de céréales.

[15]  Les Déposants attestent de millions de dollars de ventes nettes à l’échelle mondiale en 2014 et en 2015 pour les marques appartenant au prédécesseur en titre de la Propriétaire et confirment que ces ventes comprenaient des ventes de Produits arborant la Marque. Cependant, aucune répartition des chiffres de vente n’est fournie par marque, par produit ou par pays.

[16]  Les Déposants affirment également que, entre 2012 et 2015, les prédécesseurs en titre de la Propriétaire ont investi [Traduction] « une somme importante » en dépenses de marketing en liaison avec le [Traduction] « développement commercial » des Produits arborant la Marque. Plus précisément, ils affirment que, au cours de la période pertinente, la marque de commerce NORDIC a été [Traduction] « annoncée et commercialisée » dans des documents marketing, promotionnels et destinés aux investisseurs, ainsi que sur le site Web www.raisio.com/en/nordic. Ils précisent que les renseignements contenus sur ce site Web sont accessibles aux distributeurs, aux points de vente en gros, aux points de vente au détail et aux fournisseurs de services alimentaires au Canada.

[17]  Finalement, les Déposants affirment que [Traduction] « [e]n raison du changement de propriété et de la récente Cession de l’Enregistrement à [la Propriétaire] », les produits visés par l’enregistrement seront [Traduction] « lancés » en 2016 par l’intermédiaire de la [Traduction] « boutique Web affiliée » de la Propriétaire, au www. oatletstore.com, qui est accessible aux consommateurs canadiens. Les Déposants confirment que la Propriétaire a l’intention d’employer la Marque, elle-même et/ou par l’entremise d’un licencié, au Canada et n’a pas l’intention d’abandonner la Marque.

[18]  À la dernière page du Document d’affidavit, les signatures des Déposants figurent à côté de la mention « SWORN at Raisio, Finland this 5th day of September, 2016 » [SOUSCRIT à Raisio, en Finlande, ce 5^e jour de septembre 2016]. Au-dessous figurent la signature et le tampon d’un notaire public d’Helsinki, avec l’attestation portant que les Déposants sont autorisés à signer au nom de la Propriétaire et la date « 07.09.2016 ». Cette partie du Document d’affidavit est reproduite ci-dessous :

[19]  Bien qu’aucune des trois pièces jointes au Document d’affidavit ne soit entérinée par le notaire public, je souligne que chacune des pièces est clairement identifiée et décrite dans le corps du Document d’affidavit.

Admissibilité du Document d’affidavit

[20]  Dans ses représentations écrites, la Partie requérante s’est opposée au Document d’affidavit sur le fondement qu’il ne s’agit pas, à première vue, d’un véritable affidavit, puisqu’il n’y a aucune indication qu’il a été souscrit devant le notaire dont la signature et le tampon figurent à la dernière page. À cet égard, la Partie requérante souligne i) l’absence d’un constat d’assermentation attestant que le notaire a reçu le serment des Déposants et ii) l’incompatibilité entre la date du tampon du notaire et la date qui semble être celle des signatures des Déposants.

[21]  À l’audience, la Propriétaire a répondu en soutenant que la signature du notaire s’applique à la fois à l’attestation du pouvoir de signature et à la mention confirmant la date et l’endroit de la souscription du Document d’affidavit.

[22]  Je soulignerais d’abord que la Loi et le Règlement sur les marques de commerce ne contiennent aucune disposition relative à la forme que doivent prendre les affidavits et les déclarations solennelles qui sont produits devant le registraire. Par conséquent, le registraire accepte généralement les affidavits souscrits dans d’autres pays du moment qu’ils répondent aux exigences de ce pays [voir Dubuc c Montana (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)]. De plus, surtout dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 – qui se veut sommaire et expéditive –, il est fréquent que le registraire considère comme de simples détails techniques certaines des lacunes que peuvent présenter les affidavits et les déclarations solennelles [voir, à titre d’exemple, Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); 88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc (2006), 56 CPR (4th) 76 (COMC); et Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].

[23]  Toutefois, en l’espèce, je suis d’accord avec la Partie requérante et j’estime que les lacunes relevées dans le Document d’affidavit ne sont pas que de simples détails techniques.

[24]   Bien que la procédure prévue à l’article 45 soit de nature simple et administrative, la preuve doit tout de même être produite sous forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. En l’espèce, bien que le Document d’affidavit soit qualifié d’affidavit et est prétendument souscrit, il ne semble pas, à première vue, avoir été souscrit devant une personne autorisée à faire prêter serment.

[25]  Le fait qu’un document porte un tampon et soit signé par un notaire public n’établit pas, en soi, que les déclarations qu’il contient ont été faites sous serment devant ce notaire [voir 88766 Canada Inc c 167407 Canada Inc, 2010 COMC 167, 89 CPR (4th) 293]. En l’espèce, rien n’indique, que ce soit dans l’attestation notariée ou dans la mention « SWORN at Raisio, Finland… » [SOUSCRIT à Raisio, en Finlande…], que les Déposants ont souscrit le document en présence du notaire.

[26]  En effet, le fait que le tampon du notaire porte une date qui est postérieure de deux jours à la date de la souscription et mentionne une ville différente, Helsinki plutôt que Raisio, indique que le document n’a pas été souscrit devant le notaire. Cette incohérence n’est pas qu’une simple lacune, puisqu’elle touche le fondement même du document en tant qu’affidavit [pour des conclusions similaires, voir GD Express Worldwide NV c Skyward Aviation Ltd (2000), 7 CPR (4th) 348 (COMC); et Barrette Legal Inc c Dallevigne SPA, 2015 COMC 12, 2015 CarswellNat 965].

[27]  De plus, même s’il est pratique courante en Finlande qu’une seule signature du notaire vise à la fois l’assermentation et une vérification subséquente du pouvoir de signature, l’absence de confirmation explicite de l’assermentation n’indique pas clairement si les deux étapes ont été franchies ou si seulement la deuxième l’a été. Si l’attestation notariée comporte des indications permettant de résoudre cette question, la Propriétaire n’en fait pas mention.

[28]  Bien que la Partie requérante ait relevé les lacunes qui précèdent dans ses représentations écrites, la Propriétaire a choisi de ne pas corriger les lacunes alléguées et n’a fourni aucune preuve ni aucune jurisprudence pour confirmer que le document respecte les normes liées aux déclarations solennelles au titre du droit finlandais.

[29]  Quoi qu’il en soit, même si j’acceptais le Document d’affidavit en tant que document souscrit en bonne et due forme, pour les raisons indiquées ci-dessous, j’estime qu’il n’est pas suffisant pour établir l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse en ce qui concerne l’emploi

[30]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure prévue à l’article 45 soit peu exigeant [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[31]  En l’espèce, bien que les Déposants attestent de millions de dollars de ventes nettes à l’échelle mondiale au cours de la période pertinente, ils n’affirment pas que l’un ou l’autre des Produits ait été vendu ou autrement transféré au Canada. Ils ne fournissent pas non plus de factures ou autre preuve documentaire, ni même de détails factuels qui pourraient permettre d’inférer de tels transferts.

[32]  À cet égard, même si j’admettais que la marque de commerce présentée sur les emballages produits en pièce est une variante mineure de la Marque telle qu’elle est enregistrée, rien n’indique que ces emballages sont représentatifs des emballages des Produits vendus ou distribués au Canada au cours de la période pertinente ou à tout autre moment. De plus, on ne sait pas clairement lesquels des Produits, s’il en est, sont vendus dans ces emballages. À titre d’exemple, bien que les Produits comprennent des [Traduction] « flocons d’avoine », des « céréales de petit déjeuner », des « goûters aux céréales » et des « barres alimentaires prêtes à consommer à base de céréales », les images produites à la pièce C n’indiquent pas clairement lesquels de ces Produits spécifiques, s’il en est, sont compris dans les boîtes représentées; et les Déposants ne donnent aucun éclaircissement à cet égard.

[33]  Quoi qu’il en soit, en l’absence d’une preuve de transferts de ces produits dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente, toute présentation de la Marque sur les emballages représentés à la pièce C n’équivaut pas à l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[34]  En ce qui concerne la déclaration des Déposants portant que la marque de commerce NORDIC a été [Traduction] « annoncée et commercialisée » au cours de la période pertinente sur un site Web accessible au Canada, je souligne que le simple fait d’annoncer ou d’offrir en vente des produits ne suffit pas; une certaine preuve de transfert des produits dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [voir Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC); et Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner’s Supply Inc, 2012 COMC 211, 2012 CarswellNat 5229].

[35]  Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse en ce qui concerne les circonstances spéciales

[36]  En l’absence d’une preuve d’emploi de la Marque, la question qui se pose est celle de savoir si, aux termes de l’article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant ce défaut d’emploi.

[37]  Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^re inst)]. En général, l’examen de la question de savoir s’il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi nécessite la prise en considération des trois critères suivants : 1) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; 2) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et 3) la question de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme [selon Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel [selon Scott Paper Ltd c Smart & Biggar, 2008 CAF 129, 65 CPR (4th) 303].

[38]  À l’audience, la Propriétaire a soutenu que la rareté des références au Canada dans le Document d’affidavit est attribuable au fait que la preuve d’emploi au cours de la période pertinente était entre les mains de son prédécesseur en titre. La Propriétaire a toutefois souligné sa récente acquisition de la Marque, son intention d’employer et de ne pas abandonner la Marque, la présence de la Marque à l’échelle mondiale et la « reprise » de l’emploi au Canada par l’intermédiaire du site Web www. oatletstore.com en tant que preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente.

[39]  À cet égard, la Propriétaire a tenté de faire une analogie entre la présente affaire et celle de Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux & Sher c Dominion Textile Inc (1988), 21 CPR (3d) 204 (COMC), dans laquelle il a été statué qu’une distinction doit être faite entre un [Traduction] « défaut d’emploi en raison des conditions générales du marché » et un [Traduction] « arrêt d’emploi temporaire » au cours duquel un produit est modifié, amélioré ou redéveloppé en raison d’un déclin de ce produit sur le marché [au paragraphe 8]. En maintenant l’enregistrement, le registraire a indiqué qu’il n’est pas dans l’esprit de la Loi de [Traduction] « surveiller l’emploi des marques de commerce de façon si étroite qu’un arrêt d’emploi temporaire doit être sanctionné par la radiation » [au paragraphe 10].

[40]  Cependant, dans Dominion Textile, à la date de l’avis prévu à l’article 45, l’emploi de la marque de commerce en question avait seulement été [Traduction] « arrêté temporairement » pendant neuf mois. En l’espèce, les Déposants n’indiquent pas quand la Marque a été employée en dernier lieu au Canada; en effet, il n’y a aucune preuve que la Marque a déjà été employée au Canada. Par conséquent, la période de défaut d’emploi en l’espèce ne peut pas être considérée comme un [Traduction] « arrêt temporaire ».

[41]  En ce qui concerne les actions de la Propriétaire après l’acquisition de la Marque, je souligne que les circonstances spéciales alléguées pour justifier le défaut d’emploi doivent s’appliquer à la période pertinente [selon Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath, 2010 COMC 34, 82 CPR (4th) 77; voir aussi PM-DSC Toronto Inc c PM-International AG, 2013 COMC 15, 110 CPR (4th) 378]. En l’espèce, la Propriétaire a acquis la Marque après que l’avis prévu à l’article 45 a été donné. Par conséquent, les actions de la Propriétaire à l’égard de la Marque à la suite de son acquisition n’ont rien à voir avec les circonstances qui existaient au cours de la période pertinente.

[42]  De plus, même l’intention réalisée de reprendre l’emploi d’une marque de commerce peu de temps après la fin de la période pertinente n’est pas en soi suffisante pour justifier une période de défaut d’emploi. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale, les [Traduction] « plans d’usage futur n’expliquent pas la période de non‑emploi » [Scott Paper, supra, au paragraphe 28]. En l’espèce, les Déposants mentionnent simplement l’acquisition de la Marque par la Propriétaire et ses plans d’avenir à son égard. Les Déposants ne fournissent aucune indication portant que les raisons du défaut d’emploi de la Marque du prédécesseur au Canada au cours de la période pertinente concernaient des circonstances qui étaient inhabituelles, peu communes, exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté.

[43]  Même si j’admettais qu’il était difficile pour la Propriétaire d’obtenir de son prédécesseur des renseignements concernant l’emploi antérieur de la Marque, ces difficultés ne constituent pas des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi d’une marque de commerce selon les critères énoncés dans Harris Knitting Mills, supra.

[44]  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque au cours de la période pertinente au sens de l’article 45(3) de la Loi.

[45]  En terminant, je souligne que, à l’audience, la Propriétaire a également mis en doute les motivations de la Partie requérante d’engager la présente procédure. À cet égard, il a été établi que la procédure prévue à l’article 45 a pour objet d’offrir une procédure simple et expéditive pour retirer le « bois mort » du registre et que la procédure prévue à l’article 45 ne vise pas à résoudre des différends ou à trancher les droits entre les parties ayant des intérêts commerciaux concurrents [voir Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Cependant, la seule question à trancher dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45 est celle de savoir si la preuve produite en ce qui concerne l’emploi ou le défaut d’emploi suffit pour maintenir l’enregistrement. Par conséquent, la motivation de la Partie requérante de demander l’envoi d’un avis n’est pas pertinente en l’espèce.

Décision

[46]  Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Oksana Osadchuk

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Nathalie Tremblay, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-02-05

COMPARUTIONS

Alpesh Patel	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Gabriel St-Laurent	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Keri A.F. Johnston (Johnston Law)	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
ROBIC	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE