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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 137

Date de la décision : 2017-10-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Dundee Corporation; Goodman and Company, Investment Counsel Ltd.; et Ned Goodman Investment Counsel Limited	Opposantes
et
	Goodman International Limited	Requérante
	1,355,707 pour la marque de commerce GOODMAN 1,355,705 pour la marque de commerce GOODMAN & Dessin	Demandes

 

 

DEMANDE 1,355,707 pour la marque de commerce GOODMAN

Dossier

[1]  Le 16 juillet 2007, Goodman International Limited a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce GOODMAN sur la base de l’emploi projeté au Canada, en liaison avec les services suivants [Traduction] :

services immobiliers; services de gestion immobilière; services d’agence immobilière; location de propriétés immobilières; services de courtiers immobiliers; services de perception de loyers; promotion et gestion d’actifs immobiliers commerciaux et industriels.

 

[2]  La Requérante revendique la date de priorité conventionnelle du 23 avril 2007, au titre de l’art. 34 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, sur la base de la production antérieure par la requérante d’une demande correspondante en Australie.

[3]  La présente demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 29 septembre 2010. Le 28 février 2011, Dundee Corporation; Goodman and Company, Investment Counsel Ltd. (« Goodman & Company »); et Ned Goodman Investment Counsel Limited se sont conjointement opposées à la demande.

[4]  Le 22 mars 2011, le registraire a transmis une copie de la déclaration d’opposition à la requérante, comme l’exige l’art. 38(5) de la Loi sur les marques de commerce. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l’ensemble des allégations contenues dans la déclaration d’opposition. Les opposantes ont subséquemment demandé et obtenu la permission de produire une déclaration d’opposition modifiée. Chaque fois que je mentionnerai la déclaration d’opposition ci-après, je ferai référence à la version modifiée en date du 1^er décembre 2011.

[5]  La preuve des opposantes est constituée des affidavits de Harold P. Gordon, de Roxana Tavana et de Mary P. Noonan, ainsi que i) d’une copie certifiée de l’historique du dossier de la demande n^o 1,355,707 visée par l’opposition; et ii) d’une copie certifiée de la déclaration d’opposition produite par la requérante dans une procédure connexe, à savoir l’opposition engagée par la requérante à l’encontre de la demande n^o 1,459,567 pour la marque GOODMAN INVESTMENT CONSULTING produite par Dundee Corporation. Mme Tavana et Mme Noonan ont été contre-interrogées relativement à leur témoignage écrit. Les transcriptions de leurs contre-interrogatoires et la réponse à une question prise en délibéré lors du contre-interrogatoire de Mme Tavana font partie de la preuve au dossier.

[6]  La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Samira Ali et d’Anick Desautels, ainsi que de copies certifiées i) des marques déposées GOODMANS. GOOD PEOPLE et GOODMANS. GOOD PEOPLE ARE GOOD FOR BUSINESS, toutes deux inscrites au nom de Goodmans LLP et toutes deux enregistrées pour emploi en liaison avec des services juridiques et financiers, et ii) des demandes pour la marque de commerce BG BEUTEL GOODMAN et la marque de commerce BG BEUTEL GOODMAN & Dessin, reproduite ci-
dessous, formée des lettres BG (en blanc sur fond rectangulaire de couleur foncée) suivies du terme BEUTEL GOODMAN.

 

[7]  Les demandes susmentionnées sont inscrites au nom de Beutel, Goodman & Company Ltd. et sont toutes deux destinées à un emploi en liaison avec des services de gestion de placements. Mme Ali a été contre-interrogée relativement à son témoignage écrit et la transcription de son contre-interrogatoire fait partie de la preuve au dossier.

[8]  Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées de façon compétente à l’audience qui a été tenue.

 

Déclaration d’opposition

[9]  Les motifs d’opposition invoqués par les opposantes sont présentés aux para. 15a) à 15i) de la déclaration d’opposition, lesquels sont reproduits ci-dessous. Les marques déposées des opposantes auxquelles il est fait référence dans les allégations (inscrites au nom de l’opposante Dundee) sont celles énumérées au para. 11 [sic] ci-dessous, tandis que les marques non déposées des opposantes sont celles mentionnées au para 14 ci-dessous.

[Traduction]
a)  Articles 38(2)a) et 30i).

La Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi, car la Requérante a faussement déclaré qu’elle était convaincue d’avoir droit d’employer la marque de commerce visée par la Demande au Canada en liaison avec les services décrits dans la Demande alors que, dans les faits, à la date de production de la Demande, le 16 juillet 2007, la Requérante avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des Marques déposées GOODMAN de l’Opposante et des Marques non déposées GOODMAN de l’Opposante avec lesquelles la présente marque crée de la confusion et/ou sous-entend faussement un rapport avec le particulier vivant, M. Ned Goodman.

 

b)  Articles 38(2)b) et 12(1)a).

La marque de commerce visée par la Demande n’est pas enregistrable eu égard à l’art. 12(1)a), car elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes, à savoir M. Gregory Goodman.

 

c)  Article [sic] 38(2)b) et 12(1)d).

La marque de commerce visée par la Demande n’est pas enregistrable eu égard à l’art. 12(1)d), car elle crée de la confusion, au sens de l’art. 6 de la Loi, avec les Marques déposées GOODMAN de l’Opposante énumérées à l’annexe « A » des présentes.

 

d)  Articles 38(2)b) et 12(1)e).

La marque de commerce visée par la Demande n’est pas enregistrable eu égard à l’art. 12(1)e), car elle est interdite en vertu de l’article 9 de la Loi. L’adoption de la marque de commerce visée par la Demande à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, est interdite en vertu de l’art. 9(1)k) de la Loi, car la ressemblance de la marque de commerce visée par la Demande est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, à savoir M. Ned Goodman.

 

e)  Articles 38(2)c) et 16(3)a).

La Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la marque de commerce visée par la Demande eu égard à l’art. 16(3)a), car à la date de production de la Demande, le 16 juillet 2007, la marque de commerce visée par la Demande créait, et crée encore aujourd’hui, de la confusion avec les Marques déposées GOODMAN de l’Opposante présentées à l’Annexe « A » et les Marques non déposées GOODMAN de l’Opposante présentées à l’Annexe « B », qui ont chacune été antérieurement employées sous licence au Canada en liaison avec les Services. À aucun moment, l’Opposante Dundee Corporation n’a abandonné l’emploi des marques de commerce susmentionnées au Canada.

 

f)  Articles 38(2)c) et 16(3)c).

La Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la marque de commerce visée par la Demande eu égard à l’art. 16(3)c), car à la date de production de la Demande, le 16 juillet 2007, la marque de commerce visée par la Demande créait, et crée encore aujourd’hui, de la confusion avec les noms commerciaux suivants qui sont employés sous licence : Goodman & Company; Goodman & Company, Investment Counsel; Goodman Investment Consulting; et Ned Goodman Investment Counsel. À aucun moment les Opposantes n’ont abandonné l’emploi de ces noms commerciaux au Canada.

 

g)  Articles 38(2)d) et 2.

La marque de commerce visée par la Demande n’est pas distinctive au sens de l’art. 2 de la Loi. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque de commerce visée par la Demande ne distingue pas véritablement les services en liaison avec lesquels la Requérante projette de l’employer des services des Opposantes, pas plus qu’elle n’est adaptée à distinguer ainsi les services de la Requérante.

 

h)  Articles 38(2)d) et 2.

La marque de commerce visée par la Demande n’est pas distinctive au sens de l’art. 2 de la Loi. La marque de commerce visée par la Demande ne distingue pas véritablement les services en liaison avec lesquels la Requérante projette de l’employer des services des Opposantes, pas plus qu’elle n’est adaptée à distinguer ainsi les services de la Requérante. Les consommateurs croiront à tort à l’existence d’un lien entre les services offerts en liaison avec la marque de commerce visée par la Demande et M. Ned Goodman dont le nom de famille GOODMAN a été adopté comme marque de commerce et est distinctif au Canada des services financiers offerts par les Opposantes.

 

i)  Articles 38(2)d) et 2.

La marque de commerce visée par la Demande n’est pas distinctive au sens de l’art. 2 de la Loi. La marque de commerce visée par la Demande ne distingue pas véritablement les services en liaison avec lesquels la Requérante projette de l’employer des services financiers des Opposantes, pas plus qu’elle n’est adaptée à distinguer ainsi les services de la Requérante, car elle crée de la confusion avec le nom de M. Ned Goodman, et suggère faussement l’existence d’un rapport avec M. Ned Goodman, d’une licence concédée par ce dernier ou d’une approbation donnée par ce dernier.

[10]  Je souligne que la date pertinente qui s’applique aux motifs e) et f) ci-dessus devrait être la date de priorité conventionnelle du 23 avril 2017 [sic], plutôt que la date réelle de production du 16 juillet 2017 [sic]. J’examinerai les motifs d’opposition après avoir résumé la preuve au dossier, ci-dessous.

 

Preuve de l’opposante

Harold Gordon

[11]  M. Gordon atteste qu’il est le président du conseil d’administration de l’opposante Dundee Corporation. La preuve qu’il a produite peut être résumée comme suit.

[12]  Dundee est la propriétaire de diverses marques de commerce comprenant l’élément GOODMAN (énumérées à l’annexe A de la pièce HG-11 de son affidavit), y compris, par exemple, GOODMAN DISCIPLINED MOMENTUM FUND; GOODMAN ECONOWEALTH; et GOODMAN FOCUS + FUNDS. Les opposantes Goodman & Company et Ned Goodman Investment Counsel Limited sont des licenciées i) des marques comprenant l’élément GOODMAN et ii) des noms commerciaux Goodman et Goodman & Company de Dundee.

[13]  À la lumière de la preuve dont je dispose, j’ai déterminé que i) l’emploi sous licence des marques comprenant l’élément GOODMAN a été fait en conformité avec l’art. 50(1) de la Loi sur les marques de commerce, mais que ii) cette conformité a cessé au début de 2011 dans le cas de l’opposante Goodman & Company, lorsque cette dernière a été acquise par la Bank of Nova Scotia (BNS) (voir le para. 20 ci-dessous).

[14]  Goodman & Company fournit des services financiers et de placements au Canada depuis de nombreuses décennies, aussi bien aux institutions qu’aux particuliers. Depuis 2003, Goodman & Company a géré, et offert au public canadien, des fonds de placement qui sont axés sur l’immobilier, les sociétés de placement immobilier et les sociétés de gestion immobilière. Ces fonds sont vendus sous diverses marques comprenant l’élément GOODMAN, y compris, par exemple, GOODMAN ASSET ALLOCATION FUND et GOODMAN CANADIAN BOND FUND. D’autres marques comprenant l’élément GOODMAN, y compris Goodman & Dessin (lettres blanches dans un rectangle de couleur foncée) et Goodman & Company & Dessin (lettres blanches dans un rectangle de couleur foncée), qui sont reproduites ci-dessous, sont liées aux fonds de Goodman & Company depuis 2003 et 1996, respectivement.

depuis 2003  depuis 1996

 

[15] 
Ned Goodman Investment Counsel Limited fournit des services de gestion de placements au Canada sous son nom commercial éponyme depuis 2010. Des exemples de l’emploi qu’elle a fait des marques comprenant l’élément GOODMAN sont fournis à la pièce HG-9 et comprennent la carte professionnelle reproduite ci-dessous :

 

[16]  L’ampleur et l’étendue des entreprises des opposantes sont décrites aux para. 4 et 5 de l’affidavit de M. Gordon [Traduction] :

4. Dundee Corporation, par l’entremise de ses filiales, affiliées et licenciées, y compris Goodman & Company et Ned Goodman Investment Counsel Limited, est un chef de file national du secteur de la gestion de placements et d’actifs au Canada. Les sociétés de gestion de placements et d’actifs de Dundee Corporation sont uniques en raison de leur style de gestion et de l’indépendance de Dundee Corporation et de ses affiliées, une société qui est en concurrence directe avec les acteurs de la scène financière au Canada, laquelle est dominée par un petit groupe formé de six très grandes banques et de trois grandes sociétés financières et d’assurances, tout en étant active dans le secteur de la gestion immobilière et des ressources au Canada.

 

5.  Aujourd’hui, Dundee Corporation, elle-même et par l’entremise de ses filiales et licenciées, y compris les Opposantes Goodman & Company et Ned Goodman Investment Counsel Limited, assurent actuellement, en liaison avec les marques de commerce et noms commerciaux GOODMAN, la gestion et l’administration d’actifs se chiffrant à plus de 100 milliards de dollars. En outre, les entreprises de gestion immobilière et d’investissement dans les ressources de Dundee Corporation ont connu, au fil du temps, une expansion spectaculaire.

 

[17]  Ned Goodman est le fondateur de l’opposante Dundee Corporation. Il continue de jouer un rôle actif dans ses sociétés au quotidien et exerce les fonctions de chef de la direction, président et gestionnaire principal de portefeuilles chez l’opposante Ned Goodman Investment Counsel Limited. Il travaille dans le secteur des placements depuis plus de 49 ans et est [Traduction] « une figure emblématique des communautés de la gestion de placements et de la gestion d’actifs immobiliers au Canada ». Des médias canadiens, y compris The Globe and Mail et le National Post, publient des articles sur ses activités depuis 2001. Son association à THE GOODMAN INSTITUTE est décrite au para. 25 de l’affidavit de M. Gordon [Traduction] :

  Dundee Corporation détient également les droits à l’égard des noms et des marques de commerce THE GOODMAN INSTITUTE et THE GOODMAN INVESTMENT INSTITUTE, dont elle autorise l’emploi sous licence. The Goodman Institute a été fondé en 2001 par Ned Goodman, qui est également un donateur et professeur auxiliaire, et est exploité dans le cadre de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia. The Goodman Institute exerce ses activités à partir de Toronto et de Montréal, et offre des programmes qui permettent d’obtenir une double accréditation combinant la maîtrise en administration des affaires (MBA) et le titre d’analyste financier agréé (CFA). L’école attire les professionnels des affaires, qui possèdent généralement une certaine expérience du monde des affaires, et leur enseigne, selon une approche fondée sur le « monde réel », diverses stratégies d’investissement, la psychologie des investisseurs et l’éthique des affaires. . .

 

 

Roxana Tavana

[18]  Mme Tavana atteste qu’elle est la vice-présidente, Affaires juridiques et secrétariat de l’opposante Goodman & Company. De manière générale, sa preuve confirme la preuve de M. Gordon.

[19]  En outre, elle affirme que, le 1^er février 2011, un changement s’est opéré dans les parts détenues par l’opposante Dundee Corporation lorsque Goodman & Company (détenue principalement par Dundee à cette époque) a été acquise par la Bank of Nova Scotia. Au cours d’une période de transition qui a suivi l’acquisition, Goodman & Company a continué d’exercer ses activités en liaison avec les marques comprenant l’élément GOODMAN aux termes d’une licence concédée par Dundee.

[20]  Il ressort clairement de la transcription du contre-interrogatoire de Mme Tavana que, à la suite de l’acquisition de Goodman & Company par la BNS, Dundee a cessé d’exercer sur les caractéristiques et la qualité des services de Goodman & Company le degré de contrôle requis pour assurer la conformité du contrat de licence à l’art. 50(1) de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, tout emploi des marques comprenant l’élément GOODMAN par Goodman & Company après le 1^er février 2001 [sic] ne s’applique pas au profit de Dundee Corporation et amoindrit le caractère distinctif des marques comprenant l’élément GOODMAN. Or, à mon avis, rien ne dépend du caractère distinctif amoindri des marques comprenant l’élément GOODMAN; il ne s’agit pas d’une circonstance cruciale de l’espèce qui est déterminante à l’égard de l’un quelconque des motifs d’opposition.

 

Mary Noonan

[21]  Mme Noonan atteste qu’elle est une recherchiste en marques de commerce à l’emploi des agents des opposantes. Son affidavit sert à présenter en preuve, au moyen d’une pièce, les détails de 29 enregistrements et demandes de marque de commerce existants (surtout des enregistrements) [Traduction] « contenant l’élément GOODMAN qui étaient détenus par Dundee Corporation ». Son contre-interrogatoire n’apporte rien qui ait une valeur probante.

 

Observations de la requérante sur la preuve des opposantes

[22]  Une partie des observations de la requérante concernant l’emploi des marques comprenant l’élément GOODMAN des opposantes est présentée aux para. 16 et 62 à 65 de son plaidoyer écrit, lesquels sont reproduits ci-dessous [Traduction] :

16.  La pièce HG-20 contient des imprimés de pages tirés du site Web de Dundee Real Estate Asset Management (DREAM), accessible au www.dream.com, et du site Web de Dundee REIT, accessible au www.dundeereit.com, qui fournissent un résumé des rôles respectifs de chacune des sociétés. Les services se rapportant à la gestion d’actifs de nature immobilière ne semblent pas être liés à la marque de commerce ou au nom commercial GOODMAN (ils sont plutôt liés aux marques de commerce ou aux noms commerciaux DUNDEE et DREAM). En outre, DREAM (Dream Unlimited Corp.) est une personne morale distincte. L’étendue de ses activités inclut Dundee REIT (aujourd’hui Dream Office REIT). Par conséquent, tout service pouvant se rapporter à la gestion immobilière n’est pas fourni par les Opposantes et n’est lié à aucune marque pertinente.

  . . . . .

 

62.  Le mot GOODMAN est le nom de famille de M. Ned Goodman, le fondateur, président et chef de la direction de Dundee Corporation, la propriétaire de la marque de commerce. M. Goodman est actif dans le secteur de la finance et des placements depuis plus de quatre décennies.

 

63.  Les Opposantes ont présenté une preuve visant à démontrer l’emploi des marques de commerce comprenant l’élément GOODMAN des Opposantes et/ou des Noms commerciaux des Opposantes en liaison avec des services liés à l’offre de fonds communs de placement . . . les Opposantes tentent d’établir un lien entre « Goodman & Company » et/ou « Goodman & Company, Investment Counsel Ltd. » et l’immobilier. Or, . . . dans la mesure où il existe un quelconque lien entre les marques de commerce comprenant l’élément GOODMAN des Opposantes et/ou les Noms commerciaux des Opposantes et l’immobilier, ce lien est bien tenu, car il concerne uniquement les ventes de fonds communs de placement. (soulignement ajouté)

 

64.  . . . les Opposantes et leurs sociétés affiliées se consacrent avant tout à la vente de fonds communs de placement. Les services de fonds communs de placement fournis par les Opposantes sont sans rapport avec les services de la Requérante, qui se rapportent à la promotion et à la gestion immobilières.

 

65.  Qui plus est, aucun des services des Opposantes qui se rapportent à des fonds communs de placement dans le secteur de l’immobilier n’est lié à l’une quelconque des marques pertinentes. Ces services sont plutôt liés à la marque de commerce ou au nom commercial DYNAMIC et/ou DYNAMIC FUNDS, et non à l’un ou à l’une quelconque des marques de commerce comprenant l’élément GOODMAN des Opposantes et/ou des Noms commerciaux des Opposantes. . .

 

[23]  Je conviens avec la requérante que la preuve des opposantes n’établit pas que les opposantes ont fourni, sous la marque ou le nom commercial GOODMAN, ou tout autre marque ou nom commercial comprenant l’élément GOODMAN des opposantes, de quelconques services qui soient explicitement liés à la gestion immobilière, c.-à-d. des services qui recouperaient les services de la requérante.

 

Preuve de la requérante

Samira Ali

[24]  Mme Samira atteste qu’elle est une enquêteuse privée. Au cours l’été 2013, elle a passé en revue les sites Web d’entreprises dont la dénomination sociale comprend l’élément GOODMAN et a téléphoné à ces entreprises. Sa preuve est suffisante pour établir que les entreprises suivantes étaient en activité au moment de son enquête :

·  Buscemi Goodman Legault Inc. : cette firme fournit des services d’assurances et de planification financière à Montréal depuis environ 25 ans.

·  Beutel, Goodman & Company Ltd. : cette firme fournit des services de gestion de placements à Toronto depuis environ 1967. Une division de cette firme, qui fait affaire sous le nom Beutel, Goodman, gère Funds Inc.

·  Goodman Brown Financial : cette firme fournit des services de planification financière à St. Catharines et à Fonthill, en Ontario.

·  Goodmans LLP : cette firme est un cabinet d’avocats qui fournit des services juridiques. Elle a deux bureaux, un à Toronto et un Vancouver.

[25]  La transcription du contre-interrogatoire de Mme Samira n’apporte rien qui ait une réelle valeur probante.

 

Anick Desautels

[26]  Mme Desautels atteste qu’elle est une analyste de recherche à l’emploi d’une division de Thomson Reuters Canada Limited. Elle a effectué une recherche pour déterminer dans quelle mesure le mot « Goodman » est présent dans les marques de commerce, les noms commerciaux et les dénominations sociales au Canada. Sa recherche comportait trois volets, à savoir les registres officiels des dénominations sociales (la recherche « en common law »); plusieurs moteurs de recherche dans Internet (la recherche « en common law sur le Web »); et une recherche de noms de domaine. Elle a également effectué une seconde recherche informatisée pour repérer les numéros de téléphone des personnes ayant le nom de famille « Goodman » au Canada. Les résultats de ses recherches sont joints comme pièces à son affidavit.

[27]  Je conclus de mon examen des documents produits comme pièces qu’il existe une pléthore d’entreprises faisant affaire au Canada dont la dénomination sociale comprend l’élément « Goodman » et que ces entreprises offrent une gamme très diversifiée de produits et de services.

[28]  Au para. 64 [sic] de leur plaidoyer écrit, les opposantes présentent un résumé des constatations de Mme Desautels; je souscris à ce résumé [Traduction] :

63.  Les trois observations pertinentes suivantes ressortent des résultats de recherche de Mme Desautels :

 

a)  Goodman est un nom de famille courant au Canada. La recherche de Mme Desautels dans l’annuaire téléphonique a révélé l’existence de plus de mille trois cents (1 300) inscriptions associées à des personnes ayant le nom de famille Goodman au Canada. Le nombre d’inscriptions a été artificiellement limité à 1 300, car seules les 50 premières pages d’inscriptions téléphoniques pouvaient être imprimées à partir de la source utilisée par Mme Desautels.

 

b)  Dans tous les cas, ou pratiquement tous les cas, où le mot Goodman est censément utilisé comme élément constitutif d’une marque de commerce, d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale, les circonstances font en sorte qu’il est raisonnable de conclure que le mot « Goodman » renvoie à une personne ayant ce nom de famille qui est ou était liée à l’entreprise en question.

 

c)  Il n’y a aucune preuve de l’emploi de la marque visée par la demande au Canada.

 

 

Examen des motifs d’opposition

Premier motif a) : non-conformité à l’art. 30i)

[29]  L’article 30i) de la Loi sur les marques de commerce exige que le requérant inclue, dans sa demande d’enregistrement de la marque de commerce, une déclaration portant qu’il est convaincu d’avoir droit d’employer la marque de commerce au Canada.

[30]  Il peut y avoir non-conformité à l’art. 30i) dans deux types de situations. La première existe lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que la mauvaise foi, rendent invraisemblable la déclaration du requérant portant qu’il est convaincu d’avoir droit d’employer la marque de commerce visée par la demande : voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155 (COMC); Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon, (2008), 70 C.P.R. (4th) 355, à la p. 369 (COMC). La deuxième situation se présente lorsqu’il existe une preuve prima facie de non-conformité à une loi fédérale, telle que la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27 ou la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. 1985, ch. C-10 : voir Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc., (1998), 87 CPR (3d) 537, aux p. 542 et 543 (COMC).

[31]  Le fait que la requérante ait ou soit réputée avoir connaissance de l’existence des marques de commerce des opposantes, ou de Ned Goodman, n’empêche pas la requérante de déclarer de bonne foi qu’elle est convaincue d’avoir droit d’employer la marque visée par la demande : voir, à titre d’exemple, Conseil national de recherches du Canada c Randox Laboratories Limited, 2008 CanLII 88650 (CA COMC); 1772887 Ontario Limited c Registraire des marques de commerce, 2010 CF 645, au para. 14.

[32]  Compte tenu de ce qui précède, le premier motif d’opposition est rejeté parce que les opposantes n’ont invoqué aucun fait pertinent de nature à étayer un motif d’opposition fondé sur l’art. 30i).

Deuxième et quatrième motifs d’opposition (b et d) : enregistrabilité suivant l’art. 12(1)a) et non-conformité à l’art. 9(1)k), respectivement

[33]  Le deuxième motif porte que la marque GOODMAN visée par la demande n’est [Traduction] « principalement que » le nom ou le nom de famille de M. Gregory Goodman. La réponse à ce motif d’opposition est simple : il n’y a aucune preuve à l’appui de cette allégation. En outre, comme l’a souligné la requérante dans son plaidoyer écrit, cette allégation est incompatible avec l’allégation contenue dans le quatrième motif d’opposition (correspondant à l’alinéa d) au para. 9 ci-dessus) portant que la ressemblance de la marque GOODMAN visée par la demande [Traduction] « est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, à savoir M. Ned Goodman ».

[34]  Pour obtenir gain de cause à l’égard du quatrième motif, les opposantes doivent établir que la notoriété de Ned Goodman auprès du grand public était telle (à la date pertinente, c.-à-d. la date de ma décision) que la marque GOODMAN visée par la demande suggérerait un rapport avec lui. Or, à la lumière de la preuve des opposantes, je suis seulement disposé à conclure que Ned Goodman avait acquis au Canada, à toutes les dates pertinentes, une notoriété uniquement auprès des professionnels des secteurs de l’investissement et des fonds communs de placement. À cet égard, je souscris à l’observation formulée par la requérante au para. 120 de son plaidoyer écrit selon laquelle [Traduction] « les Opposantes sont loin d’avoir établi qu’une personne du nom de Ned Goodman est connue du public canadien, et encore moins que cette connaissance a atteint un niveau de notoriété publique significatif au Canada ». Par conséquent, le quatrième motif d’opposition est rejeté.

 

Troisième, cinquième et sixième motifs (c, e et f) : enregistrabilité suivant l’art. 12(1)d) et droit à l’enregistrement suivant l’art. 16(3)a) et l’art. 16(3)c), respectivement.

[35]  Les motifs d’opposition susmentionnés sont fondés sur la question de la confusion entre la marque GOODMAN visée par la demande et les marques (déposées et non déposées) et les noms commerciaux comprenant l’élément GOODMAN des opposantes, respectivement. Les dates pertinentes pour évaluer la question de la confusion sont la date de ma décision dans le cas du troisième motif fondé sur l’art. 12(1)d); et la date de priorité conventionnelle de la présente demande (23 août 2017) dans le cas des cinquième et sixième motifs fondés sur l’art. 16(3)a) et l’art. 16(3)c), respectivement. Étant donné que l’élément GOODMAN constitue l’élément dominant des marques et des noms commerciaux des opposantes, et que les autres éléments sont des mots et expressions relativement descriptifs, je vais considérer que l’emploi de chacune des marques et de chacun des noms commerciaux invoqués par les opposantes équivaut à l’emploi de la marque et du nom commercial GOODMAN en soi. Aux fins de ma décision quant aux questions de la confusion et du caractère distinctif, j’emploierai donc simplement le terme GOODMAN pour désigner les diverses marques et les divers noms commerciaux invoqués par les opposantes.

 

  Question déterminante et fardeau ultime

[36]  Ainsi, la question déterminante à trancher en ce qui concerne les motifs d’opposition susmentionnés est celle de la confusion entre la marque GOODMAN visée par la demande et la marque GOODMAN des opposantes. Il s’agit donc de déterminer si des acheteurs des divers services immobiliers de la requérante, fournis sous la marque GOODMAN, croiraient que ces services ont été offerts ou autorisés par les opposantes ou qu’ils font l’objet d’une licence concédée par ces dernières, qui fournissent des services de vente et de gestion de fonds communs de placement sous la même marque (et le même nom commercial) GOODMAN. À cet égard, je souscris aux observations formulées par la requérante au para. 102 de son plaidoyer écrit en ce qui concerne l’approche à adopter pour évaluer les services des opposantes [Traduction] :

102.  Les services des Opposantes sont décrits comme étant des [Traduction] « services de gestion de placements », ce qui est ambigu. Par conséquent, les autres services énumérés dans les enregistrements des Marques de commerce déposées des Opposantes, considérés conjointement avec les activités véritablement exercées sur le marché, doivent être envisagés dans l’optique de déterminer le type et l’étendue appropriée des activités des Opposantes. Lorsqu’on considère les Marques de commerce déposées des Opposantes conjointement avec la preuve soumise par les Opposantes, il apparaît clairement que [Traduction] « services de gestion de placements » s’entend de services liés à l’offre de fonds communs de placement.

 

[37]  Le fondement de l’approche décrite au para. 102 précité se trouve dans McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd. (1966), 68 CPR (3d) 168, à la p. 169 (CAF). Je souligne que je suis arrivé à une conclusion similaire au para. 23 ci-dessus.

[38]  C’est à la requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s’applique en matière civile, qu’il n’y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause.

  Test en matière de confusion et facteurs à considérer pour évaluer la confusion

[39]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques (ou une marque et un nom commercial) créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l’espèce, y compris » celles expressément énoncées aux art. 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce (ou noms commerciaux) et la mesure dans laquelle elles (ils) sont devenu(e)s connues; la période pendant laquelle chaque marque (ou nom commercial) a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques (ou noms commerciaux) dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles (ils) suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu’il convient d’accorder à chacun varie selon les circonstances : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^re inst.). Cependant, comme l’a souligné le juge Rothstein dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur prévu par la Loi susceptible d’avoir le plus d’importance au moment de trancher la question de la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu à l’art 6(5).

 

  Premier et deuxième facteurs : le caractère distinctif inhérent et acquis; la période pendant laquelle les marques (ou noms commerciaux) ont été en usage

[40]  La marque GOODMAN ne possède guère de caractère distinctif inhérent, car elle serait perçue comme le nom de famille d’une personne servant à identifier des services provenant d’une source spécifique. Le caractère distinctif inhérent de la marque GOODMAN est encore plus faible compte tenu de la preuve indiquant l’existence d’une multitude d’entreprises, y compris des entreprises offrant des services financiers, dont le nom commercial comprend l’élément GOODMAN. À la lumière de la preuve des opposantes, je suis disposé à conclure que leur marque GOODMAN avait acquis, à toutes les dates pertinentes, une notoriété significative dans le secteur des fonds communs de placement. La marque visée par la demande est fondée sur l’emploi projeté et il n’y a aucune preuve qu’elle avait acquis une quelconque notoriété à une quelconque date pertinente. Le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, favorise donc les opposantes. Le deuxième facteur favorise également les opposantes, car Goodman & Company, Investment Counsel Ltd. emploie la marque GOODMAN depuis 1985, alors qu’il n’y a aucune preuve que la requérante a commencé à employer la marque visée par la demande.

  Troisième et quatrième facteurs : le genre de services ou entreprises; la nature du commerce

[41]  Ces facteurs ont déjà été examinés. Un résumé de ces facteurs, auquel je souscris après examen de la preuve au dossier, est présenté aux para. 89 à 91 du plaidoyer écrit de la requérante, lesquels sont reproduits ci-dessous [Traduction] :

89.  . . . la preuve produite par les Opposantes se rapporte principalement à l’emploi des marques de commerce comprenant l’élément GOODMAN des Opposantes et/ou des Noms commerciaux des Opposantes dans le domaine de la fourniture de services de fonds communs de placement et de services connexes de gestion de placements, et plus particulièrement, de la gestion de fonds de placement (c.-à-d. de fonds communs de placement). La demande de la Requérante, en revanche, décrit des services dans le domaine de la promotion et de la gestion immobilières.

 

90.  Bien que l’Opposante Dundee Corporation prétende participer activement à la gestion d’actifs immobiliers au Canada depuis de nombreuses années, cette prétention n’est pas corroborée par la preuve des Opposantes concernant leurs marques de commerce comprenant l’élément GOODMAN et/ou les Noms commerciaux de l’Opposante. Il est certain que l’offre de fonds communs de placement n’équivaut pas à la [Traduction] « gestion d’actifs immobiliers » (même s’il existe un lien entre les fonds communs de placement et l’immobilier).

 

91.  À cet égard, il convient d’insister sur une distinction importante. Même si Dundee Corporation ou l’une quelconque des autres Opposantes peut participer à la gestion d’actifs immobiliers (ce qui n’est pas admis), il n’y a aucun lien entre l’un quelconque des noms ou des marques comprenant l’élément GOODMAN des Opposantes et la gestion d’actifs immobiliers . . .

[42]  Par conséquent, les troisième et quatrième facteurs favorisent la requérante.

 

  Cinquième facteur : le degré de ressemblance

[43]  Comme je l’ai mentionné au para. 35 ci-dessus, aux fins de l’analyse de la confusion, je considère que les marques des parties sont identiques. Le cinquième facteur favorise donc fortement les opposantes.

 

Jurisprudence concernant les marques de commerce faibles

[44]  Dans Handi-Foil Corporation c. Sunbeam Products Inc. 2014 COMC 35 (CanLII), la présente Commission s’est penchée sur la question de savoir si la marque COOK & CARRY, dont l’enregistrement était demandé sur la base de l’emploi projeté au Canada en liaison avec des [Traduction] « casseroles chauffantes portatives », créait de la confusion avec la marque COOK-N-CARRY de l’opposante employée en liaison avec des [Traduction] « récipients de stockage en papier d’aluminium avec couvercles de plastique ».

[45]  La Commission s’est exprimée comme suit relativement à l’importance que revêt le degré de ressemblance dans le contexte de marques faibles, c’est-à-dire de marques possédant un caractère distinctif faible [Traduction] :

Les marques COOK-N-CARRY et COOK & CARRY comportent un très haut degré de ressemblance sur le plan visuel, sont essentiellement identiques sur le plan du son et sont complètement identiques dans les idées qu’elles suggèrent. Le cinquième facteur favorise donc largement l’opposante. Cependant, il semble que dans les cas impliquant des marques intrinsèquement faibles, le cinquième facteur de l’article 6(5), c’est-à-dire la ressemblance, devient un facteur moins important et les autres facteurs – le caractère distinctif acquis, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, le genre de marchandises/services et la nature du commerce – prennent une plus grande importance; en outre, la protection accordée aux marques descriptives est étroite . . . (soulignement ajouté)

 

[46]  Dans AIL International Inc. c Canadian Energy Services L.P., 2017 COMC 2 (CanLII), la présente Commission s’est penchée sur la question de savoir si la marque SUPERCORR, dont l’enregistrement était demandé sur la base de l’emploi et de l’enregistrement aux États-Unis d’Amérique en liaison avec un revêtement protecteur inhibiteur de corrosion destiné à être employé dans l’extraction pétrolière, créait de la confusion avec la marque SUPER-COR de l’opposante employée en liaison avec un tuyau de drainage ondulé.

[47]  Au para. 45 de sa décision, la Commission a tenu compte des observations de la requérante selon lesquelles [Traduction] :

Il existe une jurisprudence abondante établissant que même des marques de commerce identiques peuvent coexister lorsqu’elles sont employées en liaison avec des marchandises et des services différents et dans des commerces différents. Par exemple, dans Bridgestone Corp. c. Campagnolo S.R.L. 2014 CF 37 (CanLII), 117 C.P.R. (4th) l, la Cour fédérale a conclu que les marques identiques POTENZA et POTENZA ne créaient pas de confusion. Dans cette affaire, la Cour fédérale a refusé d’accueillir l’appel de la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») rejetant le motif d’opposition fondé sur l’art. 12(l)d). La Cour a confirmé la décision de la COMC concluant que la marque POTENZA employée en liaison avec diverses pièces et accessoires de vélo, excluant spécifiquement les pneus, roues et jantes, ne créait PAS de confusion avec la marque POTENZA de l’Opposante enregistrée en liaison avec des pneus, chambres à air et roues. Bien que l’Opposante ait été un constructeur automobile et que le raisonnement de la Cour ait été en partie axé sur le fait que l’examen de l’état déclaratif des services respectif des parties doit être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou la nature probable du commerce dans lesquels les produits seraient vendus, la Cour a finalement conclu que la décision de la COMC était raisonnable. La Cour a conclu ce qui suit, malgré le fait que les marques étaient identiques (et que les facteurs énoncés aux articles 6(5)a), b) et e) favorisaient l’Opposante) : i) le genre des produits respectifs était fondamentalement différent; ii) les voies de commercialisation ne se recouperaient pas en raison du genre spécialisé des produits; et iii) compte tenu du niveau de raffinement des acheteurs des produits de la Requérante, ceux-ci connaîtraient vraisemblablement la différence entre des pneus de vélo Campagnolo et Bridgestone si Bridgestone devait éventuellement vendre des pneus de vélo au Canada . . .

 

  Décision quant aux troisième, cinquième et sixième motifs

[48]  En l’espèce, la marque GOODMAN des opposantes possède un caractère distinctif inhérent très faible. Bien que la marque ait acquis un caractère distinctif, j’estime que le degré de caractère distinctif acquis auprès du grand public n’est pas suffisant pour élargir de manière substantielle l’étendue de la protection qu’il convient d’accorder à une marque intrinsèquement faible. De plus, en l’espèce, comme dans Bridgestone Corp. ci-dessus, les services des parties sont fondamentalement distincts, les voies de commercialisation ne se recouperaient pas en raison du genre spécialisé des services et on pourrait s’attendre à un certain niveau de raffinement de la part des acheteurs des services de la requérante.

[49]  Par conséquent, je conclus que, à toutes les dates pertinentes, la marque GOODMAN visée par la demande ne crée pas de confusion avec les marques (déposées et non déposées) et les noms commerciaux comprenant l’élément GOODMAN des opposantes. Les troisième, cinquième et sixième motifs d’opposition sont donc rejetés.

 

   Autres motifs d’opposition (g, h, i) - caractère distinctif

[50]  Les autres motifs d’opposition portent que la marque GOODMAN visée par la demande n’est pas adaptée à distinguer les services de la requérante des services des opposantes. La date pertinente pour évaluer la question du caractère distinctif est la date de production de la déclaration d’opposition, en l’espèce le 28 février 2011. L’allégation d’absence de caractère distinctif est fondée sur la confusion entre les marques des parties et sur un faux rapport entre les services de la requérante et Ned Goodman. Or, la preuve ne permet pas de conclure à la confusion à la date pertinente du 28 février 2011 ni à aucune des dates pertinentes mentionnées au para. 35 ci-dessus.

[51]  À mon sens, les motifs d’opposition invoquant l’absence de caractère distinctif sur la base d’un faux rapport avec Ned Goodman ne sont pas correctement plaidés, car ils découlent du quatrième motif d’opposition : voir l’alinéa 9d) ci-dessus. En tout état de cause, l’allégation d’absence de caractère distinctif est fondée sur un fait pertinent qui n’est pas plus corroboré par la preuve à la date pertinente du 28 février 2011 qu’à la date pertinente qui s’applique au quatrième motif d’opposition examiné au para. 34 ci-dessus.

[52]  Compte tenu de ce qui précède, les motifs d’opposition portant que la marque GOODMAN visée par la demande n’est pas distinctive sont rejetés.

 

DEMANDE 1,355,705 pour la marque de commerce GOODMAN & Dessin

[53] 
La marque de commerce GOODMAN & Dessin, reproduite ci-dessous est constituée du mot Goodman en caractères d’imprimerie blancs positionné au centre d’un arrière-plan carré de couleur foncée et assortie du symbole mathématique « + » à la droite du coin supérieur droit du carré de couleur foncée.

 

[54]  L’opposition visant la demande susmentionnée est en tous points semblable à l’opposition visant la demande ’707 sur laquelle j’ai statué ci-dessus. À cet égard, les demandes ’705 et ‘707 visent les mêmes services et reposent sur les mêmes bases d’enregistrement; la preuve au dossier, les motifs d’opposition et les dates pertinentes sont les mêmes dans les deux oppositions. Il s’ensuit que les mêmes considérations s’appliquent et que le résultat est le même : chacun des motifs d’opposition est rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’examen de l’opposition visant la demande ’707.

 

DÉCISIONS quant aux demandes 1,355,707 et 1,355,705 pour les marques de commerce GOODMAN et GOODMAN & Dessin, respectivement

[55]  Compte tenu de ce qui précède, les oppositions à l’encontre des demandes 1,355,707 et 1,355,705 pour les marques GOODMAN et GOODMAN & Dessin, respectivement, sont rejetées.

[56]  Je rends les présentes décisions dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’art. 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.

______________________________

Myer Herzig, membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-06-29

COMPARUTIONS

JAMES BUCHAN	POUR LES OPPOSANTES
PHILIP LAPIN	POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

GOWLING WLG	POUR LES OPPOSANTES
SMART & BIGGAR	POUR LA REQUÉRANTE