Référence : 2017 COMC 83

Date de la décision : 2017-07-12
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	The Kingsford Products Company, LLC	Opposante
et
	Tokai of Canada Ltd.	Requérante
	1,655,739 pour la marque de commerce KING	Demande

Introduction

[1]  Le 5 décembre 2013, la Requérante a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce KING (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec du [traduction] « butane ».

[2]  L’Opposante est la propriétaire des marques de commerce déposées KINGSFORD (LMC344,604), KINGSFORD CHARCOAL BRIQUETS & DESSIN (LMC335,006), KINGSFORD (LMC195,651), KINGSFORD & DESSIN (LMC196,359) et KINGSFORD (LMC386,771). Les détails de chacune des marques de commerce déposées de l’Opposante sont énoncés dans le tableau ci-dessous.

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement	Produits [Traduction]
KINGSFORD	LMC344,604	sauce barbecue
	LMC335,006	briquettes de charbon
KINGSFORD	LMC195,651	charbon de bois, allume-barbecue, matériau réfractaire pour revêtement de barbecue, copeaux de bois pour fumer et aromatiser les aliments
	LMC196,359	charbon de bois, allume-barbecue, matériau réfractaire pour revêtement de barbecue, copeaux de bois pour fumer et aromatiser les aliments
KINGSFORD	LMC386,771	barbecues

[3]  La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 8 octobre 2014. Le 9 mars 2015, l’Opposante s’y est opposée en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), en produisant une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition sont fondés sur les articles 30i), 12(1)d), 16(3)a), 16(3)c) et 2 (caractère distinctif) de la Loi. Chacun des motifs repose en partie sur une allégation voulant qu’il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce déposées de l’Opposante et la Marque.

[4]  La Requérante a produit une contre-déclaration le 20 mai 2015.

[5]  Seule l’Opposante a choisi de produire une preuve. Sa preuve est constituée de l’affidavit de Christine Miroslavich, souscrit le 21 septembre 2015. M^me Miroslavich n’a pas été contre-interrogée.

[6]  Aucune des parties n’a produit de plaidoyer écrit.

[7]  Les parties étaient toutes deux présentes à l’audience qui a été tenue le 6 juillet 2017.

[8]  Pour les raisons exposées ci-dessous, l’opposition est accueillie.

Fardeau de preuve

[9]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298].

Dates pertinentes

[10]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

• articles 38(2)a)/30i) – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p. 475];
• articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
• articles 38(2)c)/16(3)a)/16(3)c) – la date de production de la demande [article 16(3) de la Loi];
• articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Preuve

[11]  La preuve en l’espèce est uniquement constituée de l’affidavit Miroslavich. M^me Miroslavich est une technicienne juridique employée par l’agent de l’Opposante. Elle a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes le 21 septembre 2015 pour obtenir les détails des enregistrements invoqués par l’Opposante dans la déclaration d’opposition. Les détails sont joints comme pièce « A » à l’affidavit de M^me Miroslavich.

[12]  Je souligne que, en plus de fournir les détails des enregistrements invoqués dans la déclaration d’opposition, M^me Miroslavich a inclus les détails se rapportant à une demande (n^o 1,666,106) et à deux autres enregistrements (LMC810,844 et LMC767,620) appartenant à l’Opposante. J’estime que les détails de ces autres enregistrements et de cette demande ne sont d’aucune utilité à l’Opposante. Elle ne les a pas invoqués dans ses allégations, pas plus qu’elle n’a produit de preuve (c.-à-d. une preuve d’emploi et/ou de notoriété) donnant à penser qu’ils doivent être tenus en compte comme circonstance pertinente de l’espèce.

[13]  Je constate en outre que, au début de l’audience, la Requérante a souligné que l’orthographe du nom de l’Opposante dans la déclaration d’opposition (The Kingsford Product Company LLC) est légèrement différente de celle qui figure dans les enregistrements de l’Opposante, joints comme pièce « A » à l’affidavit de M^me Miroslavich (The Kingsford Products Company, LLC). L’Opposante a confirmé qu’il y a une erreur typographique dans la déclaration d’opposition, et que la bonne orthographe pour le nom de l’Opposante figure dans ses enregistrements. L’Opposante a, par conséquent, demandé que la décision soit établie au bon nom. Compte tenu des observations de l’Opposante et, étant donné que la Requérante a confirmé à l’audience qu’elle ne s’opposait pas à la demande de l’Opposante, cette décision est établie au nom exact de l’Opposante (The Kingsford Products Company, LLC).

Analyse des motifs d’opposition

Articles 30i), 16(3)a), 16(3)c) et 2

[14]  L’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 30i), 16(3)a), 16(3)c) et 2 de la Loi.

[15]  En ce qui concerne l’article 30i), la demande renferme une déclaration indiquant que la Requérante est convaincue d’avoir droit d’employer la Marque, ainsi que l’exige l’article 30i) de la Loi. Il a été statué que, lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d’opposition fondé sur cet article ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. Rien dans la preuve n’indique que la présente espèce est un cas exceptionnel. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30i).

[16]  En ce qui concerne les articles 16(3)a) et 16(3)c), l’Opposante devait produire une preuve suffisante pour démontrer qu’une ou plusieurs de ses marques de commerce ou que son nom commercial ont été employés au Canada (au sens de l’article 4 de la Loi) avant la date de production de la demande relative à la Marque et qu’ils n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande. Une telle preuve n’a pas été produite. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c).

[17]  En ce qui concerne l’article 2 (caractère distinctif), l’Opposante devait démontrer que, à la date du 9 mars 2015, une ou plusieurs de ses marques de commerce ou son nom commercial avaient acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 1981 CanLII 2834 (CF), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); et Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)]. L’Opposante n’a produit aucune preuve pour en établir la réputation. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 2.

[18]  Compte tenu de ce qui précède, les motifs d’opposition fondés sur les articles 30i), 16(3)a), 16(3)c) et 2 de la Loi sont tous rejetés.

Article 12(1)d)

[19]  Un opposant s’acquitte du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’un enregistrement invoqué par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les enregistrements n^os LMC344,604, LMC335,006, LMC195,651, LMC196,359 et LMC386,771 de l’Opposante existent tous. L’Opposante s’est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif. Par conséquent, je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Le test en matière de confusion

[20]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[21]  Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)]. Enfin, le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source.

[22]  J’estime que la comparaison de la Marque et de la marque de commerce KINGSFORD de l’Opposante, qui fait l’objet des enregistrements n^os LMC344,604, LMC195,651 et LMC386,771, constitue l’argument le plus solide de l’Opposante, car ses autres marques de commerce renferment un élément graphique et ressemblent par conséquent moins à la Marque. J’axerai donc mon analyse relative à la confusion sur cette marque de commerce en particulier.

Examen des facteurs énoncés à l’article 6(5)

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[23]  À l’audience, les parties ont toutes deux reconnu que le mot KING [roi] est un mot du dictionnaire d’usage courant, qui peut être employé pour parler de la royauté, de la dominance ou de la prééminence. L’Opposante a souligné que FORD [gué] est également un mot du dictionnaire d’usage courant, employé pour parler d’un endroit peu profond permettant de traverser une rivière ou un cours d’eau. Ces définitions sont compatibles avec celles qui sont données dans le Canadian Oxford Dictionary, 2^e édition [voir Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65 (CanLII), au para 29, qui indique que le registraire peut prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire]. À l’audience, la Requérante a souligné que FORD peut également avoir une certaine signification en tant que nom de famille.

[24]  Bien que le mot KING [roi] soit un mot du dictionnaire d’usage courant, il n’y a aucune preuve qu’il a une signification quelconque concernant les produits de la Requérante. De façon similaire, il n’y a aucune preuve qui donne à croire que KINGSFORD, en totalité ou en partie, a un sens ou une signification quelconque concernant les produits de l’Opposante. En conséquence, malgré le fait qu’elles se composent toutes deux de mots du dictionnaire d’usage courant, j’estime néanmoins que les marques des parties possèdent un certain caractère distinctif inhérent.

[25]  En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, je souligne que la Marque est une marque dont l’emploi est projeté et qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a acquis un quelconque caractère distinctif. De façon similaire, bien que ses marques de commerce soient déposées depuis un certain temps, il n’y a aucune preuve que l’Opposante a acquis une quelconque réputation leur étant liée.

[26]  J’estime, par conséquent, que le premier facteur énoncé à l’article 6(5), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis des marques des parties, ne favorise ni l’une ni l’autre des parties.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[27]  J’estime que ce facteur ne favorise de manière significative ni l’une ni l’autre des parties en l’espèce. Ni l’une ni l’autre des parties n’a produit une preuve d’emploi quelconque, et lorsqu’un opposant produit uniquement des copies (certifiées ou autre) de son ou ses enregistrements, le registraire ne peut présumer que d’un emploi de minimus de sa ou ses marques de commerce [Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce des parties

[28]  Pour évaluer ces facteurs, je dois comparer l’état déclaratif des produits qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits visés par les enregistrements de l’Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktein c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[29]  Les enregistrements de l’Opposante visent une gamme de produits liés aux barbecues, y compris de la sauce barbecue (LMC344,604), du charbon de bois, des allume-barbecue, un matériau réfractaire pour revêtement de barbecue, des copeaux de bois pour fumer et aromatiser les aliments (LMC195,651) et des barbecues (LMC386,771). La demande relative à la Marque vise du [Traduction] « butane », qui est essentiellement un type de carburant. La demande relative à la Marque ne renferme pas de restrictions ou de limitations en ce qui concerne l’application ou le secteur d’emploi du [Traduction] « butane » de la Requérante. Sans de telles restrictions ou limitations, je ne suis pas en mesure de conclure qu’il n’existerait pas de lien entre les produits des parties ou de recoupement de leurs voies de commercialisation respectives. Le [Traduction] « butane » de la Requérante pourrait très bien se rapporter également aux barbecues et être vendu aux mêmes consommateurs.

Degré de ressemblance

[30]  Dans Masterpiece [supra], la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’importance que revêt l’article 6(5)e) dans l’analyse relative à la probabilité de confusion (voir le para 49) [Traduction] :

... il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu au para 6(5) ... si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire...

[31]  Dans Masterpiece, la Cour a également fait observer qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit d’évaluer le degré de ressemblance avec une marque de commerce, [Traduction] « de se demander d’abord si l’un des aspects de celle‑ci est particulièrement frappant ou unique » (para 64). Cependant, la Cour a reconnu que, dans certains cas, le premier mot ou la première syllabe sera l’élément le plus important pour établir le caractère distinctif d’une marque de commerce [Masterpiece, supra, aux para 64 à 66; et Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^re inst)]. J’estime que tel est le cas en l’espèce.

[32]  La Marque est simplement constituée du mot KING [roi], qui est un mot du dictionnaire d’usage courant. De façon similaire, la marque de commerce KINGSFORD de l’Opposante est aussi formée d’une combinaison de mots du dictionnaire d’usage courant. Comme je l’ai indiqué précédemment, il n’y a aucune preuve que la marque de l’une ou l’autre des parties a une signification ou un sens quelconque en lien avec les produits des parties. Il n’y a aucun fondement probatoire non plus me permettant de conclure que la partie FORD de la marque de commerce de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que la première partie de sa marque, à savoir KINGS. Ainsi, je ne suis pas d’accord avec la prétention de la Requérante voulant que FORD altère KINGS dans la marque de commerce de l’Opposante de manière à réduire son caractère distinctif dans une mesure significative.

[33]  Étant donné que la totalité de la Marque est intégrée à la marque de commerce de l’Opposante et qu’elle figure dans la première partie dominante des marques de deux parties, il existe certaines ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques de commerce des parties. Dans la mesure où l’élément KING dans la Marque et dans la marque de commerce de l’Opposante pourrait être perçu de manière similaire, on peut également dire que les marques présentent certaines similitudes en ce qui concerne la connotation. Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il existe un degré de ressemblance assez élevé entre les marques des parties.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[34]  L’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et/ou les services dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposante et qui ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée 2006 CSC 23 (CanLII), au para 20].

[35]  En l’espèce, je ne suis pas convaincue que la Requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties, selon la prépondérance des probabilités. Je ne dispose d’aucune preuve donnant à penser que la marque d’une ou l’autre des parties possède un caractère distinctif inhérent ou acquis plus marqué que l’autre et aucune preuve d’emploi n’a été produite par l’une ou l’autre des parties. Bien que les produits des parties ne soient pas identiques, ils pourraient très bien être liés et/ou vendus par l’intermédiaire des mêmes voies de commercialisation. La raison en est que l’état déclaratif des produits contenu dans la demande relative à la Marque ne comporte pas de restrictions ou de limitations et qu’aucune preuve n’a été produite pour établir que le [Traduction] « butane » de la Requérante n’a pas d’applications liées au barbecue. Dans ce contexte et, étant donné qu’il existe un degré de ressemblance assez élevé entre les marques en question, je ne suis pas en mesure de conclure que la Requérante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en l’espèce. Il ne revient pas à l’Opposante d’établir qu’il existe une probabilité de confusion. Il revient plutôt à la Requérante d’établir qu’il n’existe pas (selon la prépondérance des probabilités) de probabilité de confusion, ce qu’elle n’a pas fait.

[36]  En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est accueilli.

Décision

[37]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

Lisa Reynolds

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada     Traduction certifiée conforme Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : 2017-07-06

COMPARUTIONS

Nathan Fan	POUR L’OPPOSANTE
Antonio Turco	POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Sim & McBurney	POUR L’OPPOSANTE
Blake, Cassels & Graydon LLP	POUR LA REQUÉRANTE