Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 168

Date de la décision : 2010‑10‑13

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par The Cheesecake Factory Incorporated, The Cheesecake Factory Bakery Incorporated et The Cheesecake Factory Assets Co. LLC à l’encontre de la demande n^o 1092778 pour la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY au nom de Tetragon Investments Limited

[1]               Tetragon Investments Limited (la Requérante) a produit le 16 février 2001 une demande d’enregistrement de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY (la Marque), fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec des marchandises et des services. Au cours de l’instruction, le champ d’application de la demande a été limité à des « services de restauration ». La Requérante s’est désistée de l’usage exclusif du mot CHEESECAKE [gâteau au fromage] en dehors de la marque de commerce.

[2]               La demande considérée a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 25 octobre 2006.

[3]               Les sociétés The Cheesecake Factory Incorporated, The Cheesecake Factory Bakery Incorporated et The Cheesecake Factory Assets Co. LLP (les Opposantes) ont produit une déclaration d’opposition à l’encontre de cette demande le 19 décembre 2006. Formulés en termes généraux, les motifs d’opposition invoqués sont les suivants : i) la Marque n’est pas enregistrable au titre de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), étant donné l’enregistrement, sous le numéro LMC489259, de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir des gâteaux; ii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque ; et iii) la Marque n’est pas distinctive.

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, où, en plus de contester chacune des allégations de la déclaration d’opposition, elle soutient que les Opposantes n’ont pas qualité pour faire opposition à la demande considérée.

[5]               Les Opposantes ont soumis au registraire, sous le régime de l’article 41 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/96‑195, un affidavit de Debby R. Zurzolo, accompagné de pièces cotées de A à H. La Requérante n’a pas contre-interrogé M^me Zurzolo.

[6]               La Requérante a choisi de ne pas présenter de preuve à l’appui de sa demande.

[7]               La Requérante et les Opposantes ont déposé des plaidoyers écrits, et  une audience a été tenue, où elles étaient représentées.

[8]               Je note que, au début de l’audience, l’agent de la Requérante a confirmé que celle‑ci avait abandonné sa prétention voulant que les Opposantes n’avaient pas qualité pour faire opposition à la demande. L’agent a aussi reconnu que la Requérante s’était trompée en déclarant dans son plaidoyer écrit que les Opposantes n’avaient pas présenté de preuve dans la présente procédure. Par conséquent, les conclusions du plaidoyer écrit de la Requérante fondées sur le fait que les Opposantes n’auraient pas présenté de preuve ont perdu leur objet.

La charge de la preuve et les dates pertinentes

[9]               Le requérant supporte le charge ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande remplit les conditions prévues par la Loi. Cependant, l’opposant supporte quant à lui la charge initiale de la preuve, c’est‑à‑dire qu’il lui incombe de produire des éléments admissibles suffisants pour qu’on puisse raisonnablement en conclure à l’existence des faits qu’il invoque au soutien de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), page 298].

[10]           Les dates pertinentes pour l’examen des motifs d’opposition sont les suivantes :

•         alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];

•         alinéa 38(2)c) et paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];

•         alinéa 38(2)d) [absence de caractère distinctif] – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

[11]           J’examinerai d’abord la preuve des Opposantes, sur laquelle je formulerai mes conclusions en tenant compte des observations des parties.

La preuve des Opposantes

[12]           M^me Zurzolo déclare au premier paragraphe de son affidavit qu’elle occupe depuis décembre 2003 les postes de premier vice-président, de secrétaire et de chef du contentieux de la société The Cheesecake Factory Incorporated (Cheesecake Inc.), puis elle poursuit en ces termes :

[TRADUCTION] (...) Je possède une connaissance directe et participe à un savoir collectif des questions dont je traite dans le présent affidavit, du fait de mon emploi et de la consultation des dossiers tenus dans le cours normal des activités de la société The Cheesecake Factory Incorporated et de ses filiales (ci‑après collectivement désignées « The Cheesecake Factory »). 

[13]           Sauf indication contraire, toute mention ultérieure de « The Cheesecake Factory » dans la présente décision désignera collectivement Cheesecake Inc. et ses filiales, conformément au premier paragraphe de l’affidavit de M^me Zurzolo. J’ajouterai cependant que toute ambiguïté résultant de l’emploi au sens collectif de la désignation « The Cheesecake Factory » dans cet affidavit sera résolue en défaveur des Opposantes [voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^re inst.) (Conde Nast)].

[14]           Les éléments de preuve présentés par la voie de l’affidavit de M^me Zurzolo, que j’examine plus amplement ci‑dessous, se rapportent aux points suivants : la propriété et l’emploi sous licence de la marque de commerce déposée THE CHEESECAKE FACTORY qu’invoquent les Opposantes [paragraphes 3 et 4]; l’exploitation par The Cheesecake Factory de restaurants en liaison avec cette marque de commerce [paragraphes 5 à 12 inclusivement]; et la vente par The Cheesecake Factory de produits de boulangerie-pâtisserie en liaison avec ladite marque de commerce [paragraphes 13 à 17 inclusivement]. En outre, M^me Zurzolo conclut son affidavit en émettant l’avis que la marque de commerce est [TRADUCTION] « extrêmement bien connue et jouit d’une réputation considérable au Canada en liaison avec des services de restauration et des produits de boulangerie-pâtisserie », de sorte que « l’emploi d’une marque de commerce identique en liaison avec des services de restauration par une entreprise non licenciée [par les Opposantes] et non liée [à elles] créerait de la confusion au Canada » [paragraphe 18]. Je ne tiendrai pas compte de cette opinion de M^me Zurzolo, au motif qu’elle concerne le bien-fondé de l’opposition, sur laquelle il appartient au registraire de se prononcer.

La propriété et l’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY

[15]           M^me Zurzolo présente un certificat d’authenticité relatif à l’enregistrement de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY, portant le numéro LMC489259 et daté du 4 février 1998 [paragraphe 2, pièce A]. Cet enregistrement montre que l’inscrivante s’est désistée de l’usage exclusif du mot CHEESECAKE [gâteau au fromage] en dehors de la marque de commerce. M^me Zurzolo déclare que la société The Cheesecake Factory Assets Co. LLC (Cheesecake Co.) a acquis les droits, le titre et l’intérêt afférents à la marque de commerce par voie de cession. Elle présente en pièce B des copies de l’acte de cession, déposé auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) le 30 août 2007, et de sa lettre d’accompagnement. Je note que l’acte de cession, signé le 16 janvier 2001, porte que la cession a pris effet le 15 août 2000.

[16]           M^me Zurzolo déclare au paragraphe 4 de son affidavit que The Cheesecake Factory détient de Cheesecake Co. une licence d’emploi de la marque de commerce et que, aux termes de cette licence, la seconde contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la première emploie cette marque. J’estime que le paragraphe 4 de l’affidavit de M^me Zurzolo exige qu’on s’y arrête plus longuement, mais j’aimerais d’abord examiner les éléments de preuve concernant l’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY en liaison avec des services de restauration et des produits de boulangerie-pâtisserie. Aux fins de l’examen de la preuve, j’accepte de considérer l’apposition du dessin reproduit ci‑dessous ou d’un dessin similaire comme l’apposition de la marque de commerce déposée :

Restaurants

[17]           Il est à noter que M^me Zurzolo écrit explicitement que The Cheesecake Factory n’exploite pas de restaurants au Canada, encore qu’elle ait [TRADUCTION] « l’intention d’offrir ses services de restauration au Canada dans un avenir prévisible ». À mon avis, l’intention des Opposantes d’offrir leurs services de restauration au Canada n’est pas pertinente pour la présente procédure. Par conséquent, je n’estime pas nécessaire d’examiner les conclusions des parties sur la preuve présentée par les Opposantes à ce sujet.

[18]           Je résume ci‑dessous les déclarations écrites de M^me Zurzolo touchant l’exploitation des restaurants THE CHEESECAKE FACTORY aux États‑Unis.

•         The Cheesecake Factory, qui a ouvert son premier restaurant en 1978, exploite plus de 125 restaurants THE CHEESECAKE FACTORY [TRADUCTION] « dans des grandes villes et des stations touristiques populaires de l’ensemble des États‑Unis ». Ces établissements sont [TRADUCTION] « des restaurants haut de gamme à service complet et à ambiance détendue qui ont beaucoup de succès ». Dans la seule année 2006, près de 90 % des produits d’exploitation, qui dépassaient 1,3 milliard de dollars américains, étaient attribuables aux restaurants THE CHEESECAKE FACTORY. En outre, ces restaurants [TRADUCTION] « sont souvent fréquentés par des Canadiens ».

•         M^me Zurzolo présente les rapports annuels de Cheesecake Inc. de 2000 à 2006 inclusivement [pièce C], expliquant que ce sont là des documents d’entreprise établis par The Cheesecake Factory dans le cours normal de ses activités. Elle déclare que [TRADUCTION] « de nombreuses photographies » de ces rapports annuels montrent que la marque de commerce est affichée dans les restaurants en question, mais sans renvoyer à des photographies précises. Me fondant sur un examen rapide desdits rapports, je note que certains d’entre eux contiennent des photographies où la marque de commerce apparaît affichée à l’extérieur ou à l’intérieur d’un restaurant.

•         M^me Zurzolo produit en pièce D un [TRADUCTION] « menu représentatif », pour montrer que la marque de commerce figure sur des éléments liés aux restaurants. Je constate que la marque de commerce est inscrite sur la page couverture de ce menu.

•         M^me Zurzolo produit en pièce E des copies d’écran du site Web de The Cheesecake Factory (www.thecheesecakefactory.com). Ce site, accessible aux Canadiens, propose des informations sur The Cheesecake Factory et les restaurants THE CHEESECAKE FACTORY. Je note que ces pages du site Web ont apparemment été imprimées le 7 septembre 2007. Je constate en outre que certaines d’entre elles portent au coin inférieur droit des avis de droit d’auteur, dont l’un est par exemple libellé comme suit : [TRADUCTION] « © 2002‑2003, The Cheesecake Factory Incorporated. Tous droits réservés. »

•         En 2006, des détenteurs canadiens de la carte de crédit AMERICAN EXPRESS ont dépensé au total plus de 1,3 million de dollars américains dans des restaurants THE CHEESECAKE FACTORY aux États-Unis. Cette somme représente plus de 21 300 opérations, et AMERICAN EXPRESS n’est qu’une des principales cartes de crédit utilisées par des Canadiens dans ces restaurants.

•         Les Canadiens peuvent acheter des cartes-cadeaux pour les restaurants THE CHEESECAKE FACTORY. M^me Zurzolo présente en pièce F des copies expurgées de [TRADUCTION] « documents représentatifs liés à la vente de cartes-cadeaux à des Canadiens en 2005, 2006 et 2007 ».

[19]           J’accepte de considérer les photographies que contiennent les rapports annuels comme attestant la manière dont la marque de commerce est employée ou montrée dans l’exécution de services de restauration aux États‑Unis. Je m’empresse cependant d’ajouter qu’il ne convient pas d’y voir une conclusion selon laquelle la mention d’une marque de commerce dans un rapport annuel établirait nécessairement son emploi dans l’exécution ou l’annonce de services sous le régime du paragraphe 4(2) de la Loi [voir Confédération des Caisses Populaires et d’Économie Desjardins du Québec c. Accord Business Credit Inc. (2005), 49 C.P.R. (4th) 217 (C.O.M.C.)].

[20]           Les Opposantes ont soutenu dans leurs conclusions écrites aussi bien qu’orales que la preuve produite par elles devrait mener à la conclusion que la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY a été employée au Canada en liaison avec des services de restauration. Je reproduis ici le paragraphe 29 de leur plaidoyer écrit pour donner une idée plus précise de ce moyen des Opposantes :

[TRADUCTION] Comme la preuve l’établit, des Canadiens ont acheté à partir du Canada des services de restauration aux restaurants THE CHEESECAKE FACTORY sous la forme de cartes-cadeaux. En outre, les Canadiens ont accès au site Web de The Cheesecake Factory, qui informe les consommateurs résidant au Canada sur celle‑ci et ses restaurants THE CHEESECAKE FACTORY. Par conséquent, on peut soutenir que The Cheesecake Factory a employé la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY au Canada en liaison avec des « services de restauration ». Il convient ici d’interpréter le terme « services » dans un sens large.

[21]           Les Opposantes invoquent les décisions suivantes à l’appui de leur thèse : Kraft Ltée c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1984), 1 C.P.R. (3d) 457 (C.F. 1^re inst.) [Kraft]; Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^re inst.) [Saks]; et Venice-Simplon-Orient-Express Inc. c. Société Nationale de Chemins de Fer Français SNCF (2000), 9 C.P.R. (4th) 443 (C.F. 1^re inst.) [Orient‑Express].

[22]           S’il est vrai qu’il convient de décider chaque espèce sur la base de ses faits particuliers, je pense comme les Opposantes que se déduit de Kraft le principe que le terme « services », tel qu’employé dans la Loi, doit recevoir une interprétation large. Néanmoins, même si l’on soutient que la vente de cartes-cadeaux se rapporte à l’exploitation des restaurants THE CHEESECAKE FACTORY, j’estime que les décisions Saks et Orient‑Express, qui portaient sur des procédures sommaires de radiation, doivent être distinguées de la présente espèce. Dans Saks, le propriétaire de la marque de commerce avait produit une preuve factuelle considérable attestant ses activités concrètes de prestation de services à des résidents canadiens, suffisante pour que la Cour conclue que les services en question étaient exécutés sans que les consommateurs canadiens aient à quitter le Canada. De même, dans Orient‑Express, le propriétaire de la marque de commerce avait produit des éléments de preuve factuelle établissant que les services de location, de réservation et d’établissement de billets avaient été exécutés au Canada. Pour les raisons dont l’exposé suit, la preuve produite par les Opposantes dans la présente procédure ne me convainc pas que les Canadiens n’avaient pas à quitter le pays pour acheter des cartes-cadeaux échangeables dans les restaurants situés aux États‑Unis.

[23]           Il est de droit constant qu’on ne peut attribuer que très peu de poids aux sites Web, étant donné qu’ils ne peuvent être produits en preuve de la vérité du contenu des déclarations qui s’y trouvent [voir Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (C.F. 1^re inst.), inf. par (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (C.A.F.)]. Même si j’accepte la pièce E comme preuve que le site Web existait au 7 septembre 2007, ou même en 2002 étant donné les avis de droit d’auteur, les Opposantes n’ont pas établi que des Canadiens l’ont visité à quelque moment que ce fût, encore moins que quiconque ait jamais acheté une carte-cadeau en ligne à partir du Canada. Par conséquent, je conclus que la pièce E est dénuée de pertinence pour l’examen de l’affirmation des Opposantes. Je n’estime donc pas nécessaire d’examiner le moyen de la Requérante selon lequel c’est la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY BAKERY, plutôt que la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY, qui apparaît à la dernière page Web reproduite dans la pièce E.

[24]           Pour ce qui concerne la pièce F, je note que M^me Zurzolo ne précise pas quels sont les documents représentatifs qui se rapportent à la vente de cartes-cadeaux à des Canadiens. L’examen de cette pièce révèle qu’elle comprend une facture adressée à un client de Mississauga (Ontario), pour des articles désignés [TRADUCTION] « cartes-cadeaux de The Cheesecake Factory ». Les autres documents semblent être des bulletins de commande internes. La marque de commerce apparaît au haut de ceux‑ci, où ne figure aucune dénomination sociale, et l’on y trouve des renseignements expurgés de facturation correspondant à une adresse canadienne. Un seul des bulletins de commande porte une adresse d’expédition canadienne, qui est expurgée et différente de l’adresse de facturation. Dans tous les autres cas, l’adresse d’expédition n’est pas précisée ou est aux États‑Unis. Chose plus importante, ni la facture ni les bulletins de commande ne nous renseignent tant soit peu sur la manière dont les cartes-cadeaux ont été commandées, et la déposante n’en dit rien non plus. Pour ce que nous en savons, ces documents pourraient se rapporter à des achats de cartes-cadeaux effectués par des Canadiens qui ont consommé dans des restaurants de la chaîne aux États‑Unis. Je résoudrai donc l’ambiguïté en défaveur des Opposantes [voir Conde Nast, précitée].

Produits de boulangerie-pâtisserie

[25]           Je résume ci‑dessous les déclarations écrites de M^me Zurzolo concernant les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie au Canada en liaison avec la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY.

•         The Cheesecake Factory vend des produits de boulangerie-pâtisserie, notamment des gâteaux, au Canada depuis au moins 1995. The Keg Steakhouse and Bar, Costco et Sam’s Club Canada figurent parmi ses clients canadiens.

•         La déposante présente des copies de factures de vente représentatives pour les années 1999 à 2007 inclusivement, afin d’établir la vente au Canada de produits de boulangerie-pâtisserie, notamment de gâteaux, en liaison avec la marque de commerce [pièce G].

•         Elle présente aussi [TRADUCTION] « un emballage représentatif de ceux dans lesquels The Cheesecake Factory expédie des produits de boulangerie-pâtisserie, notamment des gâteaux, à ses clients canadiens » [pièce H]. Je note que la marque de commerce figure sur cet emballage, et que The Cheesecake Factory Bakery Incorporated (Cheesecake Bakery) y est désignée comme le fabricant.

•         M^me Zurzolo déclare que les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie au Canada de 2000 à 2007 ont rapporté plus de 1,2 million de dollars américains à The Cheesecake Factory, mais elle ne donne pas de ventilation annuelle de ce chiffre.

[26]           Je note que la pièce G réunit 30 factures. La marque de commerce apparaît au coin supérieur gauche de la plus ancienne, datée du 5 mars 1999, ainsi que de 15 autres, émises entre le 11 mars 1999 et le 13 janvier 2005. Quant aux 14 autres factures, émises entre le 8 juillet 2005 et le 11 juin 2007, on y lit la mention THE CHEESECAKE FACTORY BAKERY (sous forme figurative) au coin supérieur gauche. L’agent de la Requérante a fait valoir dans ses conclusions orales que la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY n’apparaît pas sur ces 14 factures. Je ne peux pas accueillir ce moyen. En effet, le mot BAKERY [boulangerie-pâtisserie] est écrit en caractères à la fois différents et plus petits que les mots THE CHEESECAKE FACTORY [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c. Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, S.A., (1985) 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)]. J’observe aussi, cependant, que si les 30 factures sont toutes revêtues de la marque de commerce, inscrite au‑dessus d’une adresse à Los Angeles (Californie), aucune d’elles ne porte de dénomination sociale. Comme j’admets que la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY apparaît sur les factures, j’examinerai maintenant le point de savoir si son inscription sur celles‑ci équivaut à son emploi au Canada en liaison avec des marchandises, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[27]           La Section de première instance de la Cour fédérale a posé dans Riches, McKenzie & Herbert c. Pepper King Ltd. (2000), 8 C.P.R. (4th) 471, que le registraire ne peut présumer que des factures accompagnent les marchandises en l’absence d’éléments tendant à prouver ce fait. Dans la présente espèce, M^me Zurzolo ne dit pas explicitement que les factures accompagnaient les marchandises au moment de leur vente au Canada. Mon examen des factures révèle que 14 d’entre elles portent la même date que celle de l’expédition. Six de ces 14 factures portent la même adresse – canadienne – aux fins de facturation et de livraison. Par conséquent, dans le cas de ces six factures, j’estime raisonnable de conclure que les marchandises ont été expédiées au même lieu physique (c’est moi qui souligne) que la facture, de sorte que chaque facture a été vue par la même personne que celle qui a reçu ou réceptionné les marchandises. Je suis donc disposée à considérer six factures, émises de 1999 à 2002 inclusivement, comme attestant l’emploi, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY au Canada en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie, notamment des gâteaux.

[28]           Enfin, je note que la déclaration de M^me Zurzolo touchant l’[TRADUCTION] « emballage représentatif » déposé en pièce H est formulée au présent. Je conclus que l’absence de déclaration explicite concernant la période d’utilisation de l’emballage entraîne une ambiguïté qui doit être résolue en défaveur des Opposantes [voir Conde Nast, précitée]. Par conséquent, je considère que l’emballage en question n’atteste l’emploi de la marque de commerce qu’à la date où l’affidavit a été fait, soit le 11 septembre 2007. 

Résumé

[29]           J’estime que la preuve des Opposantes établit l’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY en liaison avec des services de restauration aux États‑Unis, mais pas au Canada. J’estime aussi que la preuve des Opposantes établit l’emploi de la même marque de commerce au Canada en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie, notamment des gâteaux, depuis 1999. Cela dit, je m’empresse d’ajouter que je ne considère pas la preuve relative à la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY comme preuve relative au nom commercial « The Cheesecake Factory », dont la déclaration d’opposition invoque explicitement l’emploi. D’abord, le point de savoir s’il peut y avoir emploi simultané d’une marque de commerce et d’un nom commercial dépend des circonstances [voir Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1^re inst.)]. En l’occurrence, dans la plupart des documents produits en preuve, si ce n’est dans tous, le symbole ® [MD] apparaît à droite du mot factory. En outre, chose peut-être plus importante, M^me Zurzolo parle tout au long de son affidavit de l’emploi de la marque de commerce. Autrement dit, il n’a pas été produit d’éléments de preuve concernant directement l’emploi du nom commercial « The Cheesecake Factory » ni d’aucun autre. Et même s’il est vrai qu’on pourrait soutenir que l’emballage atteste l’emploi de la dénomination sociale de Cheesecake Bakery, l’emploi d’un nom commercial, comme on l’a vu plus haut à propos de la marque de commerce, ne s’en trouverait établi qu’à la date de l’affidavit.

[30]           À mon sens, la question suivante devient ainsi celle de savoir si l’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY au sens du paragraphe 4 de la Loi en constitue l’emploi, sous le régime de l’article 50, par Cheesecake Co. et son prédécesseur en titre, Cheesecake Inc.

L’article 50 de la Loi

[31]           Le paragraphe 50(1) de la Loi dispose que le propriétaire de la marque de commerce doit contrôler directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services pour que l’emploi de cette marque par un licencié soit réputé avoir le même effet que s’il s’agissait de son emploi par le propriétaire. Aux termes du paragraphe 50(2) de la Loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi de la marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire. 

[32]           La preuve produite dans la présente procédure n’établit pas que Cheesecake Co. puisse bénéficier de la présomption créée par le paragraphe 50(2) de la Loi. Ce qui m’amène à revenir au paragraphe 4 de l’affidavit de M^me Zurzolo, rédigé comme suit :

[TRADUCTION] The Cheesecake Factory Assets Co. LLC a concédé à the Cheesecake Factory une licence d’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY. Selon cette licence, la première contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la seconde emploie ladite marque de commerce.

[33]           Une interprétation raisonnable de ce passage de l’affidavit de M^me Zurzolo conduit nécessairement à la conclusion que le propriétaire de la marque de commerce, à savoir Chesecake Co., ne l’emploie pas lui-même. C’est plutôt The Cheesecake Factory, désignation collective de Cheesecake Inc. et de ses filiales selon le premier paragraphe du même affidavit, qui emploie la marque de commerce sous licence. Pour les raisons énumérées ci‑dessous, les défauts et ambiguïtés du paragraphe 4 dudit affidavit m’amènent à conclure que la preuve des Opposantes touchant l’emploi sous licence de la marque de commerce prête le flanc à la critique.

•         M^me Zurzolo déclare que Cheesecake Co. [TRADUCTION] « contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises » (c’est moi qui souligne) : elle ne dit rien des services de restauration.

•         Par suite de l’emploi de la désignation collective « The Cheesecake Factory », nous ne connaissons l’identité d’aucune des filiales de Cheesecake Inc.

•         À l’exception de l’emballage, aucune des pièces admises comme exemplifiant l’emploi de la marque de commerce ne désigne une entité. Même si j’infère que Cheesecake Bakery, dont la dénomination apparaît sur l’emballage, est une filiale de Cheesecake Inc., je ne suis pas disposée à inférer qu’elle en soit la seule filiale qui emploie la marque de commerce. En effet, M^me Zurzolo fait mention de [TRADUCTION] « filiales » au pluriel, d’où je conclus à l’existence de plusieurs entités. Par conséquent, je suis disposée à inférer seulement que Cheesecake Bakery était l’une des filiales qui employait la marque de commerce en 2007.

•         L’expression [TRADUCTION] « [s]elon cette licence » qu’emploie M^me Zurzolo donne à penser qu’il existe un accord écrit, mais elle ne l’a pas produit. Cela dit, je reconnais que le paragraphe 50(1) de la Loi n’exige pas d’accord sous forme écrite. Les éléments de preuve tendant à établir l’exercice d’un contrôle par le propriétaire de la marque peuvent étayer l’existence d’un accord de licence tacite [voir Well’s Dairy Inc. c. UL Canada Inc. (2000), 7 C.P.R. (4th) 77 (C.F. 1^re inst.)].

•         Je ne suis pas disposée à inférer de la déclaration comme quoi Cheesecake Co. [TRADUCTION] « contrôle les caractéristiques ou la qualité des marchandises » que cette entité contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises liées à la marque de commerce depuis le 15 août 2000, date d’effet de la cession.

•         L’affidavit de M^me Zurzolo est muet sur la question des utilisateurs de la marque de commerce appartenant à Cheesecake Inc.

•         Si M^me Zurzolo est membre de la direction de Cheesecake Inc., aucun élément de preuve ne tend à établir qu’elle soit aussi membre de celle de Cheesecake Co. En outre, je n’estime pas que son accès aux dossiers d’entreprise suffise à étayer la conclusion qu’elle participe à l’activité quotidienne de Cheesecake Inc. et de ses filiales.

•         Enfin, dans l’examen de la valeur probante de la déclaration de la déposante sur le contrôle, je n’attribue aucune pertinence au [TRADUCTION] « savoir collectif » auquel elle dit participer. Qu’il me suffise de dire que la structure sociale ne peut à elle seule établir l’existence d’une licence au sens du paragraphe 50(1) de la Loi [voir MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)].

[34]           J’ai relevé dans au moins deux des rapports annuels produits la mention de [TRADUCTION] « programmes d’assurance de la qualité » relatifs aux activités de boulangerie-pâtisserie, auxquels M^me Zurzolo ne fait pas explicitement référence et sur lesquels les Opposantes n’ont pas attiré l’attention non plus, que ce soit dans leurs conclusions orales ou écrites. Cela dit, ces rapports annuels concernent Cheesecake Inc. En supposant qu’il convienne d’accorder un poids quelconque à la mention de [TRADUCTION] « programmes d’assurance de la qualité » dans des rapports annuels, il faudrait conclure que ces programmes sont ceux de Cheesecake Inc. et non de Cheesecake Co. Quoi qu’il en soit, étant donné les insuffisances et ambiguïtés de l’affidavit de M^me Zurzolo que j’ai relevées plus haut, on ne peut certainement accorder aucune valeur aux rapports annuels comme éléments de preuve propres à confirmer le contrôle.

[35]           En dernière analyse, je ne suis pas convaincue que l’affidavit de M^me Zurzolo atteste l’existence du contrôle nécessaire, sous le régime de l’article 50 de la Loi, pour que l’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY soit réputé avoir été celui de Cheesecake Co. depuis le 15 août 2000 ou de Cheesecake Inc. en tant que son prédécesseur en titre, que ce soit en liaison avec des services de restauration ou avec des produits de boulangerie-pâtisserie. Je m’empresse d’ajouter que cette conclusion se fonde sur la preuve produite dans la présente procédure et ne concerne pas la validité de l’enregistrement n^o LMC489259 [voir Petro‑Canada c. Air Miles International Holdings N.V. (1998), 83 C.P.R. (3d) 111 (C.OM.C.)].

[36]           J’analyserai maintenant les motifs d’opposition.

Analyse des motifs d’opposition

[37]           Je voudrais dès l’abord écarter deux moyens respectivement mis de l’avant par la Requérante et par les Opposantes dans leurs conclusions orales ou écrites.

[38]           Je ne souscris pas à la thèse de la Requérante selon laquelle la décision Markus Cohen Law Office c. Cheesecake Factory Inc. (2003), 29 C.P.R. (4th) 277 (C.O.M.C.) [Markus], serait un précédent d’application obligatoire à la présente procédure. Les questions en litige dans cette dernière sont différentes de celles qui étaient contestées dans Markus, décision par laquelle l’élément « services de restauration » a été supprimé de l’enregistrement n^o LMC489259 sous le régime de l’article 45 de la Loi. Pour me prononcer sur le bien-fondé de la présente opposition, je dois prendre en considération les faits particuliers afférents et la preuve au dossier dont je suis ici saisie. Cela dit, c’est sur l’état déclaratif des marchandises de l’enregistrement n^o LMC489259, qui porte « produits de boulangerie, nommément gâteaux », que je fonderai mon examen de la probabilité de confusion entre les marques de commerce relativement au motif d’opposition relevant de l’alinéa 12(1)d).

[39]           Les Opposantes ont fait valoir dans leurs conclusions orales que l’emploi de la Marque par la Requérante en liaison avec des services de restauration et des gâteaux contreferait la marque déposée THE CHEESECAKE FACTORY. Or, ferai‑je observer, c’est le droit de la Requérante à l’enregistrement de la Marque qui est en litige dans la présente procédure.

L’enregistrabilité sous le régime de l’alinéa 12(1)d) de la Loi

[40]           Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire de vérification au registre dont le registraire est investi, je confirme que l’enregistrement n^o LMC489259, visant la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY, existe encore et est établi au nom de Cheesecake Co. Selon l’avant-dernière note de bas de page du registre, l’OPIC a inscrit Cheesecake Co. comme propriétaire de cet enregistrement le 24 septembre 2007, par suite de la cession opérée par Cheesecake Inc.

[41]           Comme les Opposantes se sont acquittées de la charge initiale de preuve qui pesait sur elles, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée THE CHEESECAKE FACTORY.

[42]           Le test en matière de confusion met en œuvre les critères de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi dispose que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués et exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[43]           Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles qui sont spécifiées au paragraphe 6(5) de la Loi, soit : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. On n’attribue pas nécessairement un poids égal à ces facteurs spécifiés par la Loi. [Voir l’analyse générale que donne de ces facteurs l’arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) (Mattel).]

[44]           Il n’a pas été produit de preuve concernant l’emploi de la Marque. En outre, la preuve n’établit pas que Cheesecake Co. ou son prédécesseur en titre aient profité de l’emploi de la marque de commerce déposée THE CHEESECAKE FACTORY sous le régime de l’article 50 de la Loi. Par conséquent, ni la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues ni la durée pendant laquelle elles ont été en usage ne se révèlent pertinentes pour l’examen des circonstances de la présente espèce.

[45]           Je constate que les deux marques de commerce possèdent un certain degré de caractère distinctif inhérent. La Requérante soutient que la Marque est plus distinctive que la marque de commerce déposée. Cependant, en renonçant à l’usage exclusif du mot cheesecake [gâteau au fromage] en dehors de la Marque, la Requérante paraît reconnaître que cet élément de ladite Marque donne une description claire de ses services. Quoi qu’il en soit, l’élément cheesecake donne effectivement une description claire des marchandises visées par l’enregistrement. Je conclus aussi que le mot cheesecake donne une description claire des services de la Requérante, en ce qu’il désigne un aliment qui peut être servi dans un restaurant. En dernière analyse, les marques de commerce en litige me paraissent posséder à peu près le même degré de caractère distinctif inhérent, de sorte que ce facteur n’est à mon sens guère susceptible de faire pencher la balance dans la présente procédure.

[46]           Comme les marques de commerce en litige sont identiques, le facteur du degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, milite manifestement pour les Opposantes. Selon la jurisprudence, ce facteur est dans la plupart des cas le facteur dominant dans l’examen de la probabilité de confusion [voir Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980) 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^re inst.), conf. par (1982), 60 C.P.R. (2d) 70 (C.A.F.)]. Par conséquent, je dois me demander si les différences entre les « services de restauration » et les « produits de boulangerie, nommément [les] gâteaux » sont telles que le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce l’emportent sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

[47]           La Requérante invoque dans son plaidoyer écrit le fait que deux marques de commerce comprenant le mot AVALON et déposées en liaison avec des marchandises (produits laitiers) coexistent dans le registre avec la marque de commerce AVALON déposée en liaison avec des services (de restauration et de boissons). Si je comprends bien ce moyen de la Requérante, la présence dans le registre de ces trois enregistrements au nom d’entités distinctes étaye selon elle sa thèse qu’on devrait permettre à la Marque, liée à des services de restauration, de coexister avec une marque de commerce identique liée à des produits de boulangerie-pâtisserie. Cependant, je n’attribue aucune valeur à cet argument. D’abord, la Requérante n’a pas produit valablement en preuve les trois enregistrements en question. Or il n’est pas d’usage que le registraire exerce son pouvoir discrétionnaire de vérifier l’état d’enregistrements dans d’autres cas que ceux où l’on en invoque un à l’appui d’un motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité. J’ajoute que même si les trois enregistrements susdits avaient été valablement présentés en preuve, je n’en aurais pas moins rejeté ce moyen de la Requérante; en effet, les enregistrements de tiers dans le contexte qu’elle définit ne sont pas pertinents pour l’examen des circonstances de la présente espèce.

[48]           Je ne tiens pas compte non plus de l’argument de la Requérante selon lequel la décision Interprovincial Cooperative Ltd. c. Habbib (1994), 55 C.P.R. (3d) 87 (C.O.M.C.), où le membre Herzig a conclu à l’absence de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce COFFEE DELIGHT employée en liaison avec des services de restauration en thé et en café, et une marque identique liée à du colorant à café, devrait m’amener à la même conclusion dans la présente procédure. Qu’il me suffise de rappeler encore une fois que chaque espèce doit être décidée en fonction des faits qui lui sont propres.

[49]           Il n’a pas été produit d’éléments de preuve qui permettraient d’établir quelle sorte de restaurants doivent être exploités en liaison avec la Marque. J’estime raisonnable de conclure que la plupart des restaurants servent des desserts, y compris des gâteaux. Par conséquent, les services de la Requérante me paraissent liés dans une certaine mesure aux marchandises visées par l’enregistrement.

[50]           L’agent de la Requérante a fait valoir dans ses conclusions orales qu’une entreprise de boulangerie-pâtisserie est différente d’une entreprise de restauration. Le passage relatif aux [TRADUCTION] « ventes de produits de boulangerie-pâtisserie à d’autres exploitants, détaillants et distributeurs du secteur des services d’alimentation [c’est moi qui souligne] » qu’on trouve à la page 17 du rapport annuel de 2000, ajoutait‑il, montre que l’entreprise de boulangerie-pâtisserie des Opposantes est séparée de son entreprise de restauration. Je ne vois pas en quoi cet argument aiderait la Requérante. En effet, ce sont les acheteurs probables des marchandises et des services liés aux marques de commerce en question qui doivent être pris en considération. Or on peut à mon sens raisonnablement conclure que l’acheteur probable des services de la Requérante et des marchandises des Opposantes est le consommateur ordinaire. Par conséquent, je conclus que les voies de commercialisation des parties se chevauchent.

[51]           Dans son plaidoyer écrit, la Requérante invoque Mattel au soutien de l’argument que l’absence de toute preuve de confusion doit être ajoutée à la liste des circonstances pertinentes de l’espèce. La Requérante soutient aussi que, vu l’absence de preuve de confusion, [TRADUCTION] « le refus de l’enregistrement serait fondé sur une idée purement hypothétique et conjecturale de la manière dont les parties pourraient exercer leurs activités respectives à l’avenir ». Selon la Requérante, l’arrêt Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Ltd. (2005), 44 C.P.R. (4th) 81 (C.A.F.), confirmant (2004) 33 C.P.R. (4th) 289 (C.F.) (Tradition), [TRADUCTION] « donne à penser qu’il ne doit pas en être ainsi ».

[52]           En plus des différences qui séparent les faits qui nous occupent de ceux sur lesquels portait l’arrêt Tradition, je note que ce dernier décidait une action en contrefaçon, ce qui me paraît suffire à le distinguer de la présente procédure [voir Mondo Foods Co. c. Mondo Gelato (Denman) Inc. (2008), 74 C.P.R. (4th) 28 (C.O.M.C.)]. Concernant les procédures d’opposition, il a souvent été dit que l’opposant n’a pas à prouver l’existence de cas de confusion. C’est plutôt au requérant qu’il incombe de démontrer l’absence de probabilité de confusion. Autrement dit, l’absence d’éléments tendant à établir une confusion réelle ne décharge pas le requérant de son fardeau de preuve.

[53]           La Cour suprême du Canada cite dans Mattel les observations formulées par le juge Décary dans Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155, à propos de la portée de la « confusion effective » :

Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s’il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion », l’absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l’importance lorsqu’ils se prononcent sur le « risque de confusion ».  Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l’utilisation simultanée des deux marques est significative et que l’opposant n’a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence d’une confusion [c’est moi qui souligne]. 

[54]           Comme il n’a pas été produit d’éléments tendant à établir l’emploi de la Marque, je conclus que l’absence de preuve de confusion effective est ici sans portée.

[55]           L’Opposante invoque Orkin Exterminating Co. c. Pestco of Canada (1985), 5 C.P.R. (3d) 433 (C.A. Ont.) [Orkin], et Enterprise Rent-A-Car c. Singer (1996) 66 C.P.R. (3d) 453 (C.F. 1^re inst.), conf. par 79 C.P.R. (3d) 45 (C.A.F.) [Enterprise], à l’appui de l’argument qu’il conviendrait de prendre en considération l’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY aux États‑Unis comme circonstance additionnelle de l’espèce. Je rappellerai d’abord que les arrêts Orkin et Enterprise portaient sur des actions en commercialisation trompeuse, ce qui suffirait en soi à les distinguer de la présente procédure [voir la décision non publiée de la COMC Unilever Canada Inc. c. Sunrider Corp., en date du 27 mars 2006, portant sur la demande d’enregistrement n^o 786941]. Quoi qu’il en soit, je n’estime pas nécessaire d’examiner cette circonstance supposée de l’espèce pour accueillir le motif d’opposition relatif à l’enregistrabilité.

[56]           J’ai appliqué le test en matière de confusion en mettant en œuvre les critères de la première impression et du souvenir imparfait. Vu l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier le genre de marchandises et services, la nature du commerce, et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait de démontrer l’absence de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée THE CHEESECAKE FACTORY.

[57]           Au vu de ce qui précède, j’accueille le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi.

L’absence de droit à l’enregistrement

[58]           Il semble que, selon une interprétation raisonnable du passage reproduit ci‑dessous de leur déclaration d’opposition, les Opposantes y allèguent que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque sous le régime des alinéas a), b) et c) du paragraphe 16(3) de la Loi :

[TRADUCTION] La Requérante n’est pas, au titre de l’alinéa 38(2)c) de [la Loi], la personne ayant droit à l’enregistrement de [la Marque] en liaison avec les marchandises annoncées, au motif que, à la date de la production de la demande d’enregistrement annoncée, cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce susdite des Opposantes THE CHEESECAKE FACTORY et leurs noms commerciaux, notamment THE CHEESECAKE FACTORY, qu’elles avaient largement employés au Canada, qu’elles y avaient antérieurement fait connaître et à l’égard desquels elles y avaient antérieurement produit une demande d’enregistrement sous le régime de [la Loi].

L’absence de droit à l’enregistrement sous le régime de l’alinéa 16(3)a) de la Loi

[59]           Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) paraît comporter ici deux volets. Le premier volet est basé sur l’emploi antérieur de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY, tandis que le second est basé sur la révélation de cette marque. Cependant, les Opposantes ne précisent pas si elles invoquent la révélation et l’emploi antérieurs de la marque de commerce en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie et des services de restauration. Au vu de la preuve aussi bien que de la déclaration d’opposition [voir Novopharm Ltd. c. Astrazeneca et al. (2002), 2  C.P.R. (4th)  289 (C.A.F.) (Novopharm)], il me semble que la Requérante pouvait tout au plus considérer que les Opposantes invoquaient la révélation et l’emploi antérieurs de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie.

[60]           J’examinerai maintenant un à un les deux volets de ce motif d’opposition.

L’emploi antérieur

[61]           Bien que la charge de la preuve ultime incombe à la Requérante, l’Opposante avait la charge initiale de prouver que la marque de commerce invoquée avait été employée avant la date pertinente, soit avant le 16 février 2001, et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

[62]           Comme on l’a vu plus haut, il y a des éléments de preuve tendant à établir l’emploi de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY au Canada en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie, notamment des gâteaux, depuis 1999. Cependant, j’estime que les Oppopsantes n’ont pas établi que Cheesecake Co. ou son prédécesseur en titre, Cheesecake Inc., ont profité de l’emploi de cette marque de commerce sous le régime de l’article 50 de la Loi. J’en conclus que les Opposantes ne se sont pas acquittées de leur charge initiale de preuve concernant le premier volet du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) de la Loi.

La révélation antérieure

[63]           Bien que la charge de la preuve ultime pèse sur la Requérante, les Opposantes doivent établir que la marque de commerce a été révélée au Canada par les moyens que spécifie l’article 5 de la Loi, de telle sorte que cette marque y était bien connue à la date pertinente. En outre, elles doivent établir au titre du paragraphe 16(5) de la Loi que la marque de commerce n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement.

[64]           Même si la preuve établit que les produits de boulangerie-pâtisserie en question étaient distribués au Canada avant la date pertinente, j’estime que l’affidavit de M^me Zurzolo ne suffit pas à libérer les Opposantes de leur charge initiale de preuve. D’abord, comme les produits d’exploitation n’ont pas fait l’objet d’une ventilation annuelle, j’estime que la preuve n’établit pas que la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY était suffisamment bien connue au Canada en liaison avec des produits de boulangerie-pâtisserie au 16 février 2001 pour remplir les conditions de l’article 5 de la Loi [Valle’s Steak House c. Tessier (1980), 49 C.P.R. (2d) C.F. 1^re inst.]. Subsidiairement, je conclus que les Opposantes ne se sont pas acquittées de leur charge initiale de prouver que la marque de commerce était bien connue à la date pertinente en tant qu’appartenant à Cheesecake Co., étant donné que celle‑ci n’a pas profité de son emploi sous le régime de l’article 50 de la Loi.

[65]           Au vu de ce qui précède, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement au titre de l’alinéa 16(3)a) de la Loi.

[66]           Si l’on concluait que ce motif d’opposition était aussi fondé sur la révélation et l’emploi antérieurs de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY en liaison avec des services de restauration, j’estime qu’il n’en devrait pas moins être rejeté. Premièrement, les Opposantes n’ont pas établi qu’elles avaient employé cette marque de commerce au Canada en liaison avec des services de restauration avant le 16 février 2001. En outre, aucun élément de preuve ne tend à démontrer qu’elles avaient fait connaître ladite marque de commerce par les moyens énoncés à l’article 5 de la Loi. Par conséquent, l’absence de preuve de l’emploi de la marque de commerce dans les conditions de contrôle que fixe l’article 50 de la Loi est sans portée pratique.

L’absence de droit à l’enregistrement au titre de l’alinéa 16(3)b) de la Loi

[67]           Les Opposantes n’ont invoqué la production antérieure d’aucune demande d’enregistrement à l’appui de ce motif d’opposition. Au vu de la preuve aussi bien que de la déclaration d’opposition [voir Novopharm, précité], je conclus que le plus qu’on puisse inférer est que les Opposantes invoquaient la demande d’enregistrement de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY qui a donné lieu à l’enregistrement n^o LMC489259. Or cet enregistrement avait déjà été établi à la date de l’annonce de la Marque, de sorte que ce motif d’opposition n’est pas valablement plaidé et doit donc être rejeté [voir Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson’s Bay c. Kmart Canada Ltd. (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.)].

L’absence de droit à l’enregistrement au titre de l’alinéa 16(3)c) de la Loi

[68]           Je ferai d’abord observer que, à en juger par le sens manifeste de l’alinéa 16(3)c) de la Loi, la « révélation » d’un nom commercial ne peut être invoquée à l’appui d’un motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement. Par conséquent, encore une fois au vu de la preuve aussi bien que de la déclaration d’opposition, je conclus que le plus qu’on puisse inférer est que le présent motif d’opposition est basé sur l’emploi antérieur du nom commercial « The Cheesecake Factory ».

[69]           Bien que la charge de la preuve ultime incombe à la Requérante, les Opposantes ont la charge initiale de prouver que le nom commercial invoqué avait été employé au Canada avant la date pertinente et n’avait pas été abandonné à la date de l’annonce de la demande [paragraphe 16(5) de la Loi].

[70]           Comme j’ai conclu que l’affidavit de M^me Zurzolo n’atteste pas l’emploi du nom commercial « The Cheesecake Factory », je rejette ce motif d’opposition parce que les Opposantes ne se sont pas acquittées à son égard de leur charge initiale de preuve. J’ajouterai que si l’on avançait l’argument que les dénominations sociales des trois entités distinctes désignées collectivement « les Opposantes » étaient comprises dans la catégorie des [TRADUCTION] « noms commerciaux, notamment THE CHEESECAKE FACTORY » de la déclaration d’opposition, je n’en rejetterais pas moins le motif d’opposition considéré parce que les Opposantes ne se sont acquittées à propos d’aucune de ces dénominations sociales de la charge de présentation qui leur incombait d’en établir l’emploi avant la date de la production de la demande d’enregistrement.

L’absence de caractère distinctif

[71]           Les Opposantes soutiennent que la Marque n’est pas adaptée à distinguer ni ne distingue les services de la Requérante des marchandises et services [TRADUCTION] « en liaison avec lesquels les Opposantes ont employé, annoncé et fait connaître la marque de commerce et les noms commerciaux THE CHEESECAKE FACTORY ».

[72]           Comme j’ai conclu que les Opposantes n’avaient prouvé l’emploi ni du nom commercial « The Cheesecake Factory » ni d’aucun autre, ce motif d’opposition repose essentiellement sur la question de la confusion entre la Marque et la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY de Cheesecake Co.

[73]           Les Opposantes supportent la charge initiale de prouver que la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY était suffisamment connue en tant que marque de Cheesecake Co. au 19 décembre 2006 pour priver la Marque de caractère distinctif [voir Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd., 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^re inst.); et Bojangles’ International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc. c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[74]           Contrairement au cas du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a), l’examen du point de savoir si la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY de Cheesecake Co. était devenue suffisamment connue pour priver la Marque de caractère distinctif n’a pas à se limiter aux facteurs que spécifie l’article 5 de la Loi. En outre, la date pertinente pour l’examen de la preuve d’emploi au titre du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est de cinq ans postérieure à la date pertinente pour le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement.

[75]           Cela dit, reste ici applicable ma conclusion comme quoi la preuve n’établit pas que la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY ait été employée sous le contrôle de Cheesecake Co. comme l’exige l’article 50 de la Loi, que ce soit en liaison avec des services de restauration ou avec des produits de boulangerie-pâtisserie. Il s’ensuit qu’il y a eu emploi non distinctif de la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY. Je conclus donc que les Opposantes ne se sont pas acquittées de leur charge initiale de prouver que Cheesecake Co. employait la marque de commerce THE CHEESECAKE FACTORY au 19 décembre 2006 de manière, comme elles l’affirment, à priver la Marque de caractère distinctif.

Décision

[76]           Au vu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande en application de son paragraphe 38(8).

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Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada