Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 68

Date de la décision : 2010-05-27

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par le D^r Allan Holmes à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1306415 pour la marque de commerce Pandemic 101 au nom de The Pandemic 101 Corporation

Les actes de procédure

[1]               Le 22 juin 2006, Respond Solutions Inc. (Respond) a produit une demande d’enregistrement (la demande n^o 1306415) pour la marque de commerce Pandemic 101 (la Marque), en liaison avec les services de formation sur la sensibilisation aux pandémies (les Services). Respond s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot « Pandemic » en dehors de la marque de commerce.

[2]               La demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada. Elle a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 7 février 2007.

[3]               Le D^r Allan Holmes (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition le 26 mars 2007, et le registraire a envoyé celle-ci à la Requérante le 24 avril 2007. Le 24 mai 2007, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie tous les motifs d’opposition soulevés.  

[4]               À titre de preuve, l’Opposant a produit un affidavit du D^r Allan Holmes, alors que la Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[5]               Chacune des deux parties a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été tenue.

[6]               La demande a été cédée par Respond à la société The Pandemic 101 Corporation (la Société). Cette dernière est maintenant inscrite comme propriétaire de la présente demande en instance. Je désignerai ci-après Respond ou la Société, selon le cas, sous le nom de Requérante.

Les motifs d’opposition

[7]               Les motifs d’opposition invoqués sont les suivants :

1. La marque de commerce de la Requérante n’est pas enregistrable, ainsi que le prévoient l’alinéa 38(2)b) et les alinéas 16(1)a) et c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch.  T-13 (la Loi), parce qu’à la date de production de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce Pandemic 101 de l’Opposant, antérieurement employée au Canada par l’Opposant en liaison avec des services de formation sur la sensibilisation aux pandémies.  
2. La Marque n’est pas enregistrable, compte tenu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi, parce qu’elle donne une description claire, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des services à l’égard desquels on projette de l’employer.
3. La Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque, suivant les alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, parce qu’à la date de la production de la demande, soit le 22 juin 2006, la marque alléguée était employée ou avait été révélée au Canada par l’Opposant et celui-ci n’avait pas abandonné l’emploi ou la révélation de la marque de commerce.
4. Aux termes de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive des services de la Requérante, parce que la marque de commerce de la Requérante ne distingue pas, ni n’est adaptée à distinguer, les Services des services d’autres propriétaires, notamment les services de l’Opposant, qui sont annoncés et vendus au Canada en liaison avec la marque de commerce Pandemic 101 depuis aussi tôt que mars 2006.

Fardeau de la preuve dans une procédure d’opposition à une marque de commerce

[8]               C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de la Loi; toutefois, l’Opposant doit s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition. Dès lors que l’Opposant a satisfait à ce fardeau, il incombe à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330; John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293; Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company, [2005] C.F. 722].

Motif d’opposition rejeté sommairement

[9]               Le premier motif d’opposition est mal rédigé. Si l’Opposant entend se fonder sur l’enregistrabilité, il devrait se référer à une marque de commerce déposée, ce qui n’est pas le cas. S’il entend se réclamer d’une marque de commerce antérieurement employée ou révélée, ce qui semble être le cas, l’opposition devrait soulever le droit à l’enregistrement plutôt que l’enregistrabilité. Or, le motif d’opposition concernant le droit à l’enregistrement est invoqué comme troisième motif d’opposition. Par conséquent, je rejette le premier motif d’opposition tel qu’il est rédigé.

Enregistrabilité de la Marque au regard de l’alinéa 12(1)b) de la Loi

[10]           Le caractère enregistrable de la Marque au regard de l’alinéa 12(1)b) de la Loi s’apprécie en fonction de la date de production de la demande (22 juin 2006) [voir Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co. (1999), 1 C.P.R. (4th) 263; Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation (2004), 36 C.P.R. (4th) 90; Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited, (2004), 35 C.P.R. (4th) 541].

[11]           Je dois décider si la Marque, employée en liaison avec les Services, donne une description claire en langue anglaise de la nature ou de la qualité des Services. Le critère applicable à cette question a été bien décrit dans la décision 242183 Ontario Ltd. c. Black Forest Inn Inc. (1984), 3 C.P.R. (3d) 23, dans laquelle la Cour a clairement posé qu’il faut examiner la marque de commerce dans son ensemble et non pas la décomposer en ses différents éléments. L’alinéa 12(1)b) n’interdit pas l’enregistrement d’une marque de commerce, sauf dans les cas où la marque, considérée dans son ensemble, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse.  

[12]           La Marque est composée du mot « pandemic » et du nombre « 101 ». L’Opposant n’a soumis aucune preuve qui tend à permettre de conclure que la Marque, considérée dans son ensemble, est clairement descriptive. Je ne vois pas comment la combinaison de « pandemic » et de « 101 » constituerait une marque de commerce qui donne une description claire des services de formation sur la sensibilisation aux pandémies. Peut-être la Marque est-elle suggestive, mais tel n’est pas le critère applicable. Pour ces motifs, je rejette le deuxième motif d’opposition. 

Motif d’opposition fondé sur le droit à l’enregistrement

[13]           La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition, lorsque la demande est fondée sur l’emploi projeté, est la date de la production de la demande (22 juin 2006) [voir le paragraphe 16(3) de la Loi]. Par ailleurs, l’Opposant doit établir qu’il n’avait pas abandonné l’emploi antérieur de sa marque à la date de l’annonce de la demande (7 février 2007) [voir le paragraphe 16(5) de la Loi]. Par conséquent, l’Opposant doit satisfaire au fardeau initial de prouver qu’il a employé sa marque de commerce Pandemic 101, au sens de l’article 4 de la Loi, avant le 22 juin 2006.

[14]           Je remarque que l’Opposant se réfère au paragraphe 16(1) de la Loi. Il convient de soulever ce motif d’opposition lorsque la demande est fondée sur l’emploi antérieur. En l’espèce, la Requérante a produit une demande fondée sur l’emploi projeté. L’Opposant aurait dû invoquer le paragraphe 16(3) de la Loi plutôt que le paragraphe 16(1). J’analyserai néanmoins ce motif d’opposition comme si l’Opposant avait mentionné le paragraphe 16(3) au lieu du paragraphe 16(1) de la Loi.

[15]           L’affidavit du D^r Holmes est très succinct. Le D^r Holmes atteste être l’Opposant et déclare que son affidavit est produit dans le cadre de son opposition. Il définit ensuite le terme « emploi ». Indépendamment de la définition donnée à ce terme dans l’affidavit du D^r Holmes, le terme « emploi » demeure un terme juridique défini dans la Loi, et la preuve doit établir l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

[16]           Le D^r Holmes affirme tout simplement qu’il emploie le terme Pandemic 101 dans la présentation d’information concernant la planification de la lutte contre la grippe pandémique, et qu’il annonce et vend ces présentations au Canada en liaison avec la marque de commerce Pandemic 101 depuis aussi tôt que mars 2006. Il déclare : [traduction] « dans la plupart des cas, l’emploi que j’ai fait de la marque Pandemic 101 a été verbal ». Sur la question de l’emploi verbal d’une marque de commerce, il a été décidé qu’un tel emploi ne serait pas suffisant pour constituer un emploi valable de la marque de commerce au sens du paragraphe 4(2) de la Loi [voir Kelly c. Alexander (2001), 14 C.P.R. (4th) 567]. En outre, aucun élément de preuve documentaire ne fait foi de la vente des services de l’Opposant en liaison avec la marque de commerce Pandemic 101.

[17]           Le D^r Holmes conclut son affidavit en mentionnant deux documents devant prouver son emploi de la marque de commerce Pandemic 101. Le premier semble être un guide de prévention de la grippe pandémique. Il a été présenté à la Canadian Helicopters Corporation et est daté du 15 mars 2006. Toutefois, comme l’a souligné la Requérante dans son plaidoyer écrit, le document semble avoir été rédigé par une entité du nom de Global Consulting et il porte l’avis de droit d’auteur « © Global Consulting 2006 ». L’affidavit du Dr Holmes ne contient aucune information concernant la relation entre l’Opposant et Global Consulting.

[18]           Le second document est intitulé « Pandemic Influenza Preparedness Planning Stage I Follow-up » [planification de la lutte contre la grippe pandémique; suivi de l’étape I]. Le document semble avoir été préparé à l’intention d’une entité nommée Osler. Il porte l’en‑tête d’une entité appelée Global Consulting et on peut y lire le même avis de droit d’auteur que sur le premier document. Le second document présente certains renseignements sur Global Consulting, entité décrite comme le service de conseils de Global Medical Services. Le D^r Holmes est présenté comme le président et fondateur de Global Medical Services et de Global Consulting. Il semble donc que Global Medical Services et Global Consulting sont des entités distinctes du D^r Holmes.

[19]           Aucun élément, dans l’affidavit du D^r Holmes, n’attestant que Global Consulting détenait une licence de l’Opposant pour employer la marque de commerce Pandemic 101, l’Opposant ne peut se réclamer des avantages de l’article 50 de la Loi. Partant, ces deux documents ne prouvent pas l’emploi de la marque de commerce Pandemic 101 par l’Opposant.

[20]           Compte tenu de ces déficiences majeures dans la preuve de l’Opposant, je n’ai pas à décider si la mention de Pandemic 101, dans les documents produits par l’Opposant, constitue une preuve valable d’emploi d’une marque de commerce au Canada en liaison avec des services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.

[21]           J’ajouterai que dans son plaidoyer écrit, le D^r Holmes a formulé plusieurs allégations de fait, au sujet principalement d’une relation antérieure qui a pu exister entre Respond et l’Opposant, mais ces allégations (que l’on trouve aux paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9 du plaidoyer écrit de l’Opposant) auraient dû être incluses dans l’affidavit du D^r Holmes, non dans le plaidoyer écrit. J’en ai fait abstraction.

[22]           Dans son plaidoyer écrit, D^r Holmes allègue que depuis qu’il a commencé à employer la marque de commerce Pandemic 101 en liaison avec ses services de présentations sur la planification de la lutte contre la grippe pandémique, sa marque de commerce Pandemic 101 est devenue connue. Aucun élément de preuve, dans l’affidavit du D^r Holmes, n’étaye cette prétention.

[23]           Je conclus que l’Opposant ne s’est pas acquitté du fardeau initial qui lui incombait de prouver qu’il a employé la marque de commerce Pandemic 101 au Canada, avant la date pertinente, en liaison avec les services de présentations sur la planification de la lutte contre la grippe pandémique, ou que cette marque de commerce était connue au Canada à cette date. Par conséquent, le troisième motif d’opposition est également rejeté.

Caractère distinctif

[24]           La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de production de la déclaration d’opposition (le 26 mars 2007) [voir Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130; Metro-Goldwyn-Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317].

[25]           L’Opposant devait établir que sa marque de commerce Pandemic 101 était devenue suffisamment connue, à la date pertinente, pour annuler tout caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58].

[26]           La preuve décrite aux paragraphes 15 à 19, ci‑dessus, me permet de conclure que l’Opposant n’a pas satisfait à son fardeau de preuve initial. En conséquence, le dernier motif d’opposition est également rejeté.

Conclusion

[27]           En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

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Jean Carrière

Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.