Contenu de la décision
Dans l’affaire de l’opposition de Cluett, Peabody Canada Inc à la demande d’enregistrement numéro 898749 pour la marque de commerce AEROPEAK BY DE UNGAVA produite par Effigi Inc
Le 4 décembre 1998 Effigi Inc ( la « Requérante ») a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce AEROPEAK BY DE UNGAVA fondée sur un emploi projeté en liaison avec :
vêtements, nommément: chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bérets, bandeaux, bandannas, cache-oreilles, foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails a capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de bain, imperméables, léotards, robes de chambre, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures; sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs de gymnastique, sacs a main, sacs a bandoulière, sacs a dos, sacs d'école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons; lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport; parfums pour enfants; montres pour enfants; bijoux pour enfants.( les « Marchandises »)
La demande d’enregistrement fut publiée le 16 août 2000 dans le journal des marques de commerce. Le 16 janvier 2001 Cluett, Peabody Canada Inc (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition dans laquelle elle allègue les motifs d’opposition suivants :
1) la Marque n’est pas enregistrable en vertu des dispositions de l’article 12(1)(d) de la loi sur les marques de commerce ( la « loi ») puisqu’elle porte à confusion avec les marques déposées suivantes :
Marque de commerce: ARROW & DESIGN, LMC284523
Marque de commerce: ARROW & DESIGN , LMC275180
Marque de commerce: ARROW FOR HER!; DESIGN , LMC281782
Marque de commerce: ARROW POUR ELLE!; DESIGN , LMC283581
Marque de commerce: ARROW FOR HER , LMC278391
Marque de commerce: THE ARROW COMPANY , LMC209439
Marque de commerce: ARROW & DESIGN , LMC187626
Marque de commerce: ARROW DESIGN , LMC184864
Marque de commerce: ARROW , LMC184863
Marque de commerce: ARROW ARCHIVES , LMC481749
Marque de commerce: ARROW NATURALS , LMC454429
|
Marque de commerce: RIVER BRAND BY ARROW, LMC486884 |
. |
|
||||||||
|
Marque de commerce: PASTIME BY ARROW, LMC476765 |
. |
|
||||||||
|
Marque de commerce: BRADSTREET BY ARROW, LMC425350 |
. |
|
||||||||
|
Marque de commerce: ARROW RUGGED WEAR, LMC425665 |
. |
|
||||||||
|
Marque de commerce: GOLDEN ARROW, LMC464123 |
. |
|
||||||||
|
Marque de commerce: ARROW SPORTS & SPIRITS & DESIGN,LMC428022 |
|
|
||||||||
|
Marque de commerce: RUGGED WEAR BY / PAR ARROW, LMC488529 |
|
|
||||||||
|
. |
|
|||||||||
|
. |
|
|||||||||
|
. |
|
|||||||||
|
Marque de commerce: REPRESENTATION OF AN ARROW, LCD027723 |
. |
|
||||||||
|
Marque de commerce: GOLDEN ARROW, LCD027722 |
. |
|||||||||
|
Marque de commerce: ARROW, LMCD053871 |
. |
|||||||||
Marque de commerce: ARASMOOTH , LMC111625
Marque de commerce: ARROW & Dessin LMC294418
Marque de commerce: INT INTERNATIONALIST BY ARROW & Des LMC192161
Marque de commerce: THE ARROW COLLARMAN SHIRT LMC 358103
Marque de commerce: ARROW DESIGN, LMCD008292;
2) La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des dispositions de l’article 16(3)(a) de la loi en ce qu’à la date de production de la demande, la Marque portait à confusion avec les différentes marques de commerce ARROW mentionnées ci-haut et précédemment employées au Canada par l’Opposante en liaison avec les marchandises mentionnées auxdits certificats d’enregistrement;
3) Pour les motifs ci-haut décrits, la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la loi.
Le 1er février 2001 la Requérante a produit une contre-déclaration d’opposition dans laquelle elle nie les motifs d’opposition et allègue que le troisième motif est illégalement plaidé car il est vague et ambigu et ne permet pas à la Requérante de se défendre à l’opposition.
L’Opposante a produit une argumentation écrite et les deux parties étaient représentées lors de l’audience.
La preuve
L’Opposante a produit l’affidavit de Mary Anne Lefebvre, secrétaire légale à l’emploi des agents de l’Opposante, qui consiste uniquement à la production de copies des enregistrements des marques de commerce ci-haut énumérées à l’exception des marques suivantes :
|
|
||
|
|
||
Je peux toutefois consulter l’état du registre lorsque l’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable car elle porte à confusion avec des marques déposées dont les certificats d’enregistrement n’ont pas été mis en preuve. (Voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats Ltée. c. Manu Foods Ltd., 11C.P.R. (3d) 410) Après vérification du registre, je suis en mesure de confirmer que ces marques apparaissent au registre et qu’elles sont toujours en vigueur.
La Requérante a produit un certificat d’authenticité de l’enregistrement numéro TMA420961 pour la marque de commerce UNGAVA.
Le droit
Dans le cadre de procédures en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce, l’Opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve concernant chacun des motifs d’opposition sur lesquels elle se fonde afin qu’il soit apparent qu’il existe des faits qui supportent ces motifs d’opposition. Si cette tâche est accomplie, le fardeau de preuve se déplace vers la Requérante qui devra convaincre le registraire que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de sa marque de commerce [Voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53 , Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293]. Le registraire doit alors être raisonnablement convaincue, selon la balance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. [Christian Dior, S.A. et Dion Neckwear Ltd [2002]3 C.F. 405]
La date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(d) de la loi est la date de la décision [voir Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)]. La date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3) de la loi est la date de dépôt de la demande d’enregistrement (4 décembre 1998). Finalement, la date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque est généralement reconnue comme étant la date de dépôt de l’opposition (16 janvier 2001). [Voir Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (F.C.A.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit].
L’absence de preuve d’usage des marques de commerce de l’Opposante fait en sorte qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve initial en rapport avec le second et troisième motif d’opposition. L’Opposante prétend toutefois qu’elle n’a pas à faire cette preuve d’usage de ses marques de commerce déposées car elle aurait mis en preuve qu’elle était propriétaire d’une série de marques de commerce déposées qui ont toutes comme composante le mot ARROW.
Elle se réfère au passage suivant de l’arrêt McDonald’s Corporation v. Yogi Yogurt Ltd.(1982), 66 C.P.R.(2d) 101 pour supporter sa position :
“Thus when trade marks which have common characteristics are registered in the name of one owner as in the case of the marks EGG MCMUFFIN, MACSUNDAE, MCCHEESE and MCFEAST, that circumstance gives rise to the presumption that such marks form a series of marks used by the one owner and the registration of such marks is tantamount to a single registration combined of those several marks.
By that I mean that a mark which would be confusing with the registered marks is not confusing with those marks if the applicant therefore(sic) is the owner of all such trade marks. This well-known principle is recognized and perpetuated in s-s. 15(1) of the Act and which identifies such marks as "associated trade marks".
An application for a trade mark made by an applicant other than the registered owner of those trade marks which embodies the common characteristics thereof would be conflicting therewith and should be refused. That consideration does not apply when the applicant is the owner of the series and wishes to add to the series.
The fact of the registration of trade marks giving rise to the presumption of a series of marks existing is a most material consideration which the Registrar of Trade Marks must take into account upon an application for the registration of a mark embodying the common characteristics.”
Il est toutefois important de souligner que ce passage est suivi des observations suivantes de Monsieur le juge Cattanach:
“The fact of the registration of trade marks giving rise to the presumption of a series of marks existing is a most material consideration which the Registrar of Trade Marks must take into account upon an application for the registration of a mark embodying the common characteristics.
(…)
While the presumption of the existence of a series of trade marks can arise at the time of an application for the registration of a trade mark with the consequence indicated the same presumption does not arise in opposition proceedings. Before any similar inference as would arise from the presumption can arise in the opposition proceedings based upon the use of other marks any such use must be established by evidence.
The question therefore is whether the appellants have discharged the onus cast upon them of establishing the existence of a series of marks owned by the corporate appellant with which the application by the corporate respondent for the registration of the trade mark MCYOGURT may conflict. That is to be discharged by the establishment of the use of the trade marks sufficient to constitute a family.” (Mes soulignements)
Cet arrêt a été cité à maintes reprises pour confirmer le principe qu’un opposant qui fonde son opposition sur la propriété et l’usage d’une série de marques doit prouver l’emploi de chacune de ses marques déposées pour que le registraire puisse considérer cet argument. [Voir à titre d’exemple : Warnaco c. Manufacturiers de bas de nylon Doris Ltée, (2003) 28 C.P.R. (4th) 401, Andres Wines Ltd c. T.G.Bright & Co.,Ltd, (1983) 79 C.P.R. (2d) 94 et McDonald’s Corp et al c. Peter MacGregor Ltd, (1987) 15 C.P.R.(3d) 433].
Le libellé de l’article 16(3) de la loi est clair. Il doit y avoir une preuve non équivoque de l’emploi antérieur des marques de commerce de l’Opposante afin que le fardeau initial de preuve soit renversé et que la Requérante ait à prouver que la Marque ne risque pas de causer de la confusion avec les marques de commerce antérieurement employées de l’Opposante. [Voir Sequa Chemicals Inc. v. United Color and Chemicals Ltd., (1992) 44 C.P.R. (3d) 371] En l’absence de preuve d’emploi des marques de commerce de l’Opposante, je rejette les deuxième et troisième motifs d’opposition.
L’Opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable car elle porte à confusion avec ses marques de commerce déposées ci-haut énumérées. Il faut donc déterminer si l’emploi de la Marque risque de créer de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante en suivant la démarche prescrite à l’article 6 de la Loi et tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, incluant: le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus, la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage, le genre de marchandises, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'ils suggèrent. Il est clairement établi que la liste des circonstances énumérées ci-haut n’est pas exhaustive et qu’il n’est pas nécessaire d’accorder autant de poids à chacun de ces critères. [Voir à titre d’exemple Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (F.C.T.D.) et Gainers Inc. v. Marchildon (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (F.C.T.D.)]
Les marques déposées de l’Opposante les plus pertinentes pour les fins du présent dossier sont :
a) ARROW, certificat d’enregistrement TMDA053781 en liaison avec des accessoires de vêtements ainsi que pour des robes, T-shirts, chandails, blouses et bas;
b) ARROW, certificat d’enregistrement TMA184863 en liaison avec une longue liste de vêtements pour hommes, dames et enfants.
( collectivement désignées « les marques ARROW »)
Il va de soi que si j’arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de risque de confusion entre la Marque et les marques ARROW, il ne saurait y avoir de risque de confusion entre la Marque et les autres marques de commerce déposées de l’Opposante.
La Marque, bien que formée de mots de la langue anglaise (AERO et PEAK) et d’un lieu (UNGAVA), lorsque prise dans son ensemble et en liaison avec les Marchandises, bénéficie d’un certain caractère distinctif. Les marques ARROW, pour les mêmes motifs, possèdent également un certain caractère distinctif. Je n’ai aucune preuve d’emploi des marques de commerce de l’une ou l’autre des parties et en conséquence je ne peux déterminer jusqu’à quel point elles sont devenues connues.
Dans la cause de Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartier Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 at 71 (F.C.T.D.) M. le juge Dubé a approuvé la démarche prise par le registraire, dans le cadre de l’analyse des circonstances décrites à l’article 6(5) pour déterminer si la marque est enregistrable, de se référer aux mentions contenues au certificat d’enregistrement d’une marque de commerce pour conclure à l’emploi de cette marque dans le cadre de l’analyse du critère décrit à l’article 6(5)(b) de la loi. L’enregistrement de la marque ARROW, certificat d’enregistrement TMDA053781, fut obtenu sur la base d’un emploi de cette marque depuis le 14 juillet 1949 alors que celui émis sous le numéro TMA184863 fait état de l’emploi de la marque ARROW en liaison avec des chemises depuis 1902. Il appert donc que ce second critère favorise l’Opposante.
Lors de l’audition la Requérante a admis que les critères énumérés aux alinéas 6(5)(c) et (d) favorisent l’Opposante. Il reste donc à analyser le degré de ressemblance au niveau de leur présentation ou leur son ou dans les idées qu'elles suggèrent.
En raison de la similitude des Marchandises avec celles décrites aux certificats d’enregistrement TMDA053781 et TMA184863 le critère énoncé à l’article 6(5) (e) devient doublement important. D’ailleurs le critère de la ressemblance entre les marques a été reconnu comme étant le facteur dominant dans la plupart des cas. [Voir Beverley Bedding & UpholsteryCo v. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 47C.P.R. (2d) 145 et Export/Import Clic Inc. V. Effem Foods Ltd. (1993), 53 C.P.R. (3d) 200]
Visuellement la Marque se distingue des marques ARROW de l’Opposante. L’Opposante plaide que la prononciation en anglais de la première composante de la Marque soit AERO est semblable à la prononciation du mot ARROW. Il y a absence de preuve quant à la prononciation de ces mots par un anglophone, francophone ou une personne bilingue. En raison de la présence de plus d’une syllabe dans chacun de ces mots, il est possible de concevoir plus d’une prononciation pour chacun de ces mots. Dans les circonstances, il m’est donc impossible de conclure en faveur de l’Opposante. Au surplus il ne faut pas perdre de vue que le degré de ressemblance entre les marques en litige doit s’apprécier en fonction du consommateur moyen ayant un souvenir imparfait des marques ARROW de l’Opposante. De plus les marques en litige ne doivent pas être disséquées afin d’établir des points communs et des différences. M. le juge Décary a décrit la démarche à suivre dans l’affaire Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd. [2002] 3 C.F.405 de la façon suivante:
« …la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. »
Les idées suggérées par les marques sont également différentes. ARROW signifie une flèche alors que le mot inventé AEROPEAK est la combinaison des mots AERO qui signifie aéronautique alors que PEAK signifie sommet.
En comparant la Marque dans son ensemble avec l’une ou l’autre des marques de l’Opposante je ne peux conclure qu’il existe une telle ressemblance que le consommateur moyen pourrait croire que les Marchandises vendues en liaison avec la Marque ont pour origine l’Opposante. Cette circonstance favorise la Requérante.
Conclusion
J’arrive donc à la conclusion que la Requérante s’est déchargée de son fardeau de preuve de démontrer, selon la balance des probabilités, que la Marque ne risque pas de porter à confusion avec les marques de l’Opposante. Ainsi je ne peux souscrire au premier motif d’opposition soulevé par l’Opposante.
Dans les circonstances, en raison des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la loi, je rejette l’Opposition de l’Opposante, le tout selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.
DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 15 JUIN 2004.
Jean Carrière
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce