TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : FIVE STAR

Numéro d’enregistrement : LMC 512547

[1]               Le 8 mars 2007, à la demande de Ridout & Maybee (la partie requérante), le registraire a envoyé à Manhattan International Trade Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce mentionnée en titre (l’inscrivante), l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

[2]               La marque de commerce FIVE STAR est enregistrée en vue de son emploi avec ce qui suit : Marchandises : Articles d’habillement pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts, et accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, sous-vêtements, casquettes et chapeaux.

Services : Vente d’articles d’habillement pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts, et accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, sous-vêtements, casquettes et chapeaux.

[3]               L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. L’article 45 exige que cette preuve soit établie au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. En l’espèce, la période au cours de laquelle l’emploi à un moment quelconque doit être établi s’étend du 8 mars 2004 au 8 mars 2007.

[4]               L’emploi en liaison avec des marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               L’emploi en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce : 

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a fourni l’affidavit de Ted Rozenwald, président de l’inscrivante, Manhattan International Trade Inc. Aucun plaidoyer écrit n’a été produit, et les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audience.

[7]         L’affidavit de M. Rozenwald indique que la pratique normale du commerce de l’inscrivante relève de l’industrie des vêtements mode; les pièces annexées à l’affidavit montrent que cette pratique consiste dans la vente en gros des marchandises à des détaillants. Parmi ces pièces, mentionnons une photographie d’étiquettes de col arborant la marque de commerce en cause et des photographies d’un échantillon de vêtements sur lesquels sont apposées les étiquettes de col.

[8]         Dans son affidavit, M. Rozenwald atteste clairement l’emploi au Canada de la marque de commerce en cause en liaison avec chacune des marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente.  

[9]      Les pièces A-3 a) à f) jointes à l’affidavit consistent en des échantillons de factures, des bons de commande et des documents accessoires décrivant des transactions réalisées au cours de la période pertinentes et qui, selon l’auteur de l’affidavit, sont représentatives des ventes de marchandises et des services spécifiés dans l’enregistrement. Chaque facture est accompagnée de photographies des marchandises visées, y compris de gros plans des étiquettes qui y sont apposées, sur lesquelles figure la marque de commerce en cause. L’auteur de l’affidavit affirme que ces marchandises sont représentatives de celles vendues au cours de la période pertinente.

[10]     Plus précisément, les factures et les photographies qui les accompagnent semblent correspondre à des ventes d’une variété de chemises et de tee-shirts pour hommes et pour femmes ainsi que de robes pour femmes. 

[11]     Même s’il est reconnu que la preuve doit « démontrer » l’emploi en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services visés par l’enregistrement, et que de simples assertions d’emploi sont insuffisantes pour justifier le maintien d’un enregistrement (Plough Canada Ltd. c. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d), à la page 194 (C.F. 1^re inst.), et (1980) 53 C.P.R. (2d), à la page 62 (C.A.F.)), je garde aussi à l’esprit le principe selon lequel il n’y a pas lieu d’exiger la présentation d’une preuve surabondante en réponse à un avis donné en vertu de l’article 45 (Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d), à la page 56 (C.F. 1^re inst.)). Je signale à cet égard qu’il existe une différence entre une assertion de faits et un simple énoncé de droit. Dans Mantha & Associés/Associates. c. Central Transport Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d), à la page 354 (C.A.F.), la Cour a clairement indiqué que dans les cas où l’affidavit dans son ensemble énonce des faits étayant l’emploi, une assertion qui pourrait autrement être interprétée comme un simple énoncé de droit ou une conclusion de droit peut effectivement être considérée comme une assertion de faits.

[12]        J’estime qu’il convient d’adopter cette approche en l’espèce. L’affidavit de M. Rozenwald est certes très concis, mais il n’en est pas moins clair et non équivoque. M. Rozenwald y affirme explicitement que son entreprise a bien employé la marque de commerce FIVE STAR sur chacune des marchandises spécifiées dans l’enregistrement; il définit aussi la pratique normale du commerce de son entreprise et s’attache à décrire les documents présentés comme des échantillons de factures et des documents accessoires représentatifs. Bien qu’il s’agisse d’un cas limite, en dernière analyse, compte tenu du fait que la Loi a prévu une procédure de radiation sommaire pour débarrasser le registre du bois mort, je suis d’avis que l’inscrivante a produit une preuve suffisante pour s’acquitter du fardeau que lui impose l’article 45 de la Loi tant à l’égard des marchandises qu’à l’égard des services. 

[13]     Compte tenu de tout ce qui précède, et exerçant les pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j’estime qu’il y a eu emploi de la marque de commerce en cause au sens de l’article 45 et des paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi. En conséquence, l’enregistrement n^o LMC 512547 pour la marque de commerce FIVE STAR sera maintenu au registre conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 8 MAI 2009.

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Édith Malo,  LL.B.