Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : RAIL TOWN
ENREGISTREMENT No LMC 513784
[1] Le 29 septembre 2006, à la demande de Bennet Jones, s.r.l. (la « partie requérante »), le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13 (la « Loi »), à Glenda Dowie (l’« inscrivante »), propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (la « Marque »).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :
▪ Projets immobiliers, plus particulièrement la promotion de projets immobiliers avec salles de spectacles.
▪ Divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct.
[3] Suivant l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que précise l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente au cours de laquelle l’emploi à un moment quelconque doit être établi s’étend du 29 septembre 2003 au 29 septembre 2006.
[4] L’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services est défini au paragraphe 4(2) dans les termes suivants :
4. (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[5] En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a déposé son propre affidavit, signé le 19 mars 2007, ainsi que les pièces « 1 à 5 ». Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit, mais personne n’a demandé la tenue d’une audience.
[6] Après s’être identifiée, Mme Dowie confirme d’abord dans son affidavit [traduction] « que la Marque de commerce a été employée au Canada par un titulaire de licence pendant la période de trois ans précédant la date de l’avis prévu à l’article 45 ». Elle précise que Christenson Developments Ltd. est titulaire de la licence et qu’à ce titre, l’entreprise est autorisée à employer la marque de commerce conformément aux modalités d’un contrat de licence conclu le 1er décembre 1999. Elle indique qu’au départ, le contrat de licence devait durer trois ans, mais qu’il a été subséquemment prorogé chaque année, et qu’il demeure en règle (à la date de l’affidavit de Mme Dowie). Mme Dowie atteste que Christenson Developments Ltd. a employé la marque de commerce continuellement depuis la date d’entrée en application du contrat de licence en liaison avec son projet RAIL TOWN, situé à Edmonton (Alberta).
[7] Je reproduis également ci‑dessous les paragraphes suivants de l’affidavit de Mme Dowie, se rapportant au contrat de licence conclu avec Christenson Developments Ltd. :
[traduction]
6. Qu’avant d’accorder la licence et avant que le projet ne soit lancé, le donneur de licence a participé à un processus consultatif de conception et il a eu voix au chapitre dans la conception définitive du projet.
7. Que Christenson Developments Ltd. a érigé un développement de qualité, a maintenu une norme élevée à l’égard de ce développement, et a satisfait à toutes les modalités du contrat de licence. La licence demeure en règle, et elle n’a été l’objet d’aucune résiliation.
10. Qu’avis public de l’octroi d’une licence a été donné initialement à la Ville d’Edmonton en relation avec des approbations se rapportant au développement, notamment l’approbation de la signalisation d’un parc, et qu’il a été donné subséquemment sur le site Web récemment lancé www.RAIL TOWN.info.
[8] Mme Dowie dit du projet RAIL TOWN qu’il est un vaste projet et qu’il a été érigé en plusieurs phases, le dernier immeuble étant présentement en construction. Elle renvoie au site Web www.altavistaRAILTOWN.com comme étant une source de renseignements supplémentaires sur ce dernier immeuble. Je remarque cependant que les extraits tirés du site Web n’ont pas été produits en preuve; en conséquence, les renseignements que pourrait contenir le site Web ne seront pas pris en considération.
[9] En ce qui concerne la manière dont la Marque est employée en liaison avec les projets immobiliers, Mme Dowie a joint des photographies de l’emplacement du projet RAIL TOWN sous les cotes 1 à 4.
[10] Elle indique que la première photographie représente la Marque, affichée à l’entrée du site. Les deuxième et troisième photographies sont des affiches sur lesquelles figurent le mot RAILTOWN ainsi que les adresses, et l’on retrouve ces affiches sur chacune des unités ou des maisons. La quatrième photographie serait une photo de la Marque telle qu’elle est employée pour le parc qui serpente le site. Je remarque que les mots RAILTOWN PARK figurent sur ce qui semble être une entrée voûtée au parc.
[11] La partie requérante soutient que la marque qui figure dans ces pièces est le mot inventé RAILTOWN, contrairement à la marque enregistrée RAIL TOWN, formée de deux mots. Elle soutient que ce changement est à ce point important que le public ne pourrait voir dans cette marque la marque de commerce enregistrée. À mon avis, cependant, la différence visuelle entre les marques est négligeable dans la mesure où l’impression commerciale continue demeure la même et où les consommateurs inféreront probablement qu’en dépit de leurs différences, la marque déposée et la marque telle qu’elle est utilisée désignent des marchandises qui ont une même origine [voir Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), et Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull c. Registraire des marques de commerce (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)].
[12] Mme Dowie explique ensuite que les divertissements sur le site RAIL TOWN sont offerts par RAIL TOWN Entertainment Ltd., un utilisateur autorisé de la Marque de commerce, dans une brasserie-restaurant. Une photographie de cet établissement a été fournie comme pièce 5. Je note cependant que la Marque ne figure pas dans cette photographie, et qu’il n’est pas clair que l’on présente à cet endroit des spectacles musicaux en direct. En conséquence, comme je ne vois aucune preuve d’un emploi de la Marque — qu’il soit autorisé ou non — en liaison avec un « divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct », ces services seront supprimés de l’enregistrement.
[13] Le reste des principaux arguments de la partie requérante peuvent être résumés dans les termes suivants :
▪ La preuve produite ne fait pas état d’un emploi par un titulaire en bonne et due forme d’une licence ainsi qu’il est prévu à l’article 50 de la Loi.
▪ La preuve produite ne fait pas état d’un emploi de la marque en cause en liaison avec les services tels qu’ils sont enregistrés.
[14] En ce qui concerne la question de savoir si la preuve démontre l’emploi de la marque par un titulaire en bonne et due forme de licence, la partie requérante soutient plus particulièrement que, puisque l’inscrivante n’a pas versé les contrats de licence allégués en preuve, rien ne prouve que ceux‑ci étaient en vigueur pendant la période pertinente. En outre, elle soutient que l’inscrivante n’a pas clairement démontré qu’elle contrôlait les caractéristiques ou la qualité des services visés par l’enregistrement et qu’aucune preuve de « l’avis public » allégué par l’inscrivante au cours de la période pertinente n’a été produite au sens et suivant l’esprit de la Loi.
[15] L’inscrivante fait valoir à son tour, à juste titre, que pour les besoins de l’article 45, en l’absence du dépôt d’une copie du contrat de licence comme preuve du contrôle, l’inscrivante ou le titulaire de licence peuvent satisfaire aux conditions de l’article 50 en attestant l’existence du contrôle requis par l’article 50 [voir Gowling, Strathy and Henderson c. Samsonite Corp. (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (C.O.M.C.), et Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc. (1995), 65 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)]. L’Inscrivante soutient qu’il a été satisfait à cette exigence relativement à la licence accordée à Christenson Developments Ltd., puisque l’existence et la date du contrat de licence sont confirmées dans l’affidavit, et que [traduction] « le processus consultatif de conception et l’apport de l’inscrivante dans la conception finale ont permis d’obtenir un projet dont la qualité a été maintenue ».
[16] Pour l’application de l’article 45, il est important de prendre en considération la preuve dans son ensemble [Meredith and Finlayson c. Berg Equipment Investments Ltd. 72 C.P.R. (3d) 378]. S’il s’agit en l’espèce d’un cas limite et qu’il aurait été préférable de disposer d’une déclaration explicite concernant le contrôle des caractéristiques et de la qualité des services de projets immobiliers, je suis néanmoins disposée à inférer, sur le fondement d’une lecture raisonnable de l’affidavit dans son ensemble, qu’un contrôle autorisé était exercé au sens de l’article 50.
[17] Ce faisant, je prends en considération les éléments suivants : (i) le projet immobilier a été érigé en plusieurs phases, sur une période de plusieurs années, y compris pendant la période pertinente; (ii) la licence accordée à Christenson Developments Ltd. a été renouvelée chaque année pendant la période pertinente; (ii) la déclaration assermentée de Mme Dowie au paragraphe 6 de l’affidavit, selon laquelle [traduction] « le donneur de licence a participé à un processus consultatif de conception et il a eu voix au chapitre dans la conception définitive du projet »; (iii) la déclaration assermentée de Mme Dowie au paragraphe 7 de l’affidavit, selon laquelle [traduction] « Christenson Developments Ltd. a érigé un développement de qualité, a maintenu une norme élevée à l’égard de ce développement, et a satisfait à toutes les modalités du contrat de licence »; et (iv) la nature et l’objet de la procédure fondée sur l’article 45, qui se veut simple et sommaire, et dont l’objectif est d’éliminer le « bois mort » du registre.
[18] À mon avis, ces déclarations et facteurs collectivement me permettent d’inférer raisonnablement que Christenson Developments Ltd. a adhéré de manière satisfaisante aux commentaires que Mme Dowie a formulés pendant la phase de conception, dans le cadre de l’exécution de services de projets immobiliers en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Donc, pour l’application de l’article 45, j’accepte que l’inscrivante contrôlait, comme l’exige l’article 50 de la Loi, les caractéristiques et la qualité des services de projets immobiliers fournis par Christenson Developments Ltd.
[19] Aux fins de contester la question de savoir si l’inscrivante exerçait le contrôle requis à l’article 50, la partie requérante fait valoir également que Mme Dowie [traduction] « aurait simplement pu se présenter aux diverses étapes auxquelles la conception du projet a été approuvée, puis déclarer qu’elle a participé au processus de conception et qu’elle a eu voix au chapitre à cet égard ». Je remarque cependant que la participation de Mme Dowie au processus de conception était de nature consultative, ce qui permet de conclure qu’elle n’était pas l’observateur passif que la partie requérante suggère. J’accepte par conséquent que la déclaration de Mme Dowie selon laquelle elle avait « voix au chapitre dans la conception définitive du projet » est une déclaration de fait et non une simple allégation.
[20] Comme je suis d’avis que l’inscrivante contrôlait, au sens de l’article 50 de la Loi, les caractéristiques et la qualité des services de projets immobiliers fournis par Christenson Developments Ltd., il n’est pas nécessaire de déterminer si « l’avis public » de la licence a été donné par l’inscrivante pendant la période pertinente au sens et suivant l’esprit de la Loi.
[21] En ce qui concerne la question de savoir si l’on a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services tels qu’ils sont enregistrés, j’ai déjà conclu que l’on n’a pas établi l’emploi de la Marque en liaison avec « des services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct ».
[22] En ce qui concerne les autres services, la partie requérante fait valoir qu’il n’y a aucune preuve que Christenson Developments Ltd. a employé la marque en question en liaison avec un projet immobilier, « plus particulièrement la promotion de projets immobiliers avec salles de spectacles ». À mon avis, cependant, cette lacune n’est pas fatale pour les motifs suivants. À mon sens, le passage suivant de la déclaration de services, « …plus particulièrement… », décrit plus exactement une liste non exhaustive ou indéfinie de services de projets immobiliers, ce qui signifie que, bien que les projets immobiliers mettent l’accent en particulier sur les projets immobiliers avec salles de spectacles, on peut raisonnablement interpréter que cette déclaration renvoie à d’autres services de projets immobiliers. En conséquence, je suis disposée à accepter que l’inscrivante a établi l’emploi de la marque en cause en liaison avec les services visés par l’enregistrement conformément à la Loi.
[23] Compte tenu de ce qui précède, j’ai conclu que l’on a établi l’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les services décrits comme étant des services de « projets immobiliers, plus particulièrement la promotion de projets immobiliers avec salles de spectacles »; on n’a pas établi l’emploi de la Marque en liaison avec les autres services que précise l’enregistrement, ni fourni de preuve que des circonstances spéciales justifiaient le défaut d’emploi. En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, j’ordonne la modification de l’enregistrement no LMC 513784 de manière que les services suivants soient supprimés :
- divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct,
en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 AVRIL 2009.
Kathryn Barnett
Agente d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.