Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : WINGZ
ENREGISTREMENT Nº 370,262
Le 19 novembre 1999, à la demande de Northwest Airlines Inc., le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Informix Software, Inc., propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique au cours de la période pertinente. Élément sans rapport avec la présente procédure, la propriétaire actuelle de la marque de commerce déposée est l’International Business Machines Corporation (société par actions de New York). La cession a été inscrite au registre des marques de commerce le 10 janvier 2002.
L’enregistrement de la marque de commerce WINGZ vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] « programmes d’ordinateur ».
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 19 novembre 1996 au 19 novembre 1999.
En réponse à l’avis, un affidavit de M. Gary Fromm a été fourni, accompagné de pièces. Seule la partie à la demande de qui l’avis a été donné a déposé des arguments écrits et il n’a pas été demandé d’audience.
Dans son affidavit, M. Fromm déclare qu’il est le fondateur et le président d’Investment Intelligence Systems Corporation (IISC) et de ses sociétés apparentées et affiliées, qui utilisent la marque de commerce WINGZ sous licence d’International Business Machines Corporation (IBM Corporation) et de son prédécesseur en titre, Informix Software, Inc. Deux contrats de licence distincts ont été passés entre l’ancienne inscrivante et IISC, le premier à caractère non exclusif et le second comportant l’exclusivité. La licence exclusive, datée du 31 janvier 1995, s’applique au cours de la période pertinente. M. Fromm explique que, comme les produits WINGZ y ont été intégrés et qu’ils sont basés, en partie, sur un code machine visé par une licence accordée par Informix Software, Informix Software (la propriétaire au cours de la période pertinente) avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des produits vendus ou concédés sous licence par IISC et portant la marque de commerce WINGZ. De plus, il fait valoir que la propriétaire de la marque de commerce a le pouvoir de mettre fin à l’accord de licence pour tout motif, notamment pour une exploitation inadmissible des droits de propriété intellectuelle accordés sous licence. Il déclare que le contrat de licence n’a pas été intégré à son affidavit pour des raisons de confidentialité.
M. Fromm soutient qu’IISC vend et concède sous licence des programmes d’ordinateur sous la marque de commerce WINGZ à des sociétés à travers le monde et qu’elle a des bureaux à Londres (Royaume-Uni), à Paris (France), à Overland Park dans l’État du Kansas (États-Unis d’Amérique) et à New York dans l’État de New York (États-Unis d’Amérique). Elle compte notamment parmi
ses clients canadiens Bell Sygma, Hydro-Québec, Recherches Bell-Northern Ltée et Nortel. Les produits vendus et concédés sous licence par IISC qui portent la marque de commerce WINGZ (qu’il désigne ensuite comme les « produits WINGZ ») constituent une famille [traduction] « d’outils de développement d’applications analytiques basées sur des tableurs, qui comportent un ensemble complet de fonctions destinées aux spécialistes des statistiques, du génie et de la finance ». Il explique que les produits WINGZ sont destinés à une gamme variée de plateformes matérielles (par exemple, les ordinateurs IBM, HP, SUN et APPLE) et à divers logiciels d’exploitation (par exemple, IBM, « MICROSOFT WINDOWS » et « LINUX »). Les ventes à l’échelle internationale des produits WINGZ sont estimées à un total d’environ 1,5 million de dollars.
La pièce A jointe à l’affidavit de M. Fromm présente des photocopies de divers objets portant la marque de commerce WINGZ, notamment de CD-ROM (sur lesquels sont stockés les programmes d’ordinateur), de manuels d’instruction et d’installation ainsi que de documents promotionnels distribués depuis 1996. Les pièces B à J contiennent des copies de factures de produits WINGZ facturés et expédiés à des clients canadiens au cours de la période pertinente. M. Fromm spécifie que les produits WINGZ mentionnés sur les factures porteraient la marque de commerce WINGZ telle qu’elle est représentée sur les objets formant la pièce A. Des parties des factures ont été ombragées pour des raisons de confidentialité.
La partie à la demande de qui l’avis a été donné a fait valoir les points suivants :
(1) les éléments de preuve n’établissent pas l’emploi par l'inscrivante ou revenant à l'inscrivante conformément aux dispositions de l’article 50 de la Loi;
(2) les éléments de preuve n’établissent pas l’emploi de la marque de commerce déposée WINGZ en liaison avec des [traduction] « logiciels informatiques ».
Pour que l’emploi d’une marque de commerce par un licencié puisse bénéficier au propriétaire inscrit, il faut satisfaire aux dispositions de l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce. Le paragraphe 50(1) exige que le propriétaire de la marque de commerce « contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services ». Pour les besoins d’une procédure selon l’article 45, pour satisfaire à cette exigence, il faut que l'inscrivante ou le licencié soit atteste clairement sous serment l’existence du contrôle prévu à l’article 50 (voir la décision Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp. (1996), 66 C.P.R. (3d) 560 (A.A.P.M.C.), à la page 56, et l’arrêt Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)), soit fournisse une description du contrôle exercé ou une copie du contrat de licence comportant des dispositions au sujet du contrôle.
En l’espèce, M. Fromm a déclaré sous serment qu’il existait un contrat de licence entre IISC et Informix Software au cours de la période pertinente et que l'inscrivante avait la faculté de mettre fin à l’accord de licence pour tout motif, notamment pour une exploitation inadmissible des droits de propriété intellectuelle concédés sous licence. En outre, il a indiqué que le produit intègre un code machine concédé sous licence par la propriétaire et est basé, en partie, sur ce code, et qu’il en résulte donc un contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises par la propriétaire. Je juge que le fait que les programmes d’ordinateur sont basés sur un code machine fourni par la propriétaire est suffisant, pour l’application de l’article 45, pour me permettre de conclure au contrôle des caractéristique et de la qualité des marchandises par la propriétaire. Je conclus donc que tout emploi établi est réputé être un emploi de l'inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.
S’agissant de la question de savoir si l’emploi de la marque de commerce au Canada est en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement, je suis persuadée, considérant la preuve dans son ensemble, que c’est le cas.
Contrairement à l’argumentation avancée par la partie à la demande de qui l’avis a été donné, je suis convaincue que les marchandises vendues ou faisant l’objet d’une licence au Canada sont nommément des [traduction] « programmes d’ordinateur », ces programmes d’ordinateur ayant été décrits au paragraphe 3 de l’affidavit Fromm. De plus, il semble, d’après les déclarations figurant au paragraphe 7 de l’affidavit, que les programmes sont mis en mémoire sur des CD-ROM portant la marque de commerce (pièce A), ce qui constitue, à mon avis, l’emballage des marchandises.
S’agissant de la question de savoir si les transferts de marchandises ont eu lieu au Canada au cours de la période pertinente, j’accepte que certaines des factures établissent que les marchandises visées par l’enregistrement ont été vendues ou concédées sous licence à des clients canadiens au cours de la période pertinente. À cet égard, j’accepte que le terme [traduction] « contrat de licence » sur les factures fasse vraisemblablement référence à « l’octroi sous licence » du programme d’ordinateur à des clients au Canada alors que le terme [traduction] « médias » identifie vraisemblablement la plate-forme matérielle ou les logiciels d’exploitation pour lesquels le programme d’ordinateur est disponible.
La partie à la demande de qui l’avis a été donné a soutenu que les factures sont libellées à l’ordre d’« Investment Intelligence Systems Group of Overland Park, Kansas, USA », dénomination différente de la dénomination de la licenciée, soit « Investment Intelligence Systems Corporation ». Je conviens que l'inscrivante aurait pu fournir une explication de la dénomination qui figure sur les factures, mais je note que M. Fromm a précisé qu’IISC a des bureaux à Londres, au Royaume-Uni, à Paris, en France, à Overland Park, dans l’État du Kansas aux États-Unis, et à New York, dans l’État de New York aux États-Unis.
Par conséquent, comme la licenciée a un bureau à Overland Park, dans l’État du Kansas aux États-Unis, je suis disposée à accepter que les factures proviennent du bureau d’« Overland Park, Kansas, U.S.A. » et que la dénomination « Investment Intelligence Systems Group » est vraisemblablement simplement un nom commercial qu’utilise la « licenciée ». Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les éléments de preuve sont suffisants pour me permettre de conclure que les programmes d’ordinateur mis en mémoire sur les CD-ROM portant la marque de commerce déposée ont été concédés sous licence à des clients au Canada au cours de la période pertinente. Comme « l’octroi sous licence » de programmes d’ordinateur équivaut à un transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce, je conclus que les éléments de preuve établissent que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement au cours de la période pertinente d’une manière qui répond aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce.
Par conséquent, l’enregistrement nº 370,262 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 AOÛT 2005.
D. Savard
Agente d’audience principale
Section de l’article 45