Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
de Air Miles International Trading B.V. à la
demande no 1212383 produite par
Sea Miles LLC. en vue de l’enregistrement de
la marque de commerce SEA MILES
Le 1er avril 2004, la requérante, Sea Miles LLC. (une société de la Floride), a produit une demande d’enregistrement pour la marque SEA MILES fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants :
Services de cartes de crédit; programmes d’encouragement des consommateurs, nommément promotion de biens et services de tiers au moyen d’un programme de primes d’encouragement permettant aux abonnés d’accumuler des points, et d’échanger ces derniers pour de la marchandise ou des voyages.
La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 29 septembre 2004.
L’opposante, Air Miles International Trading B. V. (« AMIT »), a produit une déclaration d’opposition le 28 février 2005, dont copie a été envoyée à la requérante le 5 avril 2005. Le premier motif d’opposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, en ce qu’elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la requérante projette d’employer la marque.
Le deuxième motif d’opposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi, en ce que la requérante n’avait pas l’intention d’employer la marque visée par la demande, au Canada, elle-même ou par l’entremise d’un licencié. Le troisième motif d’opposition porte que la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi, en ce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque visée par la demande compte tenu des allégations contenues dans la déclaration d’opposition.
Le quatrième motif d’opposition porte que la marque de commerce visée par la demande n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec 27 marques de commerce déposées appartenant à l’opposante, notamment les marques MEGA MILES, YOUR MILES et un grand nombre de marques comprenant ou renfermant les mots AIR MILES. Il convient de souligner que l’enregistrement no 443821 de la marque de commerce AIR MILES vise les marchandises suivantes :
affiches, autocollants, bons d’échange, magazines, journaux, brochures, périodiques; carton, livres et stylos; boissons, nommément boissons gazeuses;
et les services suivants :
Services de publicité et de promotion des biens et services de tiers; organisation, exécution et supervision de campagnes de vente et de promotion; conseils en gestion; études de marché; services bancaires; services de carte de débit et de carte de crédit; services bancaires de détail, nommément dépôts, prêts hypothécaires et autres; émission de chèques de voyage; émission de chèques personnalisés; services de comptes d’épargne et de comptes de chèques; émission de certificats de dépôt à terme et de certificats de placement garantis [sic]; administration de régimes d’épargne-retraite enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et offerts par les banques; exploitation d’un magasin de vente au détail; services de carte de crédit et de restaurant; exploitation d’épiceries de détail et d’hôtels; exploitation d’un commerce spécialisé dans la location de véhicules automobiles; exploitation de stations-service; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules automobiles; exploitation d’un commerce spécialisé dans la quincaillerie et les améliorations résidentielles; exploitation de pharmacies de détail.
Le cinquième motif d’opposition porte que la requérante n’est pas la personne ayant le droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce sous le régime du paragraphe 16(3) de la Loi, étant donné que, à la date de production de la demande, la marque de commerce visée par cette demande créait de la confusion avec diverses marques de l’opposante antérieurement employées au Canada ou à l’égard desquelles des demandes ont été antérieurement produites. Le sixième motif d’opposition veut qu’il y ait un droit préalable à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 16(3)c) de la Loi, fondé sur la confusion créée avec six noms commerciaux antérieurement employés par l’opposante. Le septième motif d’opposition porte que la marque de commerce visée par la demande n’est pas distinctive, étant donné qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce et les noms commerciaux employés par l’opposante et que la requérante n’a pas l’intention d’employer sa marque SEA MILES au Canada et l’a abandonnée.
La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L’opposante a déposé en preuve les affidavits de Michael Louis Kline, Jimmy L. Partington, Cliff Swaters, Daniel Park et Donald Easter. M. Kline a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, et la transcription de ce contre-interrogatoire et la réponse à l’engagement pris font partie du dossier de la présente opposition.
La requérante a déposé en preuve les affidavits de Roderick MacDonald, Bryan Norrie et Jennifer Stecyk. Mme Stecyk et MM. MacDonald et Norrie ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits, et les transcriptions de ces contre-interrogatoires et les diverses réponses aux engagements pris font partie du dossier de la présente procédure. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, et elles ont toutes deux été représentées à l’audience tenue le 7 avril 2009.
La preuve de l’opposante
Dans son affidavit, M. Kline atteste qu’il est vice-président principal, Services juridiques, du Loyalty Management Group Canada Inc. (« Loyalty »), société qu’il décrit comme le seul utilisateur autorisé au Canada de la famille de marques de commerce d’AMIT, y compris la marque AIR MILES employée en liaison avec un programme de récompense. Loyalty détient une licence d’utilisation exclusive qui l’autorise à accorder des sous-licences pour l’utilisation des marques AIR MILES au Canada. Sont joints à l’affidavit de M. Kline des extraits du contrat de licence entre AMIT et Loyalty qui décrivent en détail les conditions d’utilisation des marques AIR MILES et qui énoncent les normes que doivent respecter Loyalty et les titulaires de sous-licences.
La requérante a fait observer que les extraits du contrat de licence font référence au concédant de licence comme étant AMIH (Air Miles International Holdings N.V.) plutôt qu’AMIT, AMIH étant le prédécesseur en titre d’AMIT. Par conséquent, la requérante a fait valoir que la licence liait une partie différente (à savoir AMIH) et Loyalty. Cependant, au paragraphe six de son affidavit, M. Kline indique qu’il s’agit du contrat qui s’appliquait à AMIT et Loyalty. En contre-interrogatoire, il a déclaré que Loyalty avait été informée du remplacement d’AMIH par AMIT relativement au contrat de licence et du fait qu’AMIT était soit le successeur d’AMIH, soit une nouvelle dénomination sociale. De plus, il a confirmé qu’il s’agissait de l’entente applicable à AMIT et Loyalty (voir les pages 15-16 de la transcription du contre-interrogatoire de M. Kline). Plusieurs extraits du contrat font référence à [traduction] « AMIH, ses filiales, ses successeurs et ses ayants droit ». Il semblerait donc que le contrat lie AMIT, à titre de successeur d’AMIH, et Loyalty.
Dans son affidavit, M. Kline affirme ensuite que Loyalty gère un programme de récompense en liaison avec les marques de commerce AIR MILES au Canada depuis 1992. Les commanditaires concluent un contrat avec Loyalty afin d’obtenir (1) une licence leur permettant d’accorder des milles de récompense AIR MILES dans une catégorie donnée et dans une région donnée; et (2) une sous-licence leur permettant d’employer les marques de commerce AIR MILES en liaison avec ces activités. Le contrat, appelé entente de participation au programme (« EPP »), prévoit que Loyalty, en son nom et en celui d’AMIT, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services offerts sous les marques AIR MILES. La pièce 3 de l’affidavit de M. Kline comporte des extraits de l’EPP dans lesquels sont énoncées des normes relatives aux caractéristiques et à la qualité qui s’appliquent aux marques de commerce AIR MILES mais non aux marques du commanditaire. Ces normes comprennent l’obligation de toujours utiliser un avis selon lequel les marques AIR MILES appartiennent à AMIT et qu’elles sont employées par Loyalty en vertu d’une licence.
Les membres du public peuvent s’inscrire au programme de récompense à titre d’adhérents. Ils reçoivent une carte d’adhérent AIR MILES qu’ils peuvent utiliser pour accumuler des milles de récompense auprès des commanditaires participants. Les commanditaires accordent des milles de récompense aux adhérents lors d’un achat admissible de biens et services. Les adhérents peuvent ensuite échanger leurs milles de récompense accumulés, par l’intermédiaire de Loyalty, afin d’acquérir une vaste gamme de biens et services auprès de différentes entreprises désignées sous le nom de fournisseurs de récompenses. La marque AIR MILES est apposée sur la carte d’adhérent et est affichée par les divers commanditaires. Loyalty envoie régulièrement aux adhérents, par la poste, des relevés indiquant en détail leurs milles de récompense accumulés et les adhérents peuvent également avoir accès à cette information en ligne.
Selon M. Kline, Loyalty emploie plus de 900 personnes et son programme de milles de récompense compte plus de 100 commanditaires, y compris des transporteurs aériens, des voyagistes, des hôtels, des épiceries, des pharmacies, des sociétés d’assurances et des banques. Les adhérents peuvent même se procurer auprès des banques commanditaires des cartes de crédit sur lesquelles figure la marque AIR MILES et qui leur permettent d’accumuler des milles de récompense supplémentaires. En mai 2004, plus de 16 milliards de milles de récompense AIR MILES avaient été accordés à des adhérents et plus de 60 % des foyers canadiens comptaient un adhérent, ce qui signifie que plus de 12,5 millions de Canadiens accumulaient des milles de récompense AIR MILES. Plus de 1,8 milliard de milles de récompense ont été échangés depuis 1999 et les revenus que Loyalty a tirés du programme ont dépassé les 100 millions de dollars par année.
M. Kline affirme que Loyalty et ses commanditaires ont dépensé des millions de dollars pour annoncer le programme AIR MILES depuis 1999. À elle seule, Loyalty a consacré plus de 5,6 millions de dollars à la publicité et à la promotion au cours de la période allant de 1992 à 1997. Depuis 1998, Loyalty dépense plus de 15 millions de dollars par année. M. Kline décrit ensuite en détail les différentes campagnes de publicité dans les journaux, à la radio et à la télévision qu’a menées sa compagnie et les millions d’affiches, de guides d’information et de brochures qui sont distribués chaque année aux commanditaires pour être utilisés sur place par ces derniers. De plus, Loyalty envoie deux fois par année aux adhérents, par la poste, des millions de bons de réduction sur lesquels figure également la marque de commerce MEGA MILES.
Dès le début du programme, des services de voyage étaient offerts en récompense aux adhérents. Depuis mars 2002, des forfaits vacances et des croisières sont également offerts. Depuis cette date, plus de 5 000 adhérents ont échangé plus de 30 millions de milles de récompense contre des croisières, dont la valeur estimée dépasse les 7 millions de dollars. Dans le secteur financier, les milles de récompense AIR MILES ont été accordés en très grande quantité par les banques commanditaires.
M. Kline a été contre-interrogé au sujet de l’application par Loyalty de normes en matière de contrôle de la qualité relativement à l’emploi des marques AIR MILES par ses licenciés, auxquels AMIT a octroyé des sous-licences d’utilisation des marques. La requérante a beaucoup insisté sur le fait que les commanditaires établissent des normes de qualité pour leurs propres marchandises et services. Toutefois, cela n’a rien d’étonnant. Loyalty est avant tout intéressée à s’assurer de l’emploi adéquat de ses marques AIR MILES et non de l’emploi des marques des commanditaires.
L’exposition des marques AIR MILES par un commanditaire se distingue de l’affichage dans une vitrine d’une carte de crédit comme VISA. L’affichage de la marque VISA ne constitue pas un emploi de la marque VISA par le marchand, mais sert uniquement à avertir les consommateurs que la carte peut être utilisée comme mode de paiement dans ce magasin. Cependant, dans le cas d’AIR MILES, il est évident que les commanditaires emploient les marques AIR MILES pour fournir un certain service aux consommateurs-adhérents, à savoir l’octroi de milles de récompense AIR MILES. Conformément au contrat de licence conclu entre les parties sous forme d’EPP, un tel emploi joue essentiellement en faveur de l’opposante eu égard au paragraphe 50(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :
50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.
50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.
La requérante a fait valoir que la partie de la pièce 1 de l’affidavit de M. Kline intitulée [traduction] « Article 4 - Normes de qualité » n’a rien à voir avec le contrôle par AMIT de la qualité des services fournis en liaison avec les marques de commerce AIR MILES, mais régit simplement l’application des normes graphiques imposées par AMIT relativement à la présentation des marques telles qu’employées par les commanditaires. La requérante a également soutenu que rien ne prouve qu’AMIT a élaboré des normes de qualité pour Loyalty relativement à l’emploi des marques AIR MILES, ni que Loyalty a élaboré de telles normes de qualité pour les commanditaires.
Cependant, l’affidavit et le contre-interrogatoire de M. Kline révèlent que, de fait, AMIT et Loyalty établissent au départ des normes de qualité relativement à l’emploi des marques AIR MILES lorsqu’un commanditaire est recruté, étant donné que les normes commerciales de ce commanditaire sont alors évaluées. Le respect de ces normes de qualité fait par la suite l’objet d’un suivi, quoique, apparemment, uniquement au moyen des plaintes des consommateurs. Qui plus est, Loyalty détermine, régit et limite géographiquement les caractéristiques des marchandises et services fournis par les commanditaires. Comme le paragraphe 50(1) de la Loi fait référence au contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services, ce fait, à lui seul, suffit pour considérer que l’emploi des marques AIR MILES par les commanditaires constitue un emploi par Loyalty et, en définitive, un emploi par AMIT, conformément aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi, qu’il y ait ou non contrôle de la qualité des marchandises et services.
En l’espèce, M. Kline a décrit comment AMIT et Loyalty établissent les normes relatives à l’emploi par les commanditaires des marques AIR MILES en liaison avec les marchandises et services de ces commanditaires. Ces normes porteraient notamment sur les caractéristiques des services fournis ou des marchandises vendues puisque ce sont leurs caractéristiques, et non leur qualité, qui semblent revêtir une plus grande importance pour le programme étant donné que les commanditaires sont limités à certains secteurs d’activités et régions géographiques. En conséquence, bien que les marques AIR MILES ne semblent pas être employées par les commanditaires en liaison avec quoi que ce soit d’autre que le service consistant à octroyer des milles de récompense, même s’ils emploient les marques en liaison avec leurs propres marchandises et services, le fait que Loyalty et AMIT régissent et surveillent les caractéristiques de ces marchandises et services suffit, à lui seul, pour considérer qu’un tel emploi constitue un emploi faisant l’objet d’une licence, ce qui joue en faveur de l’opposante. Par ailleurs, l’utilisation systématique par les commanditaires, à titre de titulaires de sous-licences, d’un avis quant à l’emploi d’une marque de commerce signifie que l’emploi par eux des marques AIR MILES est réputé avoir fait l’objet d’une licence conformément au paragraphe 50(2) de la Loi.
Dans son affidavit, M. Partington atteste qu’il est gestionnaire principal, Services de vente au détail virtuelle, de fidélisation et du marketing, chez Loyalty. De 2000 à 2005, il était gestionnaire responsable de la commercialisation de la marque. De janvier 2002 à décembre 2004, l’agence de publicité MacLaren McCann a conçu, produit et diffusé des publicités radiophoniques et imprimées pour AIR MILES, et M. Partington donne la liste des endroits et des dates où les publicités ont été diffusées à la radio, y compris l’auditoire potentiel pour chacune des publicités.
Dans son affidavit, M. Swaters atteste qu’il est vice-président de Maritz Research, un organisme de marketing et de sondages. Il confirme le contenu de son affidavit antérieur du 18 décembre 2003 que l’opposante avait déposé en preuve dans une procédure d’opposition antérieure. Dans cet autre affidavit, M. Swaters avait déclaré qu’il était le chef d’équipe des chargés de compte chez Maritz : Thompson Lightstone (« MTL »). En décembre 2001, MTL a mené une étude pour le compte de Loyalty en vue de déterminer le niveau de sensibilisation du public et le nombre de membres par rapport à divers programmes de récompense et programmes de cartes de crédit, y compris ceux de l’opposante. M. Swaters expose en détail les résultats de cette étude, lesquels démontrent que, parmi les divers programmes de récompense, le programme AIR MILES est de loin celui qui jouissait de la plus grande notoriété auprès des consommateurs, alors que près de 50 % d’entre eux le reconnaissaient sans aide.
La requérante a fait valoir que, comme l’étude invoquée par M. Swaters a été menée avant toute date pertinente en l’espèce, elle s’avère de peu d’utilité. Cependant, étant donné que M. Kline a démontré que les marques AIR MILES ont été employées de façon constante et importante après la date de l’étude, il semble probable que les conclusions de l’étude sont néanmoins pertinentes à ces dates ultérieures.
Dans son affidavit, M. Park atteste qu’il est directeur de projet pour Consumer Content, un organisme qui effectue des sondages. Il confirme le contenu de son affidavit antérieur du 20 décembre 2002 que l’opposante avait déposé dans une procédure d’opposition antérieure. Dans cet autre affidavit, M. Park a déclaré que Consumer Content a retenu les services de MTL en décembre 2001 afin qu’elle ajoute le programme AIR MILES dans son sondage omnibus mené deux fois par mois auprès des consommateurs.
Dans son affidavit, M. Easter atteste qu’il est vice-président, Opérations internes et Télévision, du Bureau of Broadcast Measurement (« BBM »), un organisme qui recueille des données sur l’écoute de la radio. Il confirme le contenu de son affidavit antérieur du 24 décembre 2002 que l’opposante avait déposé dans une procédure d’opposition antérieure. Dans cet autre affidavit, M. Easter a décrit en détail la méthode que BBM utilise pour mesurer l’auditoire et fournir les cotes d’écoute relatives aux publicités à la radio pour AIR MILES qui ont été diffusées pendant le mois d’octobre 2002.
La preuve de la requérante
Dans son affidavit, M. MacDonald atteste qu’il est chef des services financiers de la requérante, Sea Miles LLC. La requérante a créé un programme de fidélisation au moyen duquel les membres accumulent des points qu’ils peuvent utiliser pour obtenir, gratuitement ou à prix réduit, des croisières ou d’autres primes de voyage analogues. La requérante a conclu des alliances avec Carnival Cruise Lines, Juniper/Barclays Bank et MasterCard et elle a lancé la CARNIVAL SEA MILES MASTERCARD en 2004.
De toute évidence, le programme SEA MILES ressemble à bien des égards au programme AIR MILES. En utilisant la CARNIVAL SEA MILES MASTERCARD, le détenteur de la carte accumule des points qui peuvent être échangés contre une croisière. Les relevés de compte sont envoyés aux membres et ceux-ci peuvent également vérifier le solde de leurs points en ligne. Cependant, contrairement au programme AIR MILES, le programme SEA MILES permet uniquement d’échanger des points contre des services comme des croisières, des chambres d’hôtel et des billets d’avion, mais pas contre des locations de voiture. Pour le moment, il n’y a pas de marchandises échangeables.
Actuellement, le programme SEA MILES n’est offert qu’aux résidents des États‑Unis. M. MacDonald affirme que SeaPoints Inc., une société affiliée à la requérante, offre le programme SEAPOINTS au Canada, lequel ressemble au programme SEA MILES aux États-Unis. En contre-interrogatoire, M. MacDonald a reconnu que la marque de commerce SEAPOINTS a été adoptée et employée, notamment, pour éviter que AIR MILES lui fasse obstacle. M. MacDonald a également admis qu’il est un adhérent AIR MILES.
En contre-interrogatoire, M. MacDonald a déclaré que plusieurs millions de dollars ont été consacrés à la publicité et à la promotion du programme SEA MILES. En réponse à un engagement, il a fourni des chiffres plus précis représentant au total plus de 13 millions de dollars. Dans son affidavit, M. MacDonald prétend que la publicité faite par sa société a eu des retombées au Canada et il énumère plusieurs exemples, notamment la distribution de matériel de promotion à des Canadiens à bord de navires de croisière, la distribution du magazine de la société à des Canadiens et l’accès par des Canadiens au site Web de la requérante. Cependant, il n’a pas démontré combien de Canadiens ont été rejoints par ces activités. En outre, il a donné peu de détails sur les activités de promotion au Canada. Il convient également de souligner que le matériel publicitaire et les cartes de la requérante n’indiquent pas le nom du propriétaire de la marque SEA MILES. En conséquence, peu d’éléments de preuve témoignent de la notoriété qu’aurait acquise au Canada la marque de commerce SEA MIILES appartenant à la requérante.
Dans son affidavit, M. Norrie atteste qu’il est stagiaire et expose en détail les résultats de ses visites sur un certain nombre de sites Web et dans certains magasins à Ottawa. Bon nombre de ces sites et magasins offraient un programme de récompense désigné par une marque de commerce formée du mot POINTS plutôt que MILES et ne sont donc guère pertinents en l’espèce. M. Norrie n’a réussi à trouver qu’une poignée de sites qui offraient des programmes de récompense gérés par des tiers en liaison avec une marque de commerce renfermant le mot MILES. Le contre-interrogatoire a révélé qu’on pouvait difficilement tirer de conclusions de la simple existence de quelques sites de ce genre étant donné qu’ils avaient tous des adresses à l’étranger et des restrictions imposées par des pays étrangers. Quoi qu’il en soit, en dehors des déclarations de M. Norrie, il n’y a aucune preuve du nombre de Canadiens qui ont adhéré à de tels programmes offerts par des tiers. M. Norrie a lui aussi admis qu’il est un adhérent AIR MILES.
L’affidavit de Mme Stecyk est présenté comme étant une recherche sur l’état du registre relativement aux marques inscrites au Bureau canadien des marques de commerce qui sont formées du mot MILES et qui sont visées par une demande ou enregistrées en liaison avec des services semblables à ceux en cause dans la présente procédure d’opposition. L’opposante a contesté la fiabilité des résultats de la recherche menée par Mme Stecyk, mais celle-ci a décrit les caractéristiques du logiciel et de la base de données CDNameSearch dont elle s’est servi et je suis convaincu que les résultats sont fiables. Cependant, ils ne sont pas vraiment utiles. Bien que Mme Stecyk ait relevé plus de 130 entrées censément pertinentes, ce ne sont pas toutes des enregistrements et plusieurs appartiennent à l’opposante. Beaucoup d’autres visent des services non apparentés. Un examen minutieux des résultats de la recherche menée par Mme Stecyk révèle qu’environ onze marques MILES appartenant à des tiers ont été enregistrées en liaison avec des programmes de récompense ou d’encouragement des consommateurs et d’autres programmes du même genre, au nom de neuf propriétaires différents, et que le degré de ressemblance d’un grand nombre de ces marques avec la marque de l’opposante est moindre que celui de la marque de la requérante.
Mme Stecyk a également mené une recherche pour trouver des marques inscrites qui sont formées du mot POINTS et elle a relevé plus de 100 entrées. Cependant, ces résultats ne sont aucunement pertinents au regard des questions dont je suis saisi.
Les motifs d’opposition
En ce qui concerne les deux premiers motifs d’opposition, la date pertinente pour déterminer si la requérante satisfait aux exigences des alinéas 30a) et 30e) de la Loi est la date de production de sa demande. De plus, il incombe à la requérante de démontrer qu’elle s’est conformée aux dispositions de ces deux alinéas : voir les décisions en matière d’opposition Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330, et Canadian National Railway Co. c. Schwauss (1991), 35 C.P.R. (3d) 90, p. 94, ainsi que la décision John Labatt Ltd. c. Les Compagnies Molson Ltée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Cependant, il incombe à l’opposante d’établir les faits qu’elle allègue au soutien de chacun de ces motifs d’opposition. Ce fardeau de preuve est moins exigeant pour ce qui est de la non-conformité à l’alinéa 30e) de la Loi : voir la page 95 de la décision Schwauss et la décision en matière d’opposition Green Spot Co. c. J.B. Food Industries (1986), 13 C.P.R. (3d) 206, p. 210-211.
Pour ce qui est du premier motif d’opposition, fondé sur l’alinéa 30a) de la Loi, l’ancien registraire des marques de commerce a déclaré dans la décision Dubiner and National Yo-Yo and Bo-Lo Ltd. c. Heede Int'l Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2d) 128, qu’un requérant, dans sa demande, [traduction] « doit décrire clairement les marchandises ou services dans les termes ordinaires du commerce (italiques ajoutés) ». À cet égard, on peut également citer la décision en matière d’opposition Pro Image Sportswear, Inc. c. Pro Image, Inc. (1992), 42 C.P.R. (3d) 566, p. 573. En l’espèce, l’opposante soutient que l’utilisation en anglais de l’expression « for purchase made from vendor subscribers » (pour des achats faits auprès de fournisseurs participants) est vague et trop large. Cependant, la preuve de l’opposante démontre qu’elle administre un programme similaire dans le cadre duquel ses « commanditaires » semblent jouer le même rôle. L’opposante soutient également que l’utilisation du mot « marchandise » contrevient à l’alinéa 30a) étant donné que la requérante ne fournit pas de biens dans le cadre de son programme SEA MILES aux États-Unis. Toutefois, ce fait n’est pas pertinent pour déterminer si ce terme fait partie des termes ordinaires du commerce. Par conséquent, l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l’égard du premier motif d’opposition et celui-ci est donc rejeté.
En ce qui concerne le deuxième motif d’opposition, l’opposante attire à nouveau l’attention sur l’utilisation du mot « marchandise » dans l’état déclaratif des services de la requérante afin d’étayer son allégation selon laquelle la requérante ne pouvait avoir eu l’intention d’employer sa marque telle que décrite dans sa demande, puisqu’elle n’a pas offert de marchandises à ses membres aux États-Unis en échange de leurs points SEA MILES. L’opposante fait également remarquer que M. MacDonald a reconnu en contre-interrogatoire que la société affiliée à la requérante, SeaPoints Inc., a adopté la marque de commerce SEAPOINTS pour son programme canadien parce qu’elle voulait éviter que l’opposante lui fasse obstacle. Cependant, ni l’un ni l’autre de ces faits ne parvient vraiment à discréditer l’intention déclarée de la requérante dans sa demande selon laquelle elle projette d’employer sa marque en liaison avec les marchandises revendiquées. Comme l’a fait remarquer l’agent de la requérante, ce n’est qu’après que l’opposante se soit opposée à la présente demande que le programme SEAPOINTS a été adopté. Là encore, l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et le deuxième motif d’opposition est donc également rejeté.
Le troisième motif d’opposition invoqué n’est pas valable. L’opposante n’a pas allégué suffisamment de faits pour établir que la requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi. Le seul fait que la marque de la requérante puisse créer de la confusion avec les marques déposées et antérieurement employées de l’opposante n’empêche pas la requérante de faire de bonne foi la déclaration prescrite par l’alinéa 30i). L’opposante n’a pas allégué que la requérante a adopté sa marque de commerce en sachant qu’elle créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de l’opposante. Par conséquent, le troisième motif d’opposition est également rejeté.
En ce qui concerne le quatrième motif d’opposition, la date pertinente pour l’examen des circonstances entourant la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). Il incombe à la requérante d’établir qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. De plus, dans l’application du test en matière de confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Enfin, puisque la marque de commerce AIR MILES visée par l’enregistrement no 443821 est la marque de l’opposante la plus pertinente, le sort du quatrième motif d’opposition dépendra de l’analyse de la question de la confusion entre cette marque et la marque SEA MILES appartenant à la requérante.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques des deux parties présentent un caractère distinctif inhérent du fait qu’elles ne donnent pas une description claire des marchandises et services connexes. Cependant, les deux marques évoquent au moins vaguement un programme de primes de voyage dans le cadre duquel un membre peut accumuler des « milles » en voyageant par avion ou par bateau ou échanger ces « milles » pour obtenir des récompenses. Par conséquent, ni l’une ni l’autre de ces marques ne peut être considérée comme intrinsèquement forte.
La marque de la requérante a été employée dans une certaine mesure aux États-Unis. Cependant, le programme SEA MILES n’est offert qu’aux résidents américains et les activités de promotion et de marketing au Canada sont jusqu’à présent demeurées minimes. Par conséquent, la marque de la requérante n’est pas devenue connue dans une large mesure au Canada.
En revanche, la marque de l’opposante a été largement employée dans tout le Canada. Il semblerait que la plupart des Canadiens connaissent la marque AIR MILES et la preuve de l’opposante laisse entendre que le programme AIR MILES est le programme de récompense le plus connu au Canada. En fait, même MM. MacDonald et Norrie ont reconnu qu’ils étaient des adhérents AIR MILES. Par conséquent, la marque de commerce est devenue très bien connue dans ce pays.
Par rapport à l’alinéa 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage joue en faveur de l’opposante. Quant aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont l’état déclaratif des services de la requérante et l’état déclaratif des marchandises et services contenu dans l’enregistrement de l’opposante qui sont déterminants : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10-11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, p. 390-392 (C.A.F.). Cependant, ces états déclaratifs doivent être lus en vue de déterminer le type d’entreprise ou de commerce que les parties ont envisagé plutôt que tous les commerces possibles que le libellé est susceptible d’englober. À cet égard, la preuve relative à la nature véritable des commerces des parties est utile : voir la décision McDonald’s Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168, p. 169 (C.A.F.).
La preuve au dossier montre que dans la mesure où les deux parties gèrent des programmes de primes de voyage, les services sont pratiquement identiques. Malgré quelques différences mineures dans le mécanisme des programmes des parties, ils sont pour ainsi dire pareils. Ils incitent tous deux les consommateurs à y adhérer ou à s’y abonner afin d’acquérir des « milles » ou « points » qui pourront être échangés par la suite. Ils utilisent tous deux des cartes et des relevés de compte. Ils permettent tous deux d’échanger les « milles » ou « points » accumulés contre des croisières ou d’autres types de voyage. Ils sont tous deux associés à des banques et à des cartes de crédit. M. MacDonald a reconnu que la société affiliée à la requérante a adopté la marque de commerce SEAPOINTS au Canada pour éviter que l’opposante lui fasse obstacle, ce qui donne tout lieu de penser que les parties sont en concurrence. Comme on peut le constater, les commerces des parties se ressemblent beaucoup.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a en tous points un degré élevé de ressemblance entre les marques AIR MILES et SEA MILES. Elles comprennent toutes deux le mot MILES précédé d’un mot de trois lettres représentant l’un des trois principaux éléments qu’on retrouve sur notre planète. Les deux marques suggèrent l’idée du voyage.
La requérante allègue que la preuve de l’état du registre, présentée au moyen de l’affidavit de Mme Stecyk, atténue l’importance d’une ressemblance entre les marques. La preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où il est possible d’en tirer des déductions quant à l’état du marché : voir la décision en matière d’opposition Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.). Il convient aussi de signaler l’arrêt Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), lequel étaye le principe voulant que l’on ne saurait tirer de conclusions quant à l’état du marché à partir de la preuve de l’état du registre à moins d’avoir relevé un nombre considérable d’enregistrements pertinents.
Le rapport de recherche de Mme Stecyk, rappelons-le, est de peu d’utilité. L’existence de onze enregistrements pertinents appartenant à neuf propriétaires différents me permet de conclure que peut-être deux ou trois marques MILES appartenant à des tiers sont activement employées en liaison avec des services similaires. Toutefois, en l’absence d’une preuve d’emploi réel de ces autres marques sur le marché, cet élément de preuve est de peu d’intérêt. En l’espèce, comme nous l’avons vu, l’affidavit de M. Norrie ne contribue guère, voire nullement, à étayer les conclusions de Mme Stecyk, étant donné qu’il n’existe que peu ou pas d’éléments de preuve qui montrent que les Canadiens connaissent ces marques appartenant à des tiers. Par conséquent, la preuve de l’état du registre et la preuve de l’état du marché n’aident guère la cause de la requérante.
La requérante a également soutenu que la coexistence des marques de commerce des parties sur le marché en l’absence d’une preuve de confusion réelle constitue une autre circonstance pertinente. Cependant, l’absence de confusion réelle n’a rien d’étonnant étant donné que la requérante n’offre pas son programme SEA MILES au Canada et que sa marque est peu connue dans ce pays. Par conséquent, aucune importance ne saurait être accordée à l’absence de preuve de confusion réelle.
Au titre des circonstances de l’espèce, j’ai également considéré la jeune famille ou série de marques de l’opposante. L’opposante a établi que ses autres marques MILES, à savoir MEGA MILES et YOUR MILES, ont été employées à tout le moins dans une certaine mesure. L’emploi d’une petite famille de marques de commerce, quoique sans grande importance, augmente la probabilité que des consommateurs pensent que SEA MILES n’est qu’un autre volet du programme AIR MILES de l’opposante : voir la décision McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1re inst.).
En appliquant le test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir imparfait. À la lumière des conclusions que j’ai tirées précédemment, et en particulier de la ressemblance entre les services, commerces et marques des parties et de la notoriété de la marque de l’opposante, j’estime que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer l’absence de probabilité raisonnable de confusion entre la marque déposée AIR MILES de l’opposante et la marque projetée SEA MILES de la requérante. Par conséquent, le quatrième motif d’opposition est accueilli.
En ce qui concerne le cinquième motif d’opposition, ici aussi la marque de l’opposante la plus pertinente est la marque AIR MILES. Comme l’opposante a prouvé qu’elle a employé cette marque avant la date de production de la demande de la requérante et qu’elle ne l’avait pas abandonnée à la date de l’annonce de la demande de la requérante, il incombe à la requérante de démontrer que la marque SEA MILES visée par sa demande ne créait pas de confusion avec la marque AIR MILES antérieurement employée par l’opposante à la date pertinente, en l’occurrence le 1er avril 2004. Plusieurs de mes conclusions concernant le quatrième motif d’opposition s’appliquent également ici. Par conséquent, le cinquième motif d’opposition, dans la mesure où il est fondé sur l’emploi antérieur de la marque AIR MILES appartenant à l’opposante, est également accueilli.
En ce qui concerne le septième motif d’opposition, il incombe à la requérante de démontrer que sa marque distingue véritablement ses services de ceux d’autres propriétaires au Canada, ou est adaptée à les distinguer ainsi : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). Par ailleurs, la date pertinente pour examiner les circonstances relatives à cette question est la date de production de la déclaration d’opposition (soit le 28 février 2005) : voir E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.). Finalement, il incombe à l’opposante de prouver les allégations de fait formulées à l’appui de son motif fondé sur l’absence de caractère distinctif.
Le septième motif d’opposition repose essentiellement sur la question de la confusion entre la marque SEA MILES de la requérante et la marque AIR MILES de l’opposante. La plupart de mes conclusions concernant le quatrième motif d’opposition s’appliquent également ici. En conséquence, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la requérante n’a pas démontré que sa marque projetée SEA MILES ne créait aucune confusion avec la marque AIR MILES de la requérante à la date de production de l’opposition. Par conséquent, le septième motif d’opposition est également accueilli et il est inutile d’examiner le sixième motif d’opposition.
Compte tenu de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 17 AVRIL 2009.
David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.