Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2010 COMC 121
Date de la décision: 2010-08-09
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION en vertu de l’article 45, engagée à la demande de Bereskin & Parr, visant l’enregistrement no LMC310816 de la marque de commerce UNIVERSAL POWER CANADA au nom de Kleen-Flo Tumbler Industries Limited
[1] Le 16 avril 2008, à la demande de Bereskin & Parr (la partie requérante), le registraire a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Kleen-Flo Tumbler Industries Limited (l’inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec des « outils pneumatiques » (les Marchandises).
[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente en ce qui concerne l’emploi est la période allant du 16 avril 2005 au 16 avril 2008 (la période pertinente).
[4] L’« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit comme suit à l’article 4 de la Loi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[…]
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
Lle paragraphe 4(1) s’applique en l’espèce.
[5] En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a fourni l’affidavit de Kenneth Lawrence Watt, le vice-président, Finances et exploitation, de l’inscrivante, qui a été signé le 16 juillet 2008 et auquel sont jointes les pièces A à E. Aucune partie n’a produit d’observations écrites ou demandé une audience de vive voix.
[6] Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le bois mort du registre et que, par conséquent, le critère auquel il doit être satisfait n’est pas très exigeant. Comme l’a expliqué le juge Russell dans Uvex Toko Canada Ltd. c. Performance Apparel Corp. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 :
[…] Nous savons que l’objet de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l’emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l’article 45 et d’appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d’une affaire à l’autre, en fonction d’une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.
[7] J’examinerai maintenant la preuve présentée par l’inscrivante.
[8] Monsieur Watt explique d’abord l’évolution de l’inscrivante, qui a été constituée en société en 1939 et offre un certain nombre d’outils et de produits pour les industries de l’automobile, de la fabrication et de la construction ainsi que d’autres industries lourdes. Il déclare que [traduction] « Universal Power Canada est une division d’exploitation de l’inscrivante et importe, annonce, vend et distribue des outils pneumatiques ».
[9] Plus précisément, M. Watt déclare ce qui suit : [traduction] « Pendant de nombreuses années, y compris celles de la période pertinente, l’inscrivante a employé la [Marque] au Canada en liaison avec les marchandises par l’entremise de sa division Universal Power Canada. » Il indique que [traduction] « la Marque a été employée, et continue à l’être, sur des cartons d’emballage et étiquettes pour cartons d’emballage, sur des factures et sur du papier à en‑tête dont l’inscrivante se sert dans la pratique normale du commerce pour la vente d’outils pneumatiques au Canada ». Il affirme ensuite que [traduction] « la [Marque] a figuré bien en vue pendant la période pertinente et continue à figurer bien en vue dans les catalogues de produits offrant les outils pneumatiques de Universal Power Canada ».
[10] Monsieur Watt joint comme pièce A de son affidavit des modèles d’étiquettes pour cartons d’emballage sur lesquelles la Marque figure et qui ont été apposées sur les emballages de différents outils pneumatiques de Universal Power Canada livrés à des acheteurs canadiens au cours de la période pertinente. Il joint également comme pièce B une photographie d’une extrémité carton d’emballage sur laquelle une des étiquettes en question a été apposée. Bien que la Marque figurant sur ces étiquettes soit suivie en dessous de l’adresse de l’inscrivante, de sorte que le consommateur moyen pourrait penser qu’elle correspond au nom sous lequel l’entreprise de celle-ci est exploitée, les mots « UNIVERSAL POWER CANADA » apparaissent en caractères beaucoup plus gros et plus gras que l’adresse de l’inscrivante. Comme l’a souligné M. Martin, membre de la Commission, au paragraphe 14 de la décision Consumers Distributing Company Limited c. Toy World Limited, 1990 CarswellNat 1398 (C.O.M.C.), [traduction] « l’emploi d’un mot ou d’un ensemble de mots comme marque de commerce ne signifie pas nécessairement que ce même mot ou ensemble de mots ne peut être utilisé comme nom commercial, et vice-versa ». La question de savoir si l’emploi d’un nom commercial peut également être considéré comme celui d’une marque de commerce dépend des circonstances de chaque espèce [voir Road Runner Trailer Manufacturing Ltd. c. Road Runner Trailer Co. (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1re inst.)]. C’est pourquoi il me faut maintenant examiner les autres pièces jointes à l’affidavit de M. Watt.
[11] La pièce C correspond à un exemplaire du catalogue de 2007 qui est encore utilisé aujourd’hui. Monsieur Watt déclare que Universal Power Canada a distribué un peu partout au Canada des catalogues faisant voir la Marque au cours de la période pertinente. Il précise que plus de 1 500 catalogues arborant la Marque ont été distribués à des clients réels et éventuels tout au long de la période pertinente.
[12] L’expression « UNIVERSAL POWER CANADA » figure sur la couverture avant et sur la couverture arrière du catalogue produit comme pièce C. Les mots « UNIVERSAL POWER CANADA » apparaissant sur la couverture arrière du catalogue sont suivis en dessous de la mention « A division of Kleen-Flo Tumbler Industries Limited » (division de Kleen-Flo Tumbler Industries Limited), qui se trouve au-dessus de l’adresse des bureaux de distribution et de vente de Universal Power Canada. Ces mots pourraient donc être perçus comme un nom commercial identifiant l’entreprise de l’inscrivante plutôt que comme une marque de commerce identifiant et distinguant les marchandises. Cependant, la Marque apparaît clairement de façon indépendante sur la couverture avant du catalogue. Comme l’a souligné M. Cooke, membre de la Commission, à la page 151 de la décision Timothy’s Coffees of the World Inc. c. Starbucks Corp., (1997), 79 C.P.R. (3d) 147 (C.O.M.C.), [traduction] « les catalogues de commande par correspondance et autres formulaires de commande similaires faisant voir une marque de commerce peuvent être considérés comme un emploi de cette marque, lorsqu’ils sont utilisés avec d’autres documents qui montrent la marque en question au consommateur au moment où les marchandises sont transférées, comme des factures. De cette façon, la marque est portée à l’attention de l’acheteur au moment où la commande est passée et au moment où les marchandises sont reçues, de sorte que les critères du paragraphe 4(1) sont respectés ».
[13] En l’espèce, la Marque figure sur les étiquettes pour cartons d’emballage qui sont apposées sur les emballages des marchandises. Elle apparaît également sur les factures jointes comme pièce D à l’affidavit de M. Watt et établies au moment du transfert des marchandises.
[14] Plus précisément, la pièce D se compose de copies de factures se rapportant aux ventes au Canada, pendant la période pertinente, des outils pneumatiques annoncés dans le catalogue produit comme pièce C. Monsieur Watt déclare que ces outils pneumatiques auraient été vendus dans des cartons d’emballage qui comportent une étiquette arborant la Marque semblable aux étiquettes de la pièce A. De plus, toute correspondance liée à ces ventes aurait été imprimée sur le papier à en-tête figurant à la pièce E jointe à l’affidavit de M. Watt. L’expression « UNIVERSAL POWER CANADA » inscrite sur ces factures et sur ce papier à en-tête est suivie en dessous de la mention « Division of/de Kleen-Flo Tumbler Industries Limited » ou « Head Office/Bureau administratif », ainsi que de l’adresse de Universal Power Canada. Elle pourrait donc être perçue comme un nom commercial. Toutefois, les mots « UNIVERSAL POWER CANADA » sont inscrits en caractères beaucoup plus gros que l’adresse de l’inscrivante, tout près de deux autres logos (soit un cercle avec les initiales UP signifiant probablement « UNIVERSAL POWER », et le mot « AJAX » écrit en caractères gras stylisés) figurant au coin supérieur droit des factures et du papier à en-tête, lesquels logos seraient certainement perçus comme des marques de commerce de l’inscrivante, ce qui renforce la perception selon laquelle les mots « UNIVERSAL POWER CANADA » constituent également une marque de commerce.
[15] En dernier lieu, il appert indéniablement de l’affidavit de M. Watt, qu’au cours de la période pertinente, l’inscrivante a vendu des marchandises au Canada par l’entremise de sa division Universal Power Canada, lesquelles ventes ont dépassé 350 000 $ pour les années 2005 à 2007. Bien que les pièces présentées à l’appui de l’emploi établissent peut-être que l’expression « UNIVERSAL POWER CANADA » a été employée comme nom commercial, je conclus que l’emploi montré peut également être considéré comme un emploi de la Marque en soi en liaison avec les marchandises elles-mêmes.
[16] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.