Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Rebel Sports Ltd. à la demande n^o 1199992 produite par Black Beauty Custom Sticks LLC en vue de l’enregistrement de la marque de commerce SKULL & Dessin

                                                                                                                                                      

Le 19 décembre 2003, Black Beauty Custom Sticks LLC (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SKULL & Dessin (la « Marque »), reproduite ci-dessous. La demande est fondée sur l’emploi et l’enregistrement aux États‑Unis et l’emploi projeté au Canada.

 

 

La Requérante a revendiqué la priorité en se fondant sur sa demande correspondante aux États‑Unis portant numéro 76/527,520 et, par conséquent, la date de production effective de la présente demande est le 3 juillet 2003. La demande vise les marchandises suivantes : articles de sport et équipement d’athlétisme, nommément bâtons de hockey et lames pour bâtons de hockey.

 

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 mai 2005.

 

Rebel Sporst Ltd. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement le 4 juillet 2005. Il est allégué que la demande d’enregistrement de la Requérante ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d), que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque aux termes de l’alinéa 16(3)a), que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque aux termes de l’alinéa 16(3)b) et que la Marque n’est pas distinctive. Les trois derniers motifs d’opposition sont fondés sur la confusion avec l’emploi et l’enregistrement de la marque de commerce RED DEER HOCKEY CLUB & Dessin (n^o d’enregistrement LMC 501104) de l’Opposante, à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait déjà été produite le 16 juin 1997 (reproduite ci‑dessous).

 

 

La Requérante a produit et fait signifier une contre-déclaration. La preuve produite par l’Opposante consiste en l’affidavit de Lynn Gaetz, directrice des services administratifs de l’Opposante, et une copie certifiée de l’enregistrement n^o 501104. La preuve de la Requérante consiste en l’affidavit de Richard Flaum, président de la Requérante.

 

À la suite de la production de la preuve de la Requérante, l’Opposante a demandé et obtenu la permission de modifier sa déclaration d’opposition pour y inclure les motifs suivants :

 

[traduction] La demande d’enregistrement de la marque de commerce annoncée ne satisfait pas aux exigences des alinéas 30b) et 30e) parce qu’elle n’indique pas la date à partir de laquelle la requérante ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, a employé la marque en liaison avec les marchandises décrites dans la demande. En outre, la marque de commerce de la Requérante n’est pas une marque de commerce dont l’emploi est projeté parce que la Requérante avait déjà commencé à employer sa marque avant la date de production de la demande d’enregistrement annoncée.

 

Peu de temps après, la Requérante a produit une demande d’enregistrement modifiée dans laquelle le fondement de l’emploi projeté avait été retiré. L’acceptation de la modification a été confirmée dans une lettre du Bureau datée du 2 août 2006.

 

En contre‑preuve, l’Opposante a produit l’affidavit de Jerry Van Someren, vice‑président aux affaires commerciales de l’Opposante et les affidavits de Matthew Park et de Michelle Anderson, qui sont des employés de l’avocat de l’Opposante. Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit. Il n’y a pas eu d’audience.

 

Questions préliminaires

La demande modifiée est fondée sur l’emploi et l’enregistrement aux États‑Unis seulement. Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30b) et 30e) sont maintenant théoriques.

 

Étant donné que la nouvelle demande est maintenant fondée sur l’emploi et l’enregistrement aux États‑Unis uniquement et qu’elle n’est plus fondée sur l’emploi projeté au Canada, les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(3)a) et b) ne constituent plus véritablement des motifs d’opposition. Ces motifs sont donc rejetés.

 

Fardeau de la preuve

La Requérante a le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d’abord à l’Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits allégués sur lesquels s’appuie chacun de ses motifs d’opposition (John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), à la page 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)).

 

Dates pertinentes

Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)

L’alinéa 30i) de la Loi exige que la demande d’enregistrement renferme une déclaration portant que le requérant est convaincu qu’il a le droit d’employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises ou services. Cette déclaration a été produite. Si le requérant fournit la déclaration exigée à l’alinéa 30i), le motif d’opposition fondé sur cette disposition ne peut être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsque la mauvaise foi du requérant a été établie (Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol‑Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155). Puisque ce n’est pas le cas en l’espèce, je rejette ce motif d’opposition.

 

Autres motifs de l’opposition

Est en cause dans les deux autres motifs d’opposition la question de savoir si la marque de commerce SKULL & Dessin de la Requérante risque de créer de la confusion avec la marque de commerce RED DEER REBELS & Dessin de l’Opposante. Comme je suis d’avis que l’argument le plus solide de l’Opposante intéresse le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), j’apprécierai la probabilité de confusion dans le contexte de ce motif. Je souligne que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial quant au motif fondé sur l’alinéa 12(1)d) puisque l’enregistrement LMC 501104 est en règle.

Le test en matière de confusion

Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas forcément le même.

 

La Cour suprême du Canada a indiqué la procédure à appliquer pour apprécier les circonstances afin d’établir s’il y a confusion entre deux marques de commerce dans les arrêts Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4th) 401. C’est sur le fondement de ces principes généraux que j’évaluerai maintenant toutes les circonstances de l’espèce.

 

Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

Les marques des parties présentent un certain caractère distinctif inhérent, parce qu’elles comportent toutes les deux des composantes graphiques distinctives. Ce caractère distinctif inhérent est toutefois atténué parce que les dessins comportent une paire de bâtons de hockey (et des rondelles dans le cas de l’Opposante), ce qui évoque les marchandises et les services des deux parties.

 

Il est possible d’accroître la force d’une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l’usage. M^me Gaetz affirme que l’Opposante emploie sa marque en liaison avec diverses marchandises depuis 1997 et en liaison avec des services d’organisation, d’administration et d’exploitation d’un club de hockey et des services de divertissement prenant la forme de parties de hockey sur glace depuis 1998. Les produits annuels découlant des ventes au détail réalisées par l’intermédiaire du magasin de l’Opposante se chiffraient à 248 486 $ en 2003 et à 209 480 $ en 2005. Les produits annuels d’exploitation de son entreprise totalisaient 3,2 millions et 4 millions de dollars respectivement pour ces mêmes années. Elle a de plus expliqué que l’assistance moyenne pour une partie à domicile est d’environ 6 000 personnes et que l’assistance annuelle pour les parties à domicile variait de 240 000 à 300 000 personnes. Compte tenu de la preuve de M^me Gaetz, je suis d’avis que la marque de l’Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada, mais qu’elle est surtout connue à Red Deer, en Alberta.

 

La preuve de la Requérante, par contre, établit tout au plus qu’elle a vendu une petite quantité de bâtons de hockey et de lames ou de manches de bâtons de hockey en liaison avec la Marque par l’intermédiaire de son site Web depuis 2003 et que, à la fin de 2005, elle a commencé à vendre en gros à des magasins de vente au détail au Canada. À cet égard, M. Flaum déclare dans son affidavit que les marchandises visées par la demande sont vendues aux ÉTATS‑UNIS et au Canada directement aux consommateurs par Internet sur le site Web de la Requérante depuis septembre 2003, mais l’échantillon représentatif d’une commande passée sur le site Web qui vise à établir les ventes par Internet et à corroborer cette affirmation n’est datée que du 16 février 2006 et le chiffre des ventes au détail pour les marchandises vendues par Internet sur le site Web de la Requérante n’a été fourni que pour les années 2004, 2005 et 2006. Les ventes au détail des marchandises vendues par Internet sur le site Web de la Requérante se situaient entre 1 000 $ et 2 400 $ pour chacune de ces années.

 

Les ventes en gros de la Requérante se chiffraient à 11 000 $ en 2005 et à 52 000 $ en 2006 (jusqu’à la date de l’affidavit de M. Flaum, soit le 16 mai 2006). Des échantillons représentatifs de factures de vente des marchandises visées par la demande à des magasins de détail canadiens sont joints à l’affidavit de M. Flaum, sous la cote H.

 

En ce qui concerne les activités promotionnelles, M. Flaum affirme que la Requérante a dépensé 14 000 $ par année pour faire l’annonce et la promotion de la marque SKULL & Dessin au Canada au moyen de produits promotionnels, dont des bâtons et des banderoles, lors de salons commerciaux et par la distribution de brochures de marketing, mais la Requérante n’a présenté aucune autre preuve pour corroborer cette affirmation.

 

D’après la preuve présentée, je ne peux que conclure que la Marque de la Requérante est devenue connue dans une mesure minimale au Canada.

 

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

Le facteur de la période d’usage des marques favorise l’Opposante puisque sa marque est employée au Canada depuis 1997, tandis que la Marque de la Requérante semble être employée au Canada depuis 2004 seulement.

 

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

Dans l’examen des marchandises, services ou entreprises et de la nature du commerce des parties pour apprécier la question de la confusion au sens de l’alinéa 12(1)d), c’est l’état déclaratif des marchandises ou des services figurant dans la demande d’enregistrement de la marque de commerce ou dans l’enregistrement lui-même qui est déterminant (Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)).

 

Les marchandises des parties sont différentes parce que les marchandises inscrites dans l’enregistrement de l’Opposante comprennent des articles souvenirs, tels que des mini-bâtons de hockey, et que les marchandises visées par la demande d’enregistrement sont des bâtons de hockey spécialisés et des lames de bâtons de hockey. Les marchandises visées par la demande d’enregistrement ont, par ailleurs, un lien avec les services d’un club de hockey fournis par l’Opposante.

 

Quant aux voies commerciales empruntées par les parties, M^me Gaetz affirme que l’Opposante vend son matériel de sport et ses articles souvenirs de hockey principalement par l’intermédiaire de son magasin de détail qui est situé dans un aréna à Red Deer, en Alberta. L’Opposante vend également ses articles souvenirs en ligne à l’adresse www.reddeerrebels.com. M^me Gaetz déclare au paragraphe 25 de son affidavit que les titulaires de licence de l’Opposante ont employé la Marque en liaison avec des chandails de hockey, des épinglettes et des rondelles avec logo qui ont été vendus par des magasins de détail tels que Jersey City Canada et Wal-Mart Canada.

 

Selon le témoignage de M. Flaum, les marchandises de la Requérante ont été vendues au Canada et aux États‑Unis par Internet depuis septembre 2003 et par l’intermédiaire de magasins de vente au détail d’articles de sport en Alberta, au Nouveau‑Brunswick, en Ontario et au Québec depuis 2005. Une liste de ces magasins de vente au détail qui auraient vendu les marchandises de la Requérante a été jointe à l’affidavit de M. Flaum, sous la cote B.

 

La contre-preuve de l’Opposante démontre que l’un des magasins de détail figurant sur la liste de la pièce B jointe à l’affidavit de M. Flaum, à savoir On the Edge Sports, n’existe plus à l’adresse fournie par M. Flaum. La preuve de l’Opposante démontre plutôt que les activités commerciales de ce magasin se déroulent dans le garage du propriétaire de l’entreprise et sont minimales.

 

Les voies commerciales des parties se chevauchent dans la mesure où elles vendent leurs marchandises en ligne. Même si rien n’indique que les parties aient déjà vendu leurs marchandises aux mêmes magasins de détail, le risque de chevauchement existe bel et bien.

 

Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent

La ressemblance entre les marques est souvent le facteur le plus important dans la détermination de la question de la confusion (Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^re inst.), à la page 149, confirmé par 60 C.P.R. (2d) 70). En l’espèce, l’Opposante soutient que la Marque présente un degré élevé de ressemblance avec la marque déposée de l’Opposante pour les raisons suivantes :

 

i.                    les deux marques se composent d’une tête prédominante;

ii.                  les deux marques présentent des bâtons de hockey croisés derrière la tête;

iii.                les deux marques expriment l’idée d’un drapeau de pirate noir et le concept d’un pirate ou d’un rebelle.

 

À mon avis, il y a très peu de ressemblance entre les deux marques. À cet égard, j’estime que la marque de l’Opposante est le dessin d’une tête d’animal avec des cornes qui est probablement celle d’un cerf puisque l’appellation du club de hockey est « Red Deer Rebels ». Le dessin de la Requérante, par contre, est une tête de mort qui paraît en colère. Même si la marque de la Requérante peut suggérer l’idée d’un drapeau de pirate en raison du dessin de la tête de mort (je ne crois pas cependant que les bâtons de hockey ressemblent à des os croisés), je ne vois pas comment le dessin de l’Opposante peut exprimer cette idée. À mon avis, le dessin de l’Opposante suggère l’idée d’un club de hockey, particulièrement en raison des mots « Red Deer Rebels » qui y sont inscrits. Par conséquent, les deux marques présentent comme seule similitude les bâtons de hockey croisés derrière le dessin de la tête de cerf et derrière le dessin de la tête de mort.

 

Autres circonstances de l’espèce

Comme autre circonstance à prendre en compte en l’espèce, j’ai examiné l’affirmation de M. Flaum, au paragraphe 10 de son affidavit, selon laquelle il n’avait eu connaissance d’aucun cas de confusion entre sa marque et la marque de l’Opposante. Je ne crois pas toutefois qu’il s’agit d’un facteur déterminant en l’espèce, parce que la Requérante n’a fourni aucune indication de ses ventes réalisées au Canada entre la date alléguée du premier emploi, en septembre 2003, et la date de son affidavit (soit le 16 mai 2006). Il m’est donc impossible de décider si les ventes étaient suffisamment importantes pour que l’absence de cas de confusion réelle constitue une circonstance particulièrement pertinente en l’espèce. J’ajouterais également que, puisque les ventes de l’Opposante ont principalement été réalisées à son magasin de détail situé à Red Deer, il n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas eu confusion entre les marques des parties jusqu’à maintenant.

 

Conclusion concernant la probabilité de confusion

La question qui se pose est de savoir si un consommateur qui a un souvenir général et imparfait de la marque de l’Opposante pourrait vraisemblablement croire, en voyant la marque de la Requérante, que les marchandises ou services se rapportant à ces marques ont la même origine. J’estime que l’examen de toutes les circonstances de l’espèce m’amène à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques à la date d’aujourd’hui. Même si la marque de l’Opposante a été employée sur une plus longue période, à mon avis, les différences importantes entre les marques font en sorte qu’il semble improbable que le consommateur moyen pense que les marchandises de la Requérante émanent de l’Opposante. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) ne peut être retenu.

 

Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif

L’Opposante a également avancé que la Marque n’est pas distinctive et n’est pas apte à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises et services liés à la marque de commerce de l’Opposante. Pour s’acquitter de son fardeau à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer que, à la date de production de sa déclaration d’opposition, le 4 juillet 2005, la marque RED DEER REBELS & Dessin était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^re inst.), à la page 58; Re Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130; Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 (C.A.F.), à la page 424]. La preuve soumise par M^me Gaetz permet à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial. Toutefois, pour des raisons semblables à celles exposées précédemment relativement au motif d’opposition de l’alinéa 12(1)d), je suis d’avis que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de preuve, si bien que le présent motif n’est pas retenu non plus.

 

Décision

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 25 MARS 2009.

 

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.