Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 69

Date de la décision : 2016-04-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

[1]               Le 10 septembre 2012, Clean Air Yard Care Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ZERO EMISSION YARD CARE POWERED BY SOLAR ENERGY (la Marque) fondée sur l'emploi, par elle-même et par Barry McLean, sa prédecesseure en titre, en liaison avec les Produits et les Services suivants. Par souci de commodité, les dates de premier emploi revendiquées sont énoncées entre crochets.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 19 juin 2013.

[3]               Le 15 novembre 2013, Eco Grounds Care Limited (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue qu'elle emploie la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM depuis le 1^er mars 2009 et qu'elle a produit une demande relative à cette marque de commerce le 13 novembre 2012. Elle invoque ensuite les motifs d'opposition suivants :

a)      En vertu de l'article 38(2)c) et suivant l'article 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, car la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM de l'Opposante, qui avait été employée ou révélée antérieurement par l'Opposante.

b)      En vertu de l'article 38(2)a) de la Loi, la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada.

c)      En vertu de l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Produits et des Services ni n'est adaptée à distinguer les Produits et les Services des services de l'Opposante.

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5]               Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit d'Eric Gordon. Comme preuve, la Requérante a produit l'affidavit de Barry McLean. Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit un second affidavit d'Eric Gordon.

[6]               Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Question préliminaire : Les motifs d'opposition doivent figurer dans la déclaration d'opposition

[7]               Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante mentionne l'enregistrement de sa marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM (enregistrement n^o LMC873,690) et les articles 12(1)d), 22 et 7 de la Loi. L'Opposante demande aussi que la Marque soit [Traduction] « réputée non enregistrable ». Comme la conformité de la demande aux articles 7, 12 et 22 de la Loi n'a pas été invoquée dans la déclaration d'opposition, je ne peux pas me pencher sur les motifs d'opposition fondés sur ces articles [Le Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc (2011), 95 CPR (4th) 249 (CF), aux para 27 à 29].

[8]               En ce qui concerne l'article 16(3)a) de la Loi qu'invoque l'Opposante tant dans sa déclaration d'opposition que dans son plaidoyer écrit (article qui se rapporte aux demandes relatives à des marques de commerce qui sont fondées sur l'emploi projeté), compte tenu de la formulation du motif d'opposition, il me semble manifeste que l'Opposante avait l'intention d'invoquer l'article 16(1)a) de la Loi (qui se rapporte aux demandes relatives à des marques de commerce qui sont fondées sur l'emploi).

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[9]               Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

•         articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];

•         articles 38(2)c)/16(1) – les dates de premier emploi revendiquées [voir l'article 16(1) de la Loi];

•         articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[10]           Avant de me pencher sur chacun des motifs d'opposition, il est nécessaire d'examiner certaines des exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve qui incombe à un opposant, soit celui d'étayer les allégations contenues dans la déclaration d'opposition, et ii) le fardeau ultime dont doit s'acquitter un requérant, soit celui d'établir sa preuve.

[11]           S'agissant du point i) ci-dessus, l'opposant doit s'acquitter du fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il appuie les allégations contenues dans sa déclaration d'opposition : John Labatt Limited c Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p 298. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant signifie que, pour qu'une question soulevée par l'opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, c'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par un opposant (concernant les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait qu'un fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.

Analyse des motifs d'opposition

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[12]           Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co. Ltd. c Bristol-Myers Co. (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Comme la déclaration requise est incluse dans la demande et comme il n'y a pas d'allégation ni de preuve de mauvaise foi ni autre circonstance exceptionnelle, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a)

[13]           L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce que celle-ci crée de la confusion avec la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM de l'Opposante, laquelle a été révélée et employée au Canada. Les exigences relatives à la révélation et à l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services sont énoncées aux articles 5 et 4(2) de la Loi, respectivement. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir qu'elle avait révélé ou employé sa marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM au Canada avant les dates de premier emploi revendiquées dans la demande et qu'elle n'avait pas abandonné cette marque de commerce au 19 juin 2013, soit la date de l'annonce de la Marque. Par souci de commodité, je souligne que la demande revendique l'emploi de la Marque en liaison avec des produits, dont des mélanges de culture et des engrais, et des services, dont des services de jardinage, l'entretien de la pelouse et le déneigement, depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011, et des remorques d'aménagement paysager depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012, et l'entretien de systèmes d'irrigation de terrains depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2012.

[14]           Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit du 21 mai 2014 de M. Gordon, son fondateur et un dirigeant et administrateur (para 1). La preuve produite par M. Gordon est la suivante :

•         L'Opposante a été constituée en société le 14 août 2012, et 1591989 Ontario Limited lui a cédé des marques de commerce, dont la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM (para 2, pièce B).

•         Depuis au moins mars 2009, l'Opposante et ses prédécesseurs offrent de manière continue les services suivants en liaison avec la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM (les Services de l'Opposante) (para 4).

•         L'Opposante a dépensé d'importantes sommes pour annoncer et promouvoir les Services de l'Opposante au Canada (para 7).

•         À titre d'exemples d'emploi de la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM de l'Opposante, l'Opposante joint différentes pièces, dont un imprimé de l'enregistrement du nom de domaine zeroemissionsteam.ca (pièce 3); des imprimés de sites Web (pièce 4); des photos de bicyclettes et de chariots qui, affirme M. Gordon, arborent les logos « Zero Emissions Team » (pièces 5 et 6); et une copie d'une proposition aux clients (pièce 7).

[15]           Un examen des pièces jointes à l'affidavit de M. Gordon révèle que celles-ci n'établissent pas l'emploi ou la révélation de la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM en liaison avec des services d'aménagement paysager ou l'un quelconque des autres services à l'une quelconque des dates pertinentes. Bien que le site Web inclue bel et bien la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM (pièce 4), M. Gordon ne confirme pas que l'instantané est représentatif de la manière dont elle y figurait en 2011 ou en 2012. S'il existe une preuve que le nom de domaine zeroemissionsteam.ca a été enregistré le 3 mars 2010 (pièce 3), cela ne permet pas de conclure que le site Web arborait la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM à cette date. En ce qui concerne les photos de bicyclettes et de chariots transportant de l'équipement d'aménagement paysager produites dans les pièces 4 à 6, la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM n'y est pas visible. On peut plutôt y voir l'expression ZERO EMISSIONS (zéro émissions), reproduite ci-dessous, dans un format stylisé. Compte tenu du caractère descriptif de l'expression ZERO EMISSIONS, j'estime que le mot TEAM (équipe) est un élément dominant de la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM et que la suppression de TEAM ne peut être considérée comme une variation mineure de sorte que l'un ou l'autre des dessins ci-dessous constitue un emploi de ZERO EMISSIONS TEAM [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull Sa (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); Tasty Burger Corporation c Maple Leaf Foods Inc/Les Aliments Maple Leaf Inc, 2014 COMC 160, aux para 28 et 29].

 Enfin, en ce qui concerne la proposition aux clients de la pièce 7, qui inclut la phrase « For your onsite grounds care we continue to utilize our eco grounds care – zero emissions team system utilizing solar charged, battery powered equipment… » (Pour l'entretien de vos espaces verts, nous utilisons toujours notre système d'entretien écologique des espaces verts, zero emissions team, qui a recours à de l'équipement à batteries rechargées par l'énergie solaire…), j'estime qu'il ne s'agit pas là d'un emploi de la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM, parce que ces mots ne sont pas traités différemment du reste de la phrase et parce qu'ils n'indiquent pas qu'ils ont une quelconque importance à titre de marque de commerce.

[16]           Compte tenu des conclusions que j'ai tirées ci-dessus, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a). L'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau de preuve initial, il n'est pas nécessaire que j'examine la preuve de la Requérante ou la preuve en réponse de l'Opposante. Ce motif d'opposition est rejeté parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[17]           L'Opposante allègue que la marque de commerce n'est pas distinctive du fait qu'elle emploie la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM. L'Opposante doit s'acquitter du fardeau de démontrer que, en date du 15 novembre 2013, sa marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM était connue à un point tel qu'elle pouvait pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Dans Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 33, la Cour fédérale a indiqué qu'une marque pouvait annuler le caractère distinctif d'une autre marque si elle était connue au moins à un certain point et si sa notoriété au Canada était importante, significative ou suffisante ou, subsidiairement, si elle est bien connue dans une région précise du Canada. La vente de produits ou de services au Canada n'est pas le seul facteur que l'on puisse invoquer à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif. Un tel motif peut également s'appuyer sur la preuve que la marque de commerce de l'Opposante est connue ou a acquis une notoriété soit par le bouche-à-oreille, soit par suite d'articles parus dans des journaux ou des magazines [Motel 6, Inc. c No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 CPR (2d) 44, à la p 58 (CF 1^re inst)].

[18]           La preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve, car je ne suis pas en mesure de déterminer la mesure dans laquelle la marque de commerce de l'Opposante était employée ni la notoriété de cette marque à la date pertinente. Premièrement, l'Opposante n'a pas fourni de preuve de ses ventes totales ni de ses dépenses publicitaires liées à la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM. Deuxièmement, aucune des photographies de bicyclettes et de chariots ne fait voir la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM. Troisièmement, bien que le site Web arbore bel et bien la marque de commerce ZERO EMISSIONS TEAM, il n'y a aucune preuve que la marque de commerce était présentée sur le site Web, ni de preuve quant au nombre de Canadiens qui ont accédé au site Web, à la date pertinente. Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[19]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

______________________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

ALI REZA BANIASADI                                                                  Pour l'Opposante

DEL ELGERSMA                                                                              Pour la Requérante