Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : NORTH WINDS PRESS
ENREGISTREMENT No LMC 247,952
Le 22 octobre 2004, à la demande de l’Institute for Professional Development (IPD) Inc., le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Scholastic Inc., propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.
La marque de commerce NORTH WINDS PRESS est enregistrée en vue de l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes : livres.
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 22 octobre 2001 au 22 octobre 2004.
En réponse à l’avis, l’affidavit de Diane Gail Kerner, directrice de la division de l’Édition de Scholastic Canada Ltd., souscrit le 20 janvier 2005, a été fourni. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Il n’a pas été demandé d’audience.
Dans son affidavit, Mme Kerner déclare que Scholastic Canada Ltd. (ci-après Scholastic Canada) est la licenciée autorisée exclusive au Canada de Scholastic Inc. pour la collection de livres NORTH WINDS PRESS. Elle précise qu’il existe une licence écrite, aux termes de laquelle la titulaire de l’enregistrement exerce un contrôle direct sur la qualité des produits vendus et sur tout emploi de la marque de commerce.
Elle déclare que depuis de nombreuses années, notamment au cours des trois années précédant son affidavit, Scholastic Canada a publié et vendu des livres au Canada de manière continue en liaison avec la marque de commerce NORTH WINDS PRESS. Elle indique que les livres sont vendus au grand public par des librairies au détail et en ligne, telles que Coles, Chapters et chapters.indigo.ca, ainsi que dans les établissements d’enseignement par les clubs du livre de Scholastic Canada dans l’ensemble du Canada. Elle présente à titre de pièce A une liste des livres publiés et vendus au Canada sous la marque de commerce NORTH WINDS PRESS de 2001 à 2004. Elle ajoute que la marque de commerce figure sur le dos et le plat verso de tous ces livres. À titre de pièce B, elle fournit des copies de couvertures de livres représentatives illustrant la marque de commerce dans son emploi actuel au Canada et au cours des trois années précédentes au moins. Comme pièce C, elle fournit une sortie d’imprimante représentant l’un des livres qui sont vendus en ligne à l’adresse www.chapters.indigo.ca et elle précise que la plupart des livres qui sont actuellement vendus au Canada sous la marque d’éditeur NORTH WINDS PRESS sont disponibles en ligne et l’ont été au moins depuis les trois ans précédant son affidavit. Elle fournit ensuite le chiffre des ventes des années 1999 à 2004 et, en pièce D, des copies de factures représentatives des années 2001 à 2004. Elle ajoute que les factures établissent la vente par la licenciée à des librairies au Canada de divers livres, notamment des livres NORTH WINDS PRESS au cours de ces années. Elle précise qu’un astérisque précède chaque livre NORTH WINDS PRESS.
L’argumentation de la partie à la demande de qui l’avis a été donné se résume comme suit :
Mme Kerner n’est pas une employée ou une dirigeante de la titulaire de l’enregistrement et elle n’indique nulle part qu’elle souscrit l’affidavit pour le compte de la titulaire de l’enregistrement ou que la titulaire de l’enregistrement l’a autorisée à souscrire l’affidavit en son nom.
Mme Kerner indique que Scholastic Canada est une licenciée, mais elle n’a pas joint en pièce de copie de l’accord de licence.
S’agissant des copies de couvertures de livres représentatives, la mention NORTH WINDS PRESS a division of Scholastic Canada Ltd., qui figure à la page intérieure des livres de la pièce B, constitue un emploi de nom commercial ou d’appellation commerciale dans le meilleur des cas, et de toute façon concerne la dénomination Scholastic Canada Ltd. et non celle de la titulaire de l’enregistrement, Scholastic Inc.
Comme cette mention figure sur tous les livres de la pièce B, toute référence à NORTH WINDS PRESS est donc une référence au nom commercial de la division, ce qui est sans aucun doute l’objet de la mention présente sur les livres. Il n’y a pas de lien direct entre les livres et la titulaire de l’enregistrement.
S’agissant du fait que Mme Kerner est une dirigeante de la licenciée de la titulaire de l’enregistrement et non de la titulaire de l’enregistrement, ce que relève correctement le plaidoyer écrit de la titulaire de l’enregistrement, il est bien établi que le témoignage d’un licencié suffit pour la procédure prévue à l’article 45. Comme en conclut l’arrêt Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd., 4 C.P.R. (3d) 488, « le propriétaire de la marque peut fournir au registraire [des]... affidavits... signés par lui-même ou par des tiers », et je partage tout à fait l’avis de la titulaire de l’enregistrement selon lequel l’affidavit produit au nom d’un usager licencié autorisé et fourni par le propriétaire de la marque de commerce est admissible.
En ce qui a trait au fait que le nom de la propriétaire de la marque de commerce ne figure pas sur les livres, je dois signaler que la Loi sur les marques de commerce ne prescrit pas que le nom du propriétaire de la marque de commerce figure sur les marchandises. En outre, il est admissible que le seul nom de l’usager licencié figure en liaison avec les marchandises dans la mesure où il peut être conclu que l’emploi revient au propriétaire.
Pour que l’emploi par le licencié revienne au propriétaire inscrit, cet emploi doit satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 50(1) ou 50 (2) de la Loi que je reprends ci-dessous :
50(1). Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.
50(2). Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
En l’espèce, je suis persuadée que l’emploi établi répond aux conditions prévues au paragraphe 50(1). Mme Kerner affirme sous serment que Scholastic Canada est une [traduction] « licenciée » et affirme sous serment clairement que la propriétaire inscrite exerce un contrôle direct sur les produits vendus et sur tout emploi de la marque de commerce fait par la licenciée. Pour l’application de l’article 45, cela suffit pour me permettre de conclure que tout emploi de la marque de commerce par la licenciée établi en liaison avec les marchandises revenait à la propriétaire (voir les décisions Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp. 66 C.P.R. (3d) 560 et Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc., 64 C.P.R. (3d) 354).
S’agissant de l’argument avancé par la partie à la demande de qui l’avis a été donné selon lequel les mots NORTH WINDS PRESS sont employés comme un nom commercial plutôt que comme une marque de commerce, je dois convenir que tout emploi des mots NORTH WINDS PRESS suivis des mots « Division of Scholastic Canada Ltd. » correspond davantage à l’emploi d’un nom commercial. Toutefois, on peut soutenir que la présence des mots NORTH WINDS PRESS sur le dos des livres correspond non seulement à l’emploi d’un nom commercial mais aussi à l’emploi d’une marque de commerce. À mon avis, les mots NORTH WINDS PRESS qui figurent sur le dos des livres permettraient de distinguer les livres de la titulaire de l’enregistrement de ceux des autres personnes (voir la décision Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd. et al, l C.P.R. (3d) 443). Par conséquent, je conclus que la preuve établit que les mots NORTH WINDS PRESS sont employés à la fois comme marque de commerce et comme nom commercial.
S’agissant des ventes de marchandises en liaison avec la marque de commerce, eu égard aux allégations de faits présentées aux paragraphes 2 à 4 de l’affidavit, je conclus que des marchandises portant la marque de commerce de la manière qui vient d’être examinée ont été vendues au Canada pendant la période pertinente. Sur les factures produites, Mme Kerner a clairement indiqué par un surligné jaune et par un astérisque les livres liés à la marque de commerce NORTH WINDS PRESS. Par conséquent, ayant conclu que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises au cours de la période pertinente d’une manière qui satisfait aux dispositions de l’article 2, du paragraphe 4(1) et des articles 45 et 50 de la Loi, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.
L’enregistrement no 247,952 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 20 SEPTEMBRE 2006.
D. Savard
Agente d’audience principale
Section de l’article 45