Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2016 COMC 152
Date
de la décision : 2016-09-13
[TRADUCTION
CERTIFIÉE,
NON
RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
|
|
Typhoo Tea Limited |
Opposante |
|
et |
||
|
|
The New London Tea Company Limited |
Requérante |
|
|
|
|
|
|
1,491,231 pour la marque de commerce THE LONDON
TEA COMPANY & Dessin |
Demande |
Le dossier
[1] Typhoo Tea Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce THE LONDON TEA COMPANY & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :
[2] Comme je l’expliquerai plus loin, la demande a été modifiée et vise maintenant seulement les produits suivants [Traduction] :
thé; thé en feuilles; thé noir; thé vert; thé blanc; thé rouge; thé biologique; tisane en sachets; tisane de fruits en sachets; thé aux épices en sachets; tisanes en sachets; tisanes aux fruits en sachets; tisanes épicées en sachets; essences de thé; extraits de thé; thé instantané; mélanges de thé; infusions non médicinales pour faire du thé; thé glacé; boissons au thé non alcoolisées; boissons aromatisées au thé non alcoolisées; boissons à la tisane (les Produits).
[3] La demande a été produite initialement par The London Tea Company (LTC) le 5 août 2010 sur le fondement de l’emploi et de l’enregistrement au Royaume-Uni et de l’emploi projeté au Canada. La marque a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 1er août 2012. L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 28 septembre 2012.
[4] Le 8 janvier 2013, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle a contesté chacun des motifs d’opposition invoqués par l’Opposante.
[5] Le 18 décembre 2014, une demande révisée pour corriger le nom de la Requérante, LTC, qui est devenue The London Tea Company Limited (LTCL), a été produite.
[6] Le 26 janvier 2015, la New London Tea Company Limited (la New LTCL) a produit pour inscription au dossier une cession de marque de commerce datée du 4 novembre 2012 en vertu de laquelle LTCL a cédé la demande en l’espèce à la New LTCL. Le 5 février 2015, le registraire a porté la cession au registre. J’appellerai ci-après LTC, LTCL et/ou la New LTCL la Requérante, sauf lorsqu’il en est mentionné autrement.
[7] L’Opposante a subséquemment modifié sa déclaration d’opposition le 4 février 2015 pour ajouter un motif d’opposition supplémentaire. Les motifs d’opposition maintenant invoqués sont les suivants : articles 30e) et i) (exigences), 12(1)d) (enregistrabilité), 16(3)a) et b) (absence de droit à l’enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), et que LTCL n’existe pas puisqu’elle a été dissoute le 16 avril 2014 (le motif d’opposition supplémentaire). Je discuterai plus en détail des circonstances relatives à ce motif d’opposition supplémentaire.
[8] Le 9 avril 2015, la Requérante a produit une contre-déclaration modifiée pour corriger le nom de la Requérante, LTC, qui est devenue la New LTCL.
[9] Comme preuve, l’Opposante a produit les affidavits de Colin Glaysher, souscrit le 17 octobre 2013, et de Keith Packer, affirmé solennellement le 9 mai 2013.
[10] Comme preuve, la Requérante a produit les affidavits de Shannon Young et de Lesley Gallivan, souscrits le 10 février 2015.
[11] La Requérante a produit comme preuve supplémentaire un historique du dossier certifié de la demande en l’espèce, délivré par le Bureau canadien des marques de commerce le 27 février 2015 et un extrait certifié de la demande en l’espèce, délivré par le Bureau canadien des marques de commerce le 30 mars 2015, tandis que l’Opposante a produit comme preuve supplémentaire l’affidavit de Ranita Nicholas, souscrit le 3 février 2015.
[12] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été tenue.
[13] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette cette opposition.
Remarques préliminaires
[14] J’aimerais souligner que, aux fins de ma décision, j’ai pris en considération l’ensemble de la preuve au dossier, mais que je ne ferai référence qu’aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.
[15] Il ne fait aucun doute que, dans une situation idéale, la demande aurait dû être produite au nom de LTCL et que, peu après la cession en novembre 2012, une demande révisée aurait dû être produite afin d’identifier la New LTDL comme étant la Requérante. Comme ces lacunes ont été invoquées par l’Opposante, je déterminerai si elles ont compromis la conformité de cette demande.
Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties
[16] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu’il est allégué dans la déclaration d’opposition. Cela signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante. L’Opposante doit, pour sa part, s’acquitter du fardeau de preuve initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à l’Opposante signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al 2002 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].
Question préliminaire : Le motif d’opposition supplémentaire
[17] Le motif d’opposition supplémentaire a été invoqué comme suit dans la déclaration d’opposition modifiée [Traduction] :
La Requérante n’existe pas – Articles 38(2)a), b) et c)
5. La Requérante n’a pas d’existence juridique officielle. À une certaine époque, une personne morale, la Requérante, a été dissoute le 16 avril 2014. À ce titre, la Marque de commerce n’est pas conforme aux exigences de l’Article 30, la marque de commerce n’est pas enregistrable et la Demande n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque de commerce, conformément aux Articles 38(2)a), b) et c).
[18] Tel qu’il est rédigé, ce paragraphe susmentionné ne constitue pas un motif d’opposition valable. En premier lieu, l’article 30 de la Loi porte sur le contenu d’une demande et non sur la marque de commerce visée par la demande. De plus, ce n’est pas la [Traduction] « Demande » qui n’est [Traduction] « ... pas la personne ayant droit à l’enregistrement... », mais bien la Requérante. Même si lisait correctement le motif d’opposition en remplaçant à la deuxième ligne le mot [Traduction] « Marque de commerce » par [Traduction] « Demande » et à la quatrième ligne le mot [Traduction] « Demande » par [Traduction] « Requérante », je rejetterais tout de même ce motif d’opposition pour les raisons qui suivent.
[19] À l’appui de ce motif, l’Opposante a présenté les observations suivantes dans son plaidoyer écrit :
• LTC n’existait pas à la date de production de la demande;
• La demande révisée produite par LTCL contrevenait à l’article 31a) du Règlement sur les marques de commerce;
• Même lorsque la demande révisée a été produite (18 décembre 2014), LTCL n’existait pas, puisqu’elle avait été dissoute le 16 avril 2014.
[20] Je peux écarter les deux premiers arguments de l’Opposante en m’appuyant sur la lettre de l’agent de la Requérante datée du 18 décembre 2014 produite à l’appui de sa demande de changement de nom de la requérante nommée dans la demande initiale, LTC, qui est devenue LTCL. Cette lettre a été versée au dossier, comme l’Opposante a produit une copie certifiée de l’ensemble du dossier le 27 février 2015.
[21] Dans la lettre susmentionnée, l’agent de la Requérante explique que la requérante initiale aurait dû être identifiée comme étant LTCL plutôt que LTC. L’agent confirme que, au moment de produire cette demande, aucune entreprise n’était identifiée comme étant LTC. L’agent affirme également ce qui suit [Traduction] :
En raison d’une erreur d’écriture de notre donneur d’instructions qui représente les intérêts de la Requérante et duquel nous recevons les instructions, la Requérante a été mal identifiée dans la demande en cause en tant que The London Tea Company plutôt que The London Tea Company Limited, le nom exact de la Requérante. L’erreur dans le nom de la Requérante est attribuable à une erreur d’écriture comprise dans la correspondance de notre Donneur d’instructions.
[22] Je n’interprète pas une telle modification dans le nom de la requérante comme étant contraire à la règle 31a) du Règlement. En fait, dans le Manuel d’examen des marques de commerce, qui est un manuel de référence pour les requérants et les agents de marques de commerce pour comprendre comment les examinateurs interprètent et appliquent la loi, l’exemple suivant est donné quant à savoir ce qui est accepté comme changement de nom d’un requérant :
II.5.1.7 Erreur dans l’identification du requérant :
(…)
Lorsque la demande est produite sous le nom d’une personne qui n’est pas une personne morale, il n’est pas nécessaire de produire un affidavit visant à rectifier le nom du requérant, comme Farm Foods à Farm Foods Ltée ou à Mary Smith faisant affaire sous le nom de Farm Foods.
[23] Quant au troisième argument de l’Opposante portant que lorsqu’une telle modification a été demandée, LTCL n’existait pas puisqu’elle avait été dissoute le 16 avril 2014, l’Opposante a effectivement démontré ce fait par l’intermédiaire de l’affidavit de Ranita Nicholas, une employée du cabinet de l’agent de l’Opposante. Elle joint à son affidavit un [Traduction] « Certificat de dissolution » certifié de la United Kingdom Companies House [registre des entreprises du Royaume-Uni] daté du 27 janvier 2015 indiquant que LTCL a été dissoute le 16 avril 2014.
[24] Cependant, la copie certifiée de l’ensemble du dossier en date du 27 février 2015 montre que LTCL a cédé cette demande le 4 novembre 2012, avant la dissolution de LTCL pour devenir la New LTCL. Ainsi, lorsque la demande de changement de nom de la requérante initiale de LTC à LTCL a été produite, la demande appartenait à la New LTCL. En fait, le 26 janvier 2015, une autre demande de changement du nom de la requérante, LTCL, qui était devenue la New LTCL, a été produite afin de témoigner de l’identité de la propriétaire véritable de la demande.
[25] Pour toutes ces raisons, je rejette ce motif d’opposition.
Motif d’opposition sommairement rejeté
Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi
[26] À titre de référence, je reproduis l’extrait pertinent de la déclaration d’opposition modifiée de l’Opposante [Traduction] :
Article 38(2)a)
1. Pour les motifs énoncés à l’Article 38(2)a), la Marque de commerce n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’Article 30 de la Loi, en ce sens que :
a) La demande n’est pas conforme aux exigences de l’Article 30i) de la Loi, en ce sens que la Requérante ne pouvait pas affirmer être convaincue qu’elle aurait droit d’employer la Marque de commerce au Canada en liaison avec les services énoncés dans la Demande et dans l’annonce susmentionnée. À la Date de production, la Requérante avait connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) des droits antérieurs de l’Opposante à l’égard des Marques Typhoo, lesquelles appartiennent à l’Opposante et sont employées par elle depuis au moins 2001 au Canada. À la date de l’annonce de la Demande, les Marques Typhoo n’avaient pas été abandonnées par l’Opposante.
b) La Requérante ne pouvait pas être convaincue, selon le paragraphe 30i), d’avoir droit d’employer la Marque de commerce en liaison avec les services décrits dans la Demande, puisque la Requérante n’était pas la propriétaire de la Marque de commerce visée par la demande à la Date de production.
c) La Requérante n’emploie pas et n’a pas l’intention d’employer la Marque de commerce.
[27] Les sous-paragraphes a) et b) présentent des allégations qui visent à étayer un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi.
[28] Comme l’a mentionné la Requérante dans ses observations écrites, la demande initiale visait à la fois des produits et des services. Cependant, la demande révisée produite le 19 février 2015 cherchait à faire supprimer les services visés par la demande initiale. Le registraire a accepté une telle demande révisée le 23 avril 2015. L’Opposante n’a jamais jugé bon de modifier davantage sa déclaration d’opposition afin de mentionner les Produits dans ces sous-paragraphes.
[29] Comme le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) se limite aux services et comme la demande ne vise plus de services, ce motif d’opposition est rejeté.
[30] Même si je considérais que l’Opposante voulait faire référence aux Produits plutôt qu’à des services à l’égard de ce motif d’opposition, je le rejetterais tout de même. Le fait que la Requérante ait pu connaître les marques de commerce de l’Opposante à la date de production de la demande n’empêchait pas la Requérante d’affirmer dans sa demande être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque en liaison avec les Produits. Un opposant peut invoquer l’article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu’il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. Il n’y a aucune allégation à cet égard dans la déclaration d’opposition ni preuve de mauvaise foi de la part de la Requérante au dossier.
Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque (article 2)
[31] Ici encore, tel que ce motif d’opposition est rédigé, l’Opposante fait uniquement mention des services de la Requérante [voir le paragraphe 4 de la déclaration d’opposition modifiée]. Pour les mêmes raisons que celles énoncées en détail au paragraphe 28 ci-dessus, je rejette également ce motif d’opposition.
Motif d’opposition fondé sur l’article 30e) de la Loi
[32] Le motif d’opposition a été reproduit au paragraphe 26 ci-dessus, et je me reporte au sous-paragraphe 1c). Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante soutient que la Requérante n’a produit au dossier aucune preuve portant qu’elle a employé la Marque ou a l’intention de l’employer. L’Opposante affirme également que, comme il est impossible de prouver l’inexistence d’un fait, la Requérante a le fardeau de démontrer qu’elle a au moins l’intention d’employer la Marque au Canada.
[33] Le mot « impossible » n’est pas approprié. Dans Northland Products Co c 1324555 Ontario Inc 2012 COMC 151, 2012 CarswellNat 3884, la membre Jill Bradbury a décrit le fardeau de l’Opposante dans les termes suivants [Traduction] :
Comme il est difficile pour l’opposante de prouver l’intention qu’avait la requérante lorsqu’elle a produit sa demande, son fardeau initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) sera forcément léger.
[34] Pour s’acquitter d’un tel fardeau initial, l’Opposante peut s’appuyer sur la preuve de la Requérante. Cependant, le fait que la Requérante n’ait produit aucune preuve de son intention d’employer la Marque au Canada ne devrait pas être interprété comme une absence d’intention d’employer la Marque, comme le suggère l’Opposante.
[35] L’Opposante ne s’étant pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de cette question, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) de la Loi est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b) de la Loi
[36] En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante, dans sa déclaration d’opposition modifiée, mentionne uniquement les marques de commerce déposées de l’Opposante, à savoir LONDON FRUIT & HERB, qui fait l’objet de l’enregistrement LMC759711, et LONDON FRUIT & HERB, qui fait l’objet de l’enregistrement LMC764009 (les Marques déposées de l’Opposante).
[37] Les extraits du site Web de l’OPIC concernant ces enregistrements montrent que les deux demandes ayant mené à l’enregistrement des Marques déposées de l’Opposante ont été produites avant la demande en l’espèce. Cependant, l’article 16(4) de la Loi prévoit que, afin de s’appuyer sur une ou des demandes antérieures, ces demandes doivent être en instance à la date de l’annonce de la demande de la Requérante (1er août 2012). En l’espèce, les deux demandes de l’Opposante n’étaient plus en instance au 1er août 2012, ayant été déposées avant cette date (17 février 2010 pour la marque faisant l’objet de l’enregistrement LMC759711 et 12 avril 2010 pour la marque faisant l’objet de l’enregistrement LMC764009).
[38] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.
Autres motifs d’opposition
Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi
[39] Ce motif d’opposition doit être évalué à la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413, à la p 424 (CAF)];
[40] Dans sa déclaration d’opposition modifiée, l’Opposante s’appuie sur les Marques déposées de l’Opposante. Celles-ci visent toutes deux les mêmes produits, à savoir [Traduction] :
Thé, thé noir, thé vert, tisane, tisane de fruits, thé à saveur de fruits et thé aromatisé aux herbes, essences de thé, extraits de thé, thé instantané, mélanges de thé; infusions d’herbes en sachets et infusions de fruits en sachets (les Produits de l’Opposante).
[41] M. Packer est le directeur général de l’Opposante. Il a joint en pièce K de son affidavit des imprimés des dossiers en ligne de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada qui donnent les détails de ces enregistrements. J’ai vérifié le registre et ces deux enregistrements existent. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif.
[42] Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l’espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l’évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste de critères n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun n’est pas nécessairement le même [voir Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 623(CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].
[43] Le test énoncé à l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n’ayant qu’un souvenir imparfait des Marques déposées de l’Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces produits proviennent de l’Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l’Opposante.
[44] Tel qu’énoncé dans Masterpiece, supra, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance est considéré comme le facteur le plus important. À ce titre, j’analyserai ce facteur en premier lieu.
Le degré de ressemblance
[45] Le seul élément commun aux marques en cause est le mot « London » [Londres].
[46] Le mot « London » [Londres] a une signification géographique puisque c’est le nom d’une ville du Royaume-Uni. Je peux prendre connaissance d’office de ce fait mais, en tout état de cause, le dossier ne comporte aucune preuve à cet égard. Mme Young est une agente de marques de commerce à l’emploi du cabinet de l’agent de la Requérante. Elle a joint en pièce B de son affidavit les résultats de sa recherche menée sur le site Internet encyclopédique Wikipédia et en pièce C des entrées repérées pour le terme « London » [Londres] dans le Webster’s New World College Dictionary (4e éd.) 2001 et The Canadian Oxford Dictionary (2e éd.) 2004. Dans toutes ces références, le terme London [Londres] est défini comme étant la capitale de l’Angleterre.
[47] Enfin, les désignations géographiques, telles que « London » [Londres], sont dépourvues de caractère distinctif inhérent [voir London Drugs Ltd c International Clothiers Inc 2014 CF 223 (CF)].
[48] L’Opposante soutient que les marques sont quasiment identiques : LONDON FRUIT & HERB par rapport à LONDON TEA COMPANY. Je ne suis pas d’accord avec cette analyse simpliste. Elle ne tient pas compte du fait que la Marque comporte un élément graphique distinctif. L’élément commun dominant des marques déposées de l’Opposante est LONDON [LONDRES], alors que les éléments dominants de la Marque sont les lettres L et T. Le mot LONDON [LONDRES] figure en caractères beaucoup plus petits à l’intérieur de la lettre L.
[49] Au plan sonore, la Marque se prononcerait « L-T-The London tea company » [L-T-la société de thé de Londres], alors que les marques de l’Opposante se prononcent « London fruit and herb » [Fruits et herbes de Londres].
[50] En ce qui concerne les idées que suggèrent les marques des parties, celles-ci sont différentes. Les Marques déposées de l’Opposante suggèrent fortement des fruits et des herbes provenant de la ville de Londres, alors que la Marque suggère fortement le fait que la Requérante vend ou offre en vente du thé en provenance de Londres.
[51] Dans l’ensemble, je conclus que la seule ressemblance est la présence d’un mot commun qui identifie une ville bien connue de l’Angleterre. Compte tenu des différences dans le son, dans la présentation et dans les idées que les marques des parties suggèrent, ce facteur favorise la Requérante.
Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont connues
[52] Comme je l’ai déjà indiqué, le terme « London » [Londres] suggère dans une certaine mesure l’origine des produits des parties. De plus, les mots « FRUIT » et « HERB » [HERBES] donnent une description de la nature des Produits de l’Opposante. En fait, l’Opposante a renoncé à l’emploi exclusif de ces mots dans ses enregistrements. Par conséquent, la marque de commerce LONDON FRUIT & HERB de l’Opposante ne possède pas un caractère distinctif très marqué. Ainsi, elle ne pourrait bénéficier que d’une protection limitée.
[53] En ce qui concerne la Marque, comme je l’ai déjà mentionné, celle-ci comporte un élément graphique qui confère à la Marque un caractère distinctif inhérent plus marqué que celui des Marques déposées de l’Opposante.
[54] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par son emploi ou sa promotion au Canada. J’examinerai maintenant la preuve produite par les deux parties à cet égard.
[55] M. Packer fournit un bref historique de la structure d’entreprise de l’Opposante, ainsi qu’une description de la nature de ses activités au fil des ans. Pour fournir plus de renseignements concernant les activités de l’Opposante, il a produit divers extraits de différents sites Web de l’Opposante, y compris de son site Web canadien.
[56] M. Packer affirme que l’Opposante vend au Canada, depuis au moins aussi tôt que 2001, sa gamme de produits LONDON FRUIT & HERB. Celle-ci comprend du thé à saveur de fruits et du thé aromatisé aux herbes, des thés verts aromatisés et divers produits non alcoolisés, comme des infusions aromatisées aux fruits, des infusions aromatisées aux herbes et des infusions aromatisées aux fruits, aux épices et aux fleurs (les Produits LONDON de l’Opposante).
[57] M. Packer affirme que les Produits LONDON de l’Opposante sont distribués au Canada en exclusivité par l’entremise du distributeur canadien de l’Opposante, C.B. Powell Limited (Powel).
[58] M. Packer fournit, en pièce E de son affidavit, le nombre de caisses et de boîtes de Produits LONDON de l’Opposante vendus à Powel pour la revente au Canada pendant les années civiles 2007 à 2012, ainsi que les mois de janvier et de février 2013. Bien que le nombre annuel de boîtes vendues varie de plus de 80 000 à plus de 144 000 au cours des années 2007 à 2009, il y a eu une diminution nette du nombre de boîtes vendues depuis lors, pour atteindre son niveau le plus bas d’environ 18 500 boîtes vendues à Powell en 2012.
[59] La Requérante fait valoir que la preuve produite par M. Packer montre l’emploi des marques de commerce LONDON FRUIT & HERB Co. et LONDON FRUIT & HERB COMPANY, telles qu’elles figurent dans les divers extraits tirés des divers sites Web de l’Opposante produits en pièces B, C et D de son affidavit. Je considère l’emploi de telles marques de commerce comme un emploi des Marques déposées de l’Opposante [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), CPR (3d) 523 (CAF)]. Quoi qu’il en soit, dans le corps de ces extraits, il y a de nombreuses mentions des Marques déposées de l’Opposante.
[60] M. Glaysher est le premier vice-président de Powel depuis 2007 et est à l’emploi de Powell depuis 2001. Au premier paragraphe de son affidavit, il allègue qu’il a une connaissance personnelle des faits énoncés dans son affidavit, sauf lorsqu’il est mentionné que sa connaissance est fondée sur des renseignements et des croyances, lesquels, le cas échéant, il considère également comme vrais.
[61] Comme M. Glaysher a commencé à travailler pour Powel en 2001, toute allégation concernant Powel avant 2001 et qui n’est pas désignée par M. Glaysher comme étant fondée sur des renseignements et des croyances sera écartée. Sans restreindre la généralité de ce qui précède et à titre d’illustration, je me reporte aux paragraphes 4 et 5 de son affidavit.
[62] M. Glaysher confirme l’affirmation de M. Packer portant que Powel est le distributeur actuel de l’Opposante des Produits de l’Opposante. Il énumère au paragraphe 8 de son affidavit le nom des boutiques, les provinces et l’année où ces boutiques ont commencé à vendre les Produits LONDON de l’Opposante au Canada. Il a produit en pièce B de son affidavit des échantillons représentatifs de factures relatives à la vente des Produits LONDON de l’Opposante arborant les Marques déposées de l’Opposante. Il a également produit en pièce A de son affidavit les chiffres de vente annuels des Produits LONDON de l’Opposante en liaison avec les Marques déposées de l’Opposante dans la province de l’Ontario pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012.
[63] M. Glaysher a produit en pièce D de son affidavit des reproductions en noir et blanc d’emballages de divers Produits LONDON de l’Opposante en liaison avec les Marques déposées de l’Opposante. Le même argument soulevé par la Requérante et décrit précédemment à l’égard de la ou des marques de commerce qui figurent sur l’emballage des Produits LONDON de l’Opposante est avancé en ce qui concerne cette pièce et je réitère ma décision précédente au paragraphe 57 pour l’écarter.
[64] En ce qui concerne les chiffres de vente mentionnés au paragraphe 11 de l’affidavit de M. Glaysher, ceux-ci couvrent les douze dernières années (2003 à 2013). De plus, ils représentent les ventes de l’Opposante et non celles de Powel au Canada. De plus, il n’y a aucune répartition par année, à l’exception du contenu de la pièce U de son affidavit. Cependant, on ne sait pas clairement si ces chiffres de vente annuels représentent les ventes de l’Opposante faites à Powel ou celles de Powel faites au Canada. De plus, en pièce U, les chiffres de vente annuels ont nettement diminué à partir de 2011. Ils sont passés de plus de 1,6 million de dollars en 2005 à environ 76 000 $ en 2012. Je ne suis pas disposé à accorder autant de poids que l’aurait voulu l’Opposante à la valeur totale des ventes de 8 millions de dollars pour cette période puisque la majorité de ces ventes semble avoir eu lieu il y a plus de 5 ans.
[65] J’ajouterais que, comme preuve d’emploi supplémentaire des Marques déposées de l’Opposante en liaison avec les Produits de l’Opposante, la Requérante a produit l’affidavit de Mme Gallivan. Elle est une employée du cabinet représentant la Requérante. Elle décrit comment elle a pu commander à partir du site Web canadien de l’Opposante certains des Produits de l’Opposante dans différents emballages. Ces emballages ont été produits et invoqués pour étayer la prétention de la Requérante portant que l’Opposante n’emploie pas les Marques déposées de l’Opposante, mais plutôt les marques de commerce LONDON FRUIT & HERB Co et LONDON FRUIT & HERB COMPANY. J’ai déjà écarté cet argument.
[66] M. Glaysher ajoute que l’Opposante a entrepris diverses campagnes de publicité au Canada pour les Produits de l’Opposante en liaison avec les Marques déposées de l’Opposante. Voici un résumé de ces activités de promotion :
• Participation du représentant de Powel pour l’Ouest canadien au salon commercial annuel Grocery Showcase West [salon de l’alimentation de l’Ouest], depuis au moins 2004 (voir les pièces F à L jointes à l’affidavit de M. Glaysher);
• Des publicités en magasin et la distribution de coupons comme le montrent des dépliants et des coupons distribués dans les chaînes d’épiceries Sobeys et de magasins London Drugs (voir les pièces M à Q jointes à l’affidavit de M. Glaysher);
• Des présentoirs en magasin (voir les pièces R et S de l’affidavit de M. Glaysher).
[67] M. Galysher [sic] a également joint au rapport des ventes, en pièce U, les dépenses promotionnelles annuelles engagées par l’Opposante. On ne sait pas clairement comment M. Glaysher a obtenu ces chiffres.
[68] Malgré les lacunes dans la preuve de l’Opposante mentionnées ci-dessus, je conclus que les Marques déposées de l’Opposante sont connues dans une certaine mesure au Canada.
[69] Il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque par la Requérante au Canada.
[70] Dans l’ensemble, la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que les Marques déposées de l’Opposante, mais celles-ci sont mieux connues au Canada que la Marque.
La période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage
[71] D’après la preuve décrite au sous-titre précédent, je conclus que ce facteur favorise l’Opposante.
Le genre des produits respectifs des parties et leurs voies de commercialisation
[72] De toute évidence, à la simple lecture des Produits et des Produits de l’Opposante, ceux-ci se recoupent. En l’absence de preuve des voies de commercialisation de la Requérante liées aux Produits, comme les produits des parties se recoupent, je peux présumer que les voies de commercialisation des parties se recoupent également.
Facteurs pertinents supplémentaires présentés par les parties
Cas de confusion
[73] M. Packer allègue dans son affidavit qu’il est au courant de plusieurs cas de confusion, alors que l’Opposante a reçu des appels téléphoniques de clients se renseignant sur les Produits de la Requérante. Il n’y a aucune allégation portant que ces appels téléphoniques provenaient du Canada. Comme M. Packer, la Requérante et l’Opposante sont toutes deux situées en Angleterre, et comme aucune preuve d’emploi de la Marque au Canada n’a été produite, on peut présumer que ces appels téléphoniques provenaient de l’Angleterre. À ce titre, ils ne sont pas pertinents en l’espèce. De plus, il n’y a aucun renseignement sur le nombre d’appels téléphoniques reçus, le moment où ils ont été reçus et les demandes précises concernant les Produits de la Requérante.
L’état du registre
[74] Mme Young est une agente de marques de commerce à l’emploi du cabinet de l’agent de la Requérante. Le 6 février 2015, elle a effectué une recherche dans le registre canadien des marques de commerce pour repérer des enregistrements de marque de commerce actifs et des demandes d’enregistrement de marque de commerce en instance qui contiennent le terme LONDON [LONDRES] ou qui en sont composées et qui sont déposées ou visées par une demande en liaison avec des produits classés par l’OPIC comme relevant de la classe 30 (épices alimentaires, produits de boulangerie-pâtisserie). Elle produit en pièce A de son affidavit les résultats de cette recherche, à savoir les renseignements liés à chaque enregistrement et à chaque demande en instance qui ont été repérés.
[75] La preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où l’on peut en tirer des conclusions quant à l’état du marché [voir Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst)]. Des conclusions à propos de l’état du marché ne peuvent être tirées de la preuve de l’état du registre que si un grand nombre d’enregistrements pertinents a été repéré [voir Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].
[76] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante mentionne expressément huit inscriptions, à savoir : LIPTON OF LONDON, ACE CAFÉ LONDON, LONDON NATURALS, LONDON ORCHARDS, LONDON PLANTATION, LONDON GOURMET, LONDON DIARY et OLD LONDON. De plus, la Requérante soutient que toutes les marques officielles citées sont également pertinentes, puisqu’elles peuvent être considérées comme visant tous les produits et services, y compris les aliments et les boissons.
[77] Parmi ces huit inscriptions, seulement trois sont pertinentes : LIPTON OF LONDON, ACE CAFÉ LONDON, LONDON NATURALS. Ce nombre n’est pas suffisant pour me permettre de conclure que le mot « London » [Londres] était abondamment employé à la date pertinente à titre d’élément de marque de commerce en liaison avec le type de produits offerts par les parties.
[78] Quant aux diverses marques officielles, la majorité d’entre elles se rapportent à la ville de London en Ontario ou comporte un élément graphique distinct, ce qui rend la probabilité de confusion avec la Marque improbable.
[79] En résumé, je ne considère pas que la preuve de l’état du registre est pertinente en l’espèce.
Conclusion
[80] D’après cette analyse de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n’est pas susceptible de créer de la confusion avec les Marques déposées de l’Opposante lorsqu’elle est employée en liaison avec les Produits. En fait, les marques des parties sont faibles et, à l’exception de la présence du mot London [Londres], les marques en cause ne se ressemblent pas dans la présentation, le son et les idées qu’elles suggèrent. Ces différences sont suffisantes pour rendre nul le recoupement des produits respectifs des parties et de leurs voies de commercialisation.
[81] Par conséquent, je rejette ce motif d’opposition.
Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) de la Loi
[82] Pour ce motif d’opposition, l’Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer qu’elle a employé sa marque LONDON FRUIT & HERB au Canada ou que cette dernière était devenue connue au Canada avant la date pertinente (5 août 2010) et qu’elle n’avait pas abandonné cet emploi à la date de l’annonce de la demande en l’espèce (1er août 2012) [voir l’article 16(5) de la Loi].
[83] L’Opposante, par la voie des affidavits de M. Packer et de M. Glaysher, s’est acquittée de son fardeau de démontrer que sa marque LONDON FRUIT & HERB a ainsi été employée au Canada.
[84] Le résultat d’une analyse de la probabilité de confusion entre la marque de commerce LONDON FRUIT & HERB de l’Opposante et la Marque serait le même que celui auquel je suis parvenu à l’égard du motif d’opposition précédent pour les raisons qui suivent.
[85] La différence entre les dates pertinentes qui s’appliquent respectivement au motif d’opposition précédent et au présent motif n’a qu’une légère incidence sur les conclusions que j’ai tirées à l’égard de chacun des facteurs pertinents examinés ci-dessus. Pour le présent motif d’opposition, je ne peux tenir compte des ventes de l’Opposante faites après le 5 août 2010. À ce titre, je ne pourrais pas conclure que les ventes de l’Opposante ont diminué au Canada au cours des dernières années. Cependant, la période pendant laquelle la marque de commerce LONDON FRUIT & HERB de l’Opposante avait été employée serait plus courte.
[86] Dans l’ensemble, mon analyse des facteurs pertinents pour l’appréciation du motif d’opposition précédent ne serait pas modifiée de façon substantielle par la date pertinente plus ancienne. Ma conclusion selon laquelle il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LONDON FRUIT & HERB de l’Opposante est toujours applicable.
[87] Je rejette ce motif d’opposition pour les mêmes raisons que celles énoncées à l’égard du motif d’opposition précédent.
Décision
[88] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.
_____________________________
Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
___________________________________________________
Aucune audience tenue
COMPARUTIONS
Aird & Berlis LLP POUR L’OPPOSANTE
Marks & Clerk POUR LA REQUÉRANTE
AGENT(S) AU DOSSIER
Osler, Hoskin & Harcourt LLP POUR L’OPPOSANTE
Smart & Biggar POUR LA REQUÉRANTE