Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : L.A. GEAR

ENREGISTREMENT N^o LMC 388127

 

 

 

Le 9 mai 2006, à la demande de Baker & McKenzie, s.r.l., le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13 (la « Loi »), à L.A. Gear, Inc. (l’« Inscrivante »), propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC 388127, pour la marque de commerce L.A. GEAR (la « Marque »). La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes :

 

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts,  pantalons, vestes, chapeaux, jeans, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, tee‑shirts, serre‑têtes, serre‑poignets, serre‑chevilles, ceintures, jambières, ceintures, bretelles, visières, gants, chaussettes; chaussures, nommément sandales, souliers.

 

Suivant l’article 45, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que précise l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, en l’occurrence entre le 9 mai 2003 et le 9 mai 2006. Si la marque n’a pas été employée pendant cette période, le propriétaire inscrit doit indiquer la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

L’emploi d’une marque de commerce est défini à l’article 4 de la Loi, reproduit ci‑après :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

    (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

    (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

En réponse à l’avis prévu à l’article 45, l’Inscrivante a déposé l’affidavit d’Anna M. Liau, daté du 9 mai 2007.

 

Seule l’Inscrivante a produit un plaidoyer écrit. Elle y renvoie à certains faits allégués — plus particulièrement au paragraphe 21 — qui ne sont pas mis en preuve dans la présente procédure; j’écarterai par conséquent tous ces renvois.

 

Aucune partie n’a demandé la tenue d’une audience.

 

M^me Liau est vice‑présidente et avocate générale de l’Inscrivante. Elle fournit des renseignements se rapportant à l’historique de l’Inscrivante, à la promotion et à la vente des marchandises en liaison avec la Marque, ainsi qu’à l’octroi de licences à cet égard.

 

Examen fait du témoignage de M^me Liau, je ne vois aucun élément de preuve qui établisse l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec l’une ou l’autre des marchandises visées par l’enregistrement pendant la période pertinente de trois ans. Plus particulièrement, je constate que M^me Liau n’a pas démontré comment la Marque a été liée à des marchandises au Canada d’une manière qui satisferait aux dispositions de l’article 4 de la Loi (la publicité imprimée ne constitue pas un emploi en liaison avec des marchandises au sens de l’article 4). De plus, les factures produites soit sont ultérieures à la période pertinente, soit se rapportent à des marchandises qui ne sont pas visées par l’enregistrement de la marque de commerce.

 

M^me Liau a attesté que [traduction] « des marchandises sous marque L.A. GEAR® sont vendues en grande quantité partout au Canada depuis le milieu des années 1980 » (paragraphe 7) et, dans son plaidoyer écrit, l’Inscrivante soutient ce qui suit au paragraphe 8 :

[traduction]

L’affidavit de Liau montre clairement que la marque de commerce L.A. GEAR était employée par L.A. Gear au Canada pendant la période pertinente. Les paragraphes 19, 20 et 21 fournissent une preuve expresse de cet emploi relativement à des vêtements, lunettes et chaussures, ce qui établit l’emploi de la marque de commerce dans la catégorie générale des marchandises précisées dans l’enregistrement.

 

Les paragraphes 19, 20 et 21 de l’affidavit de M^me Liau sont reproduits ci‑après :

[traduction]

19.  L.A. Gear a vendu et continue de vendre des vêtements, à savoir des coupe‑vent, en liaison avec la marque de commerce L.A. GEAR au Canada… Jointes au présent affidavit comme pièce « G » sont des copies de factures et de bons de commande pour les mois de décembre 2006 et janvier 2007, décrivant la vente de ces coupe‑vent sous marque L.A. GEAR® au Canada.

 

20.  L.A. Gear a vendu et continue de vendre des vêtements, à savoir des lunettes, en liaison avec sa marque de commerce L.A. GEAR, au Canada. Jointes au présent affidavit comme pièce « H » sont des copies de factures et de bons de commande de septembre 2004 à février 2006, décrivant la vente de ces lunettes sous marque L.A. GEAR® au Canada.

 

21.  L.A. Gear a vendu et continue de vendre des vêtements, à savoir des chaussures, au Canada. Les chiffres des ventes de L.A. Gear pour les chaussures sous marque L.A. Gear, au Canada, pour les années 2005 et 2006, sont les suivants :

Année	Ventes à Oasis	Ventes au détail au Canada (estimatif)
2005	279 240 $US	Plus de 1 000 000 $CAN
2006	460 393 $US	Plus de 2 000 000 $CAN

 

[L.A. Gear a conclu un contrat de distribution exclusive avec Oasis Footwear pour la distribution des chaussures sous marque L.A. GEAR® au Canada en 2005 : paragraphe 9]

 

Contrairement à ce que soutient l’Inscrivante, les trois paragraphes reproduits précédemment n’établissent pas l’emploi de la Marque. Le document qui a été produit comme pièce « G » ne porte pas la Marque, et on ne sais pas comment la Marque est liée à des coupe‑vent. De même, les factures et les bons de commande produits comme pièce « H » n’affichent pas L.A. GEAR, et on ne sais pas comment la Marque est liée à des lunettes. Le paragraphe 21 ne renvoie à aucune documentation montrant la manière dont la Marque était liée aux chaussures vendues. En plus de ne pas établir l’emploi conformément à l’article 4, ces paragraphes sont viciés au motif que la preuve concernant les coupe‑vent est postérieure à la période pertinente, que ni les coupe‑vent ni les lunettes ne sont visés par l’enregistrement en cause, et que les chaussures n’ont pas été désignées comme étant des sandales ou des souliers (c’est ainsi qu’elles sont désignées dans l’état déclaratif des marchandises de l’enregistrement). En outre, et contrairement à ce que donnent à penser les observations de l’Inscrivante, le propriétaire est tenu par l’article 45 de fournir une preuve concernant les marchandises que précise l’enregistrement; la preuve d’un emploi de la Marque en liaison avec des marchandises relevant de la catégorie générale des biens désignés dans l’enregistrement n’est pas suffisante. L’Inscrivante s’est fondée sur la décision rendue dans l’affaire Countryside Canners Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1981), 55 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1^re inst.), pour faire valoir qu’en vertu de l’article 45, il suffit d’établir l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des marchandises qui, par leur nature, sont liées étroitement aux marchandises visées par l’enregistrement. Cette proposition n’est pas exacte. Il faut donner à la décision Countryside une interprétation beaucoup plus étroite, puisqu’elle portait sur la question de savoir si des tomates en boîte constituaient des fruits en boîte ou des légumes en boîte. Quoi qu’il en soit, l’Inscrivante n’a pas fait la preuve d’un emploi en liaison avec quelque marchandise que ce soit pendant la période pertinente.  

 

Dans l’ensemble, je conclus que la preuve soumise par l’Inscrivante ne lui permet pas de s’acquitter du fardeau qui lui incombe de démontrer à première vue l’emploi de la Marque en liaison avec l’une ou l’autre des marchandises visées par l’enregistrement pendant la période pertinente de trois ans. Je déterminerai donc maintenant s’il y a une preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi.

 

Il faut prendre en considération trois critères pour déterminer s’il existe ou non des circonstances justifiant le défaut d’emploi. Dans l’affaire Bereskin & Parr c. Bartlett (2008), 70 C.P.R. (4th) 469 (C.O.M.C.), l’agente d’audience Barnett a résumé la démarche visant à déterminer s’il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi dans les termes suivants :

16          La question de savoir s'il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifient l'absence d'emploi nécessite la prise en considération de trois critères. Le premier est la durée au cours de laquelle la marque n'a pas été utilisée. Le second est de savoir si les motifs d'absence d'emploi étaient attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivant. Le troisième est de savoir si ce dernier a l'intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai : Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Les « circonstances spéciales » du deuxième critère, à savoir si l'absence d'emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l'inscrivant, signifie des « circonstances de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles » (John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co. (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^re inst.)).

 

17          La Cour d'appel fédérale, dans son récent arrêt Scott Paper Limited c. Smart & Biggar et Le procureur général du Canada, 2008 CAF 129, a quelque peu clarifié l'interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l'arrêt Harris Knitting, précité. En se basant sur la grille d'analyse d'Harris Knitting Mills, la cour a conclu que l'examen approprié, lorsqu'il s'agit évaluer s'il y a présence ou non de circonstances spéciales qui justifieraient l'absence d'emploi de la marque, doit porter sur la raison de l'absence d'emploi, et qu'aucun autre facteur ne doit être pris en considération. Selon cette analyse, il doit être satisfait au deuxième critère du test d'Harris Knitting Mills pour pouvoir conclure que l'absence d'emploi de la marque est justifiée par une ou des circonstances spéciales. Selon mon analyse, cette conclusion ne signifie pas que les deux autres critères ne sont pas des facteurs pertinents : toutefois, ces deux critères ne pourraient, à eux seuls, constituer des circonstances spéciales. Dans tous les cas, l'intention de reprendre l'emploi doit être étayée par la preuve (Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp. (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^re inst.); NTD Apparel Inc. c. Ryan (2003), 27 C.P.R. (4^th) 73 (C.F. 1^re inst.).

 

Si l’on applique cette démarche à la présente situation, le premier facteur à prendre en considération est la durée de la période au cours de laquelle la Marque n’a pas été employée. La Loi prévoit que le propriétaire inscrit doit préciser la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la dernière fois. La preuve ne permet pas d’établir clairement cette date, mais la jurisprudence indique que cela n’est pas fatal; généralement, la date d’enregistrement sera utilisée comme date du dernier emploi ou, si la marque a fait l’objet d’une cession, la date de la cession peut être prise en considération [GPS (U.K.) c. Rainbow Jean Co. (1994), 58 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)]. Dans la présente affaire, M^me Liau fournit les renseignements suivants :

•         Tout au long des années 1980 et jusqu’au milieu des années 1990, les produits sous marque L.A. GEAR® (principalement des chaussures et des vêtements) ont joui d’un énorme succès partout à travers le monde.

•         À la fin des années 1990, la structure commerciale de l’Inscrivante a été modifiée considérablement et fondamentalement en raison de difficultés financières.

•         Tout en poursuivant ses activités et en continuant de vendre ses produits sous marque L.A. GEAR® aux États‑Unis, au Canada et ailleurs, l’Inscrivante a néanmoins été contrainte, en bout de ligne, de se prévaloir de la protection de la loi sur la faillite, et son plan de réorganisation a été approuvé par le tribunal de la faillite en juin 1998.

•         L’Inscrivante a émergé de sa faillite à la fin de 1998 avec une nouvelle direction; elle a alors cessé de fabriquer ses propres produits et a commencé à accorder à des tiers des licences pour ses marques de commerce;

•         Au printemps de 2001, l’Inscrivante a été acquise par A.C.I. International, dont elle est devenue une filiale à cent pour cent.

 

Compte tenu de ce qui précède, je crois qu’il convient d’adopter comme date du dernier emploi la date d’enregistrement, à savoir le 30 août 1991, parce qu’aucune cession de la Marque ne s’est produite. Cependant, au cas où la date appropriée serait celle du printemps 2001, je ferai remarquer que cela ne changerait pas l’issue de ma décision.

 

Je note que, bien qu’elle ait fait valoir qu’il existe des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi, l’Inscrivante a abordé le premier facteur en soutenant que la Marque a été employée continuellement au Canada, toute période de défaut d’emploi à l’égard de certaines marchandises ayant été de durée limitée. Or, l’affidavit n’appuie pas un tel argument.

 

En ce qui a trait au deuxième facteur, l’Inscrivante a fait valoir que les circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi tiennent à la réorganisation de l’entreprise. Elle a ajouté que la Marque n’a pas été employée à la suite de cette restructuration parce que l’entreprise devait trouver des partenaires et établir avec eux de nouvelles ententes d’octroi de licences et de distribution partout à travers le monde, notamment au Canada. L’Inscrivante soutient que les intentions et les efforts pour continuer de trouver des titulaires de licences et des distributeurs canadiens sont expliqués aux paragraphes 7 à 10 de l’affidavit de Liau, reproduits ci‑après :

 

[traduction]

7.  Depuis le milieu des années 1980, les marchandises sous marque L.A. GEAR® sont vendues en grand nombre partout au Canada, où L.A. Gear jouit d’une excellente réputation à l’égard de ses marques de commerce L.A. GEAR, qui y seraient très connues.

 

8.  En janvier 1999, le titulaire nord‑américain de la licence pour les chaussures L.A. Gear a conclu un contrat de distribution de cinq ans avec Indeka, un vendeur bien en vue de chaussures aux détaillants au Canada, situé à Oakville (Ontario). Indeka est ainsi devenue le distributeur exclusif de chaussures sous marque L.A. GEAR® au Canada. Conformément à ce contrat, L.A. Gear a vendu ses chaussures sous marque L.A. GEAR® au Canada par l’intermédiaire d’Indeka.

 

9.  À l’expiration du contrat conclu avec Indeka, L.A. Gear s’est mise à la recherche d’un nouveau distributeur de chaussures au Canada et, en 2005, elle a conclu un nouveau contrat de distribution exclusive avec Oasis Footwear pour la distribution de chaussures sous marque L.A. GEAR® au Canada. L.A. Gear est à la recherche également en ce moment d’un nouveau titulaire de licence de vêtements sur le marché canadien pour certaines de ses autres gammes de vêtements.

 

10.  L.A. Gear a conclu et continue de conclure des contrats d’octroi de licences et de distribution avec des partenaires canadiens. Le modèle d’entreprise de L.A. Gear étant orienté vers l’octroi de licences, l’établissement de partenariats viables à long terme de distribution et d’octroi de licences dans des pays étrangers, notamment au Canada, continue de représenter une avenue fort importante pour la compagnie.

 

Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincue que l’on a établi l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi. La réorganisation de l’entreprise que l’Inscrivante invoque à titre de circonstances spéciales, à savoir le fait qu’elle a laissé tomber la fabrication pour devenir donneur de licences, a commencé à la fin de 1998, ce qui signifie que l’Inscrivante aurait pu commencer à employer la Marque sept ans avant que l’avis prévu à l’article 45 ne lui soit donné. (Même si l’on détermine que la date pertinente aux fins des circonstances spéciales se situe en 2001, lorsque l’Inscrivante est devenue la filiale d’A.C.I., l’Inscrivante aurait pu commencer à employer la Marque au cours des cinq ans précédant l’envoi de l’avis prévu à l’article 45.) De plus, elle paraît avoir modifié son plan d’affaires de son propre gré; si tel n’est pas le cas, je dois déterminer si les difficultés que l’Inscrivante a éprouvées à trouver des titulaires de licence ou des distributeurs est une situation qui lui est propre, par opposition à ce qui prévalait dans l’industrie du vêtement en général. Si ce contexte factuel peut être admis comme donnant lieu à des circonstances spéciales, je suis alors d’avis qu’aucun des éléments de preuve qui ont été produits n’indique que cela peut justifier une période de défaut d’emploi qui a duré cinq ans ou plus.

 

J’en arrive au troisième facteur. En ce qui concerne les chaussures, l’Inscrivante allègue qu’elle a vendu des chaussures en 2005 et en 2006; en conséquence, il n’y a naturellement aucune preuve d’une intention de reprendre l’emploi de telles marchandises. Cependant, la preuve ne permet pas d’établir non plus qu’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi dans un bref délai en liaison avec le reste des marchandises visées par l’enregistrement. L’Inscrivante était apparemment en voie de trouver un nouveau titulaire de licence pour les vêtements en 2007, mais rien n’indique que ce processus entraînera la reprise de l’emploi de la Marque dans un proche avenir. Le type de preuve requise pour établir l’intention sérieuse de reprendre l’emploi dans un bref délai est abordé dans la décision Arrowhead Spring Water Ltd. c. Arrowhead Water Corp. (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^re inst.), dans les termes suivants :

12     Il importe donc, lorsque le défaut d'emploi a été reconnu et que le titulaire de l'enregistrement invoque des « circonstances spéciales », que la preuve présentée pour obtenir une protection supplémentaire ne soit pas limitée à une simple affirmation; la preuve doit contenir des détails qui corroborent l'assertion. La registraire a conclu que l'intention de reprendre l'emploi constituait une simple affirmation et que l'appelante n'avait pas démontré qu'elle avait sérieusement l'intention de reprendre l'emploi de la marque au Canada dans un proche avenir. La preuve ne comprenait pas de détails supplémentaires, comme une date projetée de reprise ou une explication des mesures à prendre pour reprendre effectivement l'emploi de la marque. L'appelante n'a pas fait connaître avec quelque certitude que ce soit son intention de reprendre l'emploi; elle n'a donné à notre Cour aucun renseignement au sujet de la durée du défaut d'emploi. Pour reprendre les propos de la registraire : [TRADUCTION] « l'affirmation que le propriétaire de la marque de commerce a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada ne suffit pas en soi pour lui permettre de conserver l'enregistrement ».

 

Dans son témoignage, M^me Liau ne donne pas le type de détails dont il est fait mention dans la décision Arrowhead. 

 

Dans son plaidoyer écrit, l’Inscrivante a renvoyé à plusieurs reprises à une jurisprudence selon laquelle l’article 45 vise à éliminer le bois mort du registre, et elle a ajouté qu’il ressort clairement de l’affidavit qu’elle a encore un intérêt dans sa Marque. Je ne conteste pas le fait que l’Inscrivante continue d’avoir un intérêt dans sa Marque. Toutefois, les droits relatifs aux marques de commerce au Canada dépendent de l’emploi de ces marques. Il aurait dû être simple pour l’Inscrivante d’établir l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises qu’elle prétend avoir vendues au Canada. Subsidiairement, s’il existe des raisons inhabituelles pour lesquelles elle a été incapable de trouver des titulaires de licences pour l’aider à employer sa Marque, elle aurait dû préciser ces raisons et démontrer les mesures exactes qu’elle a prises récemment pour trouver de tels titulaires de licences et effectuer des ventes.

 

Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je conclus que l’Inscrivante n’a pas satisfait aux exigences de l’article 45. L’enregistrement sera par conséquent radié, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 1^er AVRIL 2009.

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.