Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2016 COMC 58
Date de la décision : 2016-04-11
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
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LED Source, LLC |
Opposante
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et |
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SGi Lighting Inc. |
Requérante |
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1,441,986 pour la marque de commerce The LED Lighting Source
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Demande |
Dossier
[1] Le 17 juin 2009, SGi Lighting Inc. a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce The LED Light Source (le caractère gras indique l'importance de la marque de commerce) sur la base de l'emploi de la marque, depuis le 5 décembre 2008, en liaison avec les produits et les services énumérés ci-dessous [Traduction] :
produits
Appareils d'éclairage à DEL et ampoules à DEL écoénergétiques destinés à des applications résidentielles, commerciales et industrielles.
services
Services de vérifications, d'inspections, d'installation et de conception liés à l'efficacité énergétique de l'éclairage dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles.
[2] Il semble qu'aux alentours du 26 avril 2010, la section de l'examen de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC, dont relève la Commission) a accepté une demande soumise par la requérante visant à modifier la demande d'enregistrement et, plus précisément à changer la marque de commerce pour The LED Lighting Source. La section de l'examen a vraisemblablement autorisé la modification au titre de l'art. 31b) du Règlement sur les marques de commerce, dont le libellé est le suivant :
31. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise si elle vise l'un des objectifs suivants :
. . . . .
b) modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n’en changent pas le caractère distinctif ni n’influent sur son identité; (je souligne)
[3] La demande en cause a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 1er août 2012, et LED Source, LLC s’y est opposée le 1er octobre 2012. Le 6 novembre 2012, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, comme l'exige l'art. 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration d'opposition. L'opposante a subséquemment obtenu la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée : voir la décision de la Commission du 26 mars 2013. Les autres références à la déclaration d'opposition dans la présente décision concernent les arguments modifiés.
[4] La preuve de l’opposante est constituée de l'affidavit de Fay O'Brian et d'une copie certifiée du dossier de la demande en cause. La preuve de la requérante est constituée des affidavits de Sapna Santdasani et de Jamie-Lynn Kraft. Mme Santdasani a été contre-interrogée relativement à son témoignage par affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et de ses réponses à des questions prises en délibéré fait partie de la preuve au dossier.
Déclaration d'opposition
[5] Comme plusieurs des arguments sont de nature relativement technique, les motifs d'opposition modifiés, y compris les éléments raturés et soulignés, sont reproduits intégralement ci-dessous [Traduction] :
a) La demande n'est pas conforme aux articles 38(2)a) et 30 de la Loi sur les marques de commerce; plus particulièrement, la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce parce que la demande a été modifiée d'une façon qui est contraire à l'article 31b) du Règlement sur les marques de commerce, c'est-à-dire que la modification a entraîné un changement substantiel dans l'identité de la marque de commerce, de sorte qu'il ne s'agit plus d'une demande au sens de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce.
Plus particulièrement, la demande originale produite le 17 juin 2009 visait l'enregistrement de la marque de commerce The LED Light Source. Aux alentours du 26 avril 2010, la Requérante a changé la marque de commerce pour The LED Lighting Source. Il s'agit là d'un changement substantiel qui modifie le caractère distinctif et l'identité de la marque de commerce originale et donc, qui est contraire à l'article 31b) du Règlement sur les marques de commerce.
b) La demande n'est pas conforme aux articles 38(2)a) et 30b) de la Loi sur les marques de commerce :
Le 17 juin 2009, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce The LED Light Source, dans laquelle elle revendique l'emploi au Canada depuis le 5 décembre 2008.
La Requérante a ensuite abandonné la marque The LED Light Source en faveur d'une modification substantielle de l'identité de la marque de commerce, qui est devenue The LED Lighting Source aux alentours du 26 avril 2010 dans une tentative pour réfuter une objection de l'examinateur fondée sur l'article 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, à savoir qu'il est considéré que la marque de commerce visée par la demande (The LED Light Source) crée de la confusion avec la marque de commerce déposée no LMA417888 (LIGHTSOURCE).
Par conséquent, la Requérante
n'a pas employé la marque de commerce The LED Lighting Source au Canada
depuis le 5 décembre 2008 en liaison avec les chacune des
catégories générales de marchandises et de services décrites dans la demande.
c) La demande n'est pas conforme aux articles 38(2)a) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce :
Le 17 juin 2009, la Requérante a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce The LED Light Source , dans laquelle elle se déclare convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande.
Cependant, la Requérante a abandonné la marque The LED Light Source aux alentours du 26 avril 2010 en modifiant substantiellement l'identité de la marque de commerce, qui est devenue The LED Lighting Source et donc, la Requérante ne peut pas avoir été convaincue, le 17 juin 2009, qu'elle avait droit d'employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande.
d) La marque de
commerce n'est pas enregistrable aux termes des articles 38(2)b) et
12(1)d) 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce,
parce que la marque de commerce donne une description claire de la nature ou de la qualité des
marchandises et des services en liaison avec lesquels elle est employée ou
avec lesquels on projette de l'employer.
La marque de commerce donne une description claire de la nature ou la qualité des marchandises et des services de la Requérante, à savoir que les marchandises sont des sources d'éclairage à DEL et que les services sont des services de vérifications, d'inspections, d'installation et de conception de sources d'éclairage à DEL et que la Requérante fournit aux consommateurs une source pour l'achat d'appareil d'éclairage à DEL et de services d'éclairage à DEL.
(e) La marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive au sens des articles 38(2)d) et 2 de la Loi sur les marques de commerce en ce que la marque de commerce visée par la demande ne distingue pas réellement, ni n'est adaptée à distinguer, les marchandises et les services en liaison avec lesquels la Requérante l'emploie ou projette de l'employer des marchandises et des services de tiers.
La marque de commerce n'est pas distinctive et ne distingue pas les marchandises et les services de la Requérante de ceux de tiers parce qu'elle donne une description claire des marchandises et des services visés par la demande et qu'elle est constituée de termes couramment employés par d'autres propriétaires de marchandises et de services identiques ou très semblables.
L'emploi des termes « The LED Lighting Source » serait interprété par les consommateurs comme désignant un appareil d'éclairage à DEL ou une ampoule à DEL qui constitue une source d'éclairage à DEL. En outre, la marque de commerce serait interprétée par les consommateurs comme désignant un lieu ou une source pour l'achat de produits et de services d'éclairage à DEL, ainsi que de services liés aux sources d'éclairage à DEL.
[6] Je vais passer en revue la preuve des parties avant de me pencher sur les motifs d'opposition.
Preuve de l'opposante
Fay O’Brian
[7] Mme O’Brien atteste qu'elle est agente de marques de commerce, embauchée par les agents de l'opposante pour mener des recherches sur des affaires liées aux marques de commerce. Les recherches qu'elle a effectuées sont jointes comme pièces à son affidavit, et résumées ci-dessous :
Pièces A à CC
[8] Ces pièces sont constituées des entrées au dictionnaire pour les termes LED (DEL), light (lumière), lighting (éclairage) et source (source). Plus particulièrement, le terme LED (DEL) est l'abréviation utilisée pour désigner un dispositif électronique appelé « light emitting diode » (diode électroluminescente). Les DEL ont diverses applications, dans les téléviseurs à écran plat, les montres numériques, les calculatrices et d'autres appareils numériques qui émettent de la lumière. La première signification du mot « source » est un lieu d'où quelque chose provient ou encore un lieu où l'on obtient quelque chose.
Pièce D
[9] Cette pièce est une copie des détails de la demande en cause qui figure au dossier de l'OPIC.
Pièces E et EE
[10] Ces pièces sont constituées de recherches effectuées sur Internet concernant la requérante et sa page d'accueil. Il ressort clairement de la page d'accueil que les activités de la requérante consistent à fournir de l'éclairage à DEL à des clients résidentiels et commerciaux.
Pièce F
[11] Cette pièce est constituée d'une recherche effectuée sur Internet concernant le site Web de la requérante, à l'aide de Wayback Machine.
Pièces G et GG
[12] La première pièce est constituée d'une recherche effectuée sur Internet concernant l'emploi de la marque The LED Lighting Source par la requérante avant 2010. La recherche a permis de repérer une mention de The LED Light Source. La deuxième pièce est constituée des fiches techniques des appareils d'éclairage de la requérante. Le nom commercial de la requérante, SGi Lighting, figure sur les fiches, mais la marque The LED Lighting Source n'y figure pas.
Sapna Santdasani
[13] Mme Santdasani atteste qu'elle est cofondatrice de l'entreprise de la requérante. La requérante se spécialise dans la conception, la fabrication, la vente et la distribution de produits d'éclairage à DEL destinés à des applications résidentielles, commerciales et industrielles. La requérante emploie la marque The LED Lighting Source depuis le 5 décembre 2008 et elle [Traduction] « a aussi employé la variante » The LED Light Source.
[14] En pièce B sont joints des exemples d'emballages de produits, datés de décembre 2008 et de mai 2009, qui sont représentatifs des emballages employés le 5 décembre 2008. Je note que le nom commercial de la requérante est dominant, mais la marque The LED Lighting Source est clairement visible. Plus particulièrement, la marque est clairement visible sur l'emballage daté du 12 décembre 2008. En pièce C sont joints des échantillons de fiches d'information et d'installation concernant les produits qui datent d'octobre 2008 à 2013. Encore ici, le nom commercial de la requérante est dominant, alors que la marque de commerce visée par la demande occupe une place secondaire. Plus particulièrement, la marque visée par la demande est clairement visible sur une fiche technique datée du 14 octobre 2008.
[15] La pièce D contient une « vérification de l'efficacité énergétique » datée de 2010. Il semble s'agir d'un formulaire standard utilisé par la requérante qui indique la consommation énergétique actuelle d'un client en termes d'éclairage, le coût d'installation des produits de la requérante et les économies réalisées à la suite du passage à l'éclairage à DEL. Le nom commercial de la requérante est dominant sur le formulaire standard, alors que la marque de commerce visée par la demande occupe une place secondaire, bien qu'elle soit clairement visible.
[16] La pièce E est constituée d'échantillons de factures datées de 2007 à 2013. Encore ici, le nom commercial de la requérante est dominant, alors que la marque de commerce visée par la demande occupe une place secondaire. Néanmoins, la marque visée par la demande est clairement visible sur plusieurs factures dont la date précède le 5 décembre 2008.
[17] Les ventes totales nettes réalisées par la requérante sous sa marque (et son nom commercial) dépassent les 1,8 million de dollars pour la période allant du 5 décembre 2008 au mois de décembre 2013.
[18] La requérante fait la promotion de ses produits et services dans des documents imprimés distribués à l'occasion de salons professionnels de l'industrie, ainsi que par le biais d'annonces en ligne, d'affiches installées sur ses kiosques dans les salons professionnels, de commandites d'événements lors de salons professionnels connexes, et d'affiches et de documents promotionnels distribués dans une salle d'exposition des produits qui a ouvert ses portes en juillet 2012 à Halton Hills en Ontario. La requérante a dépensé environ 415 000 $ en publicité et promotion pendant la période allant de décembre 2008 à décembre 2013.
[19] Le témoignage qu'a fourni Mme Santdasani en contre-interrogatoire concorde avec la preuve qu'elle a présentée dans son affidavit.
Preuve de la requérante
Jamie-Lynn Kraft
[20] Mme Kraft atteste qu'elle est stagiaire en droit à l'emploi des agents de la requérante. Son affidavit sert à présenter en preuve les détails de multiples enregistrements et demandes de marques de commerce, constituées en partie du terme SOURCE, qui figurent aux dossiers contenus dans les bases de données de l'OPIC (des 65 marques présentées en preuve, trois sont des demandes). Certaines marques sont mentionnées aux para. 52 à 54 du plaidoyer écrit de la requérante [Traduction] :
52. La preuve au dossier démontre également que le mot SOURCE est invariablement reconnu comme étant non descriptif. La preuve de la Requérante contient de nombreux exemples de marques comparables qui ne font l'objet d'aucune renonciation à l'égard du mot SOURCE. Nous insistons sur les marques suivantes, qui, à notre avis, sont très analogues à la marque en l'espèce en raison de leur construction (p. ex. « [insérer un élément] SOURCE ») et du fait que chaque marque vise des produits et/ou services étroitement apparentés au premier élément de la marque :
LIGHTSOURCE pour des lampes et des appareils d'éclairage;
POWER SOURCE pour des barres d'alimentation et des rallonges; GAS SOURCE pour des gaz industriels et spéciaux;
ZIPPER SOURCE pour des fermetures à glissière faites sur commande et des services de vente postale au détail au marché de la couture domestique de fermetures à glissière faites sur commande;
YOUR MORTAGE [sic] SOURCE pour des services financiers, nommément courtage résidentiel et commercial;
DENTAL SOURCE pour des produits de soins buccodentaires, nommément soie dentaire, porte-soie dentaire, brosses à dents manuelles...
VISION SOURCE pour des produits d’optique, nommément lunettes;
THE TOTAL METAL SOURCE pour l'exploitation d’une entreprise ayant trait à l’importation, l’exportation, la distribution et le recyclage des métaux;
BREADSOURCE pour des produits de boulangerie, nommément pain frais, partiellement cuit et congelé; et pour des services qui comprennent [Traduction] « la vente en gros et au détail de produits de boulangerie, nommément du pain frais, partiellement cuit et congelé ».
THE SCARF SOURCE pour des produits qui comprennent des foulards;
TRAVEL SOURCE pour la planification et l'organisation de voyages par voie aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de forfaits vacances pour les particuliers et les groupes;
RXSOURCE pour l'exploitation d'une pharmacie de vente en gros au Canada et à l'étranger, y compris la distribution de produits pharmaceutiques génériques, de produits pharmaceutiques de marques éthiques et de produits pharmaceutiques spécialisés.
53. Assurément, si le registraire a jugé que ces marques ne donnaient pas une description claire, il n'y a aucun fondement sur lequel on peut s'appuyer pour considérer que la marque en cause n'est pas enregistrable au motif qu'elle donne une description claire.
54. Compte tenu de ce qui précède, nous soutenons que ce motif d’opposition devrait être rejeté par la Commission.
J'aborderai les observations susmentionnées de la requérante plus loin dans l'exposé des motifs de la présente décision, aux para. 28 à 30 ci-dessous.
Examen des motifs d'opposition
Premier motif
[21] Il est allégué dans le premier motif d'opposition que la demande n'est pas conforme à l'art. 30 de la Loi sur les marques de commerce parce que la modification apportée à la demande, dont il est question au para. 2 ci-dessus, a été autorisée par erreur. La réponse de la requérante à l’égard du premier motif se trouve aux para. 30 à 36 de son plaidoyer écrit [Traduction] :
30. Dans la décision qu'a rendue la Commission des oppositions en 1990 dans l'affaire Magill c Taco Bell Corp.34, il a été noté que si la Commission considère une allégation de non-conformité à l'art. 31b) du Règlement comme soulevant un motif d'opposition valide, la Commission peut réviser l'exercice, par l'examinateur, du pouvoir discrétionnaire du registraire à l'égard de l'art. 31b) uniquement dans un cas où l'exercice de ce pouvoir par l'examinateur aux fins de l'autorisation d'une modification constituait une erreur de droit ou que la décision de l'examinateur était fondée sur une erreur d'interprétation des faits. Le fait que le membre de la Commission ait pu choisir d'exercer le pouvoir discrétionnaire du registraire différemment de la manière dont l'examinateur a exercé ce pouvoir n'a pas été considéré comme révisable par la Commission en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur d'interprétation des faits. Comme l'a mentionné le président Partington à la page 226 de la décision Magill :
. . . De plus, une décision rendue par un examinateur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire ne peut être révisée par la Commission sauf s’il y a erreur de droit flagrante ou erreur d’interprétation des faits qui étaient soumis à l’examinateur au moment où il ou elle a exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire. En conséquence, s’il n’y a pas erreur de droit, et s’il n’a pas été démontré que la personne qui exerçait le pouvoir discrétionnaire du registraire a mal interprété les faits soumis, cette décision ne peut être révisée dans le cadre d’une procédure d’opposition.35.
31. Le principe de l'erreur de droit/erreur d'interprétation des faits énoncé dans l'affaire Magill a été cité par l'agente d’audience Bradbury dans la décision rendue par la Commission en 2009 dans l'affaire Ipex Inc. c Royal Group Technologies Ltd. Au paragraphe 39 de la décision, l'agente d'audience souligne ceci : (je souligne)
[39] Si j'ai tort de conclure que le premier motif ne constitue pas un motif d'opposition valable, j'ajouterai que, même si l'on peut soutenir que la modification apportée par la Requérante à sa marque de commerce pendant le traitement de la demande était contraire à l'art. 31b), je ne considère pas que l'acceptation de la modification par l'examinateur constitue clairement une erreur de droit, ni qu'il a été démontré que l'examinateur a commis une erreur dans l'interprétation des faits, ce qui justifierait que je réexamine la décision rendue par l'examinateur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire (voir Magill c Taco Bell Corp. (1990), 31 C.P.R. (3d) 221 (C.O.M.C.)
32. Même si la Commission estime que la modification de la Marque par la Requérante soulève un motif d'opposition admissible, l'argument de l'Opposante de devrait pas être accueilli. La décision de l'examinateur d'accepter la modification à la marque de la Requérante, qui est passée de THE LED LIGHT SOURCE à THE LED LIGHTING SOURCE, ne constitue pas une erreur de droit. En outre, il n'existe aucune preuve confirmant que l'examinateur a commis une erreur dans l'interprétation des faits dont il était saisi au moment où il a accepté la modification de la Marque de la Requérante.
33. Comme l'a souligné la Cour suprême du Canada dans la décision Housen c Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235, une erreur de droit est [Traduction]« attribuable à l’application d’une norme incorrecte, à l’omission de tenir compte d’un élément essentiel d’un critère juridique ou à une autre erreur de principe semblable »36. Il n'y a aucune preuve indiquant que l'examinateur a appliqué une norme incorrecte ni qu'il a omis de tenir compte d'un critère pertinent (ou d'un élément en faisant partie) s'appliquant à la décision d'accepter la modification de la Marque. Au contraire, on peut inférer de la correspondance d'avril 2010 entre la Requérante et l'examinateur Cameron Tiesma, dans laquelle il est dit ceci [Traduction] :
« … J'ai confiance que cette modification n'a pas changé le caractère distinctif de la marque de commerce ni influé sur son identité... ».
que l'examinateur avait déjà examiné la question et tenu compte des critères pertinents au moment où il a rendu sa décision d'accepter la modification de la Marque.
34. De plus, il n'y a aucune preuve au dossier qui donne à penser que l'examinateur a commis une quelconque erreur dans l'interprétation des faits dont il était saisis au moment où il a rendu sa décision d'accepter la modification37.
35. Enfin, même si la Commission estime que la modification de la Marque pourrait constituer une erreur de droit ou était fondée sur une erreur dans l'interprétation des faits, nous soutenons que la modification de la Marque ne change pas le caractère distinctif de la Marque ni n'influe sur son identité.
36. La Cour d'appel fédérale a noté ce qui suit dans l'affaire Promafil Canada Ltee c Munsingwear Inc.38 [Traduction] :
. .... des variantes prudentes peuvent être employées sans conséquences fâcheuses, si les mêmes caractéristiques dominantes sont conservées et que les différences sont si minimes qu'elles ne peuvent pas induire en erreur l'acheteur non averti. [Caractères gras ajoutés]
[22] Je suis d'accord avec le raisonnement et l'analyse présentés aux para. 30 à 34 ci-dessus, lesquels fournissent un fondement suffisant pour rejeter le premier motif d’opposition.
[23] Je suis également d'accord avec le raisonnement et l'analyse présentés aux paragraphes 35 et 36 ci-dessus. Je suis d'avis que les indications présentées dans l'affaire Promofil, précitée, mènent à la conclusion que la marque The LED Lighting Source est une variante autorisée de la marque The LED Light Source. Autrement dit, il s'agit de la même marque aux fins de la présente opposition. Cette conclusion a des répercussions sur le deuxième motif d'opposition, dont il est question ci-dessous.
Deuxième motif
[24] Il est allégué dans le deuxième motif d'opposition que la requérante n'employait pas la marque visée par la demande à la date du 5 décembre 2005. L'opposante allègue plutôt que la requérante a d'abord employé la marque The LED Light Source et n'a commencé à employé la marque The LED Lighting Source qu'aux alentours du 26 avril 2010. Cependant, comme j'ai conclu que les deux marques sont des variantes d'une même marque, le deuxième motif d'opposition n'est corroboré par aucun fait substantiel et doit être rejeté. Quoi qu'il en soit, si j'ai tort de conclure que The LED Lighting Source est une variante autorisée de la marque The LED Light Source, la preuve présentée dans l'affidavit de Mme Santdasani, dont il a été question précédemment, et le témoignage de cette dernière en contre-interrogatoire, appuient de façon concluante la revendication de la requérante selon laquelle elle employait The LED Lighting Source à la date du 5 décembre 2008.
Troisième motif
[25] Il est allégué dans le troisième motif d'opposition, lequel est fondé sur l'art. 30i), qu'il est impossible que la requérante ait été convaincue qu'elle avait droit d'employer la marque visée par la demande en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. La réponse de la requérante à l’égard du troisième motif se trouve aux para. 41 à 45 de son plaidoyer écrit [Traduction] :
41. En ce qui concerne l'allégation de l'Opposante portant que la Demande n'est pas conforme à l'art. 30b), la preuve présentée dans l'affidavit de Mme Santdasani et le contre-interrogatoire subséquent de cette dernière établissent clairement que SGI a lancé, offert en vente et vendu les produits et services sous la Marque, et qu'elle en a fait la promotion, au Canada, depuis au moins aussi tôt que le 5 décembre 2008. « THE LED LIGHT SOURCE » et « THE LED LIGHTING SOURCE » (une variante mineure de celle-ci) sont toutes deux employées depuis le 5 décembre 200839. L'Opposante n'a présenté aucune preuve du contraire. De plus, la preuve de Mme Santdasani démontre que la Requérante emploie la Marque de façon continue dans la pratique normale du commerce depuis le 5 décembre 2008 et qu'elle n'a pas abandonné la Marque40.
42. À maintes reprises pendant le contre-interrogatoire de Mme Santdaeni, l'avocat de l'Opposante a fait référence au logo SGI Lighting de la marque de commerce de la Requérante [Traduction] « en combinaison » avec la Marque. Nous notons que la preuve présentée dans l'affidavit de Mme Santdasani montre également un emploi où la Marque figure séparément d'autres marques41.
43. Nous notons aussi qu'il est bien établi en droit que plus d'une marque peut être employée en liaison avec des produits et des services, surtout si l'une des marques employées est une marque « maison »42.
44. Enfin, pour que le motif d'opposition fondé sur l'art. 30i) de la Loi soit accueilli, il faut également une preuve de mauvaise foi. Aucune allégation de mauvaise foi n'a été formulée en l'espèce, et il n'y a rien au dossier qui pourrait corroborer une telle allégation43.
45. Par conséquent, ces motifs d'opposition fondés sur l'art. 30 devraient être rejetés.
[26] Je suis d'accord avec la requérante en ce qui concerne son résumé de la preuve en l'espèce et son observation selon laquelle une conclusion de mauvaise foi est nécessaire pour que le motif d’opposition fondé sur l'art. 30i) soit accueilli. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté.
Quatrième et cinquième motifs
[27] Les deux motifs d'opposition restants reposent sur la question de savoir si la marque The LED Lighting Source visée par la demande donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits et des services de la requérante. Les produits sont désignés de façon assez précise dans la demande et les détails des services de la requérante sont éclaircis dans sa preuve, c'est-à-dire qu'ils consistent à fournir une estimation des coûts pour la conception et l'installation d'appareils d'éclairage à DEL; concevoir et installer des systèmes d'éclairage à DEL; et fournir une estimation des économies de coûts réalisées par rapport au système d'éclairage actuel du client.
[28] Comme je l'ai mentionné précédemment, j'aborderai les para. 52 à 54 du plaidoyer écrit de la requérante (cités précédemment), dans lesquels elle soutient que la preuve de l'état du registre présentée par Mme Kraft mène à la conclusion que [Traduction] « il n'y a aucun fondement sur lequel on peut s'appuyer pour considérer que la marque en cause n'est pas enregistrable au motif qu'elle donne une description claire ». Je ne peux souscrire à cette observation de la requérante. À mon avis, le type de preuve produite par Mme Kraft ne permet pas de déterminer si une marque donne une description claire. À cet égard, je m'appuie sur la récente décision rendue dans l'affaire Bologna Bites (Maple Leaf Foods Inc c Pinnacle Foods Group LLC, 2015 COMC 137 (CanLII)), dont il est question ci-dessous.
[29] La marque BOLOGNA BITES était destinée à un emploi en liaison avec des saucisses, des saucisses de Francfort et d'autres aliments du genre. À l'appui de sa demande, la requérante a produit une preuve de l’état du registre du même type et aux mêmes fins que la preuve produite par Mme Kraft en l'espèce. La Commission formule des observations sur la valeur probante d'une telle preuve [Traduction] :
[22] Pour ce qui est des enregistrements, je remarque qu’ils ne sont pas tous liés à des produits semblables à ceux de la Requérante et que plusieurs des marques de commerce qui font l’objet des enregistrements ne sont pas construites comme celle de la Marque (c’est-à-dire le nom d’un produit alimentaire suivi du mot « bites » [bouchées], en français ou en anglais). Cela dit, il reste tout de même plusieurs marques de commerce au nom de divers tiers qui sont construites de façon semblable à la Marque et qui sont liées à des types de produits semblables. Du nombre on retrouve : RICE BITES (enregistrement no LMC877,920); COOKIE DOUGH BITES (enregistrement no LMC762,787); TOMATO BITES (enregistrement no LMC679,396); STEAK BITES (enregistrement no LMC630,032); EGG BITES (enregistrement no LMC591,114); TURKEY BITES (enregistrement no LMC593,239); BEEF BITES (enregistrement no LMC442,977); BROWNIE BITES (enregistrement no LMC415,578); BAGEL BITES (enregistrement no LMC352,616) et PORK BITES (enregistrement no LMC348,609). Comme l’a souligné la Requérante, l’Opposante elle-même est propriétaire de deux de ces marques (BEEF BITES et PORK BITES pour des produits à base de viande). (je souligne)
[23] La Requérante fait valoir que l’existence de ces marques de commerce semblables dans le registre appuie son argument que la Marque est enregistrable et fait remarquer que la Cour a souligné qu’il appartient au registraire, en rejetant la demande à l’étape de l’examen, de concilier ce refus dans une certaine mesure compte tenu de l’existence de marques assez similaires dans le registre des marques de commerce [Reed Stenhouse Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1992), 45 CPR (3d) 79 (CF 1re inst)]. La Requérante fait également valoir que le refus de sa Marque par rapport à l’acceptation de nombreuses autres entraînerait une incohérence non expliquée [Rothmans, Benson & Hedges Inc c RJ Reynolds Tobacco Inc Co, (1993) 47 CPR (3d) 439 (CF 1re inst.)]. De plus, la Requérante a souligné que la Cour reconnaît également que le refus d’une marque de commerce alors que d’autres ont été acceptées est non seulement injuste pour le requérant, mais entraîne également une situation dans laquelle [Traduction] « le statut de tous les autres enregistrements serait sérieusement mis en doute, transformant par conséquent le domaine de la propriété intellectuelle en une quasi-jungle » [Imperial Tobacco Limited c Rothmans, Benson & Hedges Inc 1996 CanLII 11873 (CF)]. (je souligne)
[24] À plusieurs reprises, cette Commission a déjà conclu que, à l’étape de l’opposition, il ne lui revenait pas d’expliquer pourquoi l’enregistrement d’une marque en particulier a été autorisé par la section d’examen du Bureau des marques de commerce. Une telle décision a peut-être été prise parce que l’examinateur ne disposait pas de la sorte de preuve produite dans une procédure d’opposition ou parce que le fardeau de preuve ou le fardeau ultime est différent à l’étape de l’examen... Je remarque également que les politiques et les pratiques du registraire peuvent évoluer avec le temps, ce qui peut donner une impression d’incohérence [voir Cliche c Canada (procureur général), 2012 CF 564 (CanLII) au para 27].
[25] De plus, comme l’a souligné le juge Kelen dans Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association, bien que la Cour ait reconnu que le registraire doit examiner les enregistrements précédents lorsqu’il évalue le caractère descriptif d’une marque, il est bien établi en droit que si le registraire a commis une erreur dans le passé, il n’y a pas lieu de la perpétuer [Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association, 2010 CF 309 (CanLII); confirmé par 2010 CAF 326 (CanLII)]. Dans Worldwide Diamond Trademarks Limited, le juge Kelen a déclaré que l’état du registre à l’égard de marques semblables ne pouvait faire en sorte que les marques de commerce projetées en cause soient non descriptives et donc enregistrables. J’en suis venu à une conclusion semblable en l’espèce.
[30] J'adopte la même approche que celle qu'a suivie la Commission dans BOLOGNA BITES, à savoir que chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres, eu égard à la marque particulière en cause et aux produits et services particuliers du requérant. Bien sûr, la preuve de l’état du registre en l'espèce est différente de celle produite dans l'affaire Bologna Bites en ce sens que les marques citées ne sont pas liées aux produits et services de la requérante (à l'exception de la marque LIGHTSOURCE), ce qui réduit davantage la valeur probante de la preuve de Mme Kraft.
Principes juridiques à appliquer pour déterminer si une marque donne une description claire
[31] Les principes juridiques à appliquer pour déterminer si une marque donne une description claire sont énoncés de manière exhaustive aux para. 46 à 50 du plaidoyer écrit de la requérante [Traduction] :
46. Pour que son enregistrement soit refusé au titre de l'art. 12(1)b) de la Loi, une marque doit donner une description claire, ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou des services auxquels elle est liée. Rien n'interdit l'enregistrement de marques de commerce suggestives, ou même descriptives (par opposition à celles qui donnent une description claire).
47. Ce principe a été établi par la Cour fédérale dans Thomas J Lipton Ltd. C. Salada Foods Ltd. (no 3) (1979), 45 CPR (2d) 157 (CF 1re inst), une décision dans laquelle il a été conclu que la marque de commerce LIPTON CUP•A•TEA ne donnait pas une description claire du thé. Dans cette décision, le juge Addy a affirmé ceci [Traduction] :
À mon avis, le registraire s'est trompé. « Connotation » s’entend d’une implication ou d’une suggestion. Même une « suggestion ou implication descriptive spécifique » ou une « implication ou suggestion claire » qu’une marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse ne suffit pas pour la rendre non enregistrable au titre de l’article 12(1)b). Ces dispositions n’admettent pas une simple implication ou suggestion.44.
48. Le principe a été appliqué à maintes reprises par la Cour fédérale et la Commission des oppositions. Récemment, dans Movenpick Holding AG c. Exxon Mobil Corp. (2011), 98 CPR (4th) 334 (CF 1re inst), conf par (2013), 109 CPR (4th) 255 (CAF), le juge Harrington a affirmé ceci :
[...] le mot « clair » veut dire « facile à comprendre, évident ou simple » et vise à préserver la possibilité d’enregistrer les marques de commerce suggestives. La Loi interdit uniquement l’enregistrement des marques qui donnent une description claire. Les tribunaux ont régulièrement reconnu qu’une marque de commerce suggestive ou même descriptive peut être enregistrée. Les tribunaux ont même autorisé une allusion subtile à une caractéristique des marchandises ou services reliés à son emploi45.
49. Le critère à appliquer pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire (plutôt qu'une description simplement suggestive ou simplement descriptive) est établi dans le passage souvent cité de la décision Wool Bureau of Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1re inst) :
La décision à savoir si une marque donne une description claire doit être fondée sur la première impression; elle ne doit pas découler d'une recherche sur le sens des mots. […] Si la marque est simplement suggestive, elle échappe à l'interdiction visant les marques qui donnent une description claire46.
50. Il est bien établi que l'impression que crée une marque doit être évaluée du point de vue du consommateur ordinaire qui achète les marchandises plutôt que du point de vue d'experts ou de personnes ayant des connaissances spécialisées47.
[32] En l'espèce, il me semble que la première impression qu'un consommateur ordinaire aurait à la vue de la marque The LED Lighting Source, employée en liaison avec les produits de la requérante, serait que les ampoules et appareils d'éclairage de la requérante fournissent un éclairage à DEL, c'est-à-dire que les ampoules et les appareils d'éclairage sont une source de lumière à DEL. De la même façon, la première impression créée par la marque visée par la demande, employée en liaison avec les services de la requérante, serait que la requérante est un fournisseur, c'est-à-dire une source, de systèmes d'éclairage à DEL. J'estime donc que la marque visée par la demande donne une description claire de la nature des produits et des services de la requérante, au sens de l'art. 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.
[33] Une autre point de vue sur la façon de déterminer si une marque donne une description claire a été énoncé par le juge Pigeon dans Johnson (S.C.) and Son, Ltd. et al. c Marketing International Ltd., [1980] 1 RCS 99, 1979 CanLII 171 (CSC), à la p. 110 [Traduction] :
Le juge de première instance a déclaré à la p. 24 de ses motifs :
…Il semble donc que le mot «off», associé le plus souvent avec d'autres mots, prenne un sens variable selon le contexte. Si on l'emploie elliptiquement, plusieurs sens sont possibles.
Cela étant, le mot « off » pris en lui-même, en l'absence de contexte, n'a pas de sens précis et en conséquence il ne peut être « une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels (il) est employé », à moins qu'une explication ne soit fournie par d'autres mots, qui sont ici sous-entendus, donc laissés à l'imagination du lecteur.
Je conclus donc que le dépôt du mot « OFF! » a été régulièrement fait par la demanderesse du Wisconsin, que ce mot, suivi d'un point d'exclamation, a été « adapté » pour distinguer les produits du déposant et a atteint ce but.
Avec égards, j'estime que le savant juge de première instance a mal interprété l'emploi du mot « off » par la demanderesse. Il n'a pas tenu compte de l'élément essentiel suivant : le mot est employé elliptiquement à l'égard d'un insectifuge et, dans ce contexte, il décrit la marchandise ou son effet.
(je souligne)
[34] En l'espèce, lorsque la marque The LED Lighting Source visée par la demande est considérée dans son ensemble dans le contexte des produits et des services de la requérante, il est évident que la requérante fournit des systèmes d'éclairage à DEL. En conséquence, le quatrième et le cinquième motifs d'opposition sont accueillis.
Décision
[44] Compte tenu de ce qui précède, la demande d'enregistrement est repoussée. Cette décision a été rendue dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'art. 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.
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Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L'AUDIENCE : 2015-12-15
COMPARUTIONS
Théo Yates POUR L'OPPOSANTE
Kevin Sartorio POUR LA REQUÉRANTE
AGENT(S) AU DOSSIER
Yates IP POUR L'OPPOSANTE
Gowlings POUR LA REQUÉRANTE