Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2015 COMC 55
Date de la décision : 2015-03-26
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, visant l'enregistrement no LMC737,952 de la marque de commerce HARVEST au nom de Farm Business Consultants Inc.
[1] Le 15 avril 2013, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Farm Business Consultants Inc.
[2] L'avis exigeait que Farm Business Consultants Inc. (FBC) fournisse une preuve démontrant qu'elle avait employé sa marque de commerce HARVEST (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 15 avril 2010 et le 15 avril 2013 en liaison avec chacun des services décrits dans l'enregistrement. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, FBC devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.
[3] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :
[Traduction]
(i) Services de planification, nommément planification successorale, égalisation successorale et planification de la relève d'entreprise, planification de la retraite, services de planification fiscale;
(ii) Services d'assurances, nommément conseils, organisation et acquisition pour le compte de tiers d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance invalidité, d'assurance contre les maladies graves et d'assurances pour soins de longue durée;
(iii) Services d'investissement et services financiers, nommément organisation de l'investissement et investissement pour le compte de tiers concernant les fonds distincts, les fonds communs de placement, les certificats de placement garantis et les autres placements offerts au moyen d'un portefeuille de fonds d'assurance vie et/ou de fonds communs de placement.
[4] Au moment où l'avis a été donné, la Marque était déjà assujettie à une procédure prévue à l'article 45 en instance devant le registraire, dans le cadre de laquelle l'avis prévu à l'article 45 a été donné seulement deux mois avant le 19 février 2013. Une décision de maintenir l'enregistrement a été rendue dans le cadre de cette procédure le 19 novembre 2014. Lorsqu'un enregistrement de marque de commerce est déjà assujetti à une procédure prévue à l'article 45 en instance devant le registraire, le registraire voit généralement une raison valable de ne pas donner un autre avis simultanément [conformément à l'énoncé de pratique, Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l’article 45, section II.1.3]. Cependant, en l'espèce, le deuxième avis a été donné par inadvertance, et les parties n'ont pas abandonné la procédure. Par conséquent, les parties ont toujours droit à une décision dans la présente procédure.
[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Bien que les critères pour établir l'emploi ne soient pas exigeants et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve, il n'en faut pas moins présenter une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. Il est bien établi également que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi et que toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée à l'encontre du propriétaire inscrit [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].
[6] La définition d'emploi en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, qui prévoit qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. Il a été statué que l'article 4(2) implique que les services annoncés au Canada soient exécutés au Canada [Porter c Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (C. de l'Éch.)]. Toutefois, il a été statué également que l'article 4(2) de la Loi est réputé respecté lorsqu'il est démontré que le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les y exécuter [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].
[7] En réponse à l'avis concernant la présente procédure, FBC a produit l'affidavit de Steven Ibbotson, le directeur général de FBC, souscrit le 30 avril 2013. Seule FBC a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.
[8] Je souligne que les faits de la présente espèce sont essentiellement identiques aux faits de la procédure précédente. La différence dans la période pertinente entre les procédures n'a aucune incidence sur ma conclusion en l'espèce. Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.
Preuve
[9] Dans son affidavit, M. Ibbotson explique que FBC a des bureaux dans tout le Canada et offre une vaste gamme de services commerciaux aux agriculteurs et aux petites entreprises au Canada, principalement par l'entremise d'un programme d'adhésion. Autrement dit, en échange d'un droit annuel, ceux qui sont membres de FBC ont un accès illimité à tous les services que FBC fournit. Il explique cependant que certains services fournis par FBC à ses membres permettent à FBC de toucher une commission de tiers, par exemple sur la vente de polices d'assurance et de produits de placement.
[10] M. Ibbotson atteste ensuite que la Marque est employée de manière interrompue au Canada par FBC depuis avril 2000 en liaison avec tous les services visés par l'enregistrement. À l'appui, il fournit les éléments de preuve suivants :
• Une photographie d'une enseigne commerciale arborant la Marque à l'extérieur de l'un des bureaux de FBC situé en Ontario (Pièce 1);
• Des brochures arborant la Marque distribuées aux membres de FBC et se rapportant à des services de planification financière dont, entre autres services, des services de planification successorale, de planification de la retraite, de planification fiscale et de planification testamentaire (Pièces 2-4);
• Un guide fourni par FBC à chaque membre et décrivant les services offerts aux membres de FBC (Pièce 5);
• Des documents de formation internes de FBC qui, M. Ibbotson affirme-t-il, ont été fournis pour présenter les services que le personnel lié à la marque HARVEST de FBC est formé à offrir (Pièces 6 et 7);
• Une série de communications de représentants et de clients/membres de FBC, portant tous une date comprise dans la période pertinente. Les documents comprennent de la correspondance de suivi de réunion concernant une discussion sur les services, de même que les grandes lignes de plans à l'égard de la prestation des services, des formulaires de demande/acquisition des services et une lettre d'un représentant HARVEST de FBC à une compagnie d'assurances concernant le RER du conjoint/conjointe d'un membre de FBC. La Marque figure clairement sur la grande majorité de ces documents (Pièces 8 à 14);
• Des comptes rendus de réunions et de conversations téléphoniques documentant des discussions tenues au cours de la période pertinente par des représentants HARVEST de FBC et des membres de FBC à propos de la prestation des services. Les comptes rendus, arborant tous la Marque, sont signés par le représentant de FBC et le membre de FBC et indiquent que bon nombre des services ont fait l'objet de discussions, dont les assurances, la santé, la retraite et la planification successorale, les placements et la planification financière (Pièces 15 à 26).
[11] En ce qui concerne l'exécution des services au cours de la période pertinente, M. Ibbotson fournit des statistiques à propos des revenus générés de même que le nombre de membres qui ont reçu chacune des catégories générales de services. Il explique qu'il n'y a pas de revenus précis énumérés sous la catégorie [Traduction] « services de planification »; comme susmentionné, ces services sont compris dans le coût de l'adhésion annuelle du membre. Les revenus varient de 119 300 $ en 2010 pour des [Traduction] « services d'investissement et services financiers » à 2 214 464 $ en 2011 pour des [Traduction] « services d'assurances », le nombre de membres ayant reçu chacune des catégories générales de services de 2010 à 2010 variant de 842 à 2 616 membres.
Analyse et motifs de la décision
[12] FBC soutient, et je suis d'accord, qu'une preuve abondante a été produite pour démontrer que FBC a offert et exécuté les services visés par l'enregistrement au Canada au cours de la période pertinente. Même si certaines des pièces ne sont pas datées, la vaste majorité des pièces portent clairement une date comprise dans la période pertinente et présentent les services offerts par FBC à ses membres (en particulier les Pièces 8-26). J'estime après examen de cette preuve que chacun des services a été offert pour exécution au cours de la période pertinente. De plus, les statistiques sur les revenus fournies par M. Ibbotson démontrent que, en plus d'offrir les services, FBC a exécuté les services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente.
[13] En ce qui concerne la présentation de la Marque dans l'exécution ou l'annonce des services de FBC, la Marque figure dans la plupart des cas comme suit dans l'ensemble de la preuve produite :
[14] FBC soutient, et je suis d'accord, que l'emploi du mot HARVEST (récolte) dans le dessin présenté ci-dessus constitue l'emploi du mot HARVEST en tant que marque de commerce, parce que le public percevrait la Marque, à la première impression, comme étant employée en tant que marque de commerce. À cet égard, les mots « estate planning » (planification successorale) ne seraient pas perçus comment faisant partie de la Marque en tant que telle, comme ces mots sont descriptifs, étant reliés au type de services offerts [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. Cette impression est aussi renforcée du fait que le mot HARVEST se démarque, figurant seul sur une ligne et étant imprimé dans une police de caractères plus grande et plus frappante pour le faire ressortir. Enfin, l'embellissement de la lettre H dans le mot HARVEST constitue tout au plus une variation mineure [concernant l'embellissement des lettres, voir FAAM SpA c Fabrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio (2011), 95 CPR (4th) 184 (COMC)]. En effet, dans le cas d'une marque nominale, l'emploi du mot ou des mots servant de marque, qu'importe la forme ou la couleur employées, peut être considéré comme un emploi de la marque déposée [voir Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)]. En tout état de cause, la Marque est employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle demeure reconnaissable, l'élément dominant de la Marque, soit le mot HARVEST (récolte), ayant été préservé [tel qu'établi dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].
Décision
[15] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement no LMC737,952 sera maintenu, conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.
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Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.