TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Global Refund Holdings AB à la demande n^o 1206145 produite par Fintrax Business Development Limited t/a Fintrax International en vue de l’enregistrement de la marque de commerce PREMIER TAX FREE & Dessin _____________________        ___ _ _____________

 

 

 

[1]          Le 11 février 2004, Fintrax Business Development Limited t/a Fintrax International [la Requérante] a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce PREMIER TAX FREE & Dessin [la Marque] pour les services suivants :

 

(1) Services de fourniture de remboursement de taxes (TVA/TPS) à des touristes, paiements de remboursement au moyen de multidevises, d’argent comptant, de chèques, de cartes de crédit et de paiements électroniques et d’Internet; services de paiement de conversion multidevises, services de chèques, transactions de devises, services de cartes de crédit et services de paiement, nommément remboursement en multidevises offert sous forme de chèques en multidevises ou de remboursement sur des cartes de crédit, conseils financiers et en douanes;

(2) Services financiers, nommément remboursements à des touristes par des moyens électroniques directs, traitement de transactions financières au moyen de remboursements sur cartes de crédit, remboursement sur cartes de paiement, remboursements de chèques, remboursements de dépôts directs, remboursements en argent liquide en liaison avec l’emploi

projeté au Canada.

 

[2]          La Marque est reproduite ci-dessous :

 

[3]          Le droit à l’usage exclusif de tout le matériel écrit en dehors de la Marque a fait l’objet d’un désistement.

 

[4]          La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 20 juillet 2005.

 

[5]          Le 20 septembre 2005, Global Refund Holdings AB [l’Opposante] a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition ont été plaidés en vertu des alinéas 38(2)b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 [la Loi].

 

[6]          La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle rejette les allégations de l’Opposante.

 

[7]          À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Stanley Kevin Boughen.  La Requérante a obtenu une ordonnance pour le contre-interrogatoire de M. Boughen, mais il appert que ce dernier n’a pas eu lieu.

 

[8]          À l’appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Gerard Barry et Barbara Gallagher.

 

[9]          Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Seule la Requérante était présente à l’audience.

 

Fardeau de la preuve

[10]      Il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des responsabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposante doit s’acquitter d’un fardeau initial en produisant une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement inférer l’existence des faits étayant chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), à la page 298].

 

Probabilité de confusion

[11]      La question principale en l’espèce consiste à savoir s’il y a probabilité de confusion entre la marque de l’Opposante et la Marque visée par la demande. Cette question est au cœur de chacun des motifs d’opposition plaidés en vertu des alinéas 38(2)b), c) et d). Les dates pertinentes concernant ces motifs diffèrent, ainsi qu’il appert ci-dessous :

• Alinéas 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]
• Alinéa 38(2)c) et article 16 – la date de production de la demande
• Alinéa 38(2)d) – le caractère distinctif – la date de dépôt de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

 

[12]      Je commencerai par examiner la probabilité de confusion au regard des alinéas 38(2)b) et 12(1)d). L’Opposante a plaidé que la Marque est susceptible de créer de la confusion à l’égard de sa marque déposée TAX FREE & Dessin, enregistrée sous le n^o LMC 607382. Cet enregistrement étant actif, l’Opposante s’est déchargée de son fardeau initial à l’égard de ce motif. 

 

[13]      La marque de commerce de l’Opposante est reproduite ci-dessous :

 

[14]      La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque de l’Opposante. Les mots TAX FREE (sans taxe) sont en noir. La moitié extérieure de la flèche entourant les mots est bleue et la moitié intérieure est grise. Le droit à l’usage exclusif des mots TAX FREE en dehors de la marque a fait l’objet d’un désistement.

 

[15]      Les services couverts par l’enregistrement de l’Opposante constituent des services financiers dont le but principal est de permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux touristes.

 

Test en matière de confusion

[16]     Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

[17]      Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, c’est-à-dire : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises, d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à ces facteurs n’est pas forcément le même [voir, de façon générale, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

 

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle chacune est devenue connue

[18]           Les deux marques ne possèdent qu’un faible caractère distinctif inhérent, ce qui est attribuable à leur dessin respectif. Comme l’indiquent les désistements produits par les deux parties, les mots composants chaque marque sont descriptifs et ne possèdent donc pas de caractère distinctif inhérent.

 

[19]           La promotion ou l’usage d’une marque de commerce peuvent la faire connaître et ainsi la renforcer. La preuve de l’usage et de la promotion de la marque de l’Opposante a été fournie par M. Boughen. Bien que celui-ci ait présenté une preuve considérable à l’égard de l’usage de la marque TAX FREE & Dessin au Canada de 2003 à 2005 (plus de 300 000 clients de 2003 à 2005), un tel usage ne semble pas profiter à l’Opposante. Plus précisément, M. Boughen affirme qu’il est le président de Global Refund Canada Ltd., une filiale en propriété exclusive de l’Opposante, et que l’Opposante a utilisé les mots de la marque TAX FREE & Dessin par le biais de Global Refund Canada Ltd. Bien que M. Boughen ait dit que sa société est autorisée par l’Opposante [TRADUCTION] « en vertu d’une licence à utiliser ses marques déposées et reconnues par la common law en liaison avec les services financiers et les marchandises et services connexes », M. Boughen ne dit pas que l’Opposante contrôle la nature ou la qualité des services faisant l’objet de cette licence. L’article 50 de la Loi prévoit le cas où l’usage d’une marque par une autre partie profite au propriétaire de la marque, de la manière suivante :

(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

 

[20]           Comme la preuve ne satisfait pas aux exigences énoncées aux paragraphes 50(1) et (2), l’usage et la promotion rapportées par M. Boughen ne profitent pas à l’Opposante. Par conséquent, la preuve ne montre pas que la marque a acquis un caractère distinctif par l’action de l’Opposante. Au contraire, dans la mesure où une telle preuve montre qu’un tiers a pu acquérir une renommée en liaison avec la marque de l’Opposante, la preuve contribue à affaiblir la position de l’Opposante plutôt qu’à la renforcer. [voir MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.), concernant les conditions requises pour que l’usage fait par une filiale en propriété exclusive profite à la société mère.]

 

[21]           J’ajoute que, lors de l’audience, l’agent de la Requérante a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve de l’usage de la marque déposée de l’Opposante puisque toutes les pièces montrent une version modifiée de la marque déposée, à savoir la marque telle que déposée, mais comportant en plus le mot SHOPPING sous les mots TAX FREE. Cependant, je ne peux arriver à une telle conclusion compte tenu des principes établis dans Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l’Informatique CII Honeywell Bull Societe Anonyme et al. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), et Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535.

 

[22]           En ce qui concerne la preuve de la Requérante, son premier dirigeant, M. Barry, confirme que les budgets de publicité, de mise en marché et de promotion pour les services offerts au Canada concernant la Marque étaient d’environ 500 000 $ par année de 2003 à 2006.  La Marque figure sur des brochures, des dépliants, l’Internet, des affiches, etc. et M. Barry a donné des exemples de cet usage. Bien que M. Barry ait fourni des données concernant le chiffre d’affaires de l’entreprise de la Requérante au Canada, celles-ci n’ont pas été détaillées de manière à les rendre pertinentes en l’espèce.

 

Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été employée

[23]           L’Opposante fait valoir que sa marque a été en usage au Canada depuis au moins le 2 novembre 2002 (paragraphe 6, affidavit de M. Boughen). Cependant, pour les raisons indiquées ci‑dessus, l’Opposante ne peut se prévaloir d’un tel usage.

 

[24]           Je ne peux établir avec précision le moment où la Requérante a fait usage pour la première fois de sa Marque au Canada. M. Barry a dit que son entreprise, en liaison avec les services offerts, a [TRADUCTION] « une forte présence au Canada depuis au moins l’année 2000 », ce qui correspond au moment où on lui a accordé une concession à l’Aéroport international Pearson à Toronto. Cependant, M. Barry a également dit que la marque PREMIER TAX FREE a été utilisée pour la première fois en tant que nouvelle marque de commerce en 2002. La seule date à laquelle il se réfère en liaison avec PREMIER TAX FREE & Dessin figure dans la phrase suivante : [TRADUCTION] « Le budget approximatif en matière de publicité, de mise en marché et de promotion pour les services offerts au Canada sous la marque PREMIER TAX FREE & Dessin de 2003 à 2006 était d’environ 500 000 $CAN ». Il soutient que l’Opposante s’est établie sur le marché canadien au moins deux ans après la Requérante, mais cette déclaration n’équivaut pas à dire que la Marque de la Requérante était en usage au Canada deux ans avant celle de l’Opposante. En fin de compte, il ne faut pas oublier que la demande déposée par la Requérante le 11 février 2004 ne revendiquait pas que la Marque avait été en usage au Canada. Je ne sais pas comment corréler ces différentes déclarations.

 

[25]           Compte tenu des circonstances, j’estime qu’il vaut mieux accepter que la marque de l’Opposante a été en usage au Canada depuis plus longtemps que la Marque de la Requérante; cependant, il demeure qu’un tel usage ne peut être considéré comme celui de l’Opposante en vertu de l’article 50.

 

Alinéas 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[26]      Les marques des deux parties sont associées au remboursement des taxes pour les touristes. La nature de leur commerce pourrait donc se recouper, principalement parce que ni la Requérante ni l’Opposante n’ont limité leurs voies de commercialisation dans leur demande. 

 

Alinéa 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[27]      Les marques se ressemblent parce qu’elles comportent toutes les deux les mots TAX FREE. Cependant, ces mots sont clairement descriptifs des services leur étant associés. Le premier mot dans la Marque de la Requérante est PREMIER et la première partie d’une marque est généralement considérée la plus importante en ce qui concerne le caractère distinctif [Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^re inst.)]. Cependant, PREMIER ne constitue pas une portion réellement importante de la Marque de la Requérante parce qu’elle est laudative et parce qu’elle est représentée en caractères plus petits que les mots TAX FREE, qui sont plus voyants.

 

[28]      Dans American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc. (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, [1972] C.F. 1271 [confirmée par 14 C.P.R. (2d) 127], le juge Noël de la Cour d’appel a indiqué ce qui suit à la page 5 :

 

On peut sans doute considérer de petites différences comme aptes à distinguer l'une de l'autre des marques faibles ou des marques au caractère distinctif inhérent peu marqué, mais cela ne veut pas dire qu'il faille écarter de telles parties faibles d'une marque lorsqu'on apprécie cette distinction.

 

[29]      Les dessins des deux marques sont différents. Néanmoins, les mots TAX FREE ont un caractère prédominant et il en découle un fort niveau de ressemblance entre les deux marques.

 

 

 

Autres circonstances pertinentes

i) état du registre

[30]      M^me Gallagher a mené une recherche dans le registre des marques de commerce le 12 mars 2007 pour essayer de trouver des marques contenant les mots TAX et FREE. Elle n’a trouvé qu’une marque enregistrée par un tiers  : TAX FREE CASH INC. Or la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où il est possible d’en tirer des conclusions à l’égard de l’état du marché, et des conclusions à l’égard de l’état du marché ne peuvent être tirées que dans les cas où un grand nombre d’enregistrements pertinents existent. [Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)] Par conséquent, je ne peux tirer aucune conclusion de la recherche effectuée par M^me Gallagher.

 

ii) état du marché

[31]      M^me Gallagher a également fourni les résultats de différentes recherches qu’elle a menées sur Internet. Cependant, je conclus que ces résultats ne font que confirmer ce qui est évident, c’est-à-dire que les mots « tax free » sont descriptifs.

 

ii) absence de confusion /emploi simultané des marques au Canada et à l’étranger

[32]      Une conclusion défavorable concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque l’usage simultané des deux marques est significatif et qu’aucune preuve de confusion n’a été fournie par l’Opposante. [Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd. 2002, 20 C.P.R. (4th) 155
(C.A.F.)]

 

[33]      M. Barry atteste que [TRADUCTION] « l’Opposante fait partie de nos compétiteurs et nous faisons affaires à ses côtés dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents ». Cependant, M. Barry ne dit pas que les deux marques en litige en l’espèce sont utilisées à l’étranger. Il ne dit pas non plus qu’il n’y a eu aucune confusion au Canada ou ailleurs. Même s’il avait dit une telle chose, il est possible que les approches différentes que les deux sociétés utilisent apparemment sur le marché puissent expliquer l’absence de confusion. Néanmoins, il semble raisonnable de tirer une conclusion défavorable fondée sur l’absence de preuve de confusion compte tenu du fait que les deux parties ont fourni leurs services en liaison avec leur marque respective au Canada depuis 2003 et qu’elles ont publié dans les mêmes publications à plus d’une reprise [voir l’affidavit de M. Boughen aux paragraphes 8 et 9 ainsi que les pièces D et F; l’affidavit de M. Barry aux paragraphes 9, 15 et 21 ainsi que la pièce F].

 

conclusion concernant les alinéas 38(2)b)/12(1)d)

[34]      Après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes, j’estime que je ne peux raisonnablement conclure à la probabilité de confusion entre les deux marques. J’arrive à cette conclusion principalement parce que la partie commune aux deux marques de commerce consiste en des mots très descriptifs et que les autres caractéristiques des marques permettent de les distinguer. Conclure différemment équivaudrait à accorder à l’Opposante un monopole sur les mots « tax free » en matière de remboursement de la taxe de vente, ce qui ne serait pas souhaitable. J’ajoute que je serais arrivé à la même conclusion même si j’avais décidé que l’usage ou la promotion de la marque de l’Opposante, tel que l’a démontré M. Boughten, favorisait l’Opposante.

 

Alinéa 38(2)c) et article 16

[35]      Afin de se décharger de son fardeau initial au regard des alinéas 16(2)a) et 16(3)a), l’Opposante doit démontrer qu’elle a fait usage de sa marque au Canada avant le 11 février 2004. Tel qu’indiqué ci-dessus, j’ai conclu que la preuve présentée ne démontre pas l’usage de la marque de l’Opposante par cette dernière. Par conséquent, ces motifs sont rejetés, car l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve initial. 

 

[36]      Afin de se décharger de son fardeau initial au regard des alinéas 16(2)b) et 16(3)b), l’Opposante doit démontrer que sa demande n^o 1139067, présentée précédemment, était pendante à la date de l’annonce de la demande, à savoir le 20 juillet 2005. [paragraphe 16(4)]. Cette demande a été enregistrée sous le n^o LMC 607382 le 14 avril 2004. Par conséquent, ces motifs sont rejetés, car l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial. [Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson’s Bay Co. c. Kmart Canada Ltd. (1997), 76 C.P.R. (3d) 526  (C.O.M.C.), à la page 528.]

 

Alinéa 38(2)d); le caractère distinctif

[37]      L’Opposante a plaidé que la Marque [TRADUCTION] « n'est pas distinctive, en ce qu'elle ne permet pas d'établir une distinction, et n'en établit pas, entre les marchandises en liaison avec lesquelles il est projeté de l'employer et les services de l’Opposante ». Afin de se décharger de son fardeau initial concernant cette question, l’Opposante doit démontrer qu’au moment du dépôt de la déclaration d’opposition, le 20 septembre 2005, la marque de l’Opposante était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc., précitée; Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, au paragraphe 58 (C.F. 1^re inst.)]. Comme indiqué ci-dessus, la preuve ne démontre pas que tout caractère distinctif acquis à l’égard de la marque de l’Opposante a profité à l’Opposante. Par conséquent, je rejette ce motif, car j’estime que l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial. Cependant, je note que si l’Opposante s’était déchargée de son fardeau de preuve initial, ce motif aurait fort probablement été rejeté pour des raisons similaires à celles qui ont été exposées s’agissant des alinéas 38(2)a) et 12(1)d).

 

Décision

[38]      En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 22 OCTOBRE 2009.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce