Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2015 COMC 31
Date de la décision : 2015-02-24
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS produites par S. O. Asher Consultants Ltd. à l'encontre des demandes d'enregistrement nos 1552986 et 1552987 pour les marques de commerce 50/50 PLUS et 50/50 PLUS DRAW au nom de Solinsky Consulting Inc.
DEMANDE D'ENREGISTREMENT No 1552986, 50/50 PLUS
Dossier
[1] Le 21 novembre 2011, Solinsky Consulting Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce 50/50 PLUS fondée sur un emploi projeté au Canada, en liaison avec les services suivants :
[traduction]
Services de loterie, tenue, administration et gestion de loteries ainsi que
services de conseil dans le domaine des loteries.
[2] La demande en l'espèce a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 juillet 2012 et S. O. Asher Consultants Ltd. s'y est opposée le 10 décembre 2012. Le 8 janvier 2013, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie de façon générale les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.
[3] La preuve de l'opposante est constituée de l'affidavit d'Andrew Asher. La preuve de la requérante est constituée de l'affidavit de Leah Young. Les parties ont, toutes deux, produit un plaidoyer écrit et étaient, toutes deux, représentées à une audience qui a été tenue le 12 novembre 2014.
Déclaration d'opposition
[4] L'opposante fait valoir qu'elle est la propriétaire des marques de commerce déposées 50/50 ADD-ON et TAKE 50 ADD-ON, toutes deux en liaison avec les services suivants :
[traduction]
Services de loterie complets pour des tiers, nommément services de publicité
pour des tiers au moyen de la télévision, de la radio, de journaux, de
prospectus, de brochures, de dépliants, de panneaux d'affichage et sur Internet
(par l'affichage sur un ou plusieurs sites Web), services de gestion,
d'administration, de conformité aux règlements, de formation, de recouvrement
et de production de rapports financiers en rapport avec la tenue de loteries.
[5] L'opposante allègue que la marque 50/50 PLUS visée par la demande n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce; que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque visée par la demande en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi; et que la marque visée par la demande n'est pas distinctive de la requérante en vertu de l'article 2.
[6] Chacun des motifs d'opposition porte sur la question de savoir si la marque 50/50 PLUS créé de la confusion avec l'une ou l'autre des marques 50/50 ADD-ON et TAKE 50 ADD-ON.
[7] Les dates pertinentes pour l'examen de la question de la confusion sont la date de la décision, en ce qui a trait à la non-enregistrabilité; la date de production de la demande d'enregistrement, en ce qui a trait à l'absence de droit à l’enregistrement; et la date du début de l'opposition, en ce qui a trait à l'absence de caractère distinctif : voir American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons (1998), 84 CPR (3d) 198 (CF 1re inst), 206 à 208 pour un examen des dates pertinentes dans les procédures d'opposition. Cependant, en l'espèce, la date pertinente en fonction de laquelle la question de la confusion est évaluée n'a pas d'incidence sur l'issue de l'affaire.
Signification de la confusion
[8] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, reproduit ci-dessous :
L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits. . . liés à ces marques de commerce sont fabriqués. . . ou que les services liés à ces marques sont. . . exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non. . . de la même catégorie générale.
[9] Par conséquent, l'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des services de la requérante fournis sous la marque 50/50 PLUS croiraient que ces services sont fournis ou autorisés ou licenciés par l'opposante qui exécute les services sous les marques 50/50 ADD-ON et TAKE 50 ADD-ON. C'est à la requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.
[10] Avant d'examiner la question de la confusion, j'examinerai la preuve des parties, le fardeau de preuve de l'opposante et le fardeau ultime de la requérante.
Preuve de l'opposante
Andrew Asher
[11] M. Asher se présente comme le vice-président et associé de l'entreprise de l'opposante. Le siège social canadien de l'opposante est à Saskatoon en Saskatchewan. L'opposante fournit ses services, nommément le développement et la gestion de programmes de loteries, à des organismes sans but lucratif. Au 7 juin 2013 (la date de l'affidavit de M. Asher) les clients de l'opposante incluaient 11 hôpitaux et fondations de soins de santé au Canada. Des exemples de la façon dont l'opposante emploie ses marques sont compris dans diverses pièces jointes à l'affidavit de M. Asher.
[12] Les programmes 50/50 ADD-ON et TAKE 50 ADD-ON, gérés par l'opposante pour ses clients, comprennent la vente de billets uniques pour 10 $, de 5 billets pour 25 $ et de 15 billets pour 50 $. Les billets sont également valides pour un deuxième tirage, d'où la phrase « add-on » [ajout]. Le gagnant de la loterie de l'opposante remporte la moitié du gros lot généré par la vente des billets, d'où les termes 50/50 et 50. La marque de commerce 50/50 ADD-ON a été employée dans dix campagnes de financement alors que la marque TAKE 50 ADD-ON a été employée deux fois, au début de l'hiver et à l'automne 2011.
[13] M. Asher explique que la requérante offre les mêmes services de gestion de loteries que l'opposante et à la même clientèle, c'est-à-dire des organismes liés aux soins de santé. De plus, au para 19 de son affidavit, M. Asher explique comment la structure des campagnes de la requérante est identique à la structure des campagnes de l'opposante :
[traduction]
« 50/50 PLUS » et « 50/50 PLUS DRAW [les marques visées par la
demande d'enregistrement] » ont été employées pour décrire un programme
qui implique la vente de billets uniques pour 10 $, de 5 pour 25 $ et
de 15 pour 50 $. Les billets doivent être commandés en conjonction avec
une commande de billets de loterie. Le gagnant remporte la moitié du gros lot.
Il s'agit du même programme pour lequel S.O. Asher [l'opposante] emploie ses
marques de commerce « 50/50 ADD-ON » et « TAKE 50 ADD-ON »
pour décrire.
[14] M. Asher fait remarquer que diverses campagnes gérées par la requérante depuis 2012 ont employé la marque « 50/50 PLUS », mais il ne pouvait trouver qu'une seule occurrence d'emploi de la marque « 50/50 PLUS DRAW ».
Preuve de la Requérante
Leah Young
[15] Mme Young se présente comme une recherchiste en marques de commerce, employée par les agents de la requérante. En septembre 2013, elle a effectué une recherche dans le registre des marques de commerce pour des marques actives comprenant « 50 » ou « fifty » [cinquante] employées en liaison avec des produits ou services liés aux loteries ou aux tirages. Les résultats sont joints en pièce 1 de son affidavit. Selon mon calcul, environ huit marques de tiers ont été repérées. La pièce 1 a peu de force probante, parce que trop peu de marques ont été repérées pour me permettre d'inférer que de telles marques sont d'usage courant.
[16] La pièce 2 fournit les résultats d'une recherche de marques comprenant « add on » [ajout], cependant, la recherche ne semble pas avoir été restreinte aux produits et services liés aux loteries ou aux tirages et, quoi qu'il en soit, peu de marques ont été repérées pour emploi en liaison avec des loteries ou des tirages. La pièce 2 n'a pas de force probante.
[17] Mme Young a également effectué diverses recherches sur Internet pour repérer des loteries et des tirages canadiens qui emploient les termes « 50/50 ADD-ON » [50/50 ajout]; « 50 ADD ON » [50 ajout]; « ADD ON » [ajout]; « 50/50 » et « 50 ». Les résultats de ses recherches sont joints en pièces 3 à 37 de son affidavit. Selon moi, cette preuve incontestée me permet d'inférer que de tels termes sont couramment employés comme éléments de marques de commerce en liaison avec des loteries ou des tirages.
Fardeau de preuve et fardeau ultime
[18] Conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant doit s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels il appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition; voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited, 30 CPR (3d) 293, à 298 (CF 1re inst). La présence d'un fardeau de preuve imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce invoquées par l'opposant dans la déclaration d'opposition (concernant les allégations pour lesquelles l'opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.
Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) – droit à l'enregistrement
[19] Pour un opposant, les exigences à l'appui d'une allégation d'absence de droit à l'enregistrement sont énoncées aux articles 16(3)a) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, reproduits ci-dessous :
[Traduction]
16. (3) Tout
requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de
l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit,
sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à
l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à
la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion
(a) avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
[Traduction]
17. Aucune demande
d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon
l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de
commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une
personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur
en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom
commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne
ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son
successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce
nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du
requérant.
Par conséquent, un opposant qui allègue l'absence de droit à l'enregistrement doit s'appuyer sur son propre emploi de ses marques ou sur un emploi s'appliquant au profit de l'opposant selon les dispositions de l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce sur l'octroi de licences, un opposant ne peut pas s'appuyer sur l'emploi d'une marque par des tiers.
[20] En L'espèce, l'opposante a plaidé qu'elle a employé ses marques 50/50 ADD-ON et TAKE 50 ADD-ON avant la date de production de la demande d'enregistrement de la marque 50/50 PLUS (21 novembre 2011) La requérante fait valoir que l'opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve d'établir l'emploi de ses marques, qui peut comprendre la publicité (voir l'article 4(2) de la Loi sur les marques de commerce), à l'une ou l'autre des dates pertinentes. Je suis d'accord avec la requérante. À cet égard, divers exemples d'emploi allégué des marques de l'opposante sont démontrés dans les pièces de l'affidavit de M. Asher. Les pièces montrent l'emploi des marques 50/50; 50; 50/50 ADD-ON; et ADD-ON. Cependant, selon moi, un tel emploi l'est par des tiers, nommément les clients de l'opposante qui tireront profit de la campagne de financement. Le message reçu par le public dans les exemples de publicité montrés dans les pièces de l'opposante est que ce sont des tiers qui emploient les marques susmentionnées. De plus, il n'y a aucune preuve indiquant l'existence d'accords de licence de marque de commerce entre l'opposante et l'un ou l'autre des tiers. Dans de telles circonstances, l'emploi des marques susmentionnées ne peut s'appliquer au profit de l'opposante. Par conséquent, le deuxième motif d'opposition est rejeté pour la raison que l'opposante n'a pas respecté les exigences réglementaires de démontrer son propre emploi antérieur des marques sur lesquelles elle s'appuie.
Motif d'opposition fondé sur l'article 2 – caractère distinctif
[21] Comme susmentionné, la date pertinente pour trancher la question du caractère distinctif est la date de l'opposition, le 10 décembre 2012. Dans les circonstances en l'espèce, et tenant compte des allégations de la déclaration d'opposition, l'opposante allègue l'absence de caractère distinctif de la marque 50/50 PLUS visée par la demande en raison de l'emploi et de la publicité que l'opposante a faits de ses marques. Cependant, j'estime que l'opposante ne peut prétendre que la preuve d'emploi ou de publicité des marques qu'elle invoque est en fait un emploi ou une publicité par l'opposante. Par conséquent, le troisième motif d'opposition est rejeté pour la raison que l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve de démontrer que les marques invoquées sont distinctives de ses services.
Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) – enregistrabilité
[22] Il n'y a aucune disposition dans la Loi sur les marques de commerce qui exige que l'opposant démontre l'emploi de sa marque déposée à l'appui d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d). L'existence de l'enregistrement est suffisante. J'examinerai d'abord la question de confusion entre la marque 50/50 PLUS visée par la demande et 50/50 ADD-ON qui ressemble davantage à la marque visée par la demande que TAKE 50 ADD-ON ne ressemble à la marque visée par la demande. Si la marque 50/50 PLUS visée par la demande ne crée pas de confusion avec la marque 50/50 ADD-ON, elle ne créera donc pas de confusion non plus avec la marque TAKE 50 ADD-ON.
Test en matière de confusion
[23] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l’espèce, y compris » celles expressément énoncées aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. De plus, ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie selon les circonstances : voir Gainers Inc c Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1re inst). Cependant, comme l’a souligné le juge Rothstein dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu à l'article 6(5).
Caractère distinctif inhérent et caractère distinctif acquis; période d'usage
Genre de services et nature du commerce
[24] Aucune des marques 50/50 PLUS et 50/50 ADD-ON des parties ne possède un caractère distinctif particulièrement inhérent. L'élément 50/50 n'est pas rare en matière de loteries, car il indique quelle portion du « lot » sera attribuée au gagnant. Il s'agit d'une phrase descriptive dans le contexte des loteries et autres. De même, les éléments PLUS et ADD-ON [ajout] ne sont pas rares en matière de loteries, car ils indiquent une loterie secondaire à la loterie principale. Il s'agit de phrases descriptives dans le contexte des loteries et autres. Les marques des parties sont des marques faibles. De plus, ni l'une ni l'autre des parties n'a démontré l'emploi de ses marques et, par conséquent, je suis incapable d'accorder un caractère distinctif acquis à leurs marques. Le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, ne favorise donc aucune des parties.
[25] La période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage favorise légèrement la requérante, car il y a une certaine preuve d'emploi de sa marque par la requérante (voir para 14, ci-dessus) tandis qu'il n'y a aucune preuve que l'opposante ait employé ses marques (voir para 20, ci-dessus). Le deuxième facteur favorise donc la requérante, mais seulement légèrement. Le genre des services et la nature du commerce des parties sont les mêmes. Les troisième et quatrième facteurs favorisent donc l'opposante.
Ressemblance entre les marques en l'espèce
[26] Le dernier facteur, et généralement le plus important, est le degré de ressemblance entre les marques des parties. La marque 50/50 ADD-ON de l'opposante et la marque 50/50 PLUS visée par la demande commencent toutes les deux par l'élément 50/50, et le premier élément d’une marque est souvent considéré comme le plus important aux fins de la distinction : voir Conde Nast Publications Inc c Union Des Editions Modernes (1979) 26 CPR(2d) 183 à 188 (CF 1re inst). Cependant, lorsque le premier élément est un mot d’usage courant, fortement évocateur ou donnant une description claire, son importance s’en trouve réduite : voir Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst); Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd, (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF); Phantom Industries Inc c Sara Lee Corp (2000), 8 CPR (4th) 109 (COMC).
[27] Les similarités visuelles et auditives des marques tiennent uniquement au premier élément 50/50. Lorsque les marques des parties sont considérées dans leur ensemble, visuellement et oralement, et abstraction faite dans une certaine mesure de l’importance du premier élément 50/50, les marques sont légèrement plus différentes que semblables. Cependant, les marques des parties se ressemblent, fortement dans les idées suggérées, car les termes ADD-ON [ajout] et PLUS sont presque synonymes. Lorsque les trois aspects de la ressemblance sont considérés ensemble, c'est-à-dire en incluant les idées suggérées par les marques, les marques sont donc légèrement plus semblables que différentes. Le dernier facteur favorise donc l'opposante, mais seulement légèrement.
Jurisprudence
[28] Il y a deux principes de la loi sur les marques de commerce qui, dans les circonstances de l'espèce, favorisent davantage la requérante en vertu du dernier facteur énoncé à l'article 6(5). Le premier principe est que des différences comparativement faibles peuvent suffire à distinguer des marques « faibles », c’est-à-dire distinguer des marques aux caractères distinctifs inhérents faibles : voir GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR(2d) 154 (CF 1re inst). De plus, l'opposante n'a présenté aucune preuve d'emploi de sa marque pour permettre à l’opposante de bénéficier d’une protection étendue de sa marque en raison d'un caractère distinctif acquis.
[29] Je me suis également inspiré d'une récente décision de cette Commission, Breville Pty Limited c Keuring Green Mountain, Inc, 2014 COMC 248 (CanLII). Dans cette cause, le propriétaire des marques YOUBREW et BREW IQ s'opposait à la marque MYBREW visée par la demande pour emploi en liaison avec des appareils d'infusion électriques. La Commission a également fait remarquer ce qui suit :
[traduction]
[27] Examinant le degré de ressemblance, la Cour
suprême du Canada écrit, dans l’arrêt Masterpiece, précité, que la
ressemblance est définie en tant que rapport entre des objets de même espèce
présentant des éléments identiques ou similaires (para 62) et que, pour
mesurer le degré de ressemblance, il est préférable de se demander d’abord si
l’un des aspects d’une marque de commerce est particulièrement frappant ou
unique (para 64). En l’espèce, il n’y a rien de frappant ou d’unique
dans le mot BREW considérant que les marchandises de chaque partie sont liées
aux appareils d'infusion et aux produits avec lesquels ils sont employés
[voir, par exemple, Molson Companies Ltd c John Labatt Ltd (1994), 58
CPR (3d) 527 (CAF)]. De même, le préfixe des marques des parties (un pronom
personnel) n'est pas particulièrement frappant ou unique étant donné que les
consommateurs utilisent souvent des appareils d'infusion pour se préparer des
boissons pour eux-mêmes.
[28] Les marques de commerce des parties se ressemblent donc dans une certaine mesure dans la présentation et le son puisqu'elles partagent le suffixe BREW. Tandis que les marques de commerce des parties YOUBREW et MYBREW suggèrent la même idée, un infuseur qui permet de personnaliser des produits infusés, il ne peut y avoir de monopole dans ce genre d'idée [American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons/Assoc Canadienne des Individus Retraités (1998), 84 CPR (3d) 198 para 34 (CF 1re inst)]. (Soulignement ajouté.)
[30] De même, en l'espèce, le préfixe et le suffixe des marques des parties ne sont pas particulièrement frappants ou uniques considérant que les marques sont employées en liaison avec des services de loterie, et il ne peut y avoir de monopole pour des marques qui suggèrent que le gagnant remporte la moitié du lot.
Conclusion
[31] Considérant les facteurs de l'article 6(5) susmentionnés, et étant donné en particulier que la marque de l'opposante est une marque faible et ne peut bénéficier d’une protection étendue, j'estime que la requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque 50/50 PLUS visée par la demande et la marque 50/50 ADD-ON de l'opposante. Comme susmentionné, il s'ensuit que la marque visée par la demande ne crée pas non plus de confusion avec la marque TAKE 50 ADD-ON de l'opposante.
DEMANDE D'ENREGISTREMENT No 1552987 – 50/50 PLUS DRAW
[32] La demande et l'historique du dossier pour la marque 50/50 PLUS DRAW sont analogues à la demande et à l'historique du dossier concernant la marque 50/50 PLUS. Les questions, la preuve, les dates pertinentes et les considérations de l'opposition de 50/50 PLUS DRAW sont entièrement analogues à celles de l'opposition de 50/50 PLUS, à une petite exception près : il y a un peu moins de ressemblance entre la marque 50/50 PLUS DRAW visée par la demande et les marques de l'opposante du fait que le dernier élément est DRAW [tirage] (quoique le terme DRAW [tirage] puisse être synonyme du mot loterie et être par conséquent un terme descriptif qui ajoute peu au caractère distinctif de la marque visée par la demande). La circonstance différente favorise la requérante, mais seulement légèrement. Il s'ensuit que je tire les mêmes conclusions en ce qui a trait aux motifs d'opposition dans l'opposition de 50/50 PLUS DRAW que celles tirées dans l'opposition de 50/50 PLUS.
DÉCISION
[33] Compte tenu de ce qui précède, les oppositions produites à l'encontre des marques 50/50 PLUS et 50/50 PLUS DRAW sont rejetées. Les présentes décisions sont rendues dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu de l’article 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.
__________________
Myer Herzig, membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.