Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 192
Date de la décision : 2013-11-06
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Taste of BC Fine Foods Ltd. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,435,428 pour la marque de commerce TASTE OF B.C. au nom de Karry Chi-Wai Au-Yueng
Introduction
[1] Cette opposition a trait à une demande produite par Karry Chi-Wai Au-Yueng (la Requérante) le 22 avril 2009, en vue de faire enregistrer la marque de commerce TASTE OF B.C. (la Marque) fondée sur un emploi depuis le 16 août 2008 en liaison avec « chocolat, bonbons, biscuits, croustilles, saumon fumé, chaudrées, quiche, pâtisseries, fruits séchés et charquis » (les Marchandises).
[2] Les motifs d’opposition soulevés par Taste of BC Fine Foods Ltd. (l’Opposante) dans une déclaration d’opposition du 27 octobre 2011 sont fondés sur les alinéas 30(b) et (i), 16(1)(a) et (c), ainsi que sur l’article 2 (le caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition spécifiques sont exposés en détail à l’annexe A de la présente décision.
[3] La première question consiste à déterminer si l’Opposante a produit une preuve suffisante pour appuyer chacun de ses motifs d’opposition. Je conclus que pour les raisons exposées ci-après l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne tous les motifs d’opposition fondés sur l’article 30. Ces motifs sont accueillis puisque la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la demande est conforme aux exigences des alinéas 30(b) et (i) de la Loi.
Fardeau ultime et fardeau de preuve initial
[4] L’Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition soulevés. Si ces faits existent, la Requérante doit alors démontrer que la demande respecte les exigences de la Loi et que les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante ne sauraient faire obstacle à l’enregistrement de la marque de commerce visée par la demande [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.); et Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF 1re inst.)].
Remarques préliminaires
[5] J’ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l’ensemble de la preuve et des observations produites par les parties; cependant, je n’aborderai dans le corps de ma décision que les parties de la preuve et des observations qui sont pertinentes du point de vue de mes conclusions.
[6] L’audience dans cette procédure a été annulée pour les raisons qui suivent. Lorsque le registraire a fait parvenir un avis aux parties les informant de la date, du lieu et de l’heure de l’audience, les parties n’étaient pas représentées par des tiers. Le jour de l’audience, la Requérante a demandé un report afin d’être représentée par un agent dont elle venait de retenir les services et qui n’avait pas encore pris connaissance du dossier. Cette information a été corroborée par l’agent. L’audience a été reportée un mois plus tard. Pendant ce temps, il a été découvert que l’agent de la Requérante n’était plus inscrit auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Le registraire en a informé la Requérante bien avant la nouvelle date prévue de l’audience afin de permettre à la Requérante de trouver un nouvel agent enregistré. En fin de compte, la Requérante s’est représentée elle-même à l’audience.
[7] J’ai informé la Requérante que je ne pouvais pas tenir compte de tout fait substantiel non versé au dossier. J’ai expliqué à la Requérante que le but d’une audience est de permettre aux parties de présenter leurs arguments et non pas de soumettre de nouveaux faits. Par conséquent, les parties étaient limitées à la preuve déjà versée au dossier, nommément l’affidavit de M. Harold Steven Atkinson pour l’Opposante et l’affidavit de Mme Penelope Brady pour la Requérante.
[8] Dans l’affidavit de M. Atkinson, il est fait référence à la marque de commerce TASTE OF BC alors que certaines étiquettes portent la marque de commerce A TASTE OF BC. Je ne considère pas l’emploi de cette dernière comme une marque de commerce différente de TASTE OF BC [voir Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(b) de la Loi
[9] L’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante à l’appui de ce motif d’opposition. Subsidiairement, l’Opposante peut s’appuyer sur la preuve de la Requérante pour satisfaire à son fardeau de preuve allégé [voir York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].
[10] Lors de l’audience, l’Opposante a soutenu que :
i) Tout emploi de la Marque était en vertu d’une licence accordée par l’Opposante et ne pouvait donc pas être attribué à la Requérante;
ii) Même s’il y avait eu emploi de la Marque, c’était par Delane Industry Co. (Delane), une entité juridique distincte différente de la Requérante. Il n’y a aucune preuve de licence ou de cession qui permettrait de conclure que tout emploi de la Marque par Delane pourrait être attribué à la Requérante;
iii) S’il y avait eu tout emploi de la Marque par la Requérante, c’était en liaison avec les services et non avec les Marchandises.
[11] Je concentrerai mon analyse de la preuve contenue dans l’affidavit de M. Atkinson en lien avec les deux premiers arguments. Une telle preuve n’a pas été contredite par la Requérante. Se représentant elle-même, la Requérante a tenté de « témoigner » lors de l’audience. Je n’ai pas tenu compte de toute déclaration faite lors de l’audience pour tenter de contredire la preuve de l’Opposante versée au dossier.
[12] M. Atkinson se présente comme le président de l’Opposante et il occupe ce poste depuis la constitution en société le 17 novembre 2004. Il fait valoir qu’au printemps 2001, il a commencé à vendre des produits de saumon fumé dans les boutiques du marché de la gare maritime de la baie Swartz près de Sidney en Colombie-Britannique. Puis, le 14 décembre 2001, il fait valoir que sa femme et lui ont enregistré un partenariat sous le nom de « Nachalah Farm » auprès de la British Columbia Corporate Registry.
[13] M. Atkinson explique ensuite que Nachalah Farm a commencé en 2001 à employer la marque de commerce TASTE OF BC au marché de la baie Swartz pendant la haute saison touristique entre les mois d’avril et d’octobre pour les années 2002, 2003 et 2004 en liaison avec le saumon et les produits de saumon fumé. Il poursuit en faisant valoir que Nachalah Farm a étendu ses activités dans un deuxième emplacement à la gare maritime de la baie Departure de Nanaimo en Colombie-Britannique, puis dans un troisième emplacement à la gare maritime de Tsawwassen en Colombie-Britannique. La société a également étendu sa gamme de produits pour comprendre plusieurs sortes et saveurs de saumon fumé stérilisé en autoclave (de longue conservation); du saumon fumé frais chaud ou froid; des bonbons au saumon fumé; et du charquis de saumon. M. Atkinson a produit des copies d’étiquette employées sur les produits vendus par Nachalah Farm pendant cette période et présentés en pièce 2 de son affidavit.
[14] M. Atkinson fait ensuite valoir que le 17 novembre 2004, sa femme et lui ont enregistré l’Opposante en Colombie-Britannique, et il produit une copie du certificat de constitution. Il affirme que le 21 juin 2005, l’Opposante a ouvert un magasin de détail et un restaurant-minute au marché du quai de Tsawwassen sous le nom de TASTE OF BC. Il a produit des photographies de la signalisation employée au magasin en 2005. Il affirme également que l’Opposante a continué à exploiter ses emplacements de la baie Swartz et de la baie Departure pendant la haute saison touristique des mois d’avril à octobre. Il affirme que tous ces emplacements affichaient une signalisation arborant le nom commercial TASTE OF BC.
[15] M. Atkinson affirme qu’en juin 2008 la Requérante a manifesté de l’intérêt pour l’acquisition du magasin TASTE OF BC du quai de Tsawwassen de l’Opposante. Le 4 août 2008, un contrat d’achat-vente a été conclu entre Delane et l’Opposante pour l’achat des actifs du magasin de Tsawwassen de l’Opposante. M. Atkinson fait valoir, et ce n’est pas contredit, que la Requérante est propriétaire de Delane et qu’elle a, dans les faits, conclu le contrat au nom de Delane.
[16] Les clauses 9 et 10(a) du contrat vont comme suit :
[traduction]
9. Conditions
Il s’agit uniquement d’une vente d’actifs. Le Vendeur accepte d’octroyer une licence d’emploi du nom « Taste of BC », et de toutes les marques de commerce déposées ou non de la marque Taste of BC, à l’acheteur pour une durée n’excédant pas six mois à partir de la date d’achèvement. L’emploi des marques de commerce et du nom doit être réservé à l’exploitation du magasin Taste of BC du quai de Tsawwassen et les marques de commerce et le nom ne doivent pas être apposés à aucun produit ou article à vendre sans l’autorisation expresse écrite de Taste of BC Fine Foods Ltd.
10. Condition générale
(a) Il n’y a aucune garantie, promesse ou entente autre que celles prévues, les présentes conditions demeurent en vigueur après l’achèvement de la vente.
[17] Par la suite, le 16 août 2008, d’autres documents ont été signés par l’Opposante et Delane, dont une « entente » (pièce 15 de l’affidavit de M. Atkinson) préparée par l’avocat de la Requérante. La Requérante a signé l’« entente » au nom de Delane. Six mois plus tard, un différend est survenu entre l’Opposante et Delane concernant l’emploi, par cette dernière, de la marque de commerce TASTE OF BC. L’Opposante a présenté une offre de renouvellement de la licence susmentionnée, mais la Requérante, au nom de Delane, a refusé de la signer en prétextant que l’« entente » était une vente d’actifs et d’achalandage, dont la Marque, et ne comprenait aucune disposition quant à une licence d’emploi de la marque de commerce TASTE OF BC.
[18] Ce différend entre les parties a entraîné une action en justice intentée par l’Opposante devant la cour provinciale de la Colombie-Britannique. La cour a rendu un jugement le 1er novembre 2010. Dans sa décision, l’honorable juge Chen est arrivé aux conclusions suivantes :
[traduction]
[23] Je ne suis pas prêt à conclure que cette première entente est inopérante et a été entièrement remplacée, nonobstant la preuve du demandeur en contre-interrogatoire. Je considère que les deux parties ont agi de bonne foi à l’égard de cette entente.
(…)
[24] (…) Je considère que le demandeur a autorisé l’emploi de ce nom commercial pour une durée limitée, et je considère que cela se retrouve dans la première entente.
[19] La « première entente » susmentionnée est le contrat d’achat-vente. La cour a condamné Delane à payer des dommages pour l’emploi de la Marque par Delane après l’expiration du délai de six mois indiqué dans la licence comprise dans le contrat d’achat-vente.
[20] Je remarque que la demande en l’espèce (22 avril 2009) a été produite après la signature du contrat d’achat-vente (4 août 2008). En vertu du contrat d’achat-vente, Delane s’est engagée à employer la Marque à titre de licencié dans le cadre de l’exploitation du magasin de détail de Tsawwassen pour une durée de six mois et de ne pas employer la Marque en liaison avec d’autres produits sans l’autorisation expresse de l’Opposante.
[21] Un autre point important est le fait que la date de premier emploi revendiquée (16 août 2008) coïncide avec la première journée d’exploitation du magasin de détail de Tsawwassen par Delane.
[22] En gardant ce contexte à l’esprit, l’Opposante fait valoir que tout emploi de la Marque par la Requérante à partir de la date de premier emploi revendiquée était en vertu d’une licence et était attribué à l’Opposante au sens de l’article 50 de la Loi. Je suis d’accord. Lorsque l’Opposante a vendu les actifs du magasin de détail de Tsawwassen, cela octroyait à la Requérante un délai de suppression graduelle de six mois, puisque l’Opposante exploitait toujours ses deux autres magasins sous la Marque.
[23] Si j’avais tort de conclure que tout emploi de la Marque par la Requérante à partir de la date de premier emploi revendiquée était un emploi par un licencié autorisé par l’Opposante, alors l’emploi de la Marque à partir de cette date l’était par Delane et non par la Requérante. La demande ne comprend aucune allégation que la Requérante s’appuie sur l’emploi de la Marque par un prédécesseur en titre ou un licencié. Il est évident, selon les faits susmentionnés, que tout emploi de la Marque l’a été par Delane et non par la Requérante. Il n’y a aucune preuve versée au dossier que la Requérante a octroyé une licence à Delane pour l’emploi de la Marque ou que Delane a cédé à la Requérante tous ses droits et intérêts de la Marque à partir de la date de premier emploi revendiquée de la Marque.
[24] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial de preuve. Par conséquent, la Requérante devait prouver son emploi de la Marque à partir de la date de premier emploi revendiqué en liaison avec les Marchandises. La seule preuve versée au dossier par la Requérante a trait à l’entreprise de l’Opposante par l’entremise de l’affidavit de Mme Brady, une agente des marques de commerce déposées, employée par le cabinet des agents de la Requérante lorsqu’elle a signé son affidavit. Aucun des commentaires n’a trait à l’emploi de la Marque par la Requérante. La Requérante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau de démontrer l’emploi de la Marque à partir de la date de premier emploi revendiqué en liaison avec les Marchandises.
[25] Pour toutes ces raisons, ce motif d’opposition est accueilli.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i) de la Loi
[26] L’alinéa 30(i) de la Loi exige simplement de la Requérante qu’elle déclare être convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et services visés par la demande. La demande renferme une telle déclaration. La question est maintenant de savoir si la Requérante a en toute honnêteté fait une telle déclaration à la date de production de la demande.
[27] La cause en l’espèce est semblable à celle de Lifestyles Improvement Centers, LLP c. Chorney, 2007 CanLII 80905 (COMC). Dans cette cause, un ancien licencié a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce déposée. Le concédant de licence de la requérante avait déclaré faillite aux États-Unis après que la requérante ait produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce. L’opposante avait déclaré détenir les droits de la marque visée par la demande après avoir fait l’acquisition des actifs du concédant de licence lors de la procédure de faillite aux États-Unis. Un des contrats signés par la requérante comprenait une clause selon laquelle la requérante acceptait de ne pas enregistrer les marques de commerce déposées.
[28] La membre de la Commission, Jill Bradbury, dans son analyse du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i) de la Loi, a déclaré :
[traduction]
…l’alinéa 30i) exige simplement de la requérante qu’elle déclare qu’elle était convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada. La présente demande renferme une telle déclaration, mais il est tout de même possible de se demander s’il était raisonnable de la part de la requérante d’être convaincue qu’elle avait ce droit.
[29] Après l’analyse des faits pertinents pour ce motif d’opposition, elle a conclu :
[traduction]
Cependant, il ressort clairement de la jurisprudence que les licenciés, les distributeurs et autres mandataires ne devraient pas être autorisés à usurper les marques de commerce de leurs mandants [voir par exemple, McCabe c. Yamamoto & Co. (America) (1989), 23 CPR (3d) 498 (CF 1re inst.)]. Je ne veux pas parler de « mauvaise foi » dans les circonstances de l’espèce, car il ne m’apparaît pas clair que Mme Chorney a compris qu’il n’était pas approprié dans son cas de produire la présente demande. Néanmoins, il me semble qu’elle avait un important fardeau, soit celui de démontrer qu’elle pouvait non seulement monopoliser la Marque dans la région où elle peut avoir acquis une réputation, mais aussi la monopoliser dans tout le Canada. J’estime qu’elle ne s’est pas acquittée de ce fardeau. Le motif fondé sur l’alinéa 30(i) est, par conséquent, accueilli.
[30] De même, en l’espèce, je ne veux pas utiliser le terme de « mauvaise foi » en ce qui a trait à la déclaration de la Requérante contenue dans cette demande affirmant qu’elle était convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada.
[31] Dans son affidavit, M. Atkinson affirme que, avant l’expiration de la licence comprise dans le contrat d’achat-vente, l’Opposante a proposé à Delane de renouveler la licence. Il a produit une copie d’un document intitulé « Offre de renouvellement » dans lequel est mentionnée la date d’expiration de la durée de la licence le 15 février 2009.
[32] De plus, M. Atkinson a versé au dossier un extrait du registre relatif à la demande no 1411391 produite par la Requérante le 22 septembre 2008 pour l’enregistrement de la marque de commerce CANADIAN DELIGHT en liaison avec des marchandises semblables aux Marchandises. Cette demande était fondée sur un emploi projeté.
[33] M. Atkinson fait valoir que l’action en justice susmentionnée a été intentée le 22 avril 2009, ce qui, par coïncidence ou non, est également la date de production de la demande en l’espèce. Il était évident que, le ou vers le 22 avril 2009, le droit d’emploi de la Marque par la Requérante et/ou Delane a été contesté par l’Opposante et qu’un différend est survenu entre l’Opposante et la Requérante, à savoir quel contrat (le contrat d’achat-vente et/ou l’« entente ») était en vigueur et quels actifs ont été transférés de l’Opposante à Delane en août 2008.
[34] En appliquant les principes énoncés dans la cause Chorney susmentionnée, la Requérante avait un important fardeau, soit celui de démontrer qu’il était convenable pour elle d’obtenir l’enregistrement de la Marque pour les Marchandises. À la date de production de la demande, l’Opposante contestait l’emploi de la Marque par Delane. De plus, la Requérante savait que l’Opposante exploitait encore deux magasins de détail sous la Marque où la majorité des Marchandises étaient vendues à ses clients.
[35] Compte tenu de la clause du contrat d’achat-vente stipulant que Delane acceptait de ne pas employer la Marque en liaison avec aucun produit; de la production par la Requérante peu de temps après la signature du contrat d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce autre que la Marque; de l’offre par l’Opposante du renouvellement de la licence d’emploi de la Marque en liaison avec l’exploitation du magasin de Tsawwassen; ainsi que du litige en instance devant la cour, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que le 22 avril 2009, elle pouvait raisonnablement se déclarer convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada.
[36] Par conséquent, ce motif d’opposition est accueilli.
Autres motifs d’opposition
[37] Puisque l’Opposante a eu gain de cause en vertu de deux motifs d’opposition différents, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les autres motifs d’opposition soulevés par l’Opposante dans sa déclaration d’opposition.
Décision
[38] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay
Annexe A
Les motifs d’opposition pertinents peuvent être résumés comme suit :
1. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(b) de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que, à la date de production de la demande, la Requérante n’avait pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises;
2. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas et ne peut pas être convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises en raison de l’emploi antérieur des marques de commerce TASTE OF BC, TASTE OF BC & Dessin, TASTE OF BC SPICE TRIO & Dessin et A TASTE OF BC QUALITY SMOKED SALMON & Dessin de l’Opposante, duquel la Requérante était ou aurait dû être au courant;
3. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(1)(a) de la Loi, car à la date de production de la demande ou à toute date pertinente, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante, nommément les marques de commerce TASTE OF BC et TASTE OF BC & Dessin antérieurement employées et révélées au Canada par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre et licenciés pour les marchandises décrites comme « saumon fumé, chaudrées, quiche et charquis »;
4. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’alinéa 16(1)(c) de la Loi, car la Marque crée et créait, à la date de production de la demande et à toute date pertinente, de la confusion avec le nom commercial « Taste of BC Fine Foods Ltd » employé au Canada par l’Opposante;
5. En vertu de l’alinéa 38(2)(d) de la Loi, la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2, car elle ne distingue pas dans les faits et n’est pas apte à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises et services de tiers, et plus particulièrement, des marchandises en liaison avec lesquelles les marques de commerce de l’Opposante ont été employées au Canada. Par un emploi à grande échelle au Canada, les marques de commerce de l’Opposante sont devenues distinctives au Canada en liaison avec les marchandises de l’Opposante, dont le saumon fumé, les chaudrées, les quiches et les charquis. La Marque n’est pas apte à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises de l’Opposante, puisqu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante.