Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2016 COMC 181
Date de la décision : 2016-11-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
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Labrador II, Inc. |
Opposante |
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et |
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Ren’s Feed and Supplies Limited |
Requérante |
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1,595,473 pour la marque de commerce RENS PETS DEPOT
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Demande |
[1] Labrador II, Inc. s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce RENS PETS DEPOT (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement no 1,595,473 au nom de Ren’s Feed and Supplies Limited.
[2] La demande a été produite sur la base de l’emploi de la Marque au Canada depuis le 13 octobre 2005 en liaison avec une variété de services d’animalerie de détail et de services connexes; une liste complète des services est présentée à l’annexe A de la présente décision.
[3] L’Opposante s’est opposée à la demande pour la Marque aux motifs que : i) la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n’est pas enregistrable suivant l’article 12(1)d) de la Loi; iii) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’article 16 de la Loi; et iv) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.
[4] Les trois derniers motifs d’opposition concernent la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce et le nom commercial suivants de l’Opposante :
• PET DEPOT (enregistrement no LMC744,221);
• PET DEPOT & Dessin (enregistrement no LMC762,328) :
; et
• PET DEPOT (nom commercial).
Les enregistrements susmentionnés de l’Opposante visent des [Traduction] « services de magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie »; ces services sont également liés au nom commercial susmentionné.
[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, j’ai conclu qu’il y avait lieu de repousser la présente demande d’enregistrement.
Le dossier, le fardeau de preuve et les dates pertinentes
[6] La demande pour la Marque a été produite le 24 septembre 2012 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 6 novembre 2013. Le 29 novembre 2013, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition dans laquelle elle s’oppose à la demande en vertu de l’article 38 de la Loi. Le 13 février 2014, la Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration.
[7] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Jane Buckingham, souscrit le 13 juin 2014 et accompagné de la pièce A. Mme Buckingham n’a pas été contre-interrogée relativement à son affidavit.
[8] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Joe Lynn, souscrit le 9 octobre 2014 et accompagné des pièces A à M. M. Lynn n’a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit.
[9] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l’audience qui a été tenue.
[10] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante doit toutefois s’acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].
[11] En ce qui concerne les motifs d’opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s’appliquent :
• Articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande, soit le 24 septembre 2012 [voir Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC) et John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293, à la p 296 (CF 1re inst) pour ce qui est de l’article 30b); et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p 432 (COMC) pour ce qui est de l’article 30i)];
• Articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1981), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
• Articles 38(2)c)/16(1)a) et c) – la date de premier emploi revendiquée dans la demande, soit le 13 octobre 2005 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1re inst)];
• Articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 29 novembre 2013 [voir Metro-Goldwyn-Mayer, supra].
Aperçu de la preuve des parties
La preuve de l’Opposante
L’affidavit Buckingham
[12] Mme Buckingham est une recherchiste en marques de commerce employée par des agents de l’Opposante.
[13] Mme Buckingham a effectué des recherches relativement aux enregistrements de marque de commerce détenus par l’Opposante qui sont invoqués dans sa déclaration d’opposition, soit les suivants :
• LMC744,221 pour la marque de commerce PET DEPOT;
• LMC762,328 pour la marque de commerce PET DEPOT & Dessin.
[14] Comme pièce A, Mme Buckingham a joint à son affidavit des copies des enregistrements susmentionnés. Les imprimés des enregistrements confirment que les marques sont toutes deux enregistrées en liaison avec des services de magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie.
La preuve de la Requérante
L’affidavit Lynn
[15] M. Lynn est un membre de la direction de la Requérante.
[16] M. Lynn atteste que la Requérante a commencé à exploiter son entreprise à Oakville, en Ontario, en février 1975 et, comme pièce A, il joint à son affidavit divers articles publiés dans un journal local qui dressent le portrait de la Requérante, y compris de sa fondation. Il affirme que la Requérante a commencé à employer la Marque en liaison avec les services visés par la demande le 13 octobre 2005.
[17] Il affirme que la Requérante a continué d’exercer ses activités commerciales en liaison avec la Marque à son établissement d’Oakville et qu’au fil des ans, la Requérante a ouvert avec succès sept autres établissements en Ontario, soit les suivants :
• Guelph Retail [magasin de détail de Guelph] (septembre 2007);
• Guelph Warehouse [entrepôt de Guelph] (2008);
• Kitchener (novembre 2010);
• Waterdown (septembre 2013);
• Burlington (novembre 2013);
• Woodbridge (octobre 2013);
• Waterloo (septembre 2014).
[18] Pour appuyer ses dires, il fournit des photographies d’enseignes arborant la Marque apposées sur la devanture de chaque établissement (pièce B), diverses factures datant de 2005 à 2011 qui semblent toutes avoir été émises par l’établissement de la Requérante qui est situé à Oakville, en Ontario (pièce C), et des rapports partiellement caviardés sur les chiffres des ventes annuelles de chacun des magasins pour la période allant de 2005 à la date à laquelle il a souscrit son affidavit (pièce D).
[19] M. Lynn décrit ensuite les divers moyens publicitaires et promotionnels utilisés par la Requérante au fil des ans, lesquels comprennent la présence à des salons commerciaux de l’industrie et la commandite de tels salons, la commandite d’équipes sportives et d’événements sportifs, des annonces dans des journaux locaux, la distribution de circulaires de vente au détail par courrier et par courriel, des annonces à la radio et la distribution de catalogues de produits. À l’appui, il fournit les pièces suivantes :
• Pièce E – des copies d’extraits concernant divers salons et galas commerciaux auxquels la Requérante a participé et qu’elle a commandités au fil des ans;
• Pièce F – des copies de divers articles se rapportant aux commandites accordées au fil des ans;
• Pièce G – des copies d’annonces dans les journaux;
• Pièce H – des copies de diverses circulaires distribuées au fil des ans;
• Pièce I – des copies de couvertures avant/arrière de divers catalogues produits au fil des ans;
• Pièce J – un rapport détaillant les dépenses de marketing et de publicité engagées par la Requérante depuis 2005;
• Pièce K – divers articles et blogues mentionnant la Requérante et la Marque.
[20] M. Lynn affirme que, le 30 septembre 2010, la Requérante a obtenu un Permis principal d’entreprise pour le nom commercial « Ren’s Pets Depot », dont il joint une copie à son affidavit comme pièce L.
[21] Enfin, comme pièce M, M. Lynn joint des copies de rapports Nuans fédéraux faisant suite à des recherches concernant le terme « Pet Depot » réalisées respectivement en août 2012 et en septembre 2014. Il prétend que les résultats démontrent que le terme « Pet Depot » fait partie du nom commercial de nombreuses entreprises au Canada, et insiste sur six exemples précis.
Motifs d’opposition
Article 30b)
[22] L’Opposante allègue que la Requérante n’a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services visés par la demande depuis la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 13 octobre 2005.
[23] L’article 30b) de la Loi exige qu’il y ait eu emploi continu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce de la date revendiquée à la date de production de la demande [Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1re inst), à la p 262].
[24] Bien que ce soit au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, l’opposant n’en doit pas moins s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir les faits qu’il invoque à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 30 [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325, à la p 329 (COMC); et John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. En ce qui concerne l’article 30b) de la Loi en particulier, le fardeau de preuve initial qui incombe à l’opposant a été qualifié de léger du fait que l’opposant n’a qu’un accès limité à l’information concernant l’emploi comparativement au requérant. Bien qu’un opposant puisse s’acquitter de son fardeau initial en s’appuyant sur sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s’acquitter de son fardeau en s’appuyant sur la preuve du requérant [Molson Canada c Anheuser-Busch Inc 2003 CF 1287; 2003 CF 1287 (CanLII), 29 CPR (4th) 315 (CF)]. Cependant, il a été statué que, pour ce faire, l’opposant doit démontrer que la preuve est « clairement incompatible » avec les revendications formulées dans la demande du requérant [voir Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd (1999), 2 CPR (4th) 562, aux p 565-566 (COMC), conf par 11 CPR (4th) 489 (CF 1re inst)].
[25] Dans une décision plus récente, la Cour fédérale a décrit le fardeau consistant à démontrer que la preuve est « clairement incompatible » comme étant légèrement plus exigeant que le fardeau plus léger qui est imposé à un opposant qui s’appuie sur sa propre preuve à l’égard de ce motif [voir Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd 2014 CF 323 (CanLII)]. La Cour fédérale a indiqué qu’un opposant peut s’appuyer sur la preuve d’un requérant pour s’acquitter de son fardeau initial si l’opposant démontre que la preuve du requérant met en doute les revendications formulées dans la demande du requérant. À cet égard, chacun des éléments de preuve pertinents au dossier doit être évalué selon les critères habituels, c’est-à-dire en prenant en considération [Traduction] « sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l’absence de preuve qu’il faudrait raisonnablement s’attendre à observer et la question de savoir si l’élément de preuve a été mis à l’épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l’évaluation des éléments de preuve » [Marcas, supra, au para 37].
[26] Si un opposant réussit à s’acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver le bien-fondé de sa revendication d’emploi pendant la période pertinente. Cependant, bien que l’opposant ait droit de s’appuyer sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n’est aucunement tenu de prouver l’exactitude de la date de premier emploi qu’il revendique si cette date n’a pas d’abord été mise en doute par un opposant s’acquittant de son fardeau de preuve initial [voir Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19 (CanLII), au para 63].
[27] En l’espèce, l’Opposante s’appuie sur la preuve de la Requérante et, en particulier, le Permis principal d’entreprise en pièce L et un des rapports NUANS en pièce M de l’affidavit Lynn. À cet égard, l’Opposante soutient que ces documents indiquent tous deux que la Requérante, Ren’s Feed and Supplies Limited, a été constituée en société le 1er mai 2009. L’Opposante souligne que cette date est postérieure à la date de premier emploi revendiquée et qu’aucun prédécesseur en titre n’a été nommé dans la demande. L’Opposante soutient que cela soulève, par conséquent, la question de savoir si la Requérante a pu revendiquer le droit à l’enregistrement sur la base de l’emploi qu’elle a elle-même fait, ou s’il s’agissait d’un emploi par un prédécesseur en titre.
[28] En plus de ce qui précède, l’Opposante soutient qu’en tout état de cause, il n’est nulle part fait mention de l’un quelconque des services, mis à part les services de vente au détail et de vente par correspondance (les services additionnels). Entre autres exemples, l’Opposante soutient que l’article qui dresse le portrait de la Requérante dans le catalogue en pièce I indique que la Requérante fournit des produits, et non des services du type des services additionnels, tels que les services de pension pour animaux de compagnie, qui sont décrits dans la demande.
[29] Enfin, l’Opposante soutient qu’il y a une différence entre la Marque qui est visée par la demande et la marque de commerce qui est employée, à savoir l’inclusion de REN’S au lieu de RENS. L’Opposante soutient que l’apostrophe a un impact important, car elle change la connotation de la Marque et, pour établir un parallèle, elle donne l’exemple de ROBS par rapport à ROB’S.
[30] En réponse, la Requérante soutient que la pièce A de l’affidavit Lynn, qui comprend des copies d’articles tirés de publications datant de 1994 à 2004, renvoie au nom de la société, c’est-à-dire Ren’s Feed and Supplies Ltd. La Requérante soutient que l’Opposante n’est pas une spécialiste des tenants et aboutissants du Permis principal d’entreprise, et que la preuve n’est pas du tout incompatible avec la date de premier emploi. Je conviens avec la Requérante que, dans son ensemble, la preuve ne semble pas incompatible à cet égard, car la preuve rend compte du fait que la Requérante est une entreprise détenue et exploitée par des membres de la même famille depuis plus de 30 ans. À cet égard, je souligne, par exemple, que la couverture arrière du catalogue de la Requérante datant du 16 novembre 2007, qui est jointe comme pièce I, comprend un court texte sur la fondation et l’historique de la Requérante qui indique qu’en 1975, un particulier du nom de Ren Job a fondé « Ren’s Feed and Supplies Ltd. ». Je souligne, en outre, qu’un article publié dans le journal Oakville Beaver en date du 11 février 2004 et compris dans la pièce A, contient le passage suivant [Traduction] : « Ren a donc déménagé sa famille à Oakville, acheté un petit commerce local d’aliments pour animaux sur Trafalgar Road et a littéralement donné son nom à l’entreprise – Ren’s Feed & Supplies Ltd. "Il y a déjà 29 ans de cela, et depuis l’entreprise n’a jamais cessé d’évoluer", affirme Collin. »
[31] De plus, en ce qui concerne les services additionnels que l’Opposante remet en question dans le cadre de ce motif d’opposition, je conviens, comme l’a fait observer la Requérante, que la Requérante n’est aucunement tenue de prouver l’exactitude de la date de premier emploi qu’elle revendique si l’Opposante n’a pas d’abord mis cette date en doute en s’acquittant de son fardeau de preuve initial. En tout état de cause, il n’y a rien dans la preuve qui sème le doute quant à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante à l’égard de ces services.
[32] Enfin, en ce qui concerne l’observation de l’Opposante selon laquelle la marque de commerce employée n’est pas la Marque visée par la demande, j’estime que la présente situation n’est pas comparable à « ROB’S », car « rob(s) » [voler, vole] est un mot du dictionnaire d’usage courant en anglais qui possède une signification et ne tient pas lieu uniquement de prénom ou de surnom. Appliquant à la présente espèce les principes relatifs à la variation des marques de commerce, énoncés dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée v Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), je considère que l’inclusion de l’apostrophe dans la marque de commerce qui est employée constitue une variation mineure par rapport à la Marque. Je suis d’avis que les mots demeurent la caractéristique dominante et qu’à ce titre, l’identité de la Marque est préservée, et j’estime que l’emploi de la forme possessive « REN’S » dans la Marque n’induirait pas en erreur un consommateur non averti.
[33] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi est rejeté.
Article 30i)
[34] L’Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque en liaison avec les services visés par la demande étant donné les droits antérieurs détenus par l’Opposante à l’égard de ses marques de commerce déposées PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin, et parce que la Requérante devait savoir que la Marque n’était pas distinctive de son entreprise.
[35] Or, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Il n’y a aucune preuve de cette nature en l’espèce.
[36] En outre, même si la Requérante connaissait les marques de commerce de l’Opposante, la simple connaissance de l’existence des marques de commerce de l’Opposante ne peut pas, en soi, servir de fondement à une allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l’emploi de la Marque [voir Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc 2012 COMC 197].
[37] En l’espèce, la Requérante a fourni la déclaration exigée, et il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) est rejeté.
Motifs concernant la confusion
Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)
[38] L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’article 12(1)d) de la Loi en ce qu’elle crée de la confusion avec ses marques de commerce déposées PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin.
[39] J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que les enregistrements de ces marques de commerce sont en règle à la date d’aujourd’hui, laquelle est la date pertinente pour l’appréciation d’un motif fondé sur l’article 12(1)d), comme je l’ai indiqué précédemment.
[40] L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve initial, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l’Opposante.
Le test en matière de confusion
[41] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[42] Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006, CSC 22, 1 RCS 772 (CSC), au para 54; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].
Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[43] L’examen global du facteur énoncé à l’article 6(5)a) exige de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques des parties.
[44] La Marque est formée des mots RENS, PETS [animaux de compagnie] et DEPOT [entrepôt], alors que les marques de l’Opposante comprennent également la combinaison des mots PET [animal de compagnie] et DEPOT [entrepôt].
[45] À mon sens, le mot PET(S) [animal ou animaux de compagnie], au singulier ou au pluriel, est sans équivoque, car il indique clairement au consommateur que les services des parties ont trait aux chats, aux chiens et aux autres compagnons animaux domestiqués. En outre, les définitions suivantes du mot DEPOT, telles qu’elles figurent dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e édition, semblent s’appliquer [voir Tradall SA c Devil’s Martini (2011), 2011 COMC 65 (CanLII), 92 CPR (4th) 408 (COMC), au para 29, concernant l’admission d’office de définitions du dictionnaire] :
DEPOT [Traduction] nom, entrepôt. Endroit destiné au stockage de grandes quantités d’équipement, de nourriture ou de produits. Magasin de fournitures.
[46] Par conséquent, la combinaison des mots PET(S) [animal ou animaux de compagnie] et DEPOT [entrepôt] est suggestive d’un magasin ou d’un entrepôt renfermant un grand nombre d’articles ou de fournitures pour animaux de compagnie. À ce titre, je ne considère pas que la combinaison des mots PET(S) [animal ou animaux de compagnie] et DEPOT [entrepôt] est intrinsèquement forte lorsqu’elle est employée en liaison avec les services respectifs des parties.
[47] De plus, j’estime que l’élément graphique présent dans la marque PET DEPOT & Dessin de l’Opposante contribue peu à accroître le caractère distinctif de la marque de l’Opposante dans le contexte de ses services.
[48] La Marque de la Requérante, comme je l’ai souligné précédemment, comprend également le mot RENS. L’Opposante soutient que le mot RENS est non distinctif, car il s’agit d’un prénom. Je conviens que le mot RENS représente un prénom ou un surnom, ce qui est corroboré par la preuve de la Requérante, qui indique que la Requérante a été fondée par M. Ren Job (selon les articles de journaux en pièce A).
[49] En tout état de cause, une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l’emploi.
[50] L’Opposante soutient que l’emploi d’une marque de commerce indiqué dans un enregistrement constitue une preuve suffisante aux fins de l’article 6(5) de la Loi, et qu’à cet égard, des déclarations d’emploi pour les enregistrements des marques de commerce PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin de l’Opposante ont été produites le 25 juin 2009 et en novembre 2007, respectivement. Or, sur la base de cette seule preuve, le registraire ne peut présumer que d’un emploi minimal d’une marque de commerce [voir Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. La simple existence des enregistrements établissant tout au plus un emploi minimal, elle ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu. Ainsi, il m’est impossible de conclure que les marques de commerce PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin de l’Opposante possèdent un quelconque caractère distinctif acquis.
[51] La preuve de la Requérante, en revanche, montre que la Marque a été employée en liaison avec des [Traduction] « services d’animalerie de détail, de magasin de détail en ligne et de vente par correspondance de produits pour animaux de compagnie » depuis 2005. L’Opposante soutient que la Requérante n’a pas produit une preuve suffisante pour corroborer l’emploi de la Marque. À cet égard, outre ses observations relatives au motif fondé sur l’article 30b) ci-dessus, l’Opposante soutient que, puisque les chiffres de ventes fournis par la Requérante ont été caviardés, cette preuve est problématique en ce qu’elle ne permet pas de déterminer la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue. J’ai déjà traité des observations relatives à l’article 30b) et, même s’il est vrai que des chiffres de ventes spécifiques ont été caviardés, la preuve démontre, à tout le moins, que l’entreprise de la Requérante a connu une croissance soutenue au fil des ans puisqu’à la date de l’affidavit de M. Lynn, elle comptait sept magasins fournissant des services sous la Marque. En outre, des chiffres faisant état de dépenses publicitaires substantielles ont été fournis, de même que des chiffres concernant la diffusion de circulaires et d’encarts publicitaires arborant la Marque au fil des ans. Ainsi, je suis disposée à inférer que la Marque de la Requérante possède une certaine réputation et un certain caractère distinctif acquis au sein du marché géographique (c.-à-d. le sud-ouest de l’Ontario) à l’intérieur duquel la Requérante exerce ses activités.
[52] Compte tenu de ce qui précède, bien que je conclue que la Marque possède un caractère distinctif inhérent qui n’est que légèrement supérieur du fait de l’inclusion du mot RENS, j’estime qu’elle possède un caractère distinctif acquis plus important grâce à son emploi continu dans le contexte d’une entreprise en croissance depuis 2005. Par conséquent, j’estime que l’examen global du facteur énoncé à l’article 6(5)a) favorise la Requérante.
Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[53] Dans sa demande, la Requérante revendique l’emploi de la Marque depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2005. Cette date est corroborée par les photographies d’enseignes arborant la Marque apposées sur la devanture des magasins et par les factures arborant la Marque, dont la plus ancienne est antérieure au 13 octobre 205, qui sont jointes à l’affidavit Lynn.
[54] Cependant, comme je l’ai indiqué ci-dessus dans mon analyse du facteur énoncé à l’article 6(5)a), la simple existence des enregistrements de l’Opposante établit tout au plus un emploi minimal et ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu de ses marques PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin.
Article 6(5)c) et d) – le genre de produits, services et entreprises, et la nature du commerce
[55] Pour évaluer ce facteur, je dois comparer l’état déclaratif des services qui figure dans la demande de la Requérante avec les services visés par les enregistrements de l’Opposante [voir Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)]. Cet examen des états déclaratifs doit être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties demeure utile à cet égard [voir McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].
[56] L’Opposante soutient que les principaux services offerts sous les marques des deux parties sont des [Traduction] « services d’animalerie de détail/services de magasin de vente au détail de fournitures pour animaux » et que, par conséquent, la nature du commerce des parties est identique.
[57] Je conviens que les services des parties sont semblables et se recoupent et, donc, j’estime que les troisième et quatrième facteurs favorisent l’Opposante.
Article 6(5)e) – le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées
[58] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. Dans Masterpiece, supra, la Cour suprême du Canada a fait observer qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, de se demander d’abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique.
[59] L’Opposante soutient que la Requérante s’est approprié la combinaison identique des mots PET(S) [animal ou animaux de compagnie] et DEPOT [entrepôt] agencée à un élément nominal non distinctif, c.-à-d. RENS PETS DEPOT. L’Opposante soutient que la partie la plus frappante des marques des deux parties est la combinaison des mots PET(S) [animal ou animaux de compagnie] et DEPOT [entrepôt]; l’élément dominant de la Marque de la Requérante, selon la perception du consommateur moyen sous le coup de la première impression, étant l’expression PETS DEPOT. En ce qui concerne les idées suggérées, l’Opposante soutient, en outre, que la première partie de la Marque, RENS, n’est pas distinctive, car il s’agit simplement d’un prénom ou d’un surnom, par opposition à un mot forgé ou inventé. À ce titre, l’Opposante soutient que l’ajout du nom RENS à la Marque n’aide en rien à distinguer la Marque des marques PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin de l’Opposante, car il n’empêcherait pas le consommateur moyen de croire à tort que la source des services liés à la Marque est exactement la même que la source des services liés aux marques de l’Opposante. En d’autres termes, le consommateur moyen penserait qu’il s’agit d’une animalerie « PET DEPOT » exploitée sous licence par une personne du nom de Ren.
[60] La Requérante soutient que le seul élément commun à la Marque et aux marques de commerce de l’Opposante est la combinaison des mots descriptifs PET [animal de compagnie] et DEPOT [entrepôt]; cependant, à la différence de l’Opposante, la Requérante soutient que la partie dominante de sa Marque est l’élément formateur RENS. À cet égard, la Requérante soutient qu’il est bien établi dans la jurisprudence que : le préfixe est généralement l’élément d’une marque de commerce qui revêt le plus d’importance pour déterminer la probabilité de confusion; lorsqu’un élément de marque de commerce est courant dans le commerce, le consommateur moyen aura tendance à se concentrer sur les différences; et lorsqu’un élément de marque de commerce est descriptif, son caractère distinctif inhérent est limité.
[61] Cependant, je suis d’avis que les différences entre les marques de commerce des parties ne sont pas assez significatives pour compenser leurs ressemblances dans la présentation, dans le son et dans les idées qu’elles suggèrent, sous le coup de la première impression et du souvenir imparfait. À cet égard, bien que le premier élément d’une marque soit souvent considéré comme le plus important aux fins de la distinction, je conviens avec l’Opposante que l’importance du premier élément est moindre en l’espèce étant donné que RENS est un prénom. Qui plus est, je souscris à l’observation de l’Opposante selon laquelle le consommateur moyen penserait que l’idée véhiculée par RENS PETS DEPOT est qu’il s’agit d’une animalerie « PET DEPOT » exploitée sous licence par une personne du nom de REN. Enfin, l’ajout d’un « s » au mot PET dans la Marque n’est pas suffisant pour créer une différence significative entre les marques des parties [voir Hot Stuff Foods, LLC c Maple Leaf foods Inc, 2012 COMC 30 (CanLII)].
[62] Par conséquent, le facteur énoncé à l’article 6(5)e) favorise l’Opposante.
Autres circonstances de l’espèce
État du marché
[63] La Requérante soutient que l’élément formateur PET DEPOT est couramment employé à titre de nom commercial par des tiers partout au Canada. La preuve de la Requérante à cet égard est constituée de rapports de recherche NUANS joints comme pièce M à l’affidavit Lynn. Comme je l’ai indiqué précédemment, M. Lynn insiste sur cinq exemples précis, soit les suivants : REGINAS PET DEPOT; 333 PET DEPOT INC; PET DEPOT CANADA, ULC; STACYS PET DEPOT; et SUES PET DEPOT. Je souligne qu’il existe également d’autres exemples, dont AMBERS PET DEPOT; et LINDAS PET DEPOT.
[64] L’Opposante soutient, et je suis d’accord, que la Requérante n’a fourni aucune preuve concernant la propriété des noms susmentionnés or indiquant si ces noms commerciaux sont employés sur le marché canadien. De plus, l’Opposante soutient que le fait qu’une ou plusieurs de ces entités puissent être répertoriées comme ayant un statut [Traduction] « actif » n’est pas pertinent, car il n’y a aucune façon de savoir si cette information reflète avec exactitude l’état du marché. En somme, l’Opposante soutient qu’en l’absence d’une véritable preuve d’emploi, aucune conclusion ne peut être tirée de la simple existence de ces noms.
[65] L’Opposante soutient que la même règle générale s’applique aux marques de tiers figurant au registre, c’est-à-dire que la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions valides quant au marché même. L’Opposante a donc raison de souligner que, bien que la Requérante ait produit des rapports NUANS, elle n’a produit aucune preuve indiquant que des marques PET DEPOT appartenant à des tiers figurent au registre même.
[66] La Requérante soutient que les résultats des recherches NUANS sont pertinents et admissibles à titre de preuve démontrant que les noms commerciaux sont en usage. À cet égard, la Requérante invoque la décision rendue dans Image Intellectual Property Law Professional Corp c Pinnacle Foods Group LLC (2013), 114 CPR (4th) 272 (COMC) qui, soutient la Requérante, permet au registraire de se fonder sur le bon sens pour parvenir à une conclusion raisonnable en présumant qu’au moins un des noms est en usage. Or, cette décision se distingue à tous points de vue de la présente espèce puisqu’elle concernait un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)a) de la Loi, et que 9 492 inscriptions à l’annuaire avaient été présentées en preuve relativement au nom de famille en cause.
[67] En tout état de cause, même si je concluais qu’au moins un des noms commerciaux susmentionnés était en usage, cela ne serait pas suffisant pour démontrer qu’un tel emploi est répandu et/ou courant et que les consommateurs sont, par conséquent, habitués à faire la distinction entre de tels noms commerciaux et/ou marques.
L’examinateur a jugé que la demande était un [Traduction] « cas douteux »
[68] L’Opposante soutient qu’une autre circonstance pertinente de l’espèce à prendre en considération est que le registraire, du fait de l’existence des marques déposées PET DEPOT de l’Opposante, avait des doutes quant à l’enregistrabilité de la Marque et qu’il a donc avisé l’Opposante de l’annonce de la demande, conformément à l’article 37(3) de la Loi. L’Opposante soutient que cela corrobore sa thèse voulant qu’il existe, à tout le moins, un doute quant à l’enregistrabilité de la Marque visée par la demande et qu’en conséquence, la Commission des oppositions devrait repousser la demande.
[69] Or, une décision d’un examinateur de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada n’a pas valeur de précédent pour la Commission, car le fardeau de preuve à satisfaire et la preuve à présenter devant un examinateur diffèrent du fardeau de preuve à satisfaire et de la preuve à présenter devant la Commission [voir Thomas J Lipton Inc c Boyd Coffee Co (1991), 40 CPR (3d) 272 (COMC), à la p 277; et Procter & Gamble Inc c Morlee Corp (1993), 48 CPR (3d) 377 (COMC), à la p 386]. Ma décision doit donc reposer exclusivement sur la preuve au dossier dans la présente procédure d’opposition.
[70] À la lumière de ce qui précède, cette situation ne constitue pas une circonstance pertinente de l’espèce.
Conclusion
[71] Lorsque j’ai appliqué le test en matière de confusion, j’ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait.
[72] Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles (2011), 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada a insisté sur l’importance que revêt le facteur énoncé à l’article 6(5)e) dans l’analyse de la probabilité de confusion. En l’espèce, j’ai conclu qu’il existe une forte ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées, car la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce PET DEPOT de l’Opposante.
[73] En outre, j’ai conclu que les services des parties sont identiques ou se recoupent, tout comme les voies de commercialisation.
[74] Bien que je reconnaisse que les marques des parties ne sont pas intrinsèquement fortes, en l’absence d’une preuve suffisante de l’état du marché indiquant que PET DEPOT est une combinaison couramment employée dans le commerce, il m’est impossible de conclure que les consommateurs ont l’habitude de distinguer de telles marques entre elles.
[75] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la prépondérance des probabilités est également partagée entre la conclusion qu’il existe une probabilité de confusion entre les marques en cause et la conclusion qu’il n’existe pas de probabilité de confusion. Étant donné que c’est à la Requérante qu’incombe le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les marques PET DEPOT de l’Opposante, je dois trancher à l’encontre de la Requérante.
[76] Compte tenu de ce qui précède, j’accueille le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi.
Articles 16(1)a) et c)
[77] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) de la Loi, l’Opposante a le fardeau initial d’établir qu’au moins une de ses marques de commerce invoquées à l’appui de ce motif d’opposition a été employée ou révélée avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante (le 13 octobre 2005) et n’avait pas été abandonnée à la date d’annonce de la demande pour la Marque (le 6 novembre 2013) [article 16(5) de la Loi].
[78] De façon similaire, en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)c), l’Opposante doit démontrer que son nom commercial PET DEPOT avait déjà été employé au Canada à la date revendiquée du premier emploi de la Marque. L’Opposante doit également démontrer qu’elle n’avait pas abandonné son nom commercial à la date d’annonce de la Marque.
[79] Bien qu’elle n’ait pas renoncé à ces motifs, à l’audience, l’Opposante a reconnu qu’elle n’avait produit aucune preuve qui lui permettrait de s’acquitter de son fardeau à l’égard de ces motifs d’opposition.
[80] En outre, le fait qu’un emploi puisse être mentionné dans les enregistrements ou la demande de l’Opposante n’est pas suffisant pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve au titre de l’article 16(1)a) de la Loi [voir Rooxs, Inc c Edit-SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].
[81] Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c) et e) de la Loi sont rejetés parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.
Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif
[82] L’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir les faits invoqués à l’appui de son motif fondé sur l’absence de caractère distinctif. Dès lors que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau, il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses produits et services de ceux de tiers [voir Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst), à la p 298; Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd, (1985) 4 CPR (3d) 272 (COMC); Imperial Tobacco Canada Limited c Philip Morris Products SA, 2013 COMC 175 (COMC), au para 24, conf par 2014 CF 1237, au para 15 et 16, et 68; JTI-Macdonald TM Corp c Imperial Tobacco Products Limited, 2013 CF 608, au para 55].
[83] Cela signifie que pour s’acquitter de son fardeau initial à l’égard de ce motif, l’Opposante doit établir qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 29 novembre 2013, au moins une des deux marques de l’Opposante et/ou son nom commercial étaient devenus suffisamment connus pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif, et que la réputation d’au moins une de ses deux marques de commerce et/ou de son nom commercial PET DEPOT au Canada était importante, significative ou suffisante [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427; Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF); et Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44, à la p 58 (CF 1re inst)]. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire que l’Opposante démontre que ses marques et/ou son nom commercial PET DEPOT sont devenus bien connus au Canada au sens technique de l’article 5 de la Loi. En effet, l’Opposante peut s’appuyer sur une preuve de la connaissance ou de la réputation de ses marques et/ou de son nom commercial découlant du bouche-à-oreille, et sur une preuve de réputation, de renommée ou de connaissance prenant la forme d’articles parus dans des journaux ou des magazines, par opposition à des publicités [voir Motel 6, aux p 58 et 59].
[84] L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive de la Requérante en ce qu’elle ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les services spécifiés dans la demande pour la Marque des services de l’Opposante offerts en liaison avec ses marques de commerce PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin.
[85] L’Opposante soutient que si je conclus à la confusion relativement au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), il s’ensuit que la Marque ne peut pas être considérée comme distinctive de la Requérante.
[86] Or, l’Opposante doit néanmoins s’acquitter de son fardeau de preuve, tel qu’il est décrit ci-dessus. En l’espèce, l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de ses marques PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin ou de son nom commercial. En outre, comme dans le cas des motifs d’opposition fondés sur l’article 16 de la Loi, le fait qu’un emploi puisse être mentionné dans les enregistrements des marques PET DEPOT et PET DEPOT & Dessin de l’Opposante n’est pas suffisant pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif [voir Rahbar-Dehghan c Parkside Optical Inc, 2013 COMC 77 (CanLII)]. Ainsi, même si j’ai conclu à la confusion aux termes de l’article 12(1)d), il demeure que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau à l’égard de ce motif.
[87] En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est rejeté.
Décision
[88] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 38(8) de la Loi.
______________________________
Kathryn Barnett
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.
Annexe « A »
|
No de demande |
Marque de commerce |
Services |
|
1,595,473
|
RENS PETS DEPOT |
[Traduction] |
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
___________________________________________________
DATE DE L’AUDIENCE : 2016-07-21
COMPARUTIONS
Robert MacDonald POUR L’OPPOSANTE
Steven Leach POUR LA REQUÉRANTE
AGENT(S) AU DOSSIER
Gowling WLG (Canada) LLP POUR L’OPPOSANTE
Ridout & Maybee LLP POUR LA REQUÉRANTE