Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Collagen Corporation à la demande no 633 825 concernant la marque de commerce ZINADERM produite par Technilab Inc.
Le 8 juin 1989, Technilab Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce ZINADERM fondée sur l'usage projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des «produits pharmaceutiques, nommément: crème dermatologique contenant 5% d'oxide de zinc».
Le 7 mai 1990, l'opposante, Collagen Corporation, a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allegué que la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable et n'est pas distinctive, et que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en ce que sa marque de commerce crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée ZYDERM de l'opposante (no d'enregistrement 280 336), enregistrée en liaison avec une composition à base de protéines destinée à être administrée par voie d'infiltration dermique, qui avait été antérieurement utilisée au Canada.
La requérante a produit une contre‑déclaration dans laquelle elle niait les allégations de la confusion contenues dans la déclaration d'opposition.
L'opposante a produit en guise de preuve l'affidavit de Rees M. Orland, vice-président de l'opposante, et la requérante a produit l'affidavit de Fereydoun Chafai, directeur de développement scientifique de la requérante. Comme preuve servant de réponse, l'opposante a produit un deuxième affidavit de Rees M. Orland.
Les deux parties ont présenté un plaidoyer écrit et ni l'une ni l'autre n'a demandé d'audience.
En ce qui a trait au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, la date qui fait foi apparaît être la date de ma décision (voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF) et Conde Nast Publications, Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants,(1991), 37 C.P.R. (3d) 538 (COMC)). Les dates pertinentes en ce qui concerne les motifs d'opposition relatifs au droit à l'enregistrement par la requérante, ainsi qu'au caractère distinctif de la marque de la requérante, sont respectivement la date du dépôt de la demande de la requérante (8 juin 1989) et la date de l'opposition (7 mai 1990).
Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la requérante, ZINADERM, et la marque de commerce enregistrée ZYDERM, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment, mais sans s'y limiter, celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. Le Registraire doit aussi tenir compte du fait que le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause.
Même si l'opposante n'a pas produit en preuve une copie de son enregistrement mentionné dans sa déclaration d'opposition, le Registraire a le pouvoir discrétionnaire, par souci de l'intérêt public dans le maintien de l'intégrité du registre, de vérifier ce dernier pour confirmer l'existence de l'enregistrement invoqué par l'opposante (voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd., 11 C.P.R. (3d) 410). Ainsi, j'ai constaté que l'enregistrement no 280 336 pour la marque de commerce ZYDERM était toujours en vigueur et englobe des marchandises identifiées comme «protein composition for dermal implantation».
En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en litige, je considère que la marque de commerce ZINADERM de la requérante et la marque de commerce ZYDERM de l'opposante en liaison avec les marchandises respectives des parties possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent quand on les considère dans leurs entiers même si le suffixe DERM dans les deux cas peut suggérer à certains consommateurs un type de produit pour le peau.
En ce qui concerne la preuve des parties, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada ainsi que la période pendant laquelle celles-ci ont été utilisées favorisent l'opposante dans la présente procédure. En particulier, le premier affidavit Orland démontre que, entre 1983 et 1990, le montant des ventes au Canada du composé de protéines ZYDERM de l'opposante s'est élevé à 2 100 000 $ (exprimés en dollars américains dans l'affidavit Orland). En revanche, la demande de la requérante est fondée sur l'utilisation projetée de sa marque de commerce ZINADERM au Canada, et l'affidavit Chafai n'indique pas clairement si la requérante avait déjà commencé à utiliser sa marque de commerce au Canada à la date de l'affidavit de M. Chafai. Même si la requérante avait déjà commencé à l'utiliser, M. Chafai n'a fourni absolument aucun renseignement qui me permettrait de conclure que la marque de commerce ZINADERM de la requérante est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.
Quant aux marchandises des parties et à leurs canaux de distribution respectifs, la crème dermatologique de la requérante ainsi que le composé de protéines de l'opposante utilisé dans les implantations cutanées sont des produits pour la peau, bien que la crème de la requérante soit appliquée sur la surface de la peau, tandis que le produit de l'opposante soit injecté au moyen d'une seringue. Toutefois, les marchandises de l'opposante sont vendues aux médecins qui utilisent les implants ZYDERM pour traiter leurs patients. Aussi, des brochures explicatives sur les implants ZYDERM de l'opposante sont fournies aux médecins pour qu'ils les distribuent à leurs patients. Par contre, le consommateur moyen pourrait acheter en pharmacie la crème dermatologique ZINADERM de la requérante. Ainsi, on peut dire que les canaux de distribution des marchandises respectives des parties ne sont pas les mêmes.
Dans le deuxième affidavit Orland déposé au moyen d'une contre‑preuve, l'auteur de l'affidavit déclare ce qui suit aux paragraphes 2 à 11 de son affidavit :
Le deuxième affidavit Orland n'a pas donné lieu à un contre‑interrogatoire, et la requérante n'a pas cherché à déposer d'autres éléments de preuve qui auraient pu faire opposition aux déclarations de M. Orland.
En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, les marques ZYDERM et ZINADERM présentent un certain degré de ressemblance dans leur présentation ainsi qu'un degré de ressemblance un peu plus marqué dans leur son. En outre, dans la mesure où les deux marques peuvent évoquer, chez certains consommateurs, une utilisation pour la peau, les marques de commerce présentent également un certain degré de ressemblance dans les idées qu'elles suggèrent.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce ZINADERM en liaison avec une crème dermatologique et la marque de commerce enregistrée de l'opposante, ZYDERM, en liaison avec une composition à base protéines destinée à être administrée par voie d'infiltration dermique. Par conséquent, la marque de commerce de la requérante n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.
Je repousse la demande de la requérante aux termes du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT à Hull (Québec), le 30 e jour de ____Juin_________, 1993.
G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce