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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2012 COMC 160
Date de la décision : 2012-08-22
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Les Aliments O’Sole Mio Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,362,030 pour la marque de commerce 'O SOLE MIO! Au nom de GENNARELLI BIDERI EDITORI S.R.L.
[1] Le 31 août 2007, GENNARELLI BIDERI EDITORI S.R.L. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce 'O SOLE MIO! (la Marque) selon un usage proposé au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : « huiles alimentaires » (les Marchandises).
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 4 mars 2009.
[3] Le 1er mai 2009, Les Aliments O’Sole Mio Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Permission lui a été accordée, le 20 avril 2010, de produire une déclaration d’opposition modifiée, datée du 14 décembre 2009. Les motifs d’opposition sont résumés ci-dessous :
• En vertu des alinéas 38(2)(a) et 30(e) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande d’enregistrement n’est pas conforme à l’alinéa 30(e) de la Loi car au moment de la production de la demande d’enregistrement de la Marque, la Requérante n’avait pas l’intention d’utiliser la Marque en liaison avec les Marchandises.
• En vertu des alinéas 38(2)(a) et 30(i) de la Loi, la demande d’enregistrement n’est pas conforme à l’alinéa 30(i) car la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’utiliser la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, étant donné qu’au moment de la production de la demande d’enregistrement la Marque portait à confusion avec la marque de commerce de l’Opposante O’ SOLE MIO qui était utilisée au Canada et dont la Requérante était ou aurait dû être au courant.
• En vertu des alinéas 38(2)(c) et 16(3)(a) de la Loi, la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l’Opposante O’ SOLE MIO qui avait antérieurement été employée au Canada en liaison avec « des pâtes et des sauces pour pâtes, des sauces pour poisson, des sauces à la viande, des sauces au pesto, des légumes marinés à l’huile et des piments dans l’huile ».
• En vertu des alinéas 38(2)(c) et 16(3)(c) de la Loi, la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque, la Marque créait de la confusion avec la dénomination commerciale Les Aliments O’Sole Mio Inc. que l’Opposante avait antérieurement employée au Canada.
• En vertu des alinéas 38(2)(d) et 2 de la Loi, la Marque n’a pas de caractère distinctif en ce qui a trait aux dispositions de l’article 2 de la Loi puisque la Marque ne permet pas de distinguer les Marchandises des produits des autres, y compris ceux de l’Opposante. De plus, la Marque n’est pas adaptée de manière à distinguer les produits de la Requérante de ceux des autres, y compris ceux de l’Opposante.
[4] La Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l’Opposante et sommait celle-ci d’en faire la preuve stricte.
[5] À titre de preuve, l’Opposante a produit l’affidavit d’Alfred Napolitano, le président de l’Opposante, souscrit le 11 décembre 2009, ainsi que les pièces A à D.
[6] Pour appuyer sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Herbert McPhail, un chercheur en marques de commerce embauché par l’agent de la Requérante, souscrit le 12 mars 2010, ainsi que la pièce A. Un ordre de contre-interrogatoire de M. McPhail a été signifié le 27 mai 2010 mais le contre-interrogatoire n’a pas eu lieu.
[7] Les deux parties ont déposé des observations écrites et étaient représentées lors d’une audience.
Le fardeau de la preuve et les dates pertinentes
[8] La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante permettant de raisonnablement conclure à la véracité des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.P.I.) à la page 298].
[9] Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :
• alinéas 38(2)(a)/30(e) et (i) - la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 à la page 475 (C.O.M.C.) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc. (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 à la page 432 (C.O.M.C.)].
• alinéas 38(2)(c)/16(3)(a) et (c) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi].
• alinéa 38(2)(d)/2 – la date de production de l’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].
Motifs fondés sur l’article 30
Non-conformité à l’alinéa 30(e) de la Loi
[10] Comme la demande comporte un énoncé selon lequel la Requérante, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, a l’intention d’utiliser la Marque au Canada, elle est officiellement conforme à l’alinéa 30(e) de la Loi.
[11] L’Opposante n’a pu inclure d’allégations de fait en appui à son allégation selon laquelle la Requérante n’avait pas l’intention d’utiliser la Marque au Canada pour les Marchandises. De plus, il n’existe aucune preuve au dossier suggérant un manque d’intention d’utiliser la Marque de la part de la Requérante. En conséquence, je rejette le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30(e) pour avoir été plaidé de façon insuffisante ou subsidiairement parce que l’Opposante n’a pas réussi à présenter une preuve suffisante.
Non-conformité à l’alinéa 30(i) de la Loi
[12] Lorsqu’un requérant a présenté la déclaration requise par l’alinéa 30(i), un motif fondé sur l’alinéa 30(i) ne peut être retenu que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il existe des preuves de la mauvaise foi du requérant [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.) à la page 155]. La Requérante a fourni la déclaration nécessaire et il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas exceptionnel; le motif fondé sur l’alinéa 30(i) est en conséquence rejeté.
Motifs de l’absence de droit
Article 16(3)(a) de la Loi
[13] Malgré le fait que la Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce O’ SOLE MIO de l’Opposante, l’Opposante a le fardeau initial de démontrer que sa marque de commerce présumée en appui à ses motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3)(a) de la Loi était utilisée au Canada avant la date de production de la demande pour la Marque et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande pour la Marque (4 mars 2009) [article 16(5) de la Loi].
[14] Dans son affidavit, M. Napolitano déclare qu’au début des années 1990, l’Opposante a commencé la commercialisation de la gamme de produits de pâtes fraîches, sauces et « légumes marinés dans l’huile » O’ SOLE MIO pour que les consommateurs puissent préparer des repas à la maison (paragraphe 4).
[15] M. Napolitano déclare que dès le début des années 1990, les produits de l’Opposante affichaient la marque de commerce O’ SOLE MIO (paragraphe 11). À l’appui de cette prétention, M. Napolitano joint à cet affidavit des copies couleurs d’étiquettes où l’on voit la marque O’ SOLE MIO et qui, soutient-il, étaient fixées aux contenants de « pâtes, sauces pour pâtes, sauces pour poisson, sauces à la viande, sauce au pesto et piments forts dans l’huile » de l’Opposante (la pièce B). M. Napolitano soutient que les étiquettes spécifiques jointes à son affidavit sont utilisées depuis 2005 (paragraphe 11).
[16] Je note que sur les étiquettes et les factures échantillons, la marque de commerce O’ SOLE MIO de l’Opposante se présente sous le format figuratif suivant :
[17] Dans son argument écrit, la Requérante soutient essentiellement que la marque figurative telle qu’utilisée par l’Opposante ne constitue pas un emploi de la marque nominale comme soutenu par l’Opposante dans sa déclaration d’opposition (au paragraphe 30 des observations écrites de la Requérante : « En ce qui concerne l’utilisation prétendue de la marque de commerce O’ SOLE MIO, la preuve de l’Opposante ne démontre pas l’emploi d’O’ SOLE MOI en soi. La preuve démontre plutôt l’emploi d’un dessin que le consommateur moyen serait peu susceptible de voir comme O’ SOLE MIO. »).
[18] Cette question n’a pas été soulevée en référence à la charge de preuve de l’Opposante; toutefois, le fait d’accepter l’argument de la Requérante selon lequel l’emploi de la marque figurative ne constitue pas un emploi de la marque nominale signifierait nécessairement que l’Opposante n’a pas réussi à s’acquitter de sa charge de preuve. Par conséquent, je dois évaluer si la marque figurative telle qu’employée par l’Opposante constitue ou non un emploi de la marque nominale comme soutenu.
[19] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante soutient ce qui suit :
La portion supérieure du dessin de l’Opposante comporte un grand ovale avec une moustache au-dessus et une note de musique sur le côté. L’Opposante adopte apparemment la position selon laquelle ce dessin se lirait comme O’. Cependant, en voyant la moustache et la note de musique, le consommateur moyen verrait probablement l’illustration d’une bouche qui chante plutôt que l’illustration d’un O’
[20] Je ne suis pas d’accord. Je suis convaincue que lorsque l’on regarde la marque de l’Opposante dans son ensemble, il est clair que l’élément nominatif dominant est O SOLE MIO, principalement parce que les éléments O et SOLE MIO se présentent dans la même police de caractère.
[21] Je suis d’avis que l’élément le plus important et le plus prédominant de la marque telle qu’employée par l’Opposante est l’élément nominatif O’ SOLE MIO car il est représenté dans une police de caractère plus grande et plus distinctive et les éléments figuratifs servent uniquement d’embellissements et de texte supplémentaire (« La Passione Della Cucina Italiana ») en caractères beaucoup plus petits.
[22] Une question semblable a été soulevée dans Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.) alors que l’opposant dans ce dossier a prétendu avoir employé la marque INTERLOC mais que la preuve a indiqué qu’il avait employé une marque figurative sur laquelle les éléments nominaux NIGHTINGALE INTERLOC apparaissaient en gros caractères et Toronto Canada en plus petits caractères. Dans ce dossier, l’agent d’audience a déterminé deux principes de base relativement à la question de savoir quels écarts étaient permissibles dans une marque de commerce :
PRINCIPE 1
L'emploi d'une marque de commerce avec d'autres éléments constitue un emploi de la marque en soi en tant que marque de commerce si le public considère, à la première impression, que la marque en soi est employée en tant que marque de commerce. C’est une question de fait qui dépend de tels facteurs à savoir si la marque de commerce se distingue des autres éléments, par exemple en utilisant un lettrage ou un caractère différent […]
PRINCIPE 2
On considérera qu'une marque de commerce donnée est employée si la marque de commerce véritablement employée n'est pas sensiblement différente et que les différences ne sont pas graves au point de tromper le public ou de lui nuire d'une quelconque façon […]
[23] En me fondant sur ce qui précède, et considérant les deux principes précédents, je suis convaincue que la marque telle qu’employée constitue un emploi de la marque nominale O’ SOLE MIO comme prétendu dans la déclaration d’opposition. J’évaluerai maintenant la preuve afin de déterminer si l’Opposante s’est acquittée de sa charge d’établir qu’il a été fait usage de la marque de commerce O’ SOLE MIO avant la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque.
[24] M. Napolitano déclare que dans les années 1990, lorsqu’elle a commencé à fabriquer les produits O’ SOLE MOI, l’Opposante faisait affaires à l’extérieur de la « cuisine du Casa Napoli » et livrait ses produits à Provigo, Maxi et L’inter Marché (paragraphe 4). M. Napolitano déclare que la demande accrue en produits O’ SOLE MIO de l’Opposante a poussé cette dernière à déménager ses activités dans une usine de fabrication de 11 000 pieds carrés à Boisbriand, Québec en 1998 (paragraphe 5). M. Napolitano déclare qu’au moment du dépôt de son affidavit sous serment, l’usine embauchait plus d’une centaine de personnes et avait agrandi ses installations à 48 000 pieds carrés (paragraphe 5). M. Napolitano déclare que l’Opposante prévoyait agrandir encore sont usine pour la porter à 160 000 pieds carrés (paragraphe 5).
[25] L’Opposante a présenté des chiffres de vente approximatifs pour ses « pâtes, sauces pour pâtes, sauces pour poisson, sauces à la viande, sauce au pesto et piments forts dans l’huile » O’ SOLE MIO depuis 2004 (paragraphe 9). M. Napolitano déclare que les ventes sont passées d’environ 6 millions de dollars en 2003-2004 à environ 9 millions de dollars en 2008-2009 (paragraphe 9).
[26] À l’audience, la Requérante a souligné que dans son affidavit, M. Napolitano n’avait pas indiqué spécifiquement que les chiffres de vente fournis s’appliquaient exclusivement au Canada (paragraphe 9), comme il l’avait fait pour ce qui est des dépenses en publicité (paragraphe 12). La Requérante a soutenu qu’à la lumière des déclarations subséquentes de M. Napolitano selon lesquelles l’Opposante exporte ses produits à des détaillants et des distributeurs situés aux États-Unis, au Mexique et à Puerto Rico et qu’elle est propriétaire de l’enregistrement no 3021329 délivré aux États-Unis (paragraphe 8), seule une portion des chiffres de vente fournis était susceptible de s’appliquer au Canada. La Requérante a ensuite parlé des factures fournies par M. Napolitano et qui témoignaient des ventes au Canada et en est venue à la conclusion que seuls les chiffres de vente qui pouvaient être considérés comme liés spécifiquement au Canada seraient la somme des factures fournies. Plus spécifiquement, M. Napolitano a fourni des échantillons de factures des produits de l’Opposante vendus sous la marque de commerce O’ SOLE MIO de 2004 à 2009 (pièce A). La Requérante a soutenu que ce montant s’élevait à un total de 154 000 $ sur les cinq années précédant la date pertinente.
[27] Je note que la Requérante a choisi de ne pas contre-interroger M. Napolitano à propos de son affidavit. La Requérante a soutenu qu’un contre-interrogatoire n’était pas nécessaire et que les ambiguïtés dans l’affidavit de M. Napolitano seraient résolues contre lui. À l’inverse, l’Opposante a soutenu que le défaut de M. Napolitano de présenter une déclaration claire selon laquelle les chiffres de vente fournis étaient associés au Canada (comme il avait été fourni relativement aux dépenses de publicité) constituait purement une erreur typographique.
[28] Selon un examen de l’ensemble de la preuve, je ne suis pas disposée à accepter l’interprétation restrictive que fait la Requérante des chiffres de vente de l’Opposante. Je suis convaincue que le défaut de M. Napolitano de préciser que les chiffres de vente fournis concernaient exclusivement le Canada était fort probablement une omission non intentionnelle. À la lumière des importantes dépenses en publicité faites au Canada au cours des années précédant la date pertinente (plus de 6 millions de dollars avec des chiffres annuels allant d’approximativement 600 000 $ en 2004 à 1,5 million de dollars en 2009 (Napolitano, paragraphe 12)) je suis convaincue que la preuve appuie la conclusion selon laquelle les chiffres de vente fournis par M. Napolitano doivent concerner, sinon en totalité, au moins en grande partie, le marché canadien. Subsidiairement, étant donné que la preuve établit que les marchandises de l’Opposante sont fabriquées et affichent la marque de commerce O’ SOLE MIO de l’Opposante au Canada, les ventes pour l’exportation pourraient également servir de preuve d’emploi de la marque au Canada en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi.
[29] M. Napolitano déclare que l’Opposante fait la promotion de ses produits O’ SOLE MIO de diverses façons, y compris dans des publicités à la radio, des babillards, des circulaires, des dépliants, des publicités à la télévision, des salons professionnels, des coupons et dans des démonstrations en magasin (paragraphe 13). M. Napolitano joint à son affidavit des échantillons de dépliants qui ont été distribués lors de salons professionnels et dans des points de vente au détail au Canada (pièce C). Je note que les échantillons de dépliants ne sont pas datés et que M. Napolitano n’a fourni aucun chiffre à propos de leur distribution.
[30] M. Napolitano déclare que l’Opposante annonce également ses produits O’ SOLE MIO sur son site Web à l’adresse www.osolemio.ca (pièce D). Je note que M. Napolitano n’a fourni aucun renseignement relativement au nombre de Canadiens qui ont visité le site Web de l’Opposante.
[31] Malgré les légères anomalies contenues dans la preuve de l’Opposante, comme il a été souligné précédemment, je suis convaincue que l’Opposante a établi qu’il a été fait usage de sa marque de commerce O’ SOLE MIO bien longtemps avant la date de production de la demande d’enregistrement de la Marque et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande pour la Marque. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s’est acquittée de sa charge ultime.
[32] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. Le paragraphe 6(2) de la Loi précise que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[33] Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit avoir égard à toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi : (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; (b) la période pendant laquelle chacune a été en usage; (c) le genre de marchandises, services ou entreprises; (d) la nature du commerce; (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer le même poids à ces facteurs énumérés [voir, en général, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.) et Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 96 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.).]
Alinéa 6(5)(a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[34] La Marque et la marque de l’Opposante partagent les mots O SOLE MIO qui, selon la Requérante, se traduisent par « mon soleil ». Les mots O SOLE MIO ou mon soleil n’ont aucune signification particulière liée aux marchandises des parties. Sur le fondement de ce qui précède, je conclus que les marques des parties possèdent le même degré élevé de caractère distinctif inhérent. De plus, je note qu’à l’audience, les deux parties ont fait valoir que les marques des parties sont essentiellement distinctives.
[35] La force d’une marque de commerce peut augmenter du fait qu’elle devient connue au Canada grâce à sa promotion ou à son emploi. Je me pencherai maintenant sur la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.
[36] La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur l’emploi proposé et la Requérante n’a présenté aucune preuve concernant l’emploi de la Marque. Compte tenu de ce qui précède, je n’ai d’autre choix que de conclure que la Marque n’est pas devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.
[37] À l’audience, la Requérante a admis que l’Opposante avait établi l’emploi antérieur de sa marque de commerce O’ SOLE MIO mais a soutenu que la preuve ne suffisait pas à appuyer la conclusion qu’elle avait acquis une certaine réputation. Je ne suis pas d’accord. Comme il ressort plus en détails précédemment, l’Opposante a acquis, en vertu de ses ventes et de sa publicité au Canada, une grande réputation pour sa marque de commerce O’ SOLE MIO au Canada en lien avec des produits alimentaires, particulièrement en lien avec des pâtes et des sauces pour pâtes au moins depuis 2004.
[38] Sur le fondement de ce qui précède, ce facteur joue en faveur de l’Opposante.
Alinéa 6(5)(b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[39] À l’audience, la Requérante a concédé que l’Opposante avait établi l’emploi antérieur de sa marque O’ SOLE MIO.
[40] Comme il a été démontré plus en détails précédemment dans l’analyse du facteur de l’alinéa 6(5)(a), M. Napolitano déclare sous serment que la marque O’ SOLE MIO de l’Opposante est employée depuis le début des années 1990. Cependant, il a uniquement fourni des chiffres de ventes et des pièces à l’appui qui remontent à 2004. Sans égard à savoir si l’Opposante a réussi à démontrer qu’elle utilise sa marque de commerce O’ SOLE MIO depuis 1990 ou 2004, cette date précède la Requérante, qui n’a pu démontrer aucune utilisation de la Marque.
Alinéas 6(5)(c) et (d) – le genre des marchandises, des services ou des entreprises et la nature du commerce
[41] À l’audience, la Requérante a fait valoir que les marchandises des parties étaient différentes car les marchandises de l’Opposante sont des « produits prêts à servir » (Napolitano, paragraphe 2) alors que les Marchandises de la Requérante sont utilisées comme ingrédients pour cuisiner. La Requérante a fait valoir que les marchés cibles des marchandises des parties seraient donc différents; les Marchandises visent les gens qui cuisinent et les marchandises de l’Opposante visent ceux qui ne cuisinent pas. En premier lieu, je note que la Requérante n’a présenté aucune preuve concernant la nature du consommateur ciblé par les Marchandises. En second lieu, je note qu’il n’existe aucune preuve qui appuie une distinction entre les gens qui cuisinent et ceux qui ne cuisinent pas et les types de produits que chaque type de personne achèterait.
[42] Je suis d’avis que les marchandises des parties appartiennent à la même catégorie générale, notamment les produits alimentaires. Je concède qu’il n’y a aucun chevauchement direct dans le genre spécifique de produits alimentaires des parties. En particulier, l’Opposante n’offre pas « d’huile alimentaire ». Parmi ses preuves et arguments écrits, l’Opposante qualifie l’une de ses marchandises de « piments forts dans l’huile ». La Requérante fait valoir, et je suis d’accord, que l’étiquette du produit de piments forts ne fait pas référence au produit de cette façon. L’étiquette décrit plutôt le produit comme simples « Piments forts ». La seule référence à l’huile se trouve dans la liste d’ingrédients en petits caractères au dos de l’étiquette, qui se lit comme suit : « Piments forts, huile de canola et sel ». L’Opposante n’a fourni aucune facture démontrant les ventes de ces produits de piments forts et les dépliants échantillons fournis ne les mentionnent pas non plus. À l’audience, l’Opposante a concédé que les ventes de piments forts ne représentaient qu’une infime partie de ses produits vendus; la majorité des ventes concernaient les pâtes et les sauces pour pâtes.
[43] Sur le fondement de ce qui précède et en l’absence de preuves concernant le genre exact des Marchandises de la Requérante, je suis d’avis qu’il y a chevauchement dans le genre de marchandises des parties en vertu du fait qu’elles appartiennent toutes à la catégorie générale de produits alimentaires.
[44] M. Napolitano déclare que l’Opposante livre ses produits O’ SOLE MIO à partir de son usine de Boisbriand, QC directement à de grands détaillants tels que Métro, Sobeys, Provigo/Loblaws et IGA de même qu’à un grand nombre de détaillants indépendants à travers le Canada (paragraphe 6). M. Napolitano déclare que l’Opposante vend également ses produits à des distributeurs tels que Boivin et Distrago au Québec et Dorgel à Toronto, en Ontario (paragraphe 7). M. Napolitano affirme que ces distributeurs vendent ensuite les produits à leurs clients détaillants (paragraphe 7).
[45] La Requérante n’a fourni aucune preuve en liaison avec les endroits où les Marchandises seraient vendues. Cependant, en vertu du fait que les Marchandises sont des produits alimentaires et en l’absence de preuves à ce sujet, je suis prête à inférer que les Marchandises pourraient être vendues dans les mêmes points de ventes au détail que les marchandises de l’Opposante.
Alinéa 6(5)(e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[46] Les marques nominales des parties sont essentiellement identiques. La seule différence est la position de l’apostrophe (avant la lettre « O » pour la Marque et après la lettre « O » pour la marque de l’Opposante) et la présence d’un point d’exclamation après les mots de la Marque.
Autres circonstances de l’espèce – Utilisation de la Marque de l’Opposante dans le dessin
[47] Comme mentionné précédemment, la preuve établit que l’Opposante utilise sa marque dans le cadre d’une marque figurative avec ce qui semble être une moustache au-dessus de la lettre O et une note de musique qui remplace l’apostrophe ainsi que de petits caractères additionnels en italien.
[48] À l’audience, l’Opposante a fait valoir que, selon Masterpiece, l’analyse de confusion devrait comprendre une évaluation de toutes les utilisations possibles de la Marque. L’Opposante fait valoir qu’il serait possible pour la Requérante d’utiliser la Marque avec le « O » au-dessus des éléments « SOLE MIO », augmentant ainsi la ressemblance entre les façons dont les parties utilisent leurs marques.
[49] La Requérante n’a pas accepté l’interprétation qu’a faite l’Opposante de Masterpiece et a indiqué que lorsqu’une partie fait valoir des droits issus de la common law dans une marque figurative distinctive, ses droits se limitent à la marque telle qu’elle est utilisée. La Requérante a fait valoir qu’il serait inadéquat pour l’Opposante de prendre la position selon laquelle on devrait empêcher la Requérante d’obtenir l’enregistrement d’une marque nominale uniquement en raison de la possibilité que la Requérante puisse plus tard vouloir utiliser la Marque dans le format de dessin utilisé par l’Opposante.
[50] J’ai considéré les demandes des deux parties mais je note que le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a) de la Loi tel que plaidé est fondé uniquement sur la marque nominale O’ SOLE MIO de l’Opposante. Comme il a été discuté précédemment, je suis convaincue que l’affichage de la marque figurative sur les étiquettes et les documents promotionnels de l’Opposante constitue un emploi de la marque nominale. Par conséquent, ces arguments ne sont pas pertinents à la détermination du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a) de la Loi.
[51] Même si je devais considérer les arguments des parties sur ce point, je demeure d’avis que l’élément dominant de la marque de l’Opposante telle qu’employée est l’élément nominal O’ SOLE MIO. Par conséquent, bien que les éléments de dessin supplémentaires créent effectivement certains caractères distinctifs entre les marques des parties en liaison avec l’apparence, ils ne servent pas à créer de différences entre les marques des parties en termes de son ou d’idées suggérées. Il en résulte que les marques des parties partagent un important degré de similitude dans les façons par lesquelles elles sont employées en vertu du fait qu’elles présentent toutes deux l’élément nominatif O SOLE MIO.
Autres circonstances de l’espèce – État de la preuve au registre
[52] La Requérante a présenté l’état de la preuve au registre sous forme de l’affidavit de M. McPhail. Plus particulièrement, M. McPhail a joint à son affidavit des renseignements sur les enregistrements des marques de commerce à l’intérieur d’un tableau faisant partie de son affidavit (pièce A). La liste des marques de commerce présente des paires de marques qui sont identiques ou quasi identiques, où l’une des deux marques comporte le terme « huile » ou « huiles » dans la déclaration des marchandises alors que l’autre marque n’en fait pas mention.
[53] À l’analyse de la pertinence de l’état de la preuve au registre, il faut noter qu’une telle preuve sera pertinente en autant que l’on peut faire des inférences à partir de cette preuve sur l’état du marché. Des inférences sur l’état du marché ne peuvent être faites que lorsque l’on arrive à trouver un grand nombre d’enregistrements pertinents [voir Ports International Ltd c. Dunlop Ltd (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F.P.I.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].
[54] À l’audience, la Requérante a soutenu que l’affidavit de M. McPhail avait été produit pour deux raisons. Premièrement, la Requérante soutient que l’affidavit de M. McPhail a été produit pour démontrer 49 enregistrements de marques de commerce pour 19 marques de commerce différentes détenues par des tiers où l’une couvre les huiles et une autre couvre un autre produit vendu dans des supermarchés. La Requérante soutient que l’affidavit démontre que dans 49 cas distincts, le registraire a déterminé qu’une marque de commerce pour l’huile peut coexister avec la même marque de commerce (ou une marque de commerce semblable) pour un autre produit destiné aux supermarchés. Deuxièmement, la Requérante soutient que compte tenu du nombre élevé de marques présentées dans l’affidavit de M. McPhail, il est raisonnable de présumer que la population canadienne a été exposée à des situations où la même marque de commerce s’applique à l’huile et à un autre produit vendu dans un supermarché par différentes parties.
[55] Je ne suis pas d’accord avec l’interprétation que fait la Requérante de l’état de la preuve au registre. Je crois plutôt que le fait que les marques de tiers puissent coexister dans le Registre avec les marques d’autres tiers où l’une couvre le(s) « huile(s) » alors qu’une autre ne les couvre pas n’est pas pertinent en vue de déterminer la probabilité de confusion entre la Marque et la marque O’ SOLE MIO de l’Opposante. Chaque cas doit être déterminé selon les faits en présence. Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’état de la preuve au registre pourrait me permettre de trancher la question de savoir si un mot particulier est d’usage commun dans le domaine. En me fondant sur ce qui précède, je n’accorde aucun poids à cet état de la preuve au registre.
[56] Sur le fondement de ce qui précède, cela ne constitue pas une circonstance pertinente de l’espèce appuyant la position de la Requérante.
Conclusion
[57] En appliquant le test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait de la première impression et du souvenir vague. Ayant considéré toutes les circonstances de l’espèce, plus spécifiquement la mesure dans laquelle la marque de l’Opposante est devenue connue, le degré de ressemblance dans le genre des marchandises des parties et le fait que les marques nominales des parties sont essentiellement identiques, je ne suis pas convaincue que la Requérante s’est acquittée de sa charge d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque O’ SOLE MIO de l’Opposante.
[58] Eu égard à ce qui précède, j’accepte le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a) de la Loi.
Alinéa 16(3)(c) de la Loi
[59] Malgré le fardeau de preuve qui incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la dénomination commerciale de l’Opposante Les Aliments O’Sole Mio Inc., l’Opposante a le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce présumée en appui à son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(c) de la Loi a été utilisée au Canada avant la date de demande d’enregistrement de la Marque et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque (4 mars 2009) [paragraphe 16(5) de la Loi].
[60] Les échantillons de factures (pièce A), étiquettes (pièce B) et dépliants (pièce C) joints à l’affidavit de M. Napolitano affichent tous la dénomination commerciale Les Aliments O’Sole Mio Inc. Je suis donc convaincue que l’Opposante s’est acquittée de sa charge de preuve. Je dois maintenant évaluer si la Requérante s’est acquittée de sa charge ultime.
[61] Les facteurs du test en matière de confusion entre la Marque et la dénomination commerciale de l’Opposante sont essentiellement les mêmes que ceux qui concernent la marque de commerce de l’Opposante. Les seules différences ont trait au facteur de l’alinéa 6(5)(e) car la dénomination commerciale de l’Opposante comporte les mots supplémentaires « Les Aliments » et « Inc. ». Ces mots supplémentaires sont descriptifs et manquent donc de caractère distinctif inhérent. En conséquence, mes conclusions en vertu du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a) de la Loi sont également applicables ici. En conséquence, je ne suis pas convaincue que la Requérante s’est acquittée de sa charge de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la dénomination commerciale de l’Opposante. Eu égard à ce qui précède, j’accepte le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(c) de la Loi.
Motifs d’opposition fondés sur l’absence d’un caractère distinctif – alinéa 38(2)(d) de la Loi
[62] Alors que la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque permet de distinguer ou est adaptée à distinguer les Marchandises de celles des autres à travers le Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial d’établir les faits invoqués en appui au motif de caractère non distinctif.
[63] Suivant sa charge de preuve, l’Opposante a l’obligation de prouver qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, une ou plusieurs de ses marque de commerce O’ SOLE MIO et dénomination commerciale Les Aliments O'Sole Mio Inc. étaient devenues suffisamment connues pour rendre nul et non avenu le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, affirmé (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].
[64] Ainsi qu’il appert plus en détail dans l’analyse du motif d’opposition relatif à l’absence de droit, l’Opposante a réussi à établir que la marque de commerce et la dénomination commerciale de l’Opposante étaient connues dans une certaine mesure à la date de production de la déclaration d’opposition et l’Opposante s’est donc acquittée de sa charge de preuve.
[65] La différence dans les dates pertinentes importe peu et mes conclusions relatives aux motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(3)(a) et (c) de la Loi s’appliquent donc également ici. En conséquence, je ne suis pas convaincue que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce O’ SOLE MIO et la dénomination commerciale Les Aliments O’Sole Mio Inc. de l’Opposante lors de la présentation de l’opposition; en conséquence, le motif du caractère non distinctif l’emporte également.
Décision
[66] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande faisant suite au paragraphe 38(8) de la Loi.
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Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction
certifiée conforme
Nathalie Côté, trad.a.