Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 7
Date de la décision : 2014-01-16
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Cherry Pick Web Marketing Inc. et Biray Giray à l'encontre de la demande no 1,460,892 pour la marque de commerce CHERRYPICK au nom de Debra Dawn Cherry.
[1] Le 27 novembre 2009, Debra Dawn Cherry (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CHERRYPICK (la Marque), basée sur l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2005, en liaison avec les services suivants : « services immobiliers; information et services Internet, nommément l'offre en ligne d'information sur les services immobiliers ».
[2] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 5 mai 2010.
[3] Le 5 octobre 2010, Cherry Pick Web Marketing Inc. et Biray Giray (l'Opposante) se sont opposés à la demande pour plusieurs motifs. La Requérante a demandé qu'une décision interlocutoire soit rendue sur le caractère suffisant d'une portion des allégations de l'Opposante. À cet égard, il est allégué dans plusieurs des motifs d'opposition que les marques de commerce et le nom commercial de l'Opposante ont été employés ou révélés au Canada, mais que les marchandises et les services n'ont pas été détaillés. L'Opposante a eu l'occasion de répondre aux observations de la Requérante et de souligner la nature trop vague des arguments de celle-ci, mais a choisi de ne pas le faire. Le 3 mars 2011, la Commission a déterminé que les sous-alinéas 2a)(i) et 2a)(iii) et que les alinéas 2b) et 2e) de la déclaration d'opposition devait être entièrement radiés. Les autres motifs d'opposition se résument ainsi :
(i) la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services particuliers énoncés à compter de la date de premier emploi indiquée;
(ii) la Marque ne permet pas de distinguer les services de la Requérante de ceux de l'Opposante, lesquels sont identifiés par les marques de commerce CHERRY PICK, CHERRY PICK (Dessin), CHERRY PICK, WWW.CHERRYPICK.CA, CHERRY PICK WEB MARKETING ou le nom commercial allégué de l'Opposante CHERRY PICK WEB MARKETING INC.
[4] Je note en passant que j'aurais pu radier le motif fondé sur le caractère distinctif à l'étape de la décision interlocutoire puisque les services de l'Opposante n'avaient pas été identifiés; or, le motif n'était pas suffisamment étayé et ne respectait donc pas le paragraphe 38(3) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13. Toutefois, étant donné que la procédure en est à l'étape de la décision et que des preuves ont été produites, je suis tenue de lire les arguments de pair avec la preuve [voir Novopharm Ltd c. AstraZeneca AB (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF); Novopharm Ltd c. Ciba-Geigy Canada Ltd (2001), 15 CPR (4th) 327 (CAF)].
[5] La Requérante a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration, niant de façon générale les motifs d'opposition.
[6] En guise de contre-preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Biray Giray. La Requérante a produit l'affidavit de Debra Dawn Cherry. Seul M. Giray a été contre-interrogé; la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que ses réponses aux engagements font partie du dossier.
[7] La Requérante et l'Opposante ont chacune produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.) à la p. 298; et Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].
[9] Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :
• alinéa 38(2)a) et article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC) à la p. 475];
• alinéa 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de l’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b)
[10] Comme il a été précédemment mentionné, l'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les services visés dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée.
[11] Le fardeau initial qui incombe à l'Opposante en vertu de l'alinéa 30b) est peu astreignant [Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC) à la p. 89]. L’Opposante peut s'acquitter de ce fardeau au moyen non seulement de sa propre preuve, mais aussi de la preuve de la Requérante [voir Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, A Partnership (1996), 68 CPR (3d) (CF 1re inst.) 216, à la p. 230]. Cependant, bien que la partie opposante puisse s'appuyer sur la preuve de la partie requérante pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe au titre de ce motif, elle doit tout de même établir que la preuve de la partie requérante est clairement incompatible avec les allégations de la partie requérante telles qu'elles sont énoncées dans sa demande.
[12] Les deux principaux arguments de l'Opposante au titre de ce motif sont résumés comme suit :
1. la preuve de la Requérante ne permet pas d'établir l'emploi de CHERRYPICK en tant que marque de commerce, en vertu du paragraphe 4(2);
2. la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les services visés dans la demande depuis la date de premier emploi revendiquée.
[13] En ce qui concerne le premier argument de l'Opposante, la Requérante soutient que l'Opposante n'a produit aucune preuve à l'appui de cette allégation, et qu'elle ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait au titre de ce motif. Cependant, comme il a été souligné, l'Opposante peut aussi s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau qui lui incombe. Même si la Requérante n'était nullement tenue de produire des éléments de preuve positifs établissant l’emploi continu de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée, la Requérante a choisi de produire des éléments de preuve. Mme Cherry affirme ceci dans les paragraphes 7, 8, 9 et 11 de son affidavit :
[traduction]
7. Immédiatement après mon arrivée chez Royal LePage le 7 septembre 2005, j'ai commandé et reçu 500 cartes de visite sur lesquelles apparaissent des cerises. Cette thématique des « cerises » (Cherry) est présente dans tous mes documents promotionnels depuis que je travaille sous la bannière Royal LePage. J'utilise comme adresse courriel au travail cherrypick@royallepage.ca.
8. Mon adresse courriel cherrypick@royallepage.ca apparaît sur la plupart de mes documents promotionnels, lesquels comprennent ma carte de visite, des dépliants, des brochures et mon site Web, www.cherrypickhomes.ca. J'ai joint en pièce D de mon affidavit des copies papier de diverses pages de mon site Web, www.cherrypickhomes.ca, qui ont été imprimées le 16 mai 2012.
9. Ma pratique en courtage immobilier a connu un essor rapide de même qu'un important succès au fil des ans. Dans mes déclarations de revenus (T2125 – État des résultats des activités d'une entreprise ou d'une profession libérale) pour 2005 à 2010, mon revenu brut s'élève à plus de 1,1 million de dollars... Je suis fière de dire que l'idée de « cherrypick » a été très profitable pour moi et m'a permis de développer ma marque.
11. J'ai aussi consacré une bonne partie de mon revenu brut à la publicité et à la promotion de ma thématique des « cerises » (Cherry) au fil des ans. De 2005 à 2010, j'ai dépensé plus de 94 000 $ pour la mise en marché de la marque « cherrypick » ou « cherrypickhomes » ou « pick deb cherry ». J'ai joint en pièce E de mon affidavit des photos de deux bannières-annonce placées sur des bancs d'autobus sur lesquelles apparaît le thème « cherrypick ».
[14] Le paragraphe 4(2) de la Loi stipule qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services. Après avoir examiné la documentation jointe à l'affidavit de Mme Cherry, il est clair que la thématique des « cerises » (Cherry) a été mise en évidence par la Requérante dans l'annonce de ses services. La question qu'il faut trancher toutefois est celle de savoir si la preuve de la Requérante est clairement incompatible avec sa revendication de l'emploi de CHERRYPICK comme marque de commerce en liaison avec de tels services, conformément au paragraphe 4(2).
[15] Je commencerai par étudier la preuve de la Requérante concernant l'emploi de CHERRYPICK dans son nom de domaine, soit www.cherrypickhomes.ca. La principale question relative à cet emploi allégué de la Marque est celle de la divergence. À mon avis, l'emploi du nom de domaine www.cherrypickhomes.ca ne constitue pas un emploi proprement dit de la Marque CHERRYPICK. Bien que l'ajout de « www. » et « ca. » puisse être perçu comme une divergence mineure par rapport à la Marque, ces éléments servant à former l'adresse du site Web, la Marque ne se distingue pas du mot « HOMES » puisque CHERRYPICKHOMES apparaît dans un même mot dont les lettres sont toutes de la même taille et de la même police. À mon avis, cette divergence pourrait tromper le consommateur non averti, lui faisant croire que la marque présumément employée est en réalité CHERRYPICKHOMES et non CHERRYPICK [voir Canada (registraire des marques de commerce) c. Cie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].
[16] Cependant, la Marque est également affichée sur au moins quelques-uns des documents promotionnels de la Requérante, dans l'adresse courriel de celle-ci, « cherrypick@royallepage.ca ». L'Opposante soutient que l'emploi réputé de la Marque à l'intérieur de l'adresse courriel de la Requérante n'a pour but que de diriger les consommateurs vers la Requérante et ne sert pas de marque de commerce pour distinguer les services de la Requérante de ceux des autres.
[17] Il a été tranché auparavant que l'affichage d'une marque sur une page Web peut constituer l'emploi d'une marque de commerce [voir Riches, McKenzie & Herbert v Source Telecomputing Corp.[1992], 46 CPR 3d 563]. Toutefois, on peut se demander si l'emploi d'une marque de commerce à l'intérieur d'une adresse courriel peut aussi constituer un emploi à titre de marque de commerce.
[18] En l'espèce, Mme Cherry affirme que l'adresse courriel de la Requérante apparaît sur la plupart de ses documents promotionnels, y compris sur ses cartes de visite, ses dépliants, ses brochures et son site Web. Sur les pages du site Web de la Requérante, jointes en pièce D, sont affichés des propriétés à vendre ainsi que le nom de la Requérante et ses coordonnées dans le haut de plusieurs pages. L'adresse courriel figure dans les coordonnées de la Requérante, à côté de son numéro de téléphone et de son numéro de télécopieur. Elle apparaît aussi dans le corps d'une des pages du site Web, sous l'en-tête « How to Contact Me » (Pour me joindre).
[19] Je suis convaincue, à la lumière de la preuve, que la Requérante intègre la Marque à son adresse courriel pour annoncer ses services de courtage immobilier. Bien que je ne sois pas prête à conclure que la preuve de la Requérante établit clairement l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés dans la demande conformément au paragraphe 4(2), je ne suis pas d'avis que la preuve est « clairement incompatible » avec la revendication de la Requérante, qui dit employer la Marque CHERRYPICK depuis novembre 2005.
[20] La prochaine question à trancher en vertu de ce motif est celle de savoir si la Requérante a employé la Marque en liaison avec les services visés dans la demande depuis novembre 2005. Une copie de la page du registre sur laquelle apparaît www.cherrypickhomes.ca, provenant du site Web de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, figure en pièce G de l'affidavit de M. Giray. Comme la copie de la page du registre indique que le site Web www.cherrypick.ca n'a été enregistré que le 27 octobre 2006, l'Opposante soutient qu'aucun des documents de la Requérante apparaissant sur ces pages Web ne peuvent avoir été utilisés sur Internet avant cette date. L'Opposante est donc d'avis que la Requérante ne peut avoir employé la Marque en liaison avec « de l'information et des services Internet, nommément l'offre d'information sur les services immobiliers » au cours de la période allant de novembre 2005 au 27 octobre 2006.
[21] Je suis d'accord avec l'Opposante; on ne sait pas exactement comment la Requérante aurait pu employer sa Marque en liaison avec de l'information et des services Internet, nommément l'offre d'information sur les services immobiliers, de novembre 2005 au 27 octobre 2006, alors que son site Web n'a été créé que le 27 octobre 2006 [voir Littlewoods Ltd c. Grabish (2013), 111 CPR (4th) 438 (COMC)]. J'estime donc que cette preuve est suffisante pour satisfaire au fardeau de preuve peu exigeant de l'Opposante au titre de ce motif. Comme la Requérante n'a pas fourni de preuve d'emploi de sa Marque en liaison avec ces services à compter de la date de premier emploi revendiqué, ce motif est accueilli relativement à ces services.
[22] L'Opposante soutient aussi que la Requérante n'a pas soumis d'exemple de publicité concernant ses services immobiliers pour la période allant du mois de novembre 2005 au 27 octobre 2006. Cependant, je note que Mme Cherry indique qu'elle s'est jointe à Royal LePage comme courtier immobilier le 7 septembre 2005 et qu'elle a immédiatement commandé et reçu des cartes de visite sur lesquelles apparaissait la thématique des « cerises » (Cherry). Elle indique aussi dans le même paragraphe qu'elle utilise cherrypick@royallepage.ca comme adresse courriel de travail. Elle mentionne également avoir dépensé 94 000 $ en frais de marketing de 2005 à 2010. Même si la Requérante n'a soumis aucun exemple de publicité visant précisément la période allant du mois de novembre 2005 au 27 octobre 2005, je ne suis pas convaincue que la preuve de la Requérante relativement à ces services est clairement incompatible avec la date de premier emploi qu'elle a revendiquée. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait concernant ce motif, relativement à ces services.
[23] À la lumière de ce qui précède, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30b) est accueilli concernant « l'information et les services Internet, nommément l'offre en ligne d'information sur les services immobiliers », mais il est rejeté en ce qui concerne les « services immobiliers ».
Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif
[24] L'Opposante a également allégué que la Marque n’est pas distinctive et qu'elle ne permet pas de distinguer les services de la Requérante de ceux de l'Opposante, lesquels sont identifiés par les marques de commerce de l'Opposante CHERRY PICK, CHERRY PICK (Dessin), CHERRYPICK, WWW.CHERRYPICK.CA, CHERRY PICK WEB MARKETING ou son nom commercial CHERRY PICK WEB MARKETING INC.
[25] Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe relativement à ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de l'opposition (c.-à-d. le 5 octobre 2010), l'une de ses marques de commerce ou son nom commercial CHERRY PICK a été suffisamment révélé pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd. (1981), 56 CPR (2d) 44 à la page 58 (CF 1re inst.); Re Andres Wines Ltd and E & J Gallo Winery (1975), 25 CPR (2d) 126 à la page 130 (CAF); et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 412 à la page 424 (CAF)]. Une marque doit être révélée dans une certaine mesure pour pouvoir annuler le caractère distinctif établi d'une autre marque, et sa réputation au Canada doit être considérable, importante ou suffisante; il n'est pas nécessaire qu'elle soit bien connue au Canada [voir Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd 2006 FC 657 (CanLII), (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1re inst.)].
[26] La preuve s'appliquant au fardeau initial de l'Opposant peut être résumée comme suit :
[27] M. Giray atteste qu'il est le propriétaire de Cherry Pick Web Marketing Inc. Il explique que son entreprise offre en ligne des services de descriptions de propriétés comme des maisons à vendre, des maisons à louer, des visites libres, des terrains à vendre, des propriétés commerciales, des ventes-débarras, des propriétés de vacances et des chalets à vendre, et ce, principalement au moyen du site www.cherrypick.ca. Il a joint en pièce A de son affidavit un courriel daté du 27 juin 2005, provenant de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, confirmant que l'enregistrement du nom de domaine cherrypick.ca a été activé le 27 juin 2005.
[28] M. Giray affirme au paragraphe 8 de son affidavit qu'entre juin 2005 et septembre 2005, on a fait la promotion active du service en ligne de descriptions de propriétés et que des référencements payants ont été sollicités.
[29] M. Giray joint en pièce E de son affidavit une copie de ce qu'il dit être une saisie d'écran du premier site Web www.cherrypick.ca, datant du 2 septembre 2005 et affichant une description active. On trouve en pièce F une copie des pages Web actuelles du site Web de l'entreprise, datant du 30 juin 2011, affichant des descriptions de différentes maisons à vendre.
[30] Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à M. Giray de définir le nombre réel de descriptions et de référencements, payés et non payés, de 2005 à aujourd'hui. Sa réponse au premier engagement indique qu'il y avait au total 2 référencements, dont 1 a été payé en 2005. Toutefois, entre 2006 et 2010, le nombre total de descriptions est passé de 15 à 32 et le nombre de référencements payés variait entre 3 et 8.
[31] Dans ses réponses aux engagements quatre et cinq, M. Giray fournit des détails sur les efforts de mise en marché et de publicité pour promouvoir le site Web de cherrypick. L'information indique qu'entre 2005 à 2010, moins de 1 300 $ au total ont été consacrés à ces efforts.
[32] À la lumière de la preuve, je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait en vertu de ce motif. À cet égard, le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce aux fins de l'article 4 de la Loi [voir Sun Media Corporation c. The Montreal Sun (Journal Anglophone) Inc, 2011 COMCB 15 (CanLii)]. De plus, tout emploi établi par l'Opposante concernant sa marque dans la région d'Ottawa en liaison avec des biens immobiliers et des services connexes est minimal, au mieux. Par conséquent, je ne considère pas que l'emploi établi ou la réputation associée à la marque de l'Opposante suffisent pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Ce motif d'opposition n'est donc pas retenu.
Décision
[33] À la lumière de ce qui précède et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement en ce qui a trait à « l'information et services Internet, nommément l'offre en ligne de services immobiliers », et je rejette l’opposition en ce qui a trait aux « services immobiliers » en vertu de l’article 38(8) de la Loi [voir Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1re inst) en tant qu’autorité en matière de décision partagée].
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Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.