Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2016 COMC 29
Date de la décision : 2016-02-22
[TRADUCTION
CERTIFIÉE,
NON
RÉVISÉE]
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
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Spanner Limited |
Opposante |
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et |
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Persona Limited |
Requérante |
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1,590,531 pour la marque de commerce INSPIRING
STYLE |
Demande |
Présentation
[1] Spanner Limited (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce INSPIRING STYLE (la Marque). La demande vise les produits suivants :
[Traduction]
bijoux, nommément petites perles, bracelets et
breloques (les Produits).
[2] La demande a été produite initialement par JPL Limited (JPL), le 17 août 2012, sur la base d’un emploi projeté au Canada. Le 3 décembre 2012, le registraire a inscrit au registre la cession de cette demande de JPL à Persona Limited (la Requérante).
[3] Le 31 mai 2013, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles : 30i) (exigences), 12(1)d) (enregistrabilité), 16 (absence de droit à l’enregistrement) et 2 (caractère distinctif). À l'exception du motif fondé sur l'article 30 de la Loi, les motifs d'opposition reposent tous sur la question de la probabilité de confusion avec la marque de commerce INSPIRED STYLE de l'Opposante.
[4] Pour les raisons exposées ci-après, je repousse la demande en partie.
Le dossier
[5] La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 8 mai 2013. L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 31 mai 2013. Le 19 juin 2013, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d’opposition invoqués par l'Opposante.
[6] Comme preuve, l'Opposante a produit les affidavits de Donald Stubbs, assermenté le 17 octobre 2013, et de Jennifer Richardson, assermentée le 18 octobre 2013. Ils ont tous deux été contre-interrogés et les transcriptions sont au dossier. À l’audience, j’ai mentionné aux parties que les pièces produites au cours du contre-interrogatoire de M. Stubbs n’avaient pas été versées au dossier. Comme les parties ont convenu qu’il s’agissait d’un oubli, j’ai autorisé la production d’une copie de ces pièces et je les ai reçues après l’audience. Elles sont maintenant au dossier.
[7] Également, dans une lettre datée du 19 mars 2014, soit avant le contre-interrogatoire de M. Stubbs, l’Opposante a informé la Requérante que les chiffres de ventes mentionnés au paragraphe 6 de son affidavit concernaient la vente d’accessoires vestimentaires seulement. Les ventes de vêtements et d'accessoires vestimentaires au Canada pour les années 2010 à 2012 inclusivement ont été fournies dans ladite lettre. Par conséquent, lorsque le contre-interrogatoire a été mené, tous savaient que ces chiffres faisaient partie intégrante de l’affidavit de M. Stubbs. La lettre a été produite comme pièce de son contre-interrogatoire.
[8] Comme preuve, la Requérante a produit l’affidavit de Neil Travis, assermenté le 18 septembre 2014. Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit un deuxième affidavit de Jennifer Richardson, assermentée le 21 octobre 2014.
[9] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience.
Remarques préliminaires
[10] J'aimerais souligner qu'aux fins de ma décision, j'ai pris en considération l'ensemble de la preuve au dossier, mais que je ne ferai référence qu'aux éléments pertinents de cette preuve dans les motifs de ma décision.
[11] Dans son plaidoyer écrit et à l’audience, la Requérante a soulevé des objections en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve de l’Opposante. J’examinerai ces objections lorsque je résumerai le contenu des affidavits produits par l’Opposante.
La preuve de l'Opposante
L’affidavit de M. Stubbs et son contre-interrogatoire
[12] M. Stubbs est directeur des finances et des ressources humaines de l’Opposante depuis septembre 2010. Il affirme que, le 8 décembre 2010, l’Opposante a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce INSPIRED STYLE en liaison avec les produits suivants :
[Traduction]
Vêtements,
nommément chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, jupes, pantalons,
manteaux, châles, foulards, capes, vestes, blazers, shorts, shorts de marche,
gilets, manteaux, cache-maillots, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement,
camisoles, robes; accessoires vestimentaires, nommément sacs à main,
porte-monnaie, chapeaux, gants, ceintures. (les Produits de l’Opposante).
[13] L’enregistrement de la marque a été accordé le 25 octobre 2011 sous le no LMC810,116 et M. Stubbs a produit une copie certifiée de cet enregistrement.
[14] M. Stubbs explique que l’Opposante exploite quatre points de vente au détail dans la province de l’Ontario, où il offre en vente au public des vêtements et des accessoires vestimentaires, ainsi qu’une collection de bijoux, y compris des bracelets. Ces magasins sont exploités sous la marque de commerce SPANNER comme le montre une photographie de l’enseigne extérieure d’un de ces magasins comprise dans la pièce C. Il affirme que l’Opposante distribue également ses produits pour la vente au public par le biais d'un réseau d’au moins 450 détaillants indépendants répartis dans toutes les provinces du Canada.
[15] M. Stubbs fournit les chiffres des ventes annuelles de vêtements et d’accessoires vestimentaires de l’Opposante pour la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, lesquels varient de plus de 10 M$ à 14 M$. Les chiffres des ventes annuelles d'accessoires vestimentaires seulement varient de 55 000 $ à près de 125 000 $. Aucune indication n’a été fournie à savoir si ces chiffres de ventes concernent la marque de commerce INSPIRED STYLE uniquement ou s'ils incluent des ventes de vêtements et d’accessoires vestimentaires en liaison avec d’autres marques, dont SPANNER.
[16] M. Stubbs a admis, dans le cadre d'une réponse à un engagement, qu’il est impossible de ventiler les chiffres fournis pour déterminer les ventes annuelles de bijoux uniquement. Ils sont inclus dans les chiffres des ventes d'accessoires vestimentaires.
[17] M. Stubbs a mentionné, au cours de son contre-interrogatoire, que la majorité des ventes de l’Opposante concernent des vêtements (plus de 90 %), et que les bijoux représentent peut-être 0,5 % du total (pages 52 à 54).
[18] En ce qui concerne l’emploi de la marque de commerce INSPIRED STYLE, M. Stubbs allègue que l’Opposante l’emploie depuis le 1er janvier 2010 au Canada en liaison avec des vêtements et des accessoires vestimentaires. Il a produit en pièce B une étiquette volante arborant la marque de commerce de l’Opposante, laquelle est attachée aux produits de l’Opposante et exposée à la vue des acheteurs en magasin depuis au moins le 1er janvier 2010.
[19] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Stubbs a affirmé qu’il ignorait si INSPIRED STYLE était employé en liaison avec des bijoux aussi tôt que le 1er janvier 2010 (page 29) et il a admis que l'enregistrement de la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante n'inclut pas les [Traduction] « bijoux ». De plus, au cours de son contre-interrogatoire, dans le cadre d'une réponse à un engagement, M. Stubbs a confirmé que l’Opposante ne vend ses bijoux que dans ses quatre points de vente au détail, sous la marque de commerce SPANNER et non INSPIRED STYLE (voir à la page 13 de 51, en pièce C de son affidavit, une étiquette volante arborant la marque de commerce SPANNER attachée à un bracelet). Il a également confirmé que l’Opposante ne vend pas de bracelet à breloques, de petites perles ou de breloques (voir les pages 70 et 71 de la transcription et les pages 13 à 19 de 51 de la pièce C).
[20] M. Stubbs a produit en pièce D des captures d’écran de trois sites Web employés pour faire la promotion des activités de l’Opposante au Canada aux adresses <spanner.ca>, <spannerstyle.com> et <inspiredstyle.ca>, sur lesquels, allègue-t-il, la marque de commerce INSPIRED STYLE est affichée bien en vue depuis au moins 2009. Au cours de son contre-interrogatoire, la Requérante a tenté d'introduire ce qui a été décrit comme des pages du site Web situé à l’adresse <spanner.ca>. L’Opposante s’est opposée à toute question sur ces documents au motif que M. Stubbs n’avait pas eu l’occasion de consulter ces documents avant son contre-interrogatoire et que si la Requérante désirait que ces documents figurent au dossier, elle aurait pu les présenter dans le cadre de sa preuve.
[21] Puisque M. Stubbs a produit certaines pages du site Web de l’Opposante, il aurait pu être pertinent que la Requérante lui demande d'identifier ces pages. Je rejette donc les objections. Par conséquent, je tire de la question 318 et des questions suivantes, l'inférence négative suivante :
• si les bijoux étaient illustrés sur le site Web de l’Opposante, les extraits pertinents auraient été produits par M. Stubbs.
[22] M. Stubbs a produit en pièce E une copie certifiée d’une carte-cadeau arborant la marque INSPIRED STYLE. Il allègue qu’au moins 800 de ces cartes-cadeaux ont été vendues aux consommateurs par l’Opposante dans chacun de ses points de vente au détail depuis le 1er janvier 2010. Il explique qu’elles ne peuvent être utilisées que pour acheter des vêtements et des accessoires vestimentaires de l’Opposante dans l’un de ses quatre points de vente au détail.
[23] M. Stubbs a produit en pièce F une copie certifiée du papier à en-tête de l’Opposante au haut duquel la marque INSPIRED STYLE est affichée. Il affirme que le papier est employé par l’Opposante pour sa correspondance d’affaires courante depuis 2009.
[24] La pièce G de l’affidavit de M. Stubbs est une copie certifiée d’une brochure et des pages couvertures de plusieurs catalogues présentant les Produits de l’Opposante et arborant la marque de commerce INSPIRED STYLE. Il affirme que chaque édition des catalogues a été livrée à au moins 400 détaillants indépendants au Canada depuis au moins 2010.
[25] La pièce H de l’affidavit de M. Stubbs est une copie certifiée de vignettes de vêtement tissées pour les Produits de l’Opposante qui arborent la marque de commerce INSPIRED STYLE. Il allègue qu'il était prévu que ces vignettes soient apposées sur tous les Produits de l’Opposante vendus au Canada à partir de 2014.
[26] La Requérante est d’avis que le contenu de l’affidavit de M. Stubbs ne devrait pas être pris en compte pour les raisons suivantes :
• il n’a pas rédigé son affidavit; et
• pour certaines des réponses aux engagements qu'il a fournies, il a dû consulter M. Lago, le PDG de l’Opposante.
[27] En ce qui concerne l’argument voulant que M. Stubbs n’ait pas rédigé son affidavit, je ne considère pas que ce fait est décisif en soi. Le déposant doit attester de la véracité du contenu de son affidavit. Au début de son affidavit, il est écrit :
[Traduction]
Je, DONALD STUBBS, de la ville de Kitchener dans la
province de l’Ontario, DÉCLARESOUS SERMENT CE QUI SUIT :
De plus, au paragraphe 2 de son affidavit, il affirme :
[Traduction]
2.
Les faits énoncés dans le présent affidavit sont établis sur la base de ma
connaissance personnelle et de mon implication personnelle dans cette affaire
ou sur la foi de renseignements tenus pour véridiques. Je déclare que
l’ensemble des faits et des allégations contenus dans le présent affidavit sont
véridiques pour autant que je sache et que toutes les déclarations faites sur
la foi de renseignements tenus pour véridiques
[28] M. Stubbs a affirmé au cours de son contre-interrogatoire qu’une version préliminaire de son affidavit lui a été soumise et qu’il l’a révisée.
[29] Dans l’ensemble, j’estime que l’objection formulée par la Requérante fondée sur le fait que M. Stubbs n’a pas lui-même rédigé son affidavit est mal fondée. Il n’y a aucune exigence qui prévoit que le texte de l’affidavit doit être rédigé par le déposant lui-même. M. Stubbs a respecté toutes les exigences, à savoir :
• il a lu son affidavit avant de le signer;
• il a été assermenté avant de signer son affidavit;
• il a déclaré dans son affidavit que les faits y énoncés étaient avérés et qu'ils reposaient sur sa connaissance personnelle, ou sur des renseignements tenus pour véridiques.
[30] Le deuxième argument de la Requérante veut que, à certains égards, M. Stubbs ait dû consulter le PDG de l’Opposante pour pouvoir répondre aux questions posées en contre-interrogatoire.
[31] Premièrement, M. Stubbs travaille pour l’Opposante depuis septembre 2010, comme il est indiqué dans son affidavit. Par conséquent, il est normal qu’il ait eu besoin de s’informer pour répondre à des questions concernant des faits survenus avant septembre 2010. Ainsi qu'il appert à la lecture de la transcription, M. Stubbs avait dans l’ensemble une connaissance personnelle des activités de l’Opposante. En général, il me semble que M. Stubbs était en position, du fait de son expérience auprès de l’Opposante, d’avoir ou d’avoir eu connaissance de ce dont il a déposé. Il est injuste de s’attendre à ce que M. Stubbs ait réponse à toutes les questions qui pouvaient lui être posées au cours de son contre-interrogatoire. M. Stubbs s’est engagé à obtenir les réponses à certaines questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il s’est informé auprès d’un autre membre de la direction de l’Opposante, a révélé l'identité du membre qui lui a donné la réponse et a fourni les réponses aux questions posées, s'acquittant ainsi de ses engagements.
[32] Par conséquent, je rejette les objections formulées par la Requérante en ce qui concerne l’admissibilité de l’ensemble du contenu ou de parties de l’affidavit de M. Stubbs.
L’affidavit de Mme Richardson et son contre-interrogatoire
[33] Mme Richardson est une technicienne juridique à l'emploi du cabinet de l’agent de l'Opposante. Elle a visité deux entreprises (des détaillants indépendants) auxquelles l’Opposante a vendu des vêtements par le passé. Elle a informé de l’identité de ces deux magasins par M. Stubbs. Les magasins sont situés à Waterdown et à Ancaster, en Ontario.
[34] En pièce A, Mme Richardson a produit des photographies du point de vente au détail qu’elle a visité à Waterdown le 17 octobre 2013, lesquelles montrent des vêtements offerts en vente, de même que plusieurs présentoirs de bijoux offerts en vente. Elle a également produit en pièce B une copie certifiée d’une photographie prise au même point de vente sur laquelle elle figure avec des vêtements distribués par l’Opposante en liaison avec la marque INSPIRED STYLE. Elle confirme que l’étiquette volante qui figure sur la photographie est identique à l’étiquette volante reproduite en pièce B de l’affidavit de M. Stubbs.
[35] Elle a produit en pièce C une copie certifiée de photographies prises le 18 octobre 2013 au point de vente au détail situé à Ancaster, sur lesquelles figurent des présentoirs de vêtements offerts en vente, de même que plusieurs présentoirs de bijoux offerts en vente. Je souligne qu’il n’y a aucune référence à la marque INSPIRED STYLE sur ces photographies.
[36] Au cours de son contre-interrogatoire, elle a affirmé ce qui suit :
• il n’y avait aucune affiche arborant la marque INSPIRED STYLE dans les magasins visités;
• la marque INSPIRED STYLE ne figurait sur aucun des bijoux vus dans les magasins qu’elle a visités;
• il n’y avait aucune breloque ou aucun bracelet à breloques dans les magasins qu’elle a visités;
• la photographie à la page 5 de 12 de son affidavit (qui fait partie de la pièce A) a été demandée par Mme Ballagh et aucun des bracelets n’arbore de marque, encore moins INSPIRED STYLE;
• sur la photographie à la page 6 de 12 (qui fait partie de la pièce A), il n’y a aucun bijou dans le rayon des vêtements et l’étiquette volante n’est pas visible. Cependant, il y avait des vêtements à l’arrière, ainsi qu'une table sur laquelle des bijoux étaient exposés;
• à la pièce B de son affidavit, la référence à l’étiquette volante devrait indiquer INSPIRED STYLE plutôt que la Marque;
• sur la photographie qui figure à la page 10 de 12 de son affidavit (qui fait partie de la pièce C), on peut voir que des vêtements de l’Opposante et des bijoux sont exposés dans la même zone;
• sur la photographie à la page 11 de 12 de son affidavit (qui fait partie de la pièce C), il y a des bijoux de marque, mais pas de la marque INSPIRED STYLE;
• le deuxième magasin visité n'offrait aucun vêtement INSPIRED STYLE.
[37] La Requérante s'oppose au contenu de l'affidavit de Mme Richardson au motif qu’elle est une employée du cabinet de l’agent de l’Opposante et que le contenu de son affidavit porte sur un point litigieux, à savoir les voies de commercialisation des parties et la relation alléguée entre les vêtements et les bijoux.
[38] Dans Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada, 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286, la Cour d'appel fédérale a indiqué que, dans la plupart des cas, des non-employés objectifs peuvent mener une telle enquête. L’avocat qui a recours à des membres ou à des employés du cabinet pour obtenir cette preuve court le risque qu’une importance moins grande soit accordée à cette preuve.
[39] Dans les circonstances, et étant donné que, comme on le verra plus loin dans ma décision, les voies de commercialisation et le genre des produits des parties sont les questions clés de ce dossier, j’accorde peu d’importance au contenu de l’affidavit de Mme Richardson souscrit le 18 octobre 2013.
La preuve de la Requérante
L’affidavit de M. Travis
[40] M. Travis est le président de First Jewelry Limited (First Jewelry). First Jewelry est un distributeur de bijoux au Canada pour la Requérante. Les produits que distribue First Jewelry au Canada sont des breloques, de même que des bracelets, colliers et boucles d’oreilles sur lesquels sont posés ces breloques. Il allègue que la Requérante, par l’intermédiaire de First Jewelry et d’autres distributeurs, vend des breloques ainsi que des bracelets, des colliers et des boucles d’oreilles au Canada. Il s'agit des seuls produits vendus en liaison avec la Marque au Canada.
[41] M. Travis allègue que First Jewelry conçoit tout le matériel commercial et promotionnel utilisé pour soutenir les ventes des produits de la Requérante au Canada, tant à l’échelle de la vente en gros que de la vente au consommateur. Il affirme également que la Requérante a commencé à employer la Marque pour sa publicité dès octobre 2012, et First Jewelry a conçu et employé le matériel publicitaire en liaison avec la Marque de la Requérante pour vendre les Produits au Canada. Il a produit le matériel suivant :
• pièce A : Les bannières de plancher The Persona Bead Inspired et Bead Dazzling mettant en vedette la collection Automne 2012, lesquelles ont été employées dans divers salons à l’intention des consommateurs, événements médiatiques et magasins de détail. M. Travis n’en a identifié aucun;
• pièce B : Un publipostage électronique envoyé en novembre 2012 aux membres du club de la Requérante et à ses abonnés Facebook. Cependant, il n’y a aucune indication quant au nombre de membres que compte le club de la Requérante et au nombre de ses abonnés Facebook.
• pièce C : La brochure Automne 2012 de la Requérante, imprimée à 133 000 exemplaires qui ont été distribués aux consommateurs dans des présentoirs de comptoir dans environ 48 grands magasins La Baie d’Hudson, 150 bijouteries Peoples Jewellers, 38 bijouteries Doucet/Latendresse et 150 bijouteries indépendantes à travers le Canada;
• pièce D : Un coupon d’octobre 2012 de la Requérante distribué par Peoples Jewellers à ses clients;
• pièce E : Une confirmation de commande datée d’octobre 2012 pour des produits de marque vendus en liaison avec la Marque; une telle confirmation est envoyée par courriel lorsqu’un client commande sur le site Web de la Requérante. La Marque serait également affichée sur la page de renvoi du site Web depuis octobre 2012. Je souligne qu’aucune copie de ces pages Web n’a été fournie;
• pièce F : Un panneau d’affichage Automne 2012, exposé de novembre 2012 au début de 2013. 227 panneaux d’affichage ont été achetés à travers le pays. La Requérante a reçu des primes, ce qui signifie qu’en tout, 439 panneaux d’affichage ont été exposés avec un nombre de vues estimé à 636 152 000. Aucun détail n’a été fourni quant à savoir ce que signifie « vues » et comment ce nombre a été calculé;
• pièces G à N : Des publicités tirées de diverses revues de mode comme Fashion, Cosmopolitan, Harper Bazaar, InStyle et Flare, toutes publiées en novembre et décembre 2012.
[42] M. Travis allègue que certaines des revues produites sont des revues américaines qui avaient une diffusion importante au Canada.
[43] M. Travis affirme qu’en aucun moment lui ou qui que ce soit d’autre n’a été mis au courant de cas de confusion avec la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante. Il allègue que First Jewelry vend ses breloques et ses bijoux apparentés aux breloques sur un marché très précis, et que jamais un de ses clients n’a demandé si, par exemple, leurs breloques et bijoux apparentés étaient liés aux vêtements et aux accessoires vestimentaires de l’Opposante.
[44] Il affirme que les Produits de la Requérante sont vendus dans des grands magasins comme La Baie d’Hudson, des chaînes de bijouteries comme Peoples Jewellers et Mappins Jewellers, des bijouteries indépendantes à un ou plusieurs magasins, et des détaillants en ligne comme Personaworld.com et PeopleJewelers.com.
[45] M. Travis affirme que First Jewelry ne vend pas de produits arborant la Marque à des magasins de vêtements, et que ces derniers ne sont pas non plus vendus dans des magasins de vêtements. Il ajoute que First Jewelry ne vend pas à l’Opposante, ni à aucun des magasins mentionnés au cours du contre-interrogatoire de M. Stubbs. Par conséquent, il conclut qu’un consommateur moyen ne verrait jamais les Produits de la Requérante et les Produits de l’Opposante dans les mêmes magasins.
[46] Il allègue qu’il serait fort peu probable qu’un consommateur voit et ait connaissance à la fois de la Marque de la Requérante et de la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante. J’accorde très peu d’importance à cette déclaration, car il s’agit de son opinion personnelle. M. Travis n’est pas un témoin indépendant.
[47] J’aimerais souligner que je ne tiens pas compte du contenu du paragraphe 9 de son affidavit, où il affirme qu’il ne croit pas que les détaillants et les autres acheteurs avec qui il fait affaire, à titre de distributeur des Produits de la Requérante, connaissent l'existence des Produits de l’Opposante. Cette déclaration tient de la preuve par ouï-dire.
[48] J’accorde également très peu d’importance aux opinions exposées aux paragraphes 10, 11 et 19 de son affidavit. Ces opinions portent sur les différences dans les voies de commercialisation des parties, le genre des produits des parties et la probabilité de confusion entre les marques en cause. Ici encore, M. Travis n’est pas un témoin indépendant. Quoi qu’il en soit, toutes ces questions doivent être tranchées par le soussigné, conformément aux principes juridiques pertinents qui seront décrits plus loin.
[49] M. Travis a formulées des allégations en ce qui concerne le genre des produits des parties et leurs voies de commercialisation. J'en ferai une description lorsque j'examinerai ces critères plus loin dans ma décision.
La preuve en réponse de l'Opposante
[50] Le 20 octobre 2014, Mme Richardson a visité un grand magasin La Baie d’Hudson situé à Hamilton, en Ontario. Bien qu'elle n’ait pas trouvé de bijou vendu sous la Marque de la Requérante, elle a trouvé de nombreux présentoirs de bijoux offerts en vente. Elle a produit des photographies prises à l’intérieur du magasin, qui montrent que ces présentoirs sont situés directement en face de vêtements et d’autres accessoires de mode comme des ceintures, des chapeaux et des chaussures.
[51] Ce jour-là, elle a acheté, à Hamilton, le numéro de novembre des revues InStyle, Flare et Harper’s Bazaar. Elle a produit, en pièces B, C et D, la page couverture, l’index et des publicités choisies tirés de chacune de ces revues. Ces extraits montrent des bijoux, des vêtements et d’autres accessoires de mode comme des ceintures, des chapeaux et des chaussures annoncés sur la même page ou sur des pages opposées.
[52] À l’audience, la Requérante s’est opposée au contenu de l’affidavit en réponse de Mme Richardson sur la base des règles de common law relatives à la preuve établies dans Browne c Dunn (1893), 6 R 67, p 70-71 (HL). La Requérante m'a prié de me référer à certains extraits de l’ouvrage The Law of Evidence in Canada, Lexis, article 16.179.
[53] J’ai lu les parties pertinentes. Il semble que les cas cités concernent des situations où l’autre partie avait été contre-interrogée avant la production de la preuve en réponse. Je reproduis ci-dessous une partie de l’extrait :
[Traduction]
Il semble que si le contre-interrogateur cherche à mettre en doute la
crédibilité d’un témoin en présentant des éléments de preuve extrinsèques, il
doit aviser ce témoin de son intention.(…)
Par conséquent, si l'avocat envisage d'attaquer la crédibilité d'un témoin en faisant valoir une preuve indépendante, il doit présenter cette preuve au témoin en contre-interrogatoire, alors que ce dernier est encore à la barre des témoins.
[54] Une telle règle ne s’applique pas en l’espèce. Premièrement, j’estime que le contenu de l’affidavit de Mme Richardson ne contredit nullement les déclarations faites par M. Travis. Le fait que les Produits de la Requérante n’étaient pas offerts en vente dans le magasin La Baie d’Hudson visité ne signifie pas qu’ils ne sont vendus dans aucun magasin La Baie d’Hudson au Canada.
[55] Cependant, j’y accorde peu d’importance pour les mêmes raisons que celle mentionnées dans mon résumé du contenu de son affidavit produit dans le cadre de la preuve de l’Opposante. Elle est une employée du cabinet de l’agent de l’Opposante et il demeure que le contenu de son affidavit en réponse porte sur le genre des produits des parties et leurs voies de commercialisation.
[56] Quoi qu’il en soit, je peux admettre d’office que les grands magasins comme La Baie d’Hudson et Sears vendent une vaste gamme de produits, des vêtements aux bijoux, en passant par le matériel électronique, les meubles, etc.
Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties
[57] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu'il est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu'un fardeau de preuve initial soit imposé à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al 2002 CAF 291, 20 CPR (4th) 155; et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].
Motif d'opposition sommairement rejeté
[58] Le premier motif d'opposition peut être résumé comme suit :
La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi en ce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, car, à la date de production de la demande, la Requérante avait ou aurait dû avoir connaissance de l’enregistrement canadien de la marque de commerce INSPIRED STYLE de l'Opposante, ou du fait que cette marque était reconnue en common law, ainsi que de l’emploi antérieur par l’Opposante de cette marque déposée au Canada.
[59] L’article 30i) de la Loi exige uniquement qu’un requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les produits et services décrits dans la demande. Une telle déclaration est incluse dans la présente demande d'enregistrement. Un opposant peut invoquer l'article 30i) dans des cas précis, comme lorsqu'il est allégué que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].
[60] Le simple fait que la Requérante ait pu connaitre l'existence de la marque de commerce de l’Opposante ne l’empêche pas, en soi, d'affirmer qu'elle croit avoir droit d’employer la Marque [voir Woot, Inc c WootRestaurants Inc 2012 COMC 197]. Quoi qu'il en soit, l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ce motif d'opposition.
[61] Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, ce motif d'opposition est rejeté.
Motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion
[62] Les autres motifs d'opposition reposent sur la question de la probabilité de confusion. Ils doivent être appréciés à des dates différentes :
• motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 à la p 424 (CAF)];
• motif d'opposition fondé sur l’article 16(3)a) de la Loi : la date de production de la demande (le 17 août 2012) [voir l’article 16(3) de la Loi];
• motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d'opposition (31 mai 2013) [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].
[63] Je tiens à souligner que, dans sa déclaration d'opposition, l’Opposante a fait référence à l’article 16(1) plutôt qu’à l’article 16(3) de la Loi, car la demande est fondée sur un emploi projeté. J’estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, car, dans le libellé du motif d’opposition, l’Opposante fait référence à la date de production de la demande comme date pertinente.
Enregistrabilité de la Marque selon l'article 12(1)d) de la Loi
[64] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), M. Stubbs a joint à son affidavit une copie du certificat d’enregistrement LMC810,116 de la marque de commerce INSPIRED STYLE qui vise les Produits de l’Opposante. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre. Je confirme que l’enregistrement existe. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.
[65] Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l’espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun n’est pas nécessairement le même [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée 2006 CSC 623(CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].
[66] Le test énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur qui a un souvenir imparfait des marques INSPIRED STYLE de l'Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.
[67] La plupart des arguments portent sur le genre des produits des parties et leurs voies de commercialisation. Néanmoins, je dois examiner chacun des critères pertinents.
Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[68] L’Opposante n’a pas présenté d'observations sur le caractère distinctif inhérent des marques en cause. Quant à la Requérante, elle affirme dans son plaidoyer écrit qu’aucune des marques ne possède un caractère distinctif inhérent fort, car les marques suggèrent toutes deux que [Traduction] « la personne qui porte les produits des parties est inspirée et s'habille avec style ». J’estime que ni l’une ni l’autre des marques ne possède un caractère distinctif inhérent plus fort que l’autre.
[69] Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par son emploi ou sa promotion au Canada. La demande est fondée sur l'emploi projeté. Puisque la date pertinente est la date de ma décision, je peux tenir compte de la preuve d’emploi de la Marque depuis la date de production de la demande, laquelle a été résumée sous la rubrique « La preuve de la Requérante ». Je suis convaincu que la preuve produite par M. Travis établit l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits depuis octobre 2012. Cependant, nous disposons de très peu de renseignements pour déterminer la mesure dans laquelle la Marque est connue au Canada à cette date.
[70] En ce qui concerne la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante, selon la preuve susmentionnée, je conclus que cette marque est plus connue que la Marque, mais en liaison avec des vêtements et, dans une bien moindre mesure, avec des accessoires vestimentaires. Elle est employée par l’Opposante en liaison avec ces produits depuis au moins le 1er janvier 2010. En ce qui concerne les bijoux, il n’y a aucune preuve d’emploi de la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante en liaison avec des bijoux. Quoi qu’il en soit, l'enregistrement de l’Opposante ne vise pas les bijoux.
[71] Dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.
La période pendant laquelle les marques ont été en usage
[72] Considérant que l’Opposante emploie sa marque depuis janvier 2010, et que la Requérante emploie la Marque depuis le 1er octobre 2012, ce facteur favorise l’Opposante, mais il ne s’agit pas là d’un facteur déterminant dans ma décision.
Le genre de produits et les voies de commercialisation
[73] Je dois comparer les produits listés dans le certificat d’enregistrement de l’Opposante avec les Produits [voir Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. L’enregistrement LMC810,116 vise des vêtements et des accessoires, comme des sacs à main, des porte-monnaie, des chapeaux, des gants et des ceintures. Il n’est aucunement fait mention de bijoux ou d'articles de ce genre dans le certificat d’enregistrement, pas plus qu’il n’y a de preuve d’emploi de la marque de commerce INSPIRED STYLE en liaison avec des bijoux.
[74] La question restante est celle de savoir s’il existe un recoupement entre les accessoires vestimentaires de l’Opposante et les Produits de la Requérante.
[75] La Requérante fait valoir que la demande vise un certain type de bijoux, à savoir les breloques, les petites perles et les bracelets comportant de telles breloques et petites perles. Au cours de l’audience, j’ai souligné que ce n’était pas ainsi que j’interprétais la liste de Produits. La demande ne fait pas précisément référence à des bracelets comportant de telles petites perles et breloques. Si la Requérante désirait restreindre sa demande à ce type de bracelet seulement, elle aurait pu le faire dans la description des produits. Par conséquent, j'interprète la demande, telle qu’elle est libellée, comme visant tous les types de bracelets.
[76] La Requérante fait valoir que les bijoux de la Requérante coûtent plus cher que des accessoires vestimentaires, y compris tout bracelet qui pourrait être vendu en liaison avec la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante. Elle affirme également que la preuve non contredite que constitue le contenu de l’affidavit de M. Travis montre que les consommateurs, qui achètent les Produits de la Requérante,cherchent généralement à se procurer précisément ces produits. Plus précisément, lorsqu’une breloque et un bracelet ou un autre bijou apparenté sont achetés, le consommateur ou la personne qui reçoit les breloques cherchera normalement de nouvelles breloques à ajouter à sa collection, ou quelqu'un cherchera à acheter des breloques à offrir en cadeau. M. Travis ajoute qu’un bracelet à breloque ne correspond pas à ce que quelqu’un considérerait comme un accessoire vestimentaire normal, tel un bijou de fantaisie, qui est généralement fait de métaux non précieux plaqués et de verre plutôt que de pierres.
[77] M. Travis a mentionné dans son affidavit que les Produits de la Requérante sont faits de métal précieux, à savoir l’argent sterling, ainsi que de pierres précieuses naturelles, de cristaux autrichiens, de verre italien, d’émaux peints à la main et d’autres matériaux semblables, selon les modèles. Ainsi, la Requérante fait valoir que ses produits sont de meilleure qualité que les bijoux de fantaisie ordinaires.
[78] La Requérante soutient que les consommateurs qui achètent des breloques ou des petites perles sont différents du consommateur moyen qui achète des accessoires vestimentaires à la hâte sans y réfléchir [voir Park Avenue, op. cit. para 35].
[79] Dans Masterpiece, supra, le juge Rothstein s'est penché sur cette question et a conclu en ces termes :
[71] Il est sans importance qu'il soit peu probable que les consommateurs basent leur choix sur une première impression ou que, en règle générale, ils consacrent un temps appréciable à s'informer sur la source de biens et services qui coûtent cher (para 43). En effet, tant les recherches ultérieures que l’achat qui s’ensuit ont lieu après que le consommateur a vu une marque.
[72] Cette distinction est importante car, malgré ce degré d’attention accru, il peut tout de même subsister la probabilité que des marques de commerce créent de la confusion chez le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux. Cela dit, une telle confusion peut se dissiper après mûre réflexion au terme de recherches approfondies. Toutefois, cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu’il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c’est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu’il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu’elle n’a jamais existé ou qu’elle cessera de subsister dans l’esprit du consommateur qui n’a pas fait de telles recherches.
[73] D’ailleurs, avant qu’elle ne soit dissipée, une telle confusion peut amener le consommateur à rechercher, considérer ou acheter les marchandises ou les services d’une source dont il ignorait jusque‑là l’existence ou à laquelle il ne s’était pas auparavant intéressé, et, partant, diminuer la valeur de l’achalandage rattaché à la marque de commerce et à l’entreprise à laquelle le consommateur croyait initialement avoir affaire en voyant la marque de commerce. Induire ainsi le consommateur en erreur est l’un des maux que la législation sur les marques de commerce vise à enrayer. Les consommateurs de marchandises ou de services onéreux et les propriétaires des marques de commerce qui y sont associées ont autant droit de bénéficier du régime des marques de commerce, notamment en matière de protection, que ceux qui achètent ou vendent des marchandises ou des services peu coûteux.
[74] Pour ces raisons, j’estime que la décision du juge de première instance de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu d’une marque était erronée. Il aurait plutôt dû s’en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir de la marque de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant celle d’Alavida. Comme on peut s’attendre à ce que le consommateur à la recherche d’une résidence de luxe pour personnes âgées porte un peu plus attention à la marque de commerce qu’il voit pour la première fois que le consommateur de marchandises ou services moins onéreux, la question du coût n’est pas dénuée de pertinence. Toutefois, cette question ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l’existence d’une forte ressemblance donne à penser qu’il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au para 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l’existence d’une telle probabilité.
[80] Par conséquent, je ne suis pas disposé à accorder d’importance à l'argument de la Requérante qui est fondé sur la différence de prix des produits respectifs des parties.
[81] J’ai déjà indiqué que j’accordais peu d’importance au contenu de l’affidavit de Mme Richardson, sur lequel l'Opposante s'appuie pour faire valoir qu’il existe un recoupement entre les bijoux et les accessoires vestimentaires. Je souligne, cependant, que M. Stubbs n'a pas été en mesure de fournir des chiffres de ventes se rapportant uniquement aux bijoux. Ces chiffres étaient inclus dans les chiffres des ventes d'accessoires vestimentaires. Il s'agit d'un fait qui appuie la conclusion que les bracelets en général peuvent être considérés comme des accessoires vestimentaires. Je souligne également que M. Travis a reconnu au paragraphe 11 de son affidavit que les bijoux peuvent être considérés comme des accessoires vestimentaires. Finalement, je souligne que les bracelets peuvent être perçus comme des accessoires vestimentaires ainsi qu'il appert des photographies jointes à l’affidavit de M. Stubbs (voir les pages 17 à 19 de 51).
[82] La Requérante ne m’a pas convaincu qu'en ce qui concerne les bracelets en général, il n’y aurait pas de recoupement entre eux et les accessoires vestimentaires. Puisque c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que sa Marque est enregistrable, je considère qu’il existe un recoupement potentiel entre les bracelets et les accessoires vestimentaires [voir Emillio Pucci International BV c El Corte Ingles SA, 2011 COMC 32 (CanLII) au para 57]. Cependant, compte tenu du genre des petites perles et des breloques de la Requérante, je ne considère pas qu’il s’agit d’accessoires vestimentaires.
[83] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, M. Travis explique que les Produits sont vendus dans des chaînes de bijouteries, des bijouteries indépendantes, des détaillants en ligne et des grands magasins, comme La Baie d’Hudson. L’Opposante vend ses vêtements dans ses 4 points de vente au détail, de même que dans 450 magasins de détail indépendants.
[84] Le contenu de l’affidavit de M. Stubbs fournit peu de renseignements sur le recoupement potentiel des voies de commercialisation des parties.
[85] M. Travis affirme que même si un consommateur de vêtements cherchait les breloques et les bracelets à breloques de la Requérante, il les chercherait normalement dans une bijouterie, ou au rayon des bijoux d’un grand magasin, et que cette recherche se ferait normalement avec l’aide d’un associé aux ventes puisque les Produits sont habituellement gardés sous clé. Il ne les chercherait pas dans un magasin de vêtements, ni au rayon des vêtements d’un grand magasin. À l’inverse, les accessoires de fantaisie, comme ceux prétendument vendus par l’Opposante, sont généralement vendus sans l’aide d’un associé aux ventes qui fournit des renseignements sur les produits, et ne sont pas gardés sous clé.
[86] Le fait que les bijoux de la Requérante seraient achetés sans l’aide d’un associé aux ventes n’est pas un facteur pertinent, comme il est indiqué dans Gurwith Products LLC c Groupe Marcelle Inc, 2014 COMC 22.
[87] Je ne dispose d’aucune preuve de recoupement réel entre les voies de commercialisation des parties. Même si, en théorie, les vêtements et les accessoires vestimentaires de l’Opposante arborant la marque INSPIRED STYLE pourraient être vendus dans des grands magasins, comme La Baie d’Hudson, du fait de leur nature, ces magasins peuvent vendre une vaste gamme de produits, y compris des vêtements et des bijoux. Cette possibilité n’est pas suffisante pour conclure qu’il existe un recoupement potentiel entre les petites perles et les breloques de la Requérante et les vêtements et accessoires vestimentaires de l’Opposante.
[88] Tel qu'indiqué dans Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc (1992), 44 CPR (3d) 175 (CF 1re inst), il n’est pas nécessaire de démontrer que les produits sont ou ont été, par le passé, vendus dans les mêmes endroits. Je dois plutôt déterminer s’ils peuvent éventuellement être vendus dans les mêmes endroits, dans la mesure où ils appartiennent à la même catégorie générale. J’ai déjà conclu que les bracelets faisaient partie des accessoires vestimentaires.
[89] Dans l’ensemble, je conclus qu’il existe une différence dans le genre des produits des parties et dans leurs voies de commercialisation, en ce qui concerne les petites perles et les breloques. Cependant, les bracelets, tels qu'ils sont décrits dans la demande, pourraient être vendus comme des accessoires vestimentaires et la demande n'indique aucune restriction en ce qui concerne le type de bracelets qui pourraient être vendus en liaison avec la Marque. Par conséquent, il pourrait y avoir un recoupement entre les produits des parties et entre leurs voies de commercialisation en ce qui concerne les bracelets de la Requérante et les accessoires vestimentaires de l’Opposante.
Degré de ressemblance
[90] La seule différence entre les marques est le temps du verbe [Traduction] « inspirer ».
[91] La Requérante a fait valoir, dans son plaidoyer écrit et à l’audience, que les idées suggérées par les marques en cause sont différentes. Selon la Requérante, la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante suggère que les produits eux-mêmes sont stylés ou ont du style. La Marque, en revanche, serait plus axée sur le consommateur. Elle suggèrerait que le consommateur a du style et participe au processus de création du style. Par conséquent, la Requérante affirme qu’un consommateur moyen percevrait les marques de façons différentes.
[92] Je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que chacune des marques suggère un choix mode favorable aux consommateurs lorsqu’elles sont employées en liaison avec les produits respectifs des parties. Je ne crois pas que, sous l'angle de la première impression, la différence du temps du verbe [Traduction] « inspirer » soit suffisante pour établir une distinction dans les idées suggérées par les marques des parties.
[93] Dans l'ensemble, les marques se ressemblent visuellement, phonétiquement et dans les idées qu’elles suggèrent. Ce facteur favorise l’Opposante.
Aucun cas réel de confusion
[94] La Requérante souligne que la preuve démontre qu’il n’y a eu aucun cas de confusion. Un opposant n'a pas à faire la preuve de cas réel de confusion. C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer l'absence de probabilité de confusion. Autrement dit, l’absence de preuve de confusion ne libère aucunement la Requérante du fardeau de preuve qui lui incombe. Cependant, une conclusion défavorable peut être tirée de l'absence de preuve de cas réels de confusion lorsqu'il existe une preuve d'un emploi simultané significatif des marques [voir Mattel Inc, supra à la page 347]. L’absence de cas de confusion pourrait s’expliquer par l’absence de ventes à grande échelle des Produits par la Requérante. Malgré le fait que M. Travis ait affirmé que la Requérante a commencé à vendre les Produits en liaison avec la Marque en janvier 2012, nous ne disposons d’aucun renseignement quant à l’étendue de ces ventes au Canada. De plus, la période pendant laquelle les deux parties vendaient toutes deux leurs produits respectifs en liaison avec leurs marques est relativement courte, à savoir d’octobre 2012 à septembre 2014 (date de signature de l’affidavit de M. Travis).
[95] Par conséquent, je ne considère pas ce fait comme un facteur pertinent.
Les Marques en cause sont des marques secondaires
[96] La Requérante soutient que la preuve démontre que les marques des parties sont employées comme des marques secondaires, à savoir que la Requérante emploie la Marque conjointement avec sa marque principale PERSONA alors que l’Opposante emploie sa marque conjointement avec sa marque de commerce SPANNER, ainsi qu'il appert des pièces au dossier (voir la pièce A de l’affidavit de M. Travis et la pièce G de l'affidavit de M. Stubbs).
[97] Ce fait pourrait également expliquer l’absence de cas réels de confusion, car les marques principales ont pu servir à distinguer l’origine des produits des parties. Cependant, l’enregistrement de l’Opposante ne contraint pas l'Opposante à employer sa marque de commerce INSPIRED STYLE uniquement comme marque secondaire de sa marque de commerce SPANNER. Il en va de même pour la demande d’enregistrement de la Marque. Par conséquent, j’estime que ce facteur n’est pas pertinent pour l’appréciation de la probabilité de confusion entre les marques des parties.
Conclusion
[98] Après examen de tous les facteurs pertinents, je conclus que la Requérante s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce INSPIRED STYLE de l'Opposante en ce qui concerne les [Traduction] « petites perles » et les « breloques ».
[99] J'arrive à cette conclusion, malgré le fait que les marques des parties se ressemblent, compte tenu de mes conclusions que les marques des parties ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent fort; la différence dans le genre des produits respectifs des parties et leurs voies de commercialisation est suffisante pour éliminer, selon la prépondérance des probabilités, toute probabilité de confusion entre les marques en ce qui concerne les [Traduction] « petites perles » et les « breloques ».
[100] Quant aux [Traduction] « bracelets », ils ne sont pas limités à une fonction de support pour petites perles ou breloques. Ils pourraient donc très bien être considérés comme des accessoires vestimentaires. Par conséquent, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre les marques des parties lorsque la Marque est employée en liaison avec les [Traduction] « bracelets » seulement.
[101] Par conséquent, j'accueille en partie ce motif d’opposition seulement en ce qui concerne les bracelets.
Motif d'opposition fondé sur l'article 16(3) de la Loi
[102] Pour s'acquitter de son fardeau initial à l'égard de ce motif d'opposition, l'Opposante doit démontrer qu'elle a employé sa marque INSPIRED STYLE au Canada ou que cette dernière était devenue connue au Canada avant la date pertinente (17 août 2012) et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi à la date d'annonce de la présente demande (8 mai 2013) [voir l'article 16(5) de la Loi].
[103] L’Opposante, par le truchement de l’affidavit de M. Stubbs, m’a convaincu que la marque INSPIRED STYLE de l’Opposante a été employée au Canada, mais seulement en liaison avec des vêtements et des accessoires vestimentaires. M. Stubbs n’a pas été en mesure de produire un registre des ventes de bijoux en liaison avec cette marque. En fait, il n’y a aucune preuve d’emploi de la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante en liaison avec des bijoux.
[104] L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne les vêtements et les accessoires vestimentaires. Le résultat d'une analyse de la probabilité de confusion entre la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante et la Marque serait le même que celui auquel je suis parvenu à l'égard du motif d’opposition précédent pour les raisons qui suivent.
[105] La différence entre les dates pertinentes qui s'appliquent respectivement au motif d’opposition précédent et au présent motif n’a qu’une légère incidence sur les conclusions tirées à l'égard de chacun des facteurs pertinents examinés ci-dessus. Pour l'appréciation du présent motif d’opposition, il m’est impossible de tenir compte de l’emploi de la Marque par la Requérante, car cet emploi est survenu après la date pertinente. De plus, il m’est impossible de tenir compte du contenu des affidavits de Mme Richardson, car ils décrivent des événements qui ont eu lieu après la date pertinente.
[106] Par conséquent, mon analyse des facteurs pertinents au titre du motif d’opposition précédent ne s'en trouverait pas modifiée de façon substantielle. Ma conclusion selon laquelle il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante, en ce qui concerne les petites perles et les breloques, est toujours applicable.
[107] Je conclus que ce motif d’opposition est accueilli en partie seulement en ce qui concerne les bracelets pour les mêmes raisons que celles exposées dans mon analyse du motif d’opposition précédent. Je conclus également que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité de confusion entre les marques des parties lorsque la Marque est employée en liaison avec les [Traduction] « bracelets » seulement.
[108] Par conséquent, j'accueille en partie ce motif d’opposition, seulement en ce qui concerne les bracelets.
Caractère distinctif
[109] Au titre de l'article 2 de la Loi, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce INSPIRED STYLE était devenue suffisamment connue au Canada au 31 mai 2103 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 à la p 58 (CF 1re inst)].
[110] La preuve contenue dans l’affidavit de M. Stubbs établit que la marque de commerce INSPIRED STYLE de l’Opposante était connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente, mais seulement en ce qui concerne les vêtements et les accessoires vestimentaires, comme j'ai conclu précédemment.
[111] La date pertinente différence qui s'applique au présent motif d’opposition me permettrait simplement de tenir partiellement compte de l’emploi de la Marque au Canada (jusqu’au 31 mai 2013). Cependant, cela ne serait pas suffisant pour me permettre de tirer une conclusion différente de celle tirée à l'égard du motif précédent.
[112] Dans l’ensemble, pour les mêmes raisons que celle exposées dans mon analyse du motif d’opposition précédent, j'accueille en partie ce motif d’opposition en ce qui concerne les bracelets seulement.
Décision
[113] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement en ce qui concerne les [Traduction] « bracelets » et je rejette l'opposition en ce qui concerne le reste des produits, à savoir les [Traduction] « bracelets » et je rejette l'opposition en ce qui concerne les autres produits, à savoir : des bijoux, nommément des petites perles et des breloques, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi [voir Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF re inst) à titre d'autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER
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DATE DE L'AUDIENCE : 2016-01-28
COMPARUTIONS
Mme Michele Ballagh POUR L’OPPOSANTE
M. Ken CLark POUR LA REQUÉRANTE
AGENTS AU DOSSIER
Mme Michele Ballagh POUR L’OPPOSANTE
Aird & Berlis LLP POUR LA REQUÉRANTE