Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 65

Date de la décision : 2016-04-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

 

	iRemit Incorporated	Opposante
et
	ABS-CBN Global Remittance Inc.	Requérante
	1545999 pour la marque de commerce MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC	Demande

Aperçu

[1]               iRemit Incorporated s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC (la Marque), qui fait l'objet de la demande n^o 1545999 produite par ABS-CBN Global Remittance Inc.

[2]               Produite le 30 septembre 2011, la demande est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec des services d'expédition de fonds et de règlement de factures. La Requérante revendique la date de priorité de production du 7 avril 2011 sur la base de la demande d'enregistrement de marque de commerce n^o 85/289,401 présentée aux États-Unis, laquelle marque est employée en liaison avec les mêmes services.

[3]               L'Opposante allègue ce qui suit : i) la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); ii) la Marque n'est pas enregistrable suivant les articles 12(1)b), 12(1)c) et 12(1)d) de la Loi; iii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre des articles 16(3)a), 16(3)b) et 16(3)c) de la Loi; et iv) la Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi. La question déterminante dans cette procédure est celle de savoir s'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et au moins une ou plusieurs des marques de commerce ou noms commerciaux iRemit de l'Opposante, déposés et/ou employés antérieurement, y compris IREMIT, IREMIT GLOBAL REMITTANCE et IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin, enregistrement n^o LMC772,071, visant des services financiers, dont des services de transfert d'argent et des services de paiement.

[4]               Pour les raisons exposées ci-après, je rejette l'opposition.

Dossier

[5]               La Marque a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 12 septembre 2012. L'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 11 février 2013. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 14 mai 2013, dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[6]               Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Belinda Lim-Herrara, directrice générale d'International Remittance (Canada) Ltd., l'entité canadienne exerçant ses activités au Canada au nom de l'Opposante. M^me Lim-Herrara a été contre-interrogée, et la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que les pièces ont été versées au dossier. La preuve de la Requérante se compose des affidavits de Raymond Abog, chef d'unité fonctionnelle chez ABS-CBN Canada Remittance, Inc., une filiale en propriété exclusive d'ABS-CBN Global, Ltd., de Ginger Dorval, agente de marque de commerce inscrite employée par l'agent de la Requérante, de Mike Medeiros, spécialiste en recherche avancée pour le compte de Thomson & Thomson Inc., faisant affaire sous le nom de Thomson CompuMark, et de Caroline d’Amours, analyste en recherches de marques de commerce chez Thomson CompuMark. Aucun des déposants de la Requérante n'a été contre-interrogé.

[7]               Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[8]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p 298; et Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[9]               Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

•         article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];

•         article 38(2)a)/article 12(1)b) – la date de production de la demande [voir Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp (2003), 28 CPR (4th) 60 (CF 1^re inst)];

•         article 38(2)b)/article 12(1)c) et article 12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

•         article 38(2)c)/articles 16(3)a), b) et c) – la date de priorité de production;

•         article 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d'opposition rejetés sommairement

[10]           L'Opposante a invoqué huit motifs d'opposition; elle ne s'est toutefois pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard des quatre motifs suivants :

•         article 30a) : il n'y a aucune preuve que la demande ne contient pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels on projette d'employer la Marque;

•         article 12(1)b) : il n'y a aucune preuve que la Marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels on projette d'employer la marque de commerce;

•         article 12(1)c) : il n'y a aucune preuve que la Marque est le nom, dans une langue quelconque, des services en liaison avec lesquels on projette de l'employer;

•         article 16(3)b) : la demande de l'Opposante relative à la marque IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin n'était pas en instance à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque, conformément à l'article 16(4) de la Loi.

[11]           En conséquence, les quatre motifs d'opposition susmentionnés sont rejetés.

Motif d'opposition déterminant

[12]           Comme l'ont toutes deux souligné les parties, les autres questions à trancher en l'espèce sont toutes liées à la question de savoir s'il existe une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.

[13]           J'évaluerai en premier lieu le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de l'Opposante.

Article 12(1)d) – non-enregistrabilité

[14]           L'Opposante allègue que la Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin de l'Opposante (reproduite ci-dessous), qui fait l'objet de l'enregistrement n^o LMC772,071.

[15]           J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement existe [Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[16]           Des marques de commerce créent de la confusion lorsqu'il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l'article 6(2) de la Loi. L'article 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion qui porterait à croire que les produits ou les services d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des services d'expédition de fonds et de règlement de factures de la Requérante, vendus sous la marque MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC, croiraient que ces services ont été fournis ou autorisés par l'Opposante, ou font l'objet d'une licence octroyée par celle-ci, qui offre ses services de transfert d'argent et de paiement sous la marque IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin. C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime d'établir, selon la norme habituelle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile, qu'il n'y aurait pas de probabilité raisonnable de confusion.

[17]           Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5), à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Dans Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 RCS 824, au para 20, la Cour suprême du Canada a indiqué de quelle façon le test doit être appliqué :

[Traduction]
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce [précédentes] et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[18]           Les critères énoncés à l'article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[19]           Ni l'une ni l'autre des marques de commerce des parties ne possède un caractère distinctif inhérent fort. La marque de commerce IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin de l'Opposante évoque les services de l'Opposante, à savoir des services de transfert d'argent et de paiement. Bien que la marque de l'Opposante inclue un élément graphique, j'estime que le dessin augmente peu le caractère distinctif de la marque de l'Opposante. Bien que la Marque évoque aussi les services d'expédition de fonds et de règlement de factures de la Requérante, j'estime qu'elle possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui de la marque de l'Opposante, parce que le consommateur anglophone ou francophone moyen ne comprendrait pas la signification du mot KAPAMILYA ou ce que signifie l'acronyme TFC.

[20]           Le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être accru par la promotion ou l'emploi.

[21]           Selon M^me Lim Herrara [sic], l'Opposante emploie sa marque déposée au Canada en liaison avec des services financiers, nommément services de transfert d'argent et services de paiement, et services de messagerie pour la livraison d'argent et d'instruments financiers depuis 2001, et en liaison avec des services de chargement/recharge de cartes de débit depuis 2005 (para 4 et 5). La seule pièce qui corrobore cette affirmation est un imprimé daté du 9 octobre 2013 tiré du site Web de l'Opposante, qui décrit les services fournis par l'Opposante sous sa marque de commerce dans le monde entier et au Canada. En l'absence de preuve quant au nombre de Canadiens qui peuvent avoir consulté ce site Web, et/ou de chiffres de ventes ou de dépenses publicitaires se rapportant aux services offerts en liaison avec la marque de commerce de l'Opposante, j'estime que la preuve de l'Opposante n'est pas suffisante pour démontrer dans quelle mesure la marque de l'Opposante est devenue connue au Canada.

[22]           La Requérante, en revanche, fournit des services d'expédition de fonds sous la Marque tant en ligne qu'à ses centres de services traditionnels au Canada depuis au moins aussi tôt que février 2012 (affidavit Abog, para 19). M. Abog explique dans son affidavit qu'ABS-CBN Corporation (ABS-CBN), fondée en 1946, est le plus important conglomérat d'information et de divertissement multimédias des Philippines, dont les activités sont principalement axées sur la télédiffusion et la radiodiffusion (et des activités connexes), de même que la production d'émissions de télévision et de radio destinées à des publics locaux et étrangers (para 3). ABS-CBN a constitué la Requérante en société principalement pour répondre aux besoins des Philippins à l'étranger, en leur offrant une vaste gamme de produits et de services faits sur mesure. La Requérante gère des entreprises qui comblent les besoins des Philippins dans plus de 60 pays, y compris en Amérique du Nord. Par l'intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés affiliées situées dans divers pays, la Requérante diffuse TFC et d'autres chaînes offrant un contenu philippin. ABS Canada Remittance (ABS Canada) est une de ces sociétés affiliées de la Requérante qui diffuse TFC précisément au Canada par l'entremise de partenaires de distribution (para 4). La Requérante et ABS Canada sont toutes deux des filiales en propriété exclusive d'ABS-CBN Corporation (para 9).

[23]           ABS Canada a été établie en juin 2011 dans le but d'expédier ou de transmettre des fonds des expatriés philippins aux bénéficiaires aux Philippines. En décembre 2011, ABS Canada a lancé le site Web tfcmyremit.com, qui arbore la Marque bien en vue, comme moyen de promouvoir et de faciliter les services d'expédition de fonds. En 2012, ABS Canada a effectué plus de 1 300 transactions d'expédition de fonds en liaison avec ce service pour les membres de la communauté philippino-canadienne [affidavit Abog, para 20]. Le nombre de transactions d'expédition de fonds est passé à plus de 75 000 en 2013 et à plus de 140 000 en août 2014. La Marque figure aussi sur le site Web tfcmyremit.com, qui a reçu 271 338 visites permettant la tenue de plus de 47 000 sessions par plus de 31 000 usagers en 2012 [affidavit Abog, para 19]. En 2013, le site Web tfcmyremit.com a reçu 555 951 visites et a permis la tenue de plus de 93 000 sessions par plus de 45 000 usagers. Un imprimé de la page de renvoi liée aux rapports de Google Analytics pour le site www.tfcmyremit.com, montrant les visites sur ce site Web et l'emploi de ce dernier au cours des années 2012 et 2013, et des copies d'écran de pages archivées du site Web, montrant l'affichage constant et bien en vue de la Marque sur le site Web au cours d'au moins les deux années précédant la date de l'affidavit de M. Abog, sont joints comme pièce J à l'affidavit de M. Abog. À la lumière de la preuve de la Requérante, je suis convaincue que la Marque de la Requérante est devenue connue d'un certain nombre de Canadiens.

[24]           Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise dans l'ensemble la Requérante.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[25]           Selon M^me Lim-Herrara, l'Opposante emploie sa marque de commerce en liaison avec au moins certains de ses services depuis au moins aussi tôt que 2001. Cet emploi est antérieur à la date de premier emploi de 2012 de la Requérante qui est indiquée dans l'affidavit de M. Abog.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[26]           Ce facteur favorise l'Opposante, car tant les services et que les voies de commercialisation des parties se recoupent. Les parties fournissent toutes deux leurs services de paiement ou d'expédition de fonds aux membres de la communauté philippino-canadienne.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[27]           Bien qu'il ait été statué que la première partie d'une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante au moment d'apprécier la probabilité de confusion [Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183, à la p 188 (CF 1^re inst)], il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion entre deux marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble, c.-à-d. MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC par rapport à IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin [British Drug Houses Ltd c Battle Pharmaceuticals, [1944] C. de l'Éch. 239, à la p 251, confirmée par [1946] RCS 50 et United States Polo Assn c Polo Ralph Lauren Corp (2000), 9 CPR (4th) 51, au para 18, conf par [2000] ACF n^o 1472 (CA)].

[28]           Les marques des parties se ressemblent dans une certaine mesure sur les plans visuel et sonore, comme le premier élément MYREMIT de la Marque a un son et une présentation semblables au premier élément IREMIT de la marque de l'Opposante. Les idées suggérées par les marques, cependant, sont différentes. À cet égard, comme je l'expliquerai plus en détail ci-dessous, la Requérante soutient que les membres de la communauté philippine au Canada savent que TFC est l'abréviation de THE FILIPINO CHANNEL (la chaîne philippine) et que le mot KAPAMILYA est un mot tagalog (philippin) employé pour désigner un membre d'une famille [affidavit Abog, para 8 et 9]. L'idée que suggère la Marque de la Requérante, du moins pour les membres de la communauté philippine (qui seraient les principaux usagers des services des deux parties), est un service d'expédition de fonds fourni par les [Traduction] « membres de la famille » de The Filipino Channel. L'idée suggérée au Canadien moyen serait simplement un quelconque service d'expédition de fonds.

[29]           L'idée que suggère la marque de l'Opposante n'est pas aussi précise, du moins pas pour les membres de la communauté philippine. À cet égard, l'emploi du préfixe « I » (je) conjugué au verbe « remit » (verser) décrit l'action de paiement d'une personne, p. ex. je verse de l'argent à ma famille aux Philippines. Les autres mots de la marque de l'Opposante, GLOBAL (mondial) et REMITTANCE (paiement), décrivent les services de l'Opposante. La marque de l'Opposante évoque par conséquent des services de paiement fournis à l'échelle mondiale.

Autres circonstances de l'espèce

Famille de marques de commerce de la Requérante

[30]           À titre de circonstance additionnelle de l'espèce, la Requérante soutient que la Marque fait partie d'une famille de marques appartenant à la famille de sociétés d'ABS-CBN, lesquelles marques sont appelées collectivement la [Traduction] « famille de Marques d'ABS », qui inclut les marques suivantes :

Marque de commerce	No d'enregistrement/demande	Produits/services [Traduction]
Marques formées de l'élément TFC
TFC	LMC706,915	(1) Services de télédiffusion; services de télédiffusion par câble et satellite; production et programmation d’émissions de télévision; divertissement, en l’occurrence, émissions en continu dans les domaines du cinéma, du mode de vie, du cinéma d’action, du divertissement, de la culture pop, des nouvelles et des nouvelles de divertissement, de la culture asiatique, des rencontres amoureuses, des relations, de la musique, de la danse, des affaires, des métamorphoses de maison et personnelles, des jeunes, des jeux-questionnaires, des sports, de la religion chrétienne, des concours et des variétés, diffusées à la télévision, par satellite et par l'entremise d'un réseau informatique mondial; offre d’information en ligne dans les domaines du cinéma, du mode de vie, du cinéma d’action, du divertissement, de la culture pop, des nouvelles et des nouvelles de divertissement, de la culture asiatique, des rencontres amoureuses, des relations, de la musique, de la danse, des affaires, des métamorphoses de maison et personnelles, des jeunes, des jeux-questionnaires, des sports, de la religion chrétienne, des concours et des variétés par l’entremise d’un réseau informatique mondial.
TFC ON DEMAND	LMC717,951	(1) Télédiffusion; services de diffusion, nommément services de radiodiffusion et de diffusion sur Internet; offre d'accès de télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen d'un service de vidéo sur demande sur Internet et sur des appareils sans fil; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet et sur des appareils sans fil; services de télévision sur IP (TV IP); services de médias mobiles et services de divertissement sous forme de transmission électronique de contenu de divertissement, nommément services de téléchargement de contenu vidéo et audio sur des lecteurs numériques audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision dans les domaines des films, du mode de vie, du cinéma, du divertissement, de la culture pop, des nouvelles et des nouvelles de divertissement, de la culture asiatique, des rencontres amoureuses, des relations, de la musique, de la danse, des affaires, des métamorphoses de maisons et personnelles, des jeunes, des jeux-questionnaires, des sports, de la religion chrétienne, des concours et des variétés, diffusée à la télévision, par satellite et/ou sur un réseau informatique mondial.
TFCKO	LMC717,567	(1) Télédiffusion; services de diffusion, nommément services de radiodiffusion et de diffusion sur Internet; offre d'accès de télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen d'un service de vidéo sur demande sur Internet et sur des appareils sans fil; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet et sur des appareils sans fil; services de télévision sur IP (TV IP); services de médias mobiles et services de divertissement sous forme de transmission électronique de contenu de divertissement, nommément services de téléchargement de contenu vidéo et audio sur des lecteurs numériques audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision dans les domaines des films, du mode de vie, du cinéma, du divertissement, de la culture pop, des nouvelles et des nouvelles de divertissement, de la culture asiatique, des rencontres amoureuses, des relations, de la musique, de la danse, des affaires, des métamorphoses de maisons et personnelles, des jeunes, des jeux-questionnaires, des sports, de la religion chrétienne, des concours et des variétés, diffusée à la télévision, par satellite et/ou sur un réseau informatique mondial.
TFC THE FILIPINO CHANNEL	LMC738,948	(1) Télédiffusion; télédiffusion par câble, satellite et Internet; offre d'accès de télécommunication à du contenu vidéo et audio au moyen d'un service de vidéo sur demande sur Internet et sur des appareils sans fil; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet et sur des appareils sans fil; services de télévision sur IP (TV IP); services de médias mobiles et services de divertissement sous forme de transmission électronique de contenu de divertissement, nommément services de téléchargement de contenu vidéo et audio sur des lecteurs numériques audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision dans les domaines des films, du mode de vie, du cinéma, du divertissement, de la culture pop, des nouvelles et des nouvelles de divertissement, de la culture asiatique, des rencontres amoureuses, des relations, de la musique, de la danse, des affaires, des métamorphoses de maisons et personnelles, des jeunes, des jeux-questionnaires, des sports, de la religion chrétienne, des concours et des variétés, diffusée à la télévision, par satellite et/ou sur un réseau informatique mondial.
TFC MYREMIT	LMC886,983	(1) Services d'envoi d'argent et de règlement de factures.
Marques formées de l'élément REMIT
ABS-CBN EASYREMIT & Dessin	LMC752,809	(1) Services d'envoi d'argent, nommément services d'envoi d'argent de poste à poste, de porte-à-porte et de banque à banque ainsi que services de remise de fonds à l'échelle locale et internationale.
ABS-CBN EASYREMIT	LMC738,336	(1) Services d'envoi d'argent, nommément services d'envoi d'argent de poste à poste, de porte-à-porte et de banque à banque ainsi que services de remise de fonds à l'échelle locale et internationale.
Marques formées de l'élément KAPAMILYA
K KAPAMILYA CHANNEL & Dessin	LMC743,233	(1) Diffusion d'émissions de télévision et programmation; diffusion d'émissions de télévision et programmation par services de transmission directe et/ou de télévision sur IP.

[31]           La Requérante soutient également que, du fait de l'intégration des éléments MYREMIT, KAPAMILYA et TFC, qui sont chacun déjà devenus bien connus dans la communauté philippino-canadienne, la Marque possède un caractère distinctif acquis immédiat. La position de la Requérante est que sa propriété et son emploi d'une telle famille de marques est un facteur significatif qui permet à la Marque de la Requérante d'être distinguée de la marque de l'Opposante.

[32]           S'agissant en premier lieu de la propriété qu'a la Requérante des enregistrements relatifs à ses différentes marques de commerce, il est bien établi en droit que l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d'un enregistrement le droit d'obtenir automatiquement l'enregistrement d'autres marques, même si ces marques sont étroitement apparentées à la marque originale [Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Menagers Coronet Inc, 4 CPR (3d) 108 (COMC); Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc, 32 CPR (3d) 533 (COMC)].

[33]           En second lieu, dans une procédure d'opposition, on ne peut pas simplement présumer de l'existence d'une famille de marques. La partie qui cherche à établir l'existence d'une famille de marques doit démontrer qu'elle emploie plus d'une ou de deux marques de commerce appartenant à la famille alléguée [Techniquip Ltd c Canadian Olympic Assn (1998), 145 FTR 59 (CF 1^re inst), conf par 250 NR 302 (CAF); Now Communications Inc c CHUM Ltd (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].

[34]           En l'espèce, je suis disposée à déduire de la preuve de ventes et de publicité de la Requérante que la famille de marques TFC, KAPAMILYA et EASYREMIT de la Requérante est employée et a acquis une certaine notoriété à ce jour. À cet égard, je mentionne la preuve suivante tirée de l'affidavit Abog :

•         en 2003, ABS-CBN a commencé à employer « kapamilya » comme nom de marque (para 8);

•         KAPAMILYA est un mot tagalog (philippin) employé pour désigner un membre d'une famille (para 8; contre-interrogatoire de M^me Lim-Herrara, p 17);

•         depuis au moins aussi tôt que 2007, la Requérante emploie une famille de marques TFC, REMIT et KAPAMILYA, et elle a produit des demandes d'enregistrement à leur égard, laquelle famille comprenait K KAPAMILYA CHANNEL & Dessin; TFC, TFC ON DEMAND, TFCKO, ABS-CBN EASYREMIT & Dessin, ABS-CDB EASYREMIT et TFC THE FILIPINO CHANNEL;

•         en 2011, la Requérante employait deux autres marques formées de ses marques antérieurement déposées et employées TFC, REMIT et KAPAMILYA, à savoir TFC MYREMIT et MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TCC, et elle a produit des demandes d'enregistrement à leur égard;

•         ABS-CBN forme un conglomérat bien établi d'information et de divertissement multimédias ayant la plus grande part d'auditoire des plus importants réseaux des Philippines, dessert la communauté philippine mondiale et est l'une des sociétés les plus admirées aux Philippines (para 4 à 6);

•         ABS-CBN et TFC sont bien connues de ceux qui font partie de la diaspora philippine, comptant plusieurs millions de téléspectateurs dans 40 pays dans le monde entier (para 6 et 9);

•         sur un total de plus de 619 000 Philippins qui vivent au Canada (en 2011), 89 % ont un fort sentiment d'appartenance à la communauté philippine et 30 % emploient régulièrement les produits et services médias d'ABS-CBN Canada, et sont en conséquence exposés à la Famille de marques de commerce d'ABS-CBN de la Requérante (para 7, 10, 11);

•         ABS-CBN fournit aux Philippins des services d'expédition de fonds dans plus de 20 pays dans le monde entier, et à partir de ces pays, disposant de plus de 10 000 points de cueillette d'argent traditionnels dans le monde entier (para 14), et offre des services d'expédition de fonds en ligne par l'intermédiaire de son site Web www.tfcmyremit.com (para 14 à 16);

•         entre 2012 et 2013, le nombre de transactions d'expédition de fonds annuelles effectuées par l'intermédiaire du site Web de la Requérante a doublé, et le nombre des usagers de son site a augmenté de 50 %; entre 2012 et 2014, le nombre de transactions d'expédition de fonds effectuées au sein de la communauté philippino-canadienne en liaison avec la Marque a augmenté de plus de 10 000 % (para 19 et 20); et

•         depuis 2007, la Famille de sociétés d'ABS-CBN est engagée dans une vaste campagne de publicité et de commercialisation à l'échelle mondiale de la famille de marques formées des éléments TFC, KAPAMILYA et MYREMIT, dont la marque MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC, en liaison avec ses services d'expédition de fonds, investissant plus de 8,5 millions en publicité, et ce, seulement entre 2012 et 2013 (para 23 et 24).

[35]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l'observation de la Requérante voulant que le consommateur moyen des services d'expédition de fonds puisse reconnaître que la Marque est un ajout à la famille de marques de la Requérante trouve un certain appui, au moins à la dernière date pertinente. J'admets, par conséquent, qu'une notoriété établie à l'égard des éléments plus distinctifs de la Marque est utile pour distinguer la source des services liés à la Marque, en particulier dans un cas comme celui-ci, où l'on a affaire à des marques autrement intrinsèquement faibles.

Cas de confusion réelle

[36]           Il n'est évidemment pas nécessaire que l'Opposante démontre qu'il y a confusion pour que je conclue qu'il existe une probabilité de confusion, mais une conclusion défavorable concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'emploi simultané de deux marques est significatif et que l'Opposante n'a produit aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion [Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF), au para 19].

[37]           L'Opposante allègue qu'il y a eu des cas de confusion entre les marques. En particulier, M^me Lim-Herrara atteste ce qui suit au paragraphe 12 de son affidavit :

[Traduction]
Je suis personnellement au courant de cas survenus à l'occasion de salons commerciaux tenus au Canada à la fois en 2012 et en 2013, alors que des personnes se sont rendues à notre kiosque et ont affirmé qu'elles étaient confuses et qu'elles croyaient que le kiosque de la Requérante était en réalité notre kiosque, constatant leur confusion qu'une fois qu'elles ont vu notre kiosque et qu'elles se sont rendu compte que deux noms commerciaux semblables au point de créer de la confusion étaient employés.

[38]           La Requérante a mis en doute la fiabilité de la preuve de M^me Lim-Herrara en contre-interrogatoire. À cet égard, M^me Lim-Herrara a admis en contre-interrogatoire que, bien que son affidavit eût renfermé une déclaration indiquant qu'elle était au courant de cas de confusion réelle au cours de chacune des années 2012 et 2013, elle n'a été en mesure de souvenir d'aucun détail de ces cas de confusion (contre-interrogatoire de M^me Lim-Herrara, p 20, ii 4 à 14). Par exemple, elle ne pouvait se souvenir d'aucun détail se rapportant aux salons commerciaux dont elle a fait mention dans son affidavit.

[39]           La Requérante soutient que sa preuve voulant que les marques réussissent à coexister sans qu'un seul cas de confusion ne soit signalé n'a pas été contestée en contre-interrogatoire et doit être privilégiée. À cet égard, la preuve non contestée de M. Abog relativement à cette question est la suivante :

[Traduction]
[26] Catherine Nicdao et Regina Junio m'informent qu'aucun cas de confusion chez les consommateurs n'a été porté à leur attention entre les services d'ABS Canada Remittance et les services de l'Opposante depuis juin 2011, alors qu'ABS Canada Remittance a été établie et qu'elle a commencé à fournir ses services d'expédition de fonds en liaison avec la marque de commerce MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC.

[27] À plus d'une occasion, la Requérante et l'Opposante ont participé à des salons commerciaux canadiens et elles ont même situé de façon consensuelle leur kiosque l'un à côté de l'autre, et en aucun cas moi-même ou mes collègues n'avons observé de manifestation de confusion entre les parties de la part des participants. À plus d'une occasion, l'Opposante a commandité conjointement des salons commerciaux avec notre société. Du matériel promotionnel se rapportant à deux de ces salons commerciaux – Pakushan Village (Village Pakushan) et Be Careful with My Heart (Prudence avec mon cœur) – démontrant la commandite d'ABS-CBN par la présentation des marques de commerce TFC et MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC, est joint comme pièce O à mon affidavit. Le chèque de l'Opposante fait à l'ordre d'ABS-CBN, une facture et une entente de commandite connexes se rapportant au salon commercial Be Careful with My Heart sont également joints comme O. Des photographies, que j'ai moi-même prises, des kiosques de la Requérante et de l'Opposante, situés l'un à côté de l'autre à ces salons commerciaux, sont jointes comme pièce F.

[40]           En l'espèce, si la Requérante a établi un emploi considérable de sa Marque sur le marché pendant plus de quatre ans, la preuve n'est pas suffisante pour établir la mesure dans laquelle la marque de l'Opposante est employée au Canada. En outre, j'estime que je ne peux pas accorder un poids significatif à la preuve de la Requérante ou de l'Opposante relativement à cette question, comme il n'apparaît pas clairement que chacun des déposants a compris ce que le mot « confusion » signifie en droit des marques de commerce. J'estime, par conséquent, que ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Preuve de l'état du registre et de l'état du marché

[41]           La Requérante a produit une preuve de l'état du registre canadien des marques de commerce et de l'état du marché en ce qui concerne le mot ou le préfixe REMIT (verser). Je formulerai des observations uniquement sur les éléments de preuve que je considère les plus pertinents en l'espèce.

[42]           L'affidavit de M^me Dorval mentionne l'emploi par divers tiers, autres que l'Opposante, d'environ 17 dénominations commerciales/noms commerciaux qui contiennent l'élément REMIT et sont employés en liaison avec des services financiers, dont des services d'expédition de fonds.

[43]           L'affidavit de M. Medeiros fournit la preuve d'environ huit marques de commerce déposées de tiers qui contiennent l'élément REMIT et sont employées comme marque de commerce en liaison avec des [Traduction] « produits et services financiers ». La recherche de dénominations sociales et de noms commerciaux de M^me D’Amours dans les registres officiels de noms commerciaux et les sources canadiennes de common law a révélé plus de 100 noms commerciaux ou dénominations sociales qui emploient le terme REMIT ou le suffixe –REMIT. Bien que ces recherches n'aient peut-être pas révélé le genre de ces entreprises, on peut déduire de bon nombre des noms commerciaux qu'ils visent des services financiers ou leur sont liés.

[44]           La preuve de l'état du registre n'est pertinente que dans la mesure où l'on peut en dégager des conclusions sur l'état du marché, et l'on ne peut tirer de conclusions sur l'état du marché que si l'on relève un grand nombre d'enregistrements pertinents [voir Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^re inst.); Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[45]           En l'espèce, malgré le petit nombre d'enregistrements pertinents, je suis disposée à déduire de la preuve de la Requérante dans son ensemble que des tiers exercent leurs activités sous des noms commerciaux qui intègrent le mot REMIT (verser) dans le domaine général dans lequel les parties exercent leurs activités. Ceci laisse croire que les consommateurs, qui ont en quelque sorte l'habitude de voir des marques formées de l'élément REMIT dans les commerces connexes, sont habitués à distinguer de telles marques d'après leurs autres éléments.

Conclusion

[46]           Comme je l'ai déjà indiqué, le test en matière de confusion consiste à déterminer si une personne ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin de l'Opposante pourrait conclure, à la vue de la Marque MYREMIT A KAPAMILYA SERVICE OF TFC de la Requérante, à la première impression, que les services de l'Opposante et ceux de la Requérante proviennent de la même source ou sont liés d'une manière quelconque.

[47]           Après un examen minutieux de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de l'Opposante en date d'aujourd'hui. Je tire cette conclusion compte tenu de ce qui suit : les différences entre les marques des parties, le fait que la marque IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin de l'Opposante est une marque relativement faible et que la preuve n'est pas suffisante pour lui accorder une plus grande protection, l'existence de la famille de marques de commerce appartenant à la famille de sociétés d'ABS-CBN et la preuve de la Requérante indiquant que les marques de commerce intégrant l'élément REMIT sont courantes dans l'industrie des services financiers, qui fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Tel que souligné dans l'affaire Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF), lorsque l'Opposante possède une marque faible, de petites différences doivent suffire à éviter la probabilité de confusion. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Absence de droit à l'enregistrement – articles 16(3)a) et 16(3)c)

[48]           L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque au titre de l'article 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de priorité de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce qui avaient été employées antérieurement au Canada ou révélées au Canada par l'Opposante, à savoir les marques suivantes : a) IREMIT; b) IREMIT GLOBAL REMITTANCE; et c) IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin. Au titre de l'article 16(3)c), l'Opposante allègue que, à la date de priorité de production, la Marque créait de la confusion avec un ou plusieurs des noms commerciaux de l'Opposante qui avaient été employés antérieurement au Canada par l'Opposante, à savoir IREMIT et IREMIT GLOBAL REMITTANCE.

[49]           Suivant l'article 16(3)a) de Loi, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'au moins une de ses marques de commerce était employée ou révélée au Canada avant la date de priorité de production et qu'elle n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande relative à la Marque [article 16(5) de la Loi].

[50]           L'article 16(3)c) de la Loi se limite à l'emploi d'un nom commercial. Étant donné qu'un motif d'opposition valable ne peut pas s'appuyer sur la révélation d'un nom commercial [Habib Bank Ltd c Habib Bank AG Zurich; 2011 CarswellNat 4526 (COMC), au para 21], pour s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante doit démontrer qu'elle avait employé au moins un de ses noms commerciaux au Canada avant le 17 avril 2011 et qu'elle n'avait pas abandonné cet emploi au 12 septembre 2012. Pour déterminer s'il y a eu emploi d'un nom commercial, les principes des articles 2 et 4 de la Loi s'appliquent [Novopharm Ltd c Genderm Canada Inc (1998), 85 CPR (3d) 247 (COMC), à la p 257].

[51]           Bien que M^me Lim-Herrara prétende employer les marques de commerce de l'Opposante depuis une date antérieure à la date de priorité de production de la Requérante, elle n'a pas produit la moindre preuve pour étayer cette affirmation. À cet égard, et comme je l'ai déjà souligné, l'imprimé tiré du site Web de l'Opposante, tel qu'il apparaissait le 23 avril 2006, montre simplement les adresses et les coordonnées d'iRemit Canada et d'International Remittance (Canada) Ltd. Il ne décrit aucunement les services que l'Opposante fournit. Sans voir la manière dont les marques invoquées par l'Opposante ont été employées, je ne peux pas tirer la conclusion qu'il y a eu emploi ou révélation de l'une quelconque des marques de commerce de l'Opposante avant la date pertinente.

[52]           Une copie d'une recherche effectuée dans le bottin Internet (WHOIS) montrant que l'Opposante est titulaire du nom de domaine myiremit.com depuis 2002 est jointe comme pièce C à l'affidavit de l'Opposante. Comme l'a souligné l'agent de la Requérante, l'Opposante doit se limiter à ce qu'elle a allégué dans sa déclaration d'opposition et, en l'occurrence, l'Opposante a allégué l'absence de droit à l'enregistrement du fait de son propre emploi de ses noms commerciaux IREMIT et IREMIT GLOBAL REMITTANCE et de ses marques de commerce IREMIT, IREMIT GLOBAL REMITTANCE et IREMIT GLOBAL REMITTANCE & Dessin. À mon avis, ces termes indiquent clairement les marques de commerce et les noms commerciaux sur lesquels l'Opposante s'appuyait. Si l'Opposante souhaitait s'appuyer sur la marque de commerce ou le nom commercial MYIREMIT, elle aurait dû l'indiquer clairement dans ses allégations.

[53]           S'il est vrai que le caractère suffisant des allégations doit être évalué en tenant compte de la preuve au dossier [voir Novopharm Ltd c Astra AB (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF)], en l'espèce, il n'est pas raisonnable, à mon avis, de s'attendre à ce que la Requérante aurait présumé, à la lumière de la preuve au dossier, que l'Opposante avait l'intention de s'appuyer sur autre chose que les marques de commerce et les noms commerciaux énoncés dans sa déclaration d'opposition.

[54]           L'Opposante ne s'étant pas acquittée de son fardeau de preuve initial d'établir l'emploi ou la révélation des marques de commerce ou des noms commerciaux qu'elle invoque à l'appui de ces motifs, il n'est pas nécessaire que j'examine la preuve de la Requérante en vue d'évaluer s'il existe ou non une probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et les marques de commerce et/ou noms commerciaux de l'Opposante.

[55]           Compte tenu de ce qui précède, les motifs fondés sur les articles 16(3)a) et c) sont rejetés.

Absence de caractère distinctif – article 2

[56]           L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive, en ce sens qu'elle ne peut pas distinguer ni n'est adaptée à distinguer les services de la Requérante des services de l'Opposante liés à ses marques de commerce et noms commerciaux.

[57]           Pour s'acquitter de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif, l'Opposante doit établir qu'au moins une de ses marques de commerce ou au moins un de ses noms commerciaux étaient devenus suffisamment connus au Canada au 11 février 2013 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[58]           Comme je l'ai déjà indiqué, l'Opposante n'a pas fourni une preuve suffisante pour établir que ses marques de commerce ou noms commerciaux étaient employés avant la date de production de la demande de la Requérante. Même si je pouvais déduire de la preuve dans son ensemble que la marque de commerce déposée de l'Opposante était devenue connue dans une certaine mesure au Canada au 11 février 2013, ceci ne serait pas suffisant pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. Par conséquent, ce motif d'opposition est également rejeté.

Décision

[59]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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Cindy R. Folz

Présidente intérimaire

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L'AUDIENCE : 2016-03-09

 

COMPARUTIONS

 

James T. Swanson                                                                                POUR L'OPPOSANTE

 

Essien Udokang                                                                                   POUR LA REQUÉRANTE

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Burnet, Duckworth & Palmer LLP                                                     POUR L'OPPOSANTE

 

Baker & McKenzie LLP                                                                      POUR LA REQUÉRANTE