Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 212

Date de la décision : 2014-09-30

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par la Centrale des caisses de crédit du Canada à l'encontre de la demande d'enregistrement n^o 1,537,578 pour la marque de commerce CUALLIX au nom de Cade Capital LLC

Introduction

[1]               Cade Capital LLC (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce CUALLIX (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec divers services financiers.

[2]               La Centrale des caisses de crédit du Canada (l'Opposante) s'est opposée à la demande, principalement au motif qu'il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'emploi et la révélation antérieurs par l'Opposante de ses marques de commerce déposées et de ses marques de certification CU en liaison avec des services financiers et des services connexes. L'Opposante invoque également des motifs d'opposition techniques fondés sur la non-conformité de la demande à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi).

[3]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que cette demande d'enregistrement doit être repoussée.

Contexte

[4]               Le 28 juillet 2011, la Requérante a produit la demande n^o 1,537,578 en vue de faire enregistrer la Marque fondée sur un emploi projeté en liaison avec les services suivants :

[traduction]
Services financiers, nommément encaissement de chèques, prêts sur salaire temporaires, services de cartes de crédit, services d'émission de mandats, services de guichet automatique, services de transactions financières, nommément offre de transactions commerciales sécurisées et de services de planification financière en ligne.

La Requérante revendique la priorité en vertu de l'article 34 de la Loi au motif qu'une demande d'enregistrement relative à la même marque de commerce a été produite aux États-Unis le 31 janvier 2011, sous le n^o 85/229812.

[5]               La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 17 octobre 2012, et l'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 11 février 2013 fondée sur les motifs d'opposition suivants, invoqués en vertu de l'article 38 de la Loi : article 30a), article 30e), article 30i), article 12(1)d), article 16(3)a) et article 38(2)d). Les trois derniers motifs d'opposition sont liés à la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et les enregistrements de marque de commerce de l'Opposante énumérés à l'Annexe « A » ci-jointe et/ou les marques de certification de l'Opposante énumérées à l'Annexe « B » ci-jointe.

[6]               Au soutien de son opposition, l'Opposante a produit les affidavits de Sandra Bayley et de Jane Buckingham. Aucune des déposantes n'a été contre-interrogée.

[7]               La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[8]               Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst.), p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[10]           Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

•         article 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475];

•         article 38(2)b)/article 12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

•         article 38(2)c)/article16(3)a) – la date de priorité de production de la demande;

•         article 38(2)d)/absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Preuve de l'Opposante

[11]           M^me Buckingham, recherchiste en marques de commerce employée par l'Opposante, a effectué une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour repérer toutes les marques actives qui renferment l'élément CU appartenant à l'Opposante et employées en liaison avec toutes les marchandises et tous les services. Les détails reliés à 58 marques de commerce et marques de certification actives qui sont formées de l'élément CU et qui appartiennent à l'Opposante sont joints comme Pièce A à son affidavit.

[12]           M^me Bayley est la directrice des marques de commerce et de la propriété intellectuelle de l'Opposante. L'Opposante a été constituée en 1953 et demeure l'association commerciale nationale des caisses d'épargne et de crédit dans neuf provinces. Elle explique que les caisses d'épargne et de crédit sont des institutions financières offrant des services complets et que la seule différence entre une caisse d'épargne et de crédit et une banque tient au fait que les caisses d'épargne et de crédit appartiennent à leurs clients individuels, c.-à-d. les membres.

[13]           M^me Bayley affirme également que, en décembre 2012, 348 caisses d'épargne et de crédit au Canada étaient affiliées à l'Opposante. Ces caisses d'épargne et de crédit occupaient 1 762 emplacements et comptaient plus de 5,3 millions de membres, 152,5 milliards de dollars d'actifs, 134,6 milliards de dollars de dépôts, 127 milliards de dollars de prêts et 27 600 employés.

[14]           Une liste de 64 marques de commerce et marques de certification CU déposées et non déposées appartenant à l'Opposante est jointe comme Pièce 2 à son affidavit. L'affidavit de M^me Bayley présente également une preuve d'emploi sur le marché canadien par l'Opposante de 36 marques déposées et de huit marques non déposées qui renferment l'élément CU et qui sont employées en liaison avec des services financiers et des services connexes. Elle explique que l'Opposante est particulièrement fière de la famille des marques de commerce CU qu'elle a accumulées au fil des années, y compris les marques CUSAVE, CUBILL, CUBOND, CUSOURCE, CULINE, CUCREDIT, CULEASE et CUSALES.

[15]           Une liste des titulaires actuels d'une licence d'emploi des marques de commerce est jointe comme Pièce 3 à l'affidavit de M^me Bayley, qui explique que des accords de licence sont en place en faveur de ces licenciés. M^me Bayley explique que ces licences régissent l'emploi des diverses marques et prévoient l'exercice d'un contrôle par l'Opposante sur les caractéristiques et la qualité des biens/services liés aux marques de commerce respectives.

[16]           Des exemples de publicité, d'articles promotionnels et de documents imprimés portant une date remontant à au moins 1995 jusqu'à 2013 et arborant une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante sont joints comme pièces à son affidavit, notamment des rapports annuels, des faits saillants financiers de l'Opposante pour diverses années, des rapports aux intervenants, des bulletins, des imprimés de site Web, des publicités, des brochures et des dépliants. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante a fourni un tableau utile présentant l'endroit où se trouve la preuve d'emploi sur le marché de 44 des marques de commerce de l'Opposante dans l'affidavit de M^me Bayley. Ce tableau est reproduit en partie ci-dessous.

[traduction]

Marque de commerce	No d'enregistrement	Preuve
CULINE	LMC638,033	Affidavit de Mme Bayley, Pièces 77-78, 85-86
CUCREDIT	LMC549,563	Affidavit de Mme Bayley, Pièce 70
CUBILL	LMC557,248	Affidavit de Mme Bayley, Paragraphe 15(a) et Pièces 47-52
CUBOND	LMC570,442	Affidavit de Mme Bayley, Paragraphe 15(a) et Pièces 47 et 53
CUSAVE	LMC689,514	Affidavit de Mme Bayley, Paragraphes 19(d) et (e), Pièces 61 et 63-65
CUSALES	LMC718,619	Affidavit de Mme Bayley, Pièce 73
CULEASE	LMC555,067	Affidavit de Mme Bayley, Pièces 101-102
CUSOURCE	LMC650,543	Affidavit de Mme Bayley, Paragraphe 8 et Pièces 4-24

[17]           Si l'affidavit de M^me Bayley manque de détails pour certains points de son témoignage concernant la mesure dans laquelle ces marques ont été employées ou révélées au Canada, elle fait les déclarations précises suivantes relativement aux marques CUSOURCE, CUSAVE, CUBILL et CUBOND (ci-après appelées collectivement les Marques de l'Opposante) :

-          en 2012, les ventes nettes des services CUSOURCE ont dépassé les 2,9 millions de dollars (affidavit de M^me Bayley, para. 8 et Pièces 4-24);

-          en mai 2013, l'institution Biggar and District Credit Union comptait environ 37,5 millions de dollars de dépôts dans les comptes CUSAVE (affidavit de M^me Bayley, para. 19(d) et (e) et Pièces 61, 63-65);

-          en juin 2013, le portefeuille d'investissements relié aux comptes CUBILL était d'environ 34 170 000 $ et le portefeuille d'investissements total relié aux comptes CUBOND était d'environ 585 000 $ (affidavit de M^me Bayley, para. 15(a) et Pièces 47-53).

[18]           Les services financiers offerts par l'Opposante sous les Marques de l'Opposante comprennent ce qui suit : services de comptes d'investissement, offre de dépôts à terme, de régimes d'épargne et de REER, services de caisse d'épargne et de crédit reliés aux dépôts à terme et prestation de services d'agrément dans le domaine des caisses d'épargne et de crédit et des services financiers.

Non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[19]           En ce qui concerne le motif fondé sur l'article 12(1)d), le registraire a le pouvoir discrétionnaire, au nom de l'intérêt public, de consulter le registre afin de confirmer l'existence des enregistrements invoqués par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/Cie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je confirme que les Marques de l'Opposante sont en règle en date d'aujourd'hui.

[20]           Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition dans la mesure où les Marques de l'Opposante sont concernées, il incombe à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante.

[21]           Les Marques de l'Opposante comportent toutes l'élément CU. Comme je l'ai déjà souligné, les Marques de l'Opposante sont toutes déposées en liaison avec des services financiers semblables ou connexes.

Le test en matière de confusion

[22]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[23]           Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[24]           La Marque possède un caractère distinctif inhérent fort, comme il s'agit d'un mot inventé qui ne décrit ni n'évoque les services connexes. Les Marques de l'Opposante ne possèdent pas un caractère distinctif inhérent aussi fort, parce que le deuxième élément de la plupart des Marques de l'Opposante donne une description de la nature des services de l'Opposante liés à la marque en question (p. ex., CUBOND pour des services de caisse d'épargne et de crédit liés aux placements dans des dépôts à terme; CUSAVE pour des services de comptes d'investissement).

[25]           Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. À la lumière de la preuve produite, j'estime que les Marques de l'Opposante sont devenues connues au Canada. Comme la Requérante n'a produit aucun élément de preuve d'emploi de sa Marque au Canada, je dois conclure que celle-ci n'a acquis aucune notoriété.

Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[26]           La période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l'Opposante, comme l'Opposante a établi l'emploi de ses Marques pendant plusieurs années, alors que la Requérante n'a pas établi l'emploi de sa Marque.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[27]           S'agissant des marchandises ou des services et du commerce des parties, l'appréciation de la probabilité de confusion aux termes de l'article 12(1)d) repose sur l'état déclaratif des marchandises ou des services qui figure dans la demande d'enregistrement et qui sont décrits dans les enregistrements des parties [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[28]           Les services des parties appartiennent à la catégorie générale des services financiers et des services connexes.

[29]           Rien au dossier ne permet d'établir la nature du commerce de la Requérante, et ni la demande de la Requérante ni les enregistrements de l'Opposante ne prévoient de restriction quant aux voies de commercialisation. Par conséquent, compte tenu du recoupement direct entre les services des parties, je conclus qu'il pourrait y avoir un recoupement dans les voies de commercialisation liées aux services des parties.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[30]           Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble, et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs. De plus, si la Cour suprême du Canada a observé dans Masterpiece que le premier mot d'une marque de commerce peut constituer le plus important au regard du caractère distinctif [Conde Nast Publications c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^re inst.)], elle s'est dit d'avis qu'il est préférable de se demander d'abord si les marques de commerce comportent un aspect particulièrement frappant ou unique.

[31]           En l'espèce, j'estime que le premier élément des marques de l'Opposante, le préfixe CU, est également l'élément le plus frappant ou unique des marques de l'Opposante. Comme je l'ai déjà souligné, le deuxième élément des marques de l'Opposante décrit ou évoque souvent les services de l'Opposante. L'élément CU est par conséquent l'élément le plus important des marques de l'Opposante au regard du caractère distinctif.

[32]           Étant donné que la Marque commence aussi par l'élément CU, j'estime qu'il y a un certain degré de ressemblance entre les marques dans la présentation et le son. Je ne vois cependant pas de ressemblance entre les marques dans les idées qu'elles suggèrent, car j'estime que la Marque n'a pas de signification identifiable, tandis que les Marques de l'Opposante évoquent les services financiers liés à ces marques.

Autres circonstances de l'espèce

[33]           Comme autre circonstance de l'espèce, j'ai examiné la famille ou la série de marques de l'Opposante. Comme je l'ai déjà mentionné, l'Opposante a établi l'emploi sur le marché de plusieurs de ses marques de commerce ayant comme préfixe l'élément CU, notamment CUSOURCE, CUBOND, CUSAVE, CUBILL, CULINE, CUCREDIT, CULEASE et CUSALES [McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^re inst.)]. J'estime donc que l'Opposante a établi l'existence d'une famille de marques de commerce qui comportent l'élément CU pour emploi en liaison avec des services financiers et des services connexes. Je conclus que les consommateurs qui connaissent les marques de l'Opposante ayant comme préfixe l'élément CU pourraient être plus susceptibles de présumer que la Marque de la Requérante fait partie de la famille de marques de l'Opposante, parce qu'elle commence par le même élément CU. La famille de marques de commerce de l'Opposante fait, par conséquent, augmenter la probabilité de confusion en l'espèce.

Conclusion

[34]           Lorsque j'ai appliqué le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Comme je l'ai déjà souligné, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de parties.

[35]           Compte tenu des conclusions que j'ai tirées, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de l'Opposante. Je tire cette conclusion compte tenu en particulier du caractère distinctif acquis des Marques de l'Opposante, du recoupement entre les services des parties, de l'existence de la famille de marques de l'Opposante ayant le préfixe CU et du fait que la Requérante peut s'être désintéressée de cette procédure, comme le laisse croire sa décision de ne produire aucun élément de preuve et de ne présenter aucun argument au soutien de sa demande. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est accueilli.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – article 38(2)d) de la Loi

[36]           Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services de ceux de tiers partout au Canada [Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[37]           Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante est tenue de démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmée par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1^re inst.)].

[38]           Après examen de la preuve de l'Opposante, j'estime que l'Opposante a produit une preuve suffisante permettant de conclure qu'une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif à la date de production de la déclaration d'opposition (c.-à-d. le 11 février 2013).

[39]           La différence entre les dates pertinentes n'a pas d'incidence sur mon analyse de la probabilité de confusion. Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également accueilli.

Motifs d'opposition restants

[40]           Comme j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante relativement à deux motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.

Décision

[41]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

______________________________

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

Annexe A

 

Marque de commerce	No de demande/enregistrement
CCUA	1,555,046
CU BONUS BUILDER & Dessin	LMC569,469
CU BONUS BUILDER	LMC569,232
CU BY PHONE	LMC577,385
CU BY PHONE et Dessin	LMC577,824
CU CREDIT	LMC556,563
CU FLEX et Dessin	LMC447,813
CU LINE	LMC706,393
CU NET	LMC696,316
CU SOLUTIONS	LMC571,870
CU STEP	LMC644,578
CU TAKE TEN & Dessin	LMC557,357
CU TAKE TEN	LMC557,454
CU-XCHANGE	LMC680,281
CU-XCHANGE & Dessin	LMC680,282
CU@HOME	LMC591,042
CU@WORK	1,430,676
CUANYTIME.COM	LMC516,332
CUANYTIME.COM et Dessin	LMC543,475
CUBILL	LMC557,248
CUBOND	LMC570,442
CUCARDSONLINE.COM	LMC567,980
CUCORP	LMC487,559
CUCORP et Dessin	LMC493,921
CUCREDIT	LMC549,563
CUDA	LMC616,639
CUETS	LMC541,660
CUIC	LMC614,942
CUINCLUSIVE	LMC615,272
CUIS & Dessin	LMC549,588
CUIS	LMC549,587
CULEASE	LMC555,067
CULEASE FINANCIAL SERVICES & Dessin	LMC537,810
CULINE	LMC638,033
CULINK	1,528,858
CUPS	LMC696,906
CUSALES	LMC718,619
CUSAVE	LMC689,731
CUSOURCE & Dessin	LMC650,731
CUSOURCE	LMC650,543
CU 55 PLAN	LMC517,147
CU CARD	LMC354,942
CU CONTACT & Dessin	LMC343,626
CU-CHEK	LMC169,645
CUDATA	LMC364,743
CUE & Dessin	LMC334,088
CUE	LMC336,301

Annexe B

 

Marque de commerce	Marque de certification
CU 55 PLAN	LMC517,147
CU CARD	LMC354,942
CU CONTACT & Dessin	LMC343,626
CU-CHEK	LMC169,645
CUDATA	LMC364,743
CUE & Dessin	LMC334,088
CUE	LMC336,301