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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2016 COMC 32
Date de la décision : 2016-02-24
[TRADUCTION
CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
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Triple E. Canada Ltd. |
Opposante |
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et |
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Load King Transport Inc. |
Requérante |
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1,571,519 pour la marque de commerce LOAD KING |
Demande |
Contexte
[1] Le 2 avril 2012, la Requérante a produit la demande d'enregistrement no 1,571,519 pour la marque de commerce LOAD KING (la Marque). La demande est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 28 juillet 2010, en liaison avec les produits et services suivants [Traduction] :
PRODUITS :
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus et affiches.
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
SERVICES :
(1) Transport de fret par camion, fourgon, train, avion et navire; services de courtage dans le domaine du transport de marchandises.
(2) Services d'entreposage en entrepôt.
(3) Location de camions de chargement et de fourgons.
(4) Services de conseil dans le domaine du transport de marchandises.
(5) Exploitation d'un site Web pour le suivi de chargements et pour la diffusion d'information dans le domaine du transport de marchandises.
[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 6 mars 2013 et, le 3 mai 2013, une opposition a été engagée par l'Opposante en vertu de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Une déclaration d'opposition modifiée a subséquemment été produite le 10 juillet 2013, en réponse à la demande de la Requérante visant à obtenir une décision interlocutoire relativement au caractère suffisant des motifs d’opposition.
[3] Les motifs d’opposition sont fondés sur la non-conformité [articles 30b) et 30i)]; l’absence de droit à l’enregistrement [articles 16(1)a) et c)]; la non-enregistrabilité [article 12(1)d)] et l’absence de caractère distinctif [articles 38(2)d) et 2].
[4] Dans une contre-déclaration en date du 25 juin 2013, la Requérante a nié chacune des allégations formulées dans la déclaration d'opposition.
[5] Comme preuve à l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Terrance Elias, président et directeur général de l’Opposante, et une copie certifiée de la marque de commerce LODE-KING de l’Opposante, enregistrée en liaison avec des remorques à grains et des remorques à plateforme inclinée (enregistrement no LMC356,663). M. Elias n'a pas été contre-interrogé.
[6] Comme preuve à l’appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Harpreet Dhanoa, président de la Requérante. M. Dhanoa a été contre-interrogé au sujet de son affidavit, et la transcription de son contre-interrogatoire ainsi que les pièces sont au dossier.
[7] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.
[8] Pour les raisons exposées ci-dessous, l'opposition est accueillie.
Fardeau de preuve
[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298].
Non-conformité – motif fondé sur l’article 30b)
[10] L’Opposante allègue que la demande contrevient aux dispositions de l’article 30b) de la Loi en ce que la Requérante n’avait pas commencé l’emploi de la Marque le 28 juillet 2010.
[11] La question que pose l'article 30b) est celle de savoir si la Requérante a employé la Marque de manière continue dans la pratique normale du commerce pendant la période comprise entre la date de premier emploi alléguée et la date de production de la demande [voir Immuno AG c Immuno Concepts, Inc (1996) 69 CPR (3d) 374 (COMC); Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1re inst), à la p 262; et Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd 2014 CF 323].
[12] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour étayer son allégation de non-conformité de la demande à l'article 30b) de la Loi, en gardant à l'esprit que les faits en rapport avec le premier emploi par la Requérante relèvent essentiellement de la connaissance de la Requérante [voir Tune Masters c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1996), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p 89 et Corporativo de Marcas, précitée]. Pour s'acquitter de ce fardeau initial, l'Opposante peut s'appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur celle de la Requérante [voir Labatt Brewing Company Limited c Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst), à la p 230]. L’Opposante peut également s’appuyer sur le contre-interrogatoire du déposant de la Requérante pour s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe [Coca Cola Ltd c Compagnie Francaise de Commerce (1991), 35 CPR (3d) 406 (COMC)]. Si l'Opposante réussit à s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe, la Requérante doit alors, en réponse, étayer sa prétention d'emploi pendant la période pertinente.
[13] M. Dhanoa, président de la Requérante, fait les déclarations suivantes à l’égard de l’emploi de la Marque dans son affidavit [Traduction] :
• La Requérante exploite une entreprise au Canada qui fournit essentiellement du transport de fret par camion, fourgon, train, avion ou navire, ainsi que des services de courtage dans le domaine du transport de marchandises. Elle offre des services d'entreposage en entrepôt, la location de camions de chargement et de fourgons, des services de conseil dans le domaine du transport de marchandises et exploite un site Web pour le suivi de chargements et pour la diffusion d'information dans le domaine du transport de marchandises (les Services). Tous les Services sont exécutés en liaison avec la Marque et sont exécutés depuis déjà au moins le 28 juillet 2010 (para 6).
• De plus, la Requérante vend divers types d’articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs et distribue des publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus et affiches en liaison avec la Marque (les Produits). La Requérante associe sa Marque avec les Produits depuis déjà au moins le 28 juillet 2010 (para 7).
• Des documents montrant la manière dont la Marque est employée en liaison avec les Produits de la Requérante sont joints à son affidavit en pièce A.
• La Marque est employée en liaison avec les Produits en étant estampillée ou imprimée sur le produit ou l’emballage du contenant dans lequel le produit est vendu (para 3).
• La Marque figure bien en vue sur les camions de la Requérante et occupe une place importante sur tous les relevés d’encaissement, rapports de services et rapports d’approbation (para 14 et pièce B).
• Joints en pièces C et D se trouvent des imprimés d’une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google montrant des entreprises nommées Load King Trailer Rentals et Load King Trailer Rentals Limited qui emploient la Marque LOAD KING en liaison avec leurs activités. M. Dhanoa n’explique pas le lien entre la Requérante et l’une ou l’autre de ces entités.
• La Marque est employée en liaison avec les Services [Traduction] « de manière à donner avis à l’acheteur des Services ou à l’utilisateur des services que la marque de commerce LOAD KING de la Requérante est associée à l’exécution de ces Services » (para 5).
• Depuis le 28 juillet 2010, la Requérante a vendu les Produits au Canada, totalisant plus de 250 000 $ (para 9 et 10; pièce A).
• Depuis le 28 juillet 2010, la Requérante a vendu les Services au Canada, totalisant plus de 12 455 000 $ (para 11; pièce B).
[14] Pendant le contre-interrogatoire, l’agent de l’Opposante a tenté de soutirer des renseignements supplémentaires auprès de M. Dhanoa en ce qui concerne la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, le mode d’emploi de la Marque par celle-ci ou encore l’étendue de cet emploi en ce qui concerne chacun de ses produits et services.
[15] En ce qui concerne les Produits, M. Dhanoa a révélé ce qui suit au cours du contre-interrogatoire [Traduction] :
• tous les articles promotionnels énumérés dans la demande ont été offerts à des clients à des fins promotionnelles; lorsqu’on lui a demandé de produire une facture en liaison avec la vente des Produits, M. Dhanoa a pris la demande en délibéré, mais n’a jamais produit de facture [Q 392 à 397];
• Le matériel imprimé et les affiches ont simplement été distribués à des fins promotionnelles sans frais [Q 420 à 425]; et
• Les chiffres d’affaires indiqués au paragraphe 9 de son affidavit représentent en fait les coûts d’achat par la Requérante de ces produits promotionnels, plutôt que des revenus dérivés des ventes de ces produits [Q 426 et 427].
[16] M. Dhanoa n’a pas non plus été en mesure de confirmer l’existence de toute écriture comptable montrant que la Requérante avait dans les faits acheté ou vendu les Produits indiqués dans sa demande – ces questions ont été prises en délibéré et la Requérante n’a fourni aucune réponse à ces questions [Q 413]. De plus, il n’a pas été en mesure de confirmer si la Requérante disposait d’une liste de prix pour les Produits ou s’il existait des pages de catalogue imprimé ou tout document affichant les Produits (Q 414 à 419). M. Dhanoa a été en mesure de confirmer, toutefois, que ces produits n’étaient pas vendus par l’intermédiaire du site Web de la Requérante.
[17] L’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des produits est défini comme suit à l'article 4(1) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les colis dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[18] En l’espèce, j’estime que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe au titre de ce motif en ce qui concerne les Produits, en conséquence du contre-interrogatoire du déposant de la Requérante, M. Dhanoa. Comme souligné par l’Opposante, la distribution de produits à des fins promotionnelles ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens de l’article 4(1) de la Loi [voir Cordon Bleu International Ltd c Renaud Cointreau & Cie (2000), 188 ACF 29 et Canadian Institute of Bookkeeping Inc c Canadian Institute of Professional Bookkeepers, 2013 COMC 14]. Considérant que le reste de la preuve de la Requérante n’établit pas de façon positive sa date de premier emploi revendiquée suivant l’article 4(1) de la Loi en ce qui concerne l'un ou l'autre des Produits, le motif fondé sur l’article 30b) est accueilli en ce qui concerne les Produits.
[19] En ce qui concerne les Services, l’Opposante a demandé à M. Dhanoa de produire divers documents pour corroborer la date de premier emploi revendiquée par la Requérante puisque toute la documentation à l’appui jointe à l’affidavit de M. Dhanoa en liaison avec le lancement de l’entreprise de fret et de transport de la Requérante est ultérieure à la date de premier emploi revendiquée de la Marque. Par exemple, une copie du certificat d’enregistrement d’opérateur de véhicules commerciaux (CVOR) de la Requérante aurait été délivrée par le gouvernement de l’Ontario le 9 août 2010 (M. Dhanoa, pièce B). Comme l’a expliqué M. Dhanoa au cours du contre-interrogatoire, le CVOR était nécessaire pour que la Requérante puisse demander la délivrance d’un certificat d’assurance, lequel n’a été obtenu que le 5 septembre 2010 (M. Dhanoa, Q 311 à 316; pièce B).
[20] M. Dhanoa a tenté d’expliquer l’apparente incohérence en affirmant que le CVOR et le certificat d’assurance étaient simplement nécessaires pour que la Requérante exerce ses activités avec ses propres camions et tracteurs. Il a allégué que la Requérante était tout de même en mesure d’exercer ses activités en liaison avec ses remorques avant l’émission du CVOR et du certificat d’assurance. À cet égard, il a affirmé que les remorques LOAD KING de la Requérante ont été employées avec les camions et tracteurs fournis par une autre entreprise du nom de Sun Noor Logistics à compter du 28 juillet 2010, jusqu’à ce que la Requérante obtienne son CVOR et son certificat d’assurance plus tard la même année (M. Dhanoa, Q 266 à 283).
[21] On a également demandé à M. Dhanoa au cours du contre-interrogatoire de produire la première facture remise par la Requérante, d'indiquer le premier client de la Requérante et de produire la facture qui montre le premier emploi de l’une des remorques de la Requérante arborant le logo LOAD KING (si cette facture était différente de la première facture remise par la Requérante). Les questions ont été prises en délibéré, mais la Requérante n’a fourni aucune réponse à ces questions. La plus ancienne facture jointe à l’affidavit de M. Dhanoa est datée du 13 octobre 2010 (M. Dhanoa, pièce B; Q 294 à 307 et 330).
[22] En ce qui concerne les services d’entreposage, M. Dhanoa n’a pas été en mesure de produire une facture montrant les premiers services d’entreposage fournis sous la Marque (Q 356). Quoiqu’il ait affirmé au cours du contre-interrogatoire qu’il fournissait des services d’entreposage (Q 355 et 356), il n’a produit aucune preuve montrant la façon dont la Marque apparaît en liaison avec l’annonce et la prestation de ces services.
[23] M. Dhanoa a confirmé au cours du contre-interrogatoire que l’ensemble des factures jointes à son affidavit couvrait seulement les services de transport de fret par camion (Q 340). On lui a ensuite demandé de produire des factures montrant l’emploi de la Marque en liaison avec les services indiqués comme [Traduction] (1) transport de fret par... fourgon, train, avion et navire; services de courtage dans le domaine du transport de marchandises; (2) services d'entreposage en entrepôt; et (3) location de camions de chargement et de fourgons. Le déposant a pris ces demandes en délibéré, et n’a ensuite fourni aucune réponse ou produit aucun des documents, et ce, sans donner d’explication (M. Dhanoa, Q 350 à 356; et 377).
[24] En ce qui concerne les services [Traduction] (5) exploitation d'un site Web pour le suivi de chargements et pour la diffusion d'information dans le domaine du transport de marchandises, M. Dhanoa n’a pas été en mesure de confirmer la date à laquelle le nom de domaine www.loadkingtransport.com a été obtenu ni la date à laquelle le site Web hébergé sous ce nom de domaine a été publié pour la première fois. Les deux questions ont été prises en délibéré, mais la Requérante n’a fourni aucune réponse à ces questions (M. Dhanoa, Q 243 à 251). Des lacunes semblables ont été notées en ce qui concerne les services listés comme [Traduction] (4) services de conseil dans le domaine du transport de marchandises.
[25] L’Opposante soutient que je devrais tirer une conclusion défavorable en raison de l’incapacité de la Requérante à produire un si grand nombre de documents sur les activités de son entreprise au Canada. J'en conviens. Bien qu’un témoin ne soit pas tenu de répondre aux questions qui ont été simplement prises en délibéré [voir Bruno c Canada (Procureur général), 2003 CF 1281 au para 5], j’estime que, en l’espèce, il aurait été facile pour M. Dhanoa, qui est président de la Requérante, de produire les documents ou, à tout le moins, une explication à savoir pourquoi il n’était pas en mesure de les produire. Je suis donc d’avis que le contre-interrogatoire de M. Dhanoa et son refus de répondre aux questions prises en délibéré viennent mettre en doute la date de premier emploi revendiquée par la Requérante en ce qui concerne ses Services.
[26] Puisque l’Opposante s’est acquittée du fardeau initial qui lui incombait, la Requérante a donc le fardeau de preuve d’établir de façon positive la date de premier emploi qu'elle revendique. Je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe en ce qui concerne les services suivants [Traduction] : (1) transport de fret par fourgon, train, avion et navire; (2) services d'entreposage en entrepôt. (3) location de camions de chargement et de fourgons; (4) services de conseil dans le domaine du transport de marchandises; et (5) exploitation d'un site Web pour le suivi de chargements et pour la diffusion d'information dans le domaine du transport de marchandises. Toutefois, je suis convaincue que la Requérante s’est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe en ce qui concerne ses services de transport de fret par camion et ses services de courtage dans le domaine du transport de marchandises pour les raisons expliquées ci-dessous.
[27] L’article 4(2) de la Loi prévoit qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou présentée dans l’exécution ou l’annonce de ces services. Il n’est pas nécessaire que les services aient été exécutés ou vendus pour qu’ils soient réputés employés, pour autant qu’ils soient offerts à d’éventuels clients en liaison avec la Marque et qu’ils soient à même d’être exécutés [Modis Inc c Modis Communications Inc; 2004 CarswellNat 4627 (COMC) para 24; Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 à 25 (COMC)].
[28] Il a été dit que les ventes des Services de la Requérante ont généré plus de 12 455 000 $ en revenus depuis 2010 [M. Dhanoa, para 11]. Même si le chiffre d’affaires n’a pas été ventilé par service, je considère qu’il y a lieu d’inférer que ces services comprennent les services de transport de fret de la Requérante par camion en vertu de toutes les factures jointes à l’affidavit de M. Dhanoa relativement à ces services (Q 340).
[29] Des spécimens montrant l’emploi de la Marque en liaison avec les services de transport de fret de la Requérante par camion sont joints en pièce B de l’affidavit de M. Dhanoa. En plus des factures, il existe au moins une copie d’une photographie montrant la Marque apposée sur une remorque attachée à un camion. Au cours du contre-interrogatoire, M. Dhanoa a affirmé que bien que la première facture jointe à son affidavit date du 13 octobre 2010, la Requérante a facturé un client pour l’utilisation d’une remorque LOAD KING en liaison avec les services de camionnage avant cette date [Q 300 à 302]. Lorsqu’on lui a demandé de produire cette facture, la Requérante ne l’a pas fait, et n’a fourni aucune explication pour étayer son défaut de produire cette facture.
[30] Bien qu’une inférence négative puisse en être tirée, le défaut de la Requérante de produire sa première facture ne fait pas en sorte que la preuve de la Requérante ne puisse soutenir la date de premier emploi qu'elle revendique, puisqu’il n’est pas nécessaire qu’une vente ait eu lieu pour établir l’emploi en liaison avec des services. De plus, même si certaines des pièces produites en preuve et jointes à l'affidavit de M. Dhanoa montrent que le certificat d’enregistrement d’opérateur de véhicules commerciaux n’a été obtenu que le 9 août 2010 [M. Dhanoa, pièce A], et que le certificat d’assurance n’a été obtenu que le 5 septembre 2010 [M. Dhanoa, pièce B], M. Dhanoa a expliqué que ces documents étaient simplement nécessaires pour l’utilisation de ses camions sous la Marque. Il a expliqué qu’il pouvait tout de même offrir ses services de transport de fret par camion en utilisant les tracteurs d’une autre entreprise en liaison avec ses remorques LOAD KING avant d’avoir obtenu l’autorisation légale d’employer ses propres camions sous la Marque [Q 266 à 296]. Je n’ai aucune raison de douter de cette déclaration. Par conséquent, j’estime que la Requérante a été en mesure d’exécuter ses services de transport de fret par camion à partir de la date de premier emploi revendiquée conformément à l’article 4(2) de la Loi.
[31] En ce qui concerne les services de courtage dans le domaine du transport de marchandises, M. Dhanoa a affirmé ce qui suit lors du contre-interrogatoire [Traduction] :
Q 292 : Alors, quand avez-vous mis en circulation vos premières remorques arborant votre logo de transport LOAD KING?
R : Le 28 juillet.
Q 293 : Lorsque vous avez mis en circulation vos premières remorques, vous m’avez expliqué que les tracteurs routiers provenaient en fait d’autres entreprises?
R : D’autres entreprises. Je peux utiliser n’importe quelle entreprise ABC pour transporter le fret. Je peux faire appel à n’importe quelle entreprise autorisée pour déplacer les remorques. Je fais du courtage, n’est-ce pas. Je fais du courtage, alors je peux faire appel à vous, à Mike, à n’importe qui pour déplacer ma remorque pour le fret, la livraison, l’expédition.
[32] La Requérante soutient que lorsqu'elle s’organise pour qu’une autre entreprise transporte le fret d’un client avec la remorque de la Requérante, il s’agit d’un service de courtage. À la lumière de la preuve de M. Dhanoa, je suis disposée à conclure que la Requérante était également en mesure d’exécuter des services de courtage dans le domaine du transport de marchandises à partir de la date de premier emploi revendiquée.
[33] Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l’article (30)b) est accueilli en ce qui concerne les produits et services suivants [Traduction] :
PRODUITS :
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus et affiches.
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
(1) Transport de fret par fourgon, train, avion et navire.
(2) Services d'entreposage en entrepôt.
(3) Location de camions de chargement et de fourgons.
(4) Services de conseil dans le domaine du transport de marchandises
(5) Exploitation d'un site Web pour le suivi de chargements et pour la diffusion d'information dans le domaine du transport de marchandises.
[34] Le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est rejeté en ce qui concerne le transport de fret par camion et les services de courtage dans le domaine du transport de marchandises.
Motifs d'opposition fondés sur la probabilité de confusion
[35] Les motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 12(1)d), 16(1)a), 16(1)c) et 2 de la Loi sont tous fondés sur l'allégation selon laquelle il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LODE-KING ou le nom commercial Lode-King Industries de l'Opposante.
[36] Les dates pertinentes pour l'appréciation de chacun des motifs d'opposition susmentionnés sont les suivantes :
• article 12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
• article 16 – la date de premier emploi revendiquée (sauf si un motif fondé sur l’article 30b) a été contesté avec succès par l’Opposante, ce qui se traduirait par la date pertinente devenant la date de dépôt de la Requérante [Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)]); et
• article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
[37] La cause de l'Opposante en ce qui concerne la confusion est plus solide au titre du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), parce que la date pertinente plus tardive fait en sorte que toute la preuve de l'Opposante relative à sa notoriété peut être prise en considération. Si l'Opposante n'obtient pas gain de cause avec ce motif d'opposition, elle ne l'obtiendra pas davantage avec des motifs d'opposition fondés sur les articles 16 et 2.
[38] Par conséquent, mon examen de la confusion sera axé sur le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d).
Article 12(1)d) – Non-enregistrabilité
[39] L'Opposante a allégué que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce LODE-KING de l'Opposante, qui fait l'objet de l'enregistrement no LMC356,663. Comme susmentionné, cette marque est enregistrée en liaison avec des remorques à grains et des remorques à plateforme inclinée.
[40] Entre autres éléments de preuve, l'Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement; j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'enregistrement est en règle [Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ce motif. Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante.
[41] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[42] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].
Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[43] À la prononciation, aucune des marques des parties ne possède un caractère distinctif inhérent fort. À cet égard, l’élément LODE de la marque de l’Opposante équivaut phonétiquement au mot LOAD [chargement]. Par conséquent, les deux marques, employées en liaison avec les produits et services respectifs des parties, suggèrent la même idée de capacité de chargement de grande qualité ou de qualité supérieure.
[44] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi.
[45] Quoique la Marque de la Requérante soit basée sur un emploi depuis le 28 juillet 2010, pour les raisons exposées ci-dessus en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30b), le seul emploi sur lequel peut s’appuyer la Requérante à cette date est l’emploi établi en liaison avec ses services de transport de fret par camion et ses services de courtage dans le domaine du transport de marchandises. Selon la preuve de la Requérante, y compris les ventes de plus de 12 455 000 $ entre 2010 et la date de l’affidavit de M. Dhanoa (soit le 14 février 2014) [M. Dhanoa, para 11], et les dépenses promotionnelles d’environ 250 000 $ [M. Dhanoa, Q 426 et 427], je suis en mesure de conclure que la Marque est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.
[46] La marque de l’Opposante, pour sa part, est employée depuis plus de 30 ans et l’Opposante a enregistré des recettes de ventes de plus de 775 M$ au Canada depuis 2000 [M. Elias, para 7 et 12 à 13, pièce 2]. L’emploi étendu par l’Opposante de sa marque a été soutenu par d’importants efforts de publicité et de promotion, y compris du matériel promotionnel imprimé, une présence en ligne importante, et des efforts associés pour la promotion de la marque de commerce et des produits LODE-KING par le réseau de concessionnaires agréés de l’Opposante.
[47] La Requérante soutient qu’aucune des pièces produites par l’Opposante ne montre sa marque de commerce telle qu’elle est enregistrée. Elles montrent plutôt une marque de commerce avec un dessin de couronne, ce qui représente une marque de commerce différente de la marque de commerce enregistrée de l’Opposante. À mon avis, l’emploi par l’Opposante de LODE-KING & Dessin constitue un emploi de sa marque verbale déposée LODE-KING. À cet égard, l'emploi d'une marque verbale peut être corroboré par l'emploi d'une marque composée comprenant la marque verbale ainsi que d'autres éléments [voir à titre d'exemple Stikeman, Elliot c Wm Wrigley Jr Co (2001), 14 CPR (4th) 393]. J'estime par conséquent que la marque de l'Opposante est devenue connue dans une mesure importante au Canada.
[48] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que, dans l'ensemble, ce facteur favorise l'Opposante.
Article 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage
[49] D'après l'enregistrement de l'Opposante et d'après M. Elias, l'Opposante emploie sa marque de commerce LODE-KING en liaison avec ses services depuis déjà au moins 1980. Cette date est antérieure à la fois à la date de premier emploi revendiquée du 28 juillet 2010 de la Requérante et à la date de production de la demande.
Articles 6(5)c) et 6(5)d) – le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce
[50] En ce qui concerne les articles 6(5)c) et d) de la Loi, l'appréciation de la probabilité de confusion en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l'état déclaratif des produits qui figure dans la demande relative à la Marque avec l'état déclaratif des produits qui figure dans l’enregistrement de l'Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être interprétés dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou la nature du commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. Une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].
[51] Les services de transport de fret de la Requérante recoupent les remorques à grains et les remorques à plateforme inclinée de l’Opposante. À cet égard, les remorques à grains et les remorques à plateforme inclinée de l’Opposante sont employées dans l’industrie du fret et du transport pour remorquer ou transporter des marchandises à travers le Canada ([M. Elias, para 8 et 19]. Comme les produits et services des deux parties visent des acheteurs dans l’industrie du fret et du transport, j’estime qu’il est probable que les voies de commercialisation des parties se recoupent également.
Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce
[52] Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, précitée, au para 49, la Cour suprême du Canada indique que le facteur le plus important dans l'analyse relative à la confusion parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties.
[53] En l’espèce, les marques de commerce LOAD KING et LODE-KING des parties se ressemblent beaucoup dans la présentation, le son et la connotation.
Autres circonstances de l'espèce
Similitude dans la méthode d’emploi
[54] L’Opposante soutient que la Requérante a employé la marque LOAD KING dans un format qui ressemble beaucoup à celui employé depuis longtemps par l’Opposante. À cet égard, telles qu'elles sont illustrées ci-dessous, les marques des deux parties qui ont été employées présentent une couleur bleue, des caractères en italique, avec un dessin de couronne semblable.
[55] L’Opposante soutient de plus que les membres du public seraient exposés aux marques des deux parties dans des formats semblables et de la même manière. À cet égard, telles qu'elles sont illustrées ci-dessous, les marques des deux parties sont apposées sur les côtés des remorques de fret et des camions vendus par l’Opposante et de ceux employés par la Requérante.
[56] Il est exact de dire qu’il n’existe aucune restriction quant à la façon d’afficher une marque verbale une fois qu’elle est déposée (par exemple, en ce qui concerne la taille, le style du lettrage, les couleurs ou les éléments de dessin) [Masterpiece, para 55; et Les Restaurants La Pizzaiolle Inc c Pizzaziolo Restaurants Inc, 2015 CF 240 (CF)]. À mon avis, il s’ensuit que la preuve de l’emploi réel d’une marque verbale visée par une demande qui est pareille ou très semblable à une marque verbale concurrente est pertinente pour l’examen de la confusion. J’estime donc en l’espèce que l’emploi par la Requérante de la Marque visée par la demande dans un format semblable à celui employé par l’Opposante pour sa marque déposée est un facteur qui favorise l’Opposante.
Absence de cas réels de confusion
[57] La Requérante soutient qu’étant donné que l’Opposante emploie sa marque de commerce depuis 1980 et puisque la Requérante emploie sa Marque depuis au moins 2010, il y a eu au moins cinq années d’emploi concurrent sans cas réels de confusion. Comme aucune preuve de confusion n’a été produite par l’Opposante, la Requérante soutient que rien ne corrobore l’allégation que l’emploi de la Marque créerait une probabilité raisonnable de confusion.
[58] Lorsqu'il n'existe aucune preuve de confusion réelle au cours d'une période pertinente, malgré un recoupement des produits et services des parties, et de leurs voies de commercialisation, le registraire peut être fondé à tirer une inférence négative quant à la probabilité de confusion [voir Mattel, 348 N.R. 340, précitée, à la p 347.] Néanmoins, l'Opposante n'est aucunement tenue de faire la preuve de l'existence de cas réels de confusion. De plus, l'absence d'une telle preuve ne donne pas nécessairement lieu à une présomption défavorable à l'Opposante, car c'est à la Requérante qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité de confusion.
[59] En l’espèce, il semblerait que les deux parties offrent des produits et services dans l’industrie du transport de fret depuis au moins cinq ans. Étant donné que la Requérante offre ses services à partir d’un seul endroit à Vaughn, en Ontario, l’absence de tout cas réel de confusion jusqu’à maintenant n’a rien d’étonnant. Par conséquent, je ne considère pas que l'absence de cas de confusion constitue une circonstance significative en l'espèce.
Conclusion
[60] Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce LOAD KING en liaison avec les services de transport de fret de la Requérante alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce LODE-KING de l'Opposante employée en liaison avec des remorques à grains et des remorques à plateforme inclinée et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, précitée]. L’article 6(2) de la Loi énonce qu’il y a probabilité de confusion lorsque l'emploi de deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne. On conclura également à la confusion si les consommateurs croient que les services de la Requérante sont d'une manière ou d'une autre approuvés, autorisés sous licence ou parrainés par l’Opposante [Big Apple Ltd c BAB Holdings Inc (2000), 8 CPR (4th) 252 (COMC), para 13].
[61] En raison de la similitude entre les marques de commerce et du recoupement dans le genre de produits et services et dans les voies de commercialisation, j'estime qu'un consommateur voyant la Marque serait susceptible de conclure que les services liés à cette Marque sont d’une manière ou d’une autre approuvés, autorisés sous licence ou parrainés par l'Opposante. J’estime donc que la Requérante n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LODE-KING de l'Opposante. Comme la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est donc accueilli.
Article 16(1)a) – Absence de droit à l’enregistrement
[62] Comme susmentionné, la date pertinente pour un motif fondé sur l’article 16(1)a) est généralement la date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement (soit le 28 juillet 2010). La date pertinente pour ce motif pour les services [Traduction] « transport de fret par camion et services de courtage dans le domaine du transport de marchandises » sera donc cette date.
[63] Considérant que le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) a été accueilli pour les Produits et pour les autres services, la date pertinente sera la date de production de la demande d’enregistrement (soit le 2 avril 2012).
[64] Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de démontrer l'emploi antérieur et le non-abandon de sa marque de commerce avant la date de premier emploi et la date de production de la demande de la Requérante. L'appréciation de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) à cette date, plutôt qu'en date d'aujourd'hui, n'a pas une grande incidence sur mon examen des circonstances de la présente espèce en vertu de l'article 12(1)d).
[65] Par conséquent, pour des raisons semblables à celles formulées en vertu du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est accueilli.
Absence de caractère distinctif – article 2
[66] L'Opposante a allégué que la Marque ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les produits et services de la Requérante de ceux de l'Opposante.
[67] Je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe d'établir que sa marque de commerce LODE-KING était devenue suffisamment connue au Canada en date du 22 avril 2013 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].
[68] L'appréciation de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 22 avril 2013 n'a pas d'incidence significative sur mon examen des circonstances de la présente espèce. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles formulées en vertu du motif fondé sur l’article 12(1)d), le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est accueilli.
Autres motifs d'opposition
[69] Considérant que j'ai déjà tranché en faveur de l'Opposante pour trois motifs d'opposition, j'estime qu'il n'est pas nécessaire que j'examine les autres motifs d'opposition.
Décision
[70] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.
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Cindy R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE : 2015-10-14
COMPARUTIONS
Chris Pibus POUR L’OPPOSANTE
Marta Tandori Cheng POUR LA REQUÉRANTE
AGENT(S) AU DOSSIER
Gowlings POUR L’OPPOSANTE
Riches, McKenzie & Herbert LLP POUR LA REQUÉRANTE