Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

      Référence : 2010 COMC 187

      Date de la décision : 2010‑11‑12

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Red Robin International, Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1282133 pour la marque de commerce JAUNTY ROBIN AND FLY-THRU & Dessin au nom de Robin’s Foods (2006) Ltd.

[1]               Le 6 décembre 2005, Robin’s Foods Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce (la Marque) qui est reproduite ci‑dessous :

[2]               Je remarque que dans les dossiers de l’Office de la propriété intellectuelle, la Marque est appelée JAUNTY ROBIN AND FLY-THRU & Dessin, mais il aurait peut‑être été mieux de l’appeler ROBIN’S FLY-THRU & Dessin d’oiseau.

[3]               Dans sa demande, la Requérante revendique l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins le 1^er novembre 2005 en liaison avec les services suivants :

(1) Exploitation d’un service de restauration au volant offrant des aliments et des boissons.
(2) Services de restauration; nommément services de comptoirs alimentaires et services de mets à emporter.
(3) Franchisage de restaurants; nommément aide technique ayant trait à l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants de service au volant dans le domaine des aliments et boissons préparés et services de livraison à domicile d’aliments.

[4]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 20 septembre 2006.

[5]               Le 20 février 2007, Red Robin International, Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition, dans laquelle elle plaide les motifs d’oppositions suivants, conformément aux dispositions ci-dessous de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) :

1.   al. 38(2)a)/al. 30b) : la demande ne satisfait pas à la Loi parce que le Requérante n’a pas employé la Marque au Canada depuis la date de premier emploi revendiquée;

2.  al. 38(2)b)/al. 12(1)d) : la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce R & Robin Dessin enregistrée par l’Opposante sous le n^o LMC271699;

3.  al. 38(2)c)/al. 16(1)a) et c) : la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce qu’à la date de premier emploi revendiquée dans la demande (date qui est niée), la Marque créait de la confusion avec la marque R & Robin Dessin de l’Opposante, laquelle a été antérieurement [traduction] « employée au Canada en liaison avec des services de restauration et en combinaison avec un ou plusieurs noms commerciaux et marques de commerce de l’Opposante comportant les mots RED ROBIN »;

4. al. 38(2)d)/art. 2 : la Marque n’est pas distinctive en ce qu’elle ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les services de la Requérante de ceux de l’Opposante.

[6]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante. De plus, la contre‑déclaration indique que l’Opposante n’a pas le statut pour s’opposer à la demande, qu’elle a abandonné sa marque et que la Requérante est titulaire d’un enregistrement pour la marque ROBINS FLY-THRU.

[7]               Le 21 janvier 2008, une inscription relative à la cession de la demande à Robin’s Foods (2006) Ltd. a été portée au registre. Le terme « Requérante » sera dorénavant utilisé pour désigner collectivement Robin’s Foods (2006) Ltd. et son prédécesseur en titre Robin’s Foods Inc.

[8]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit une copie certifiée de l’enregistrement qui sert de fondement au motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d). La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[9]               Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit. Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante était d’avis que le registraire devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre en vue de confirmer l’existence de deux autres enregistrements dont la Requérante est titulaire. L’Opposante a prétendu que le fait que la Requérante a fait référence dans sa contre‑déclaration à un troisième enregistrement dont elle est titulaire venait appuyer l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le registraire n’exercera son pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre que pour confirmer l’existence d’un enregistrement ou d’une demande qu’un opposant fait valoir à l’appui d’un motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d) ou sur l’art. 16 [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.), et Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliances Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, je n’exercerai pas le pouvoir discrétionnaire du registraire et ne tiendrai pas compte des parties du plaidoyer écrit qui font référence à tout enregistrement autre que le n^o LMC271699. Je ne tiendrai pas compte non plus des parties du plaidoyer de la Requérante qui portent sur la question de l’abandon par l’Opposante de sa marque de commerce déposée, car la validité de l’enregistrement de l’Opposante n’est pas en litige dans une procédure d’opposition [voir Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1^re inst.)].

[10]           Une audience a été tenue, et seule la Requérante y était présente.

Fardeau de preuve

[11]           Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau initial en présentant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), page 298].

[12]           La copie certifiée produite par l’Opposante satisfait seulement à son fardeau initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d). Rien n’indique que la Requérante n’a pas employé la Marque à la date revendiquée, et le fait que l’Opposante a simplement produit une copie certifiée de l’enregistrement ne lui permettra pas de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard des motifs d’opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement ou l’absence de caractère distinctif [voir Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les al. 38(2)a), c) et d) sont rejetés. 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

[13]           La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Le registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

[14]           La marque de l’Opposante qui sert de fondement à ce motif est reproduite ci‑dessous :

[15]           La marque de l’Opposante a été enregistrée le 13 août 1982 en liaison avec des services de restauration sur le seul fondement de l’emploi et de l’enregistrement de la marque aux États‑Unis.

[16]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17]           Lorsque j’applique le test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas forcément le même. [Voir, en général, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]

[18]           Les deux marques possèdent un caractère distinctif inhérent. Rien n’indique que l’une ou l’autre est devenue connue au Canada par l’emploi ou la promotion. 

[19]           Selon les revendications formulées dans l’enregistrement de l’Opposante et dans la demande de la Requérante, l’Opposante n’a pas employé sa marque au Canada, alors que la Requérante a employé sa Marque au Canada depuis le 1^er novembre 2005.

[20]           Les marques des parties sont toutes deux fondées sur l’emploi en liaison avec des services de restauration et, pour les besoins de la présente analyse, on devrait présumer que leurs voies de commercialisation seraient similaires, voire identiques.

[21]           Comme les marques des parties comportent toutes deux un dessin représentant la moitié supérieure d’un oiseau, elles sont similaires. Toutefois, il n’est pas évident que l’oiseau de l’Opposante est un rouge‑gorge (c’est seulement le mot ROBIN [rouge-gorge] figurant dans la Marque de la Requérante qui m’a amené à croire que son oiseau est un rouge‑gorge), et les deux oiseaux ont des caractéristiques différentes, par exemple : l’oiseau de l’Opposante porte une casquette alors que l’oiseau de la Requérante porte une toque; l’oiseau de l’Opposante tient une bière et un hamburger alors que celui de la Requérante tient une tasse de café. Il est vrai que les deux regardent directement la caméra et sont montrés uniquement à partir de la taille, mais j’estime que les différences entre les deux marques sont plus importantes que leurs similitudes. Il ne faut pas oublier que la partie dominante de la Marque de la Requérante est les mots ROBIN’S FLY-THRU, qui servent également à distinguer la Marque de la Requérante de celle de l’Opposante. S’agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou dans les idées qu’elles suggèrent, dont il est question à l’al. 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout.

[22]           Compte tenu des circonstances de l’espèce, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque déposée de l’Opposante. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d) est rejeté.

Décision

[23]           En vertu des pouvoirs qui me sont délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.