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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2016 COMC 188
Date de la décision : 2016-12-12
DANS L'AFFAIRE DE L’OPPOSITION
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Guru Denim Inc. |
Opposante |
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et |
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OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) |
Requérante |
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1,607,513 pour SYMBOLE OMEGA DOUBLE |
Demande |
I Introduction
[1] Guru Denim Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce figurative SYMBOLE OMEGA DOUBLE (la Marque), illustrée ci-dessous, faisant l’objet de la demande no 1,607,513 au nom d’OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) (la Requérante) :
[2] La demande d’enregistrement a été produite le 20 décembre 2012 et revendique la priorité d’une demande correspondante produite en Suisse le 10 juillet 2012. La demande d’enregistrement est fondée sur l’enregistrement et l’emploi de la Marque en Suisse, ainsi que sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants :
Produits en cuir, à savoir agendas, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, porte-cartes de crédit, porte-clés, pochettes, sacs à main, sac à bandoulières, sacs à dos, étuis pour téléphones portables, étuis pour tablettes numériques.
[3] La question déterminante en l’espèce est la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce figurative illustrée ci-dessous, identifiée par l’Opposante sous U Design (en français, U Dessin), laquelle fait l’objet de l’enregistrement no LMC763,227 et de la demande no 1,409,837‑01 en vue d’étendre l’état déclaratif des produits et services de l’enregistrement:
[4] De façon générale, l’enregistrement couvre des vêtements et maillots de bain, et la demande d’enregistrement vise des produits de beauté et soins corporels, lunettes, produits de cuir et d’imitations de cuir et métaux précieux, leurs alliages et produits constitués de métaux précieux, de même que des services publicitaires et promotionnels.
[5] Même si elles ne sont pas des sociétés liées ou affiliées, les parties ne sont pas des étrangères. En effet, par décision en date du 27 mai 2015, le registraire a rejeté l’opposition de la Requérante à la demande d’enregistrement no 1,409,837‑01 de l’Opposante [voir Omega SA c Guru Denim Inc, 2015 COMC 97, 135 CPR (4th) 287]. Cette décision fait présentement l’objet d’un appel devant la Cour fédérale [dossier no T-1359-15].
[6] L’Opposante et la Requérante n’ont produit aucune preuve, ni aucun plaidoyer écrit. Seule la Requérante était représentée à l’audience.
[7] Pour les raisons qui suivent, j’estime qu’il y a lieu de rejeter l’opposition.
II Les motifs d’opposition
[8] La déclaration d’opposition a été produite le 4 février 2014.
[9] En préambule aux motifs d’opposition soulevés en vertu de l’article 38(2) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), l’Opposante allègue notamment:
• la propriété des enregistrements nos LMC729,199 et LMC763,227, ainsi que de la demande d’enregistrement no 1,409,837‑01 pour les marques de commerce U Dessin;
• l’emploi des marques de commerce U Dessin depuis au moins les dates des enregistrements allégués et les dates de premier emploi revendiquées dans ceux-ci; et
• l’emploi de la marque U Dessin de la demande no 1,409,837‑01 depuis le 15 avril 2008 en liaison avec des produits de cuir et d’imitations de cuir.
[10] Un tableau contenant les détails des enregistrements et de la demande d’enregistrement allégués est joint à la déclaration d’opposition. Il est reproduit à l’Annexe A de ma décision.
[11] Ainsi, la plupart des motifs d’opposition doivent être lus dans le contexte des allégations mentionnées ci-dessus. En résumé, il s’agit des motifs d’opposition selon lesquels:
• la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences de l’article 30i) de la Loi, en ce que la Requérante ne pouvait se déclarer convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada considérant : (i) l’interdiction prévue à l’article 7b) de la Loi; et (ii) l’emploi antérieur des marques alléguées par l’Opposante;
• la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi;
• la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque selon les articles 16(2)a), 16(2)b), 16(3)a) et 16(3)b) de la Loi; et
• la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.
[12] Les autres motifs d’opposition soulevés allèguent que la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 30 de la Loi parce que :
• contrairement à l’article 30d) de la Loi, la Marque n’était pas employé en Suisse avant la date de production de la demande; et
• contrairement à l’article 30e) de la Loi: (i) la Marque était employée au Canada avant la date de production de la demande; et (ii) la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits identifiés dans la demande d’enregistrement.
III Les dates pertinentes
[13] Les dates pertinentes pour l’appréciation des circonstances relatives aux motifs d’opposition sont les suivantes :
• articles 38(2)a)/30 de la Loi ‑ la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)];
• articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi ‑ la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd and The Registrar of Trade Marks (1991), 37 CPR (3d) 413 (CFA)];
• articles 38(2)c)/16(2)a) et b)/16(3)a) et b) de la Loi ‑ la date de priorité de production de la demande [voir les articles 16(2) et 16(3) de la Loi]; et
• articles 38(2)d)/2 de la Loi ‑ la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].
IV Le fardeau qui repose sur les parties
[14] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi. Cela signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur. Toutefois, l’Opposante doit, pour sa part, s’acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations. Le fait qu’un fardeau de preuve initial soit imposé à l’Opposante signifie qu’un motif d’opposition ne sera pris en considération que s’il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155; et Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company, 2005 CF 722, 41 CPR (4th) 223].
V Motifs d’opposition rejetés sommairement
V.1 Motifs d’opposition fondés sur les exigences de l’article 30 de la Loi
[15] En l’absence de preuve au dossier, l’Opposante n’a pas su se décharger de son fardeau de preuve initial. Par conséquent, ne pouvant conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués, je rejette sommairement les motifs d’opposition fondés sur l’article 30d), e) et i) de la Loi.
[16] J’ajoute toutefois que la simple connaissance de l’existence d’une marque de commerce d’un opposant n’étaye pas en soi une allégation qu’un requérant ne pouvait pas être convaincu de son droit à l’emploi d’une marque [Woot, Inc c WootRestaurants Inc/Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197]. Il est établi par la jurisprudence qu’un motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’article 30i) de la Loi ne devrait être retenu que dans des cas précis, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie ou que des dispositions législatives précises font obstacle à l’enregistrement de la marque visée par la demande [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); et Canada Post Corporation c Registraire des marques de commerce (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1re inst)].
V.2 Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi
[17] Les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi sont rejetés puisqu’en l’absence de preuve, l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial d’établir qu’elle employait l’une ou l’autre des marques de commerce alléguées, au Canada, avant la date pertinente, soit le 10 juillet 2012.
V.3 Motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif de la Marque au sens de l’article 2 de la Loi
[18] Enfin, l’absence de preuve de l’Opposante fait en sorte que celle-ci ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de démontrer que l’une ou l’autre de ses marques de commerce alléguées était devenue suffisamment connue au Canada, en date du 4 février 2014, pour nier le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].
VI Analyse des motifs d’opposition restants
[19] Les motifs d’opposition restants soulèvent les questions suivantes :
1. La Marque crée-t-elle de la confusion avec les enregistrements nos LMC729,199 et LMC763,227?
2. En date du 10 juillet 2012, la Marque créait-elle de la confusion avec la marque de commerce de la demande d’enregistrement no 1,409,837-01?
[20] J’analyserai, tour à tour, chacune de ces questions.
VI.1 La Marque crée-t-elle de la confusion avec les enregistrements LMC729,199 et LMC763,227?
[21] Cette question découle du motif d’opposition selon lequel l’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable suivant l’article 12(1)d) de la Loi puisque celle-ci crée de la confusion avec les enregistrements nos LMC729,199 et LMC763,227 de l’Opposante.
[22] L’exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire me permet de confirmer que les enregistrements allégués sont en règle. Par conséquent, l’Opposante s’est déchargée de son fardeau initial de preuve. Il incombe donc à la Requérante de se décharger de son fardeau légal de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de confusion entre les marques de commerce en cause.
[23] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Selon l’article 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou que les services liés à ces marques de commerce sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[24] En décidant si des marques de commerce créent de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et un poids différent pourra être accordé à chacun de ces facteurs selon le contexte. [Voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 SCC 27, 92 CPR (4th) 361].
[25] Je concentrerai mon examen de la question sur une comparaison de la Marque avec la marque figurative de l’enregistrement noLMC763,227 (la Marque Citée). Si l’Opposante n’obtient pas gain de cause sur le base de cet enregistrement, elle n’aura pas plus de succès sur la base de l’enregistrement no LMC729,199, lequel revendique la couleur rouge comme une caractéristique de la marque de commerce.
[26] Dans l’affaire Masterpiece, précitée, la Cour Suprême du Canada a rappelé que le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, est souvent le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion; la Cour a décidé de commencer son analyse en examinant ce facteur. Par conséquent, je commence par l’examen du degré de ressemblance entre la Marque et la Marque Citée.
[27] Il est bien établi en jurisprudence que dans l’appréciation de la confusion, il ne convient pas de disséquer les marques de commerce en leurs éléments constitutifs. Les marques de commerce doivent plutôt être examinées comme un tout.
[28] Pour les raisons qui suivent, j’estime qu’il existe des différences importantes entre les marques de commerce et, par conséquent, je conclus que le facteur énoncé à l'article 6(5)e) de la Loi favorise la Requérante de façon significative.
[29]
La Marque semble être composée de deux symboles, qui réfèrent à la lettre de l’alphabet grec « oméga »,
l’un étant inversé et superposé sur l’autre. En évaluant la Marque dans son
ensemble, j’estime qu’il y a peu de ressemblance avec la Marque Citée, tant au
niveau de la présentation, qu’au niveau des idées suggérées.
[30] J’estime qu’une évaluation des marques sur le plan sonore est peu pertinente en l’espèce, du fait que, en tant que dessins sans mot, la Marque et la Marque Citée ne sont pas susceptibles d’être prononcées. Même si j’acceptais la prémisse selon laquelle la Marque Citée est une représentation de la lettre « U », je ne pourrais accepter que, sur le plan sonore, elle ressemble à la Marque, considérant l’absence des particularités de la prononciation de la Marque.
[31] Compte tenu de l’importance du facteur énoncé à 6(5)e) de la Loi, j’estime que les différences entre les marques sont en elles-mêmes suffisantes pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’un consommateur ayant un souvenir imparfait de la Marque Citée ne serait pas susceptible de croire que les produits associés à la Marque proviennent de la même source ou sont autrement reliés ou associés aux produits de l’Opposante. Ainsi, je conclus que la Requérante s’est déchargée de son fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et l’enregistrement no LMC763,227.
[32] En effet, je suis d’avis qu’il n’y a aucune raison en l’espèce pour conclure qu’un des autres facteurs énumérés à l’article 6(5)a) à d) de la Loi, ou une combinaison de ceux-ci, puisse faire contrepoids au facteur de l’article 6(5)e) qui favorise la Requérante de façon significative.
[33] D’ailleurs, en l’absence de représentations de l’Opposante, je n’ai pas l’intention de procéder à une analyse exhaustive des autres facteurs. Je me contenterai de dire que la simple existence de l’enregistrement no LMC763,227 ne peut établir rien de plus qu’un emploi minimal de la Marque Citée au Canada et ne permet pas de conclure à un emploi important et continu de celle-ci [voir Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. De plus, une comparaison entre l’état déclaratif des produits visés par la demande sous opposition avec l’état déclaratif des produits couverts par l’enregistrement de l’Opposante révèle des différences entre le genre des produits associées aux marques des parties, soit d’une part des produits en cuir et d’autre part des vêtements et maillots de bain.
[34] Je rappelle avoir indiqué que si l’Opposante n’obtient pas gain de cause sur le base de l’enregistrement no LMC763,227, elle n’aura pas plus de succès sur la base de l’enregistrement no LMC729,199. Partant, je conclus également que la Requérante s’est déchargée de son fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et l’enregistrement no LMC729,199.
[35] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi.
VI.2 En date du 10 juillet 2012, la Marque créait-elle de la confusion avec la marque de commerce de la demande d’enregistrement no 1,409,837-01?
[36] Cette question découle des motifs d’opposition alléguant que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au sens des articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi en raison de la confusion crée avec la Marque Cité faisant l’objet de demande d’enregistrement no 1,409,837-01 produite antérieurement par l’Opposante.
[37] L’exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire me permet de confirmer que la demande d’enregistrement no 1,409,837-01 de l’Opposante a été produite le 8 novembre 2010. Je confirme également que la demande de l’Opposante était pendante à la date de l’annonce de la demande de la Requérante, soit le 4 septembre 2013, conformément à l’article 16(4) de la Loi. Par conséquent, l’Opposante s’est déchargée de son fardeau initial de preuve. Il incombe donc à la Requérante de se décharger de son fardeau légal de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait pas de confusion entre les marques de commerce en date du 10 juillet 2012.
[38] Dans le cadre de l’examen de la question, je conclus à une identité ou un chevauchement entre les produits en cuir, tel qu’identifiés dans l’état déclaratif de la demande d’enregistrement pour la Marque, et les produits « Leather and imitations of leather, namely wallets, cases, key cases, bags, namely overnight bags, travelling bags, handbags, backpacks, purses, and clutches » identifiés dans la demande d’enregistrement de l’Opposante.
[39] De plus, malgré l’absence de preuve établissant des similarités entre la nature du commerce des parties, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que les produits en cuir associés aux marques en cause puissent circuler dans des créneaux de commerce semblables.
[40] Par conséquent, les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi favorisent l’Opposante.
[41] Ceci étant dit, pour les raisons discutées précédemment, j’estime qu’il existe des différences importantes entre les marques de commerce et, par conséquent, je conclus que le facteur énoncé à l’article 6(5)e) de la Loi favorise la Requérante de façon significative. Or, tel que mentionné précédemment, la Cour suprême du Canada a déclaré dans Masterpiece, précitée, que le degré de ressemblance entre les marques est souvent susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion. De plus, la Cour a déclaré :
[traduction]
[49] ... si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires…
[42] Ainsi, en l’espèce j’estime que le facteur énoncé à l’article 6(5)e) de la Loi l’emporte sur les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi. Autrement dit, j’estime que les différences entre les marques de commerce sont suffisantes pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, à l’absence de probabilité de confusion entre la Marque et la Marque Citée de la demande d’enregistrement no 1,409,837-01 au 10 juillet 2012.
[43] Compte tenu de ce qui précède, je rejette les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi.
VII Décision
[44] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition à la demande d’enregistrement no 1,607,513, en application de l’article 38(8) de la Loi.
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Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Annexe A
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE: 2016-09-07
COMPARUTIONS
Aucune comparution POUR L’OPPOSANTE
Barry Gamache POUR LA REQUÉRANTE
AGENTS AU DOSSIER
CLARK WILSON LLP POUR L’OPPOSANTE
ROBIC POUR LA REQUÉRANTE