Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de la Canadian Jewellers Association à la demande nº 1212234 produite par Worldwide Diamond Trademarks Limited en vue de l’enregistrement de la marque de commerce THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA & Dessin____________
Le 5 avril 2004, Worldwide Diamond Trademarks Limited (la « Requérante ») a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce THE CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE THE MARK OF A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA & Dessin (la « Marque ») fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis avril 2001 au moins en liaison avec les marchandises et les services suivants :
• diamants; certificats et évaluations de diamants; chiffons de nettoyage, loupes d’examen de diamants; présentoirs de comptoir de point d’achat; affiches; stylos (les « Marchandises »)
• services d’évaluation de diamants (les « Services »).
La Marque est reproduite ci‑dessous :
Bien que ce ne soit pas évident dans la représentation ci-dessus, le dessin qui suit le mot CERTIFICATE n’est pas le drapeau canadien; il ressemble au drapeau canadien, mais la feuille d’érable y a été remplacée par la représentation d’un diamant taillé.
La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN DIAMOND, CERTIFICATE, DIAMOND, CUT, POLISHED et CANADA en dehors de la Marque. La Requérante s’est également désistée du droit à l’usage exclusif de CANADIAN DIAMOND CERTIFICATE à l’égard des marchandises « certificats de diamants » et de A DIAMOND THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA à l’égard des marchandises « diamants » en dehors de la Marque.
La demande a été annoncée aux fins d’opposition au Journal des marques de commerce du 14 septembre 2005. Le 14 novembre 2005, la Canadian Jewellers Association (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition.
La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.
À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits de Sampat Poddar et de Linda Soriano. À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit d’Itay Ariel. En réponse, l’Opposante a produit l’affidavit de Marta Tandori Cheng. Aucun des auteurs d’affidavit n’a été contre-interrogé.
Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Il n’a pas été tenu d’audience.
Le fardeau de la preuve
Il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la « Loi »). Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuie chacun de ses motifs d’opposition [voir la décision John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].
Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a)
L’Opposante a fait valoir que, contrairement à l’alinéa 30b) de la Loi, la demande n’énonce pas correctement la date à partir de laquelle la Requérante, ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont employé la marque de commerce alléguée au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services de la Requérante, et qu’en outre, la Requérante ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, n’ont pas effectivement employé la marque de commerce alléguée en liaison avec les Marchandises et les Services de la Requérante à compter de la première date alléguée dans la demande, soit avril 2001, ou avant cette date.
Le fardeau initial de la Requérante à l’égard de l’alinéa 30b) n’est pas exigeant, étant donné que c’est la Requérante qui connaît le mieux les renseignements relatifs à son emploi de la Marque [Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (A.A.M.C.), à la page 89]. En l’espèce, l’Opposante a produit deux types de preuve concernant l’allégation fondée sur l’alinéa 30b).
Premièrement, l’Opposante a fourni des documents constitutifs indiquant que la Requérante a été constituée en société en juillet 2003. La Requérante a toutefois répondu à cet élément de preuve en obtenant l’autorisation de modifier sa demande de manière à invoquer l’emploi de la Marque fait par son prédécesseur en titre, H.R.A. Investments Ltd. (« HRA »). De plus, le directeur de la Commercialisation de la Requérante, M. Ariel, a attesté que la Requérante et HRA sont deux filiales en propriété exclusive de Wallace Holdings Ltd. et que la Requérante a été constituée en juillet 2003 pour être la détentrice des droits de HRA sur les marques de commerce, notamment sur la Marque, qui ont été cédés à la Requérante le 31 octobre 2003 (la Marque a été cédée par la voie d’une entente verbale qui n’a pas été constatée par écrit). HRA a obtenu simultanément une licence exclusive d’emploi de la Marque au Canada. M. Ariel (qui est aussi directeur de la Commercialisation de HRA) atteste que la Requérante conserve le plein contrôle des caractéristiques et de la qualité des Marchandises et des Services en liaison avec lesquels la Marque est employée, par l’effet de la licence verbale et parce que HRA et la Requérante sont la propriété de la même société mère.
Deuxièmement, l’Opposante a fourni des copies d’anciens sites Web de HRA, qui n’arborent pas la Marque. Toutefois, comme la Requérante l’a souligné dans son plaidoyer écrit, elle n’a pas prétendu avoir employé la Marque sur des sites Web. M. Ariel a attesté que la Marque avait plutôt été employée dans la publicité faite aux points de vente par des détaillants des Marchandises et des Services de HRA, notamment dans des présentoirs de comptoirs et sur des banderoles depuis avril 2001 (la pièce A en fournit une reproduction).
Compte tenu de ce qui précède, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de présentation en vertu de l’alinéa 30b) et le motif d’opposition est donc rejeté.
Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a)
L’Opposante a fait valoir que, contrairement aux dispositions prévues à l’alinéa 30a) de la Loi, la demande ne comprend pas d’état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque est censée avoir été employée.
Ce motif est rejeté parce que l’Opposante n’a produit aucune preuve ni aucun argument à l’appui de sa prétention. L’Opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau initial.
Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b)
L’Opposante a fait valoir que, contrairement aux dispositions prévues à l’alinéa 12(1)b) de la Loi, la Marque, qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est censée avoir été employée.
La question de savoir si la Marque de la Requérante donne une description claire doit être envisagée du point de vue de l’acheteur ordinaire des marchandises ou services qui y sont associés. De plus, il ne faut pas examiner minutieusement chacun des parties distinctes de la Marque, celle-ci doit plutôt être considérée dans son ensemble et sous l’angle de la première impression [voir les décisions Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (2d) 25 (C.F. 1re inst.), aux pages 27 et 28 et Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183 (C.F. 1re inst.), à la page 186]. Le mot « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique du produit et le mot « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29 (C. de l’É.), à la page 34].
La date pertinente qui s’applique à ce motif d’opposition est la date de production de la demande, soit le 5 avril 2004 [voir les décisions Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation (2005), 41 C.P.R. (4th) 250 (C.F. 1re inst.), et Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation (2003), 28 C.P.R. (4th) 60 (C.F. 1re inst.)].
La preuve de l’Opposante sur le caractère descriptif de la Marque peut se résumer comme suit.
Mme Soriano a fourni diverses pages du Web sur les « diamants canadiens », mais je ne puis prendre en compte ces éléments de preuve qui sont tous postérieurs d’environ deux ans à la date pertinente.
M. Poddar, administrateur de l’Opposante, dit que l’Opposante est un organisme national sans but lucratif représentant plus de mille joailliers canadiens, qui fait la promotion des normes et de l’éthique auprès de ses membres. M. Poddar présente le témoignage suivant sur les « diamants canadiens » :
• En 2001, le Bureau de la concurrence a publié des lignes directrices pour empêcher les indications fausses et trompeuses dans la commercialisation des « diamants canadiens ». Elles prévoient que pour être annoncé comme « diamant canadien », le diamant doit provenir d’une mine ou du sol canadiens et que le diamant provenant d’une mine étrangère, même s’il est taillé et poli au Canada, ne peut être désigné comme un « diamant canadien ».
• En 2002, en collaboration avec des représentants du secteur des mines et de la fabrication, la G.R.C., le Bureau de la concurrence du Canada et Joailliers Vigilance du Canada, l’Opposante a publié le Code de conduite volontaire pour l’authentification des indications « Diamant canadien » (le Code de conduite sur les diamants canadiens). Ce code prescrit aux tailleurs et aux polisseurs de fournir une description ou un rapport concernant le diamant poli au moment de la vente de « diamants canadiens ». Il impose aussi aux joailliers qui achètent des « diamants canadiens » taillés et polis en vue de la revente de fournir un certificat ou un rapport concernant le diamant poli. Par conséquent, les fabricants de bijoux et les joailliers qui vendent des « diamants canadiens » au Canada en conformité avec le Code sur les diamants canadiens incluent ce certificat ou rapport lors de la vente de tout « diamant canadien ». À titre de pièce F, M. Poddar fournit des annonces publicitaires de diamants contenant l’expression [traduction] « extrait d’une mine, taillé et poli au Canada » (certaines des annonces sont antérieures au 5 avril 2004). Les annonces présentent trois certificats différents qui accompagnent des diamants de diverses parties.
La preuve de la Requérante visant ce motif d’opposition se trouve au paragraphe 11 de l’affidavit de M. Ariel :
[traduction] … [la Requérante] ne conteste pas que les expressions « diamants canadiens » et « extrait d’une mine, taillé et poli au Canada » sont employées dans le secteur du diamant au Canada, comme l’établissent les affidavits de l’Opposante. Cependant, aucun de ces affidavits n’établit un emploi de [la Marque] dans le secteur canadien du diamant, et je ne connais aucun autre usage commercial, courant ou non, de [la Marque] dans le secteur du diamant au Canada, à titre de marque de commerce ou à un autre titre, que l’emploi de [la Marque] par [la Requérante] au Canada, par l’intermédiaire de sa licenciée.
M. Ariel atteste également que la licenciée de la Requérante et sa famille ont activement participé à l’élaboration de politiques et de normes dans le secteur du diamant et que la licenciée a été l’une des parties qui ont agi en qualité d’auteur du Code de conduite sur les diamants canadiens. Je remarque que HRA Investments Ltd. figure à la pièce D jointe à l’affidavit de M. Poddar, à titre de non-détaillant signataire du Code de conduite sur les diamants canadiens.
Fondamentalement, les parties conviennent que les mots « diamant canadien » ont un sens défini particulier et que tant les termes « diamant canadien » que l’expression « extrait d’une mine, taillé et poli au Canada » sont courants dans le secteur du diamant. Autrement dit, ces mots sont descriptifs, ce qui se reflète dans les désistements produits par la Requérante. La question qui se pose est donc de savoir si les autres caractéristiques ajoutées par la Requérante à ces mots empêchent la marque de donner une description claire à la première impression. (Soit dit en passant, je signale que l’allégation de l’Opposante visant le caractère descriptif ne commande pas une preuve de l’emploi de la Marque par d’autres personnes dans le secteur.)
Les ajouts clés apportés aux termes descriptifs CANADIAN DIAMOND MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA sont le dessin évoquant le drapeau et le mot « certificate » [certificat]. Je conclus que ces caractéristiques additionnelles n’empêchent pas la Marque, dans son ensemble, de donner une description claire pour les motifs suivants.
Premièrement, le dessin ressemblant à un drapeau n’est pas la partie prédominante de la Marque et il n’empêche pas celle‑ci de donner une description claire sous sa forme sonore. [Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc. (2004), 30 C.P.R. (4th) 481 (C.F. 1re inst.)] Même si le logo évoquant un drapeau était la partie prédominante, il ne rendrait pas la Marque enregistrable, parce que le dessin lui‑même représente les marchandises et services associés comme reliés aux « diamants canadiens », étant donné qu’on reconnaît clairement qu’il s’agit d’un drapeau canadien où un diamant a été substitué à la feuille d’érable. [S’agissant des dessins qui donnent une description claire, voir la décision Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1990), 31 C.P.R. (3d) 52 (C.O.M.C.).]
Deuxièmement, le mot « certificate » [certificat] dans l’expression « The Canadian Diamond Certificate » [Le certificat du diamant canadien] donne aussi une description, car il indique que le diamant est garanti par un certificat qui, comme je l’ai fait remarquer précédemment, est exigé par le Code de conduite sur les diamants canadiens.
La Requérante soutient que la formulation et la combinaison singulières des mots composant la Marque ne donnent pas, globalement, la description claire des caractéristiques ou des qualités intrinsèques des Marchandises et des Services de la Requérante. Je ne suis toutefois pas de cet avis, car l’effet global des mots consiste simplement à indique que les Marchandises et les Services visent les « diamants canadiens », c’est-à-dire les diamants qui sont extraits d’une mine, taillés et polis au Canada.
Considérant la Marque dans son ensemble et selon la première impression, je conclus que la Marque serait perçue par le consommateur ordinaire de diamants comme une description claire indiquant que les marchandises et les services associés à la Marque concernent les « diamants canadiens », soit des diamants qui ont été extraits d’une mine, taillés et polis au Canada. Par conséquent, la Marque n’est pas enregistrable en ce qu’elle donne dans son ensemble une description claire des Marchandises et des Services de la Requérante. (Dans l’hypothèse où les Marchandises et les Services de la Requérante ne concerneraient pas les « diamants canadiens », la Marque ne serait pas enregistrable parce qu’elle donnerait alors une description fausse et trompeuse.)
Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b) est donc accueilli.
Je fait remarquer que la Requérante n’a pas cherché à parer à l’objection fondée sur l’alinéa 12(1)b) en invoquant le paragraphe 12(2).
Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif
Une marque qui donne une description claire est nécessairement non distinctive en soi. En l’espèce, la preuve est insuffisante pour qu’on puisse conclure que la Marque de la Requérante était devenue distinctive par un emploi ou une promotion à grande échelle. Par conséquent, le motif d’opposition de l’Opposante fondé sur le caractère distinctif est également accueilli.
Les autres motifs d’opposition
Comme j’ai déjà repoussé la demande sur le fondement de deux motifs d’opposition, je n’examinerai pas les autres motifs.
Dispositif
Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 11 MARS 2009.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.