Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence: 2012 COMC 85
Date de la décision: 2012-04-30
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de 88766 Canada Inc, visant l’enregistrement no LMC423,462 de la marque de commerce RIDE au nom de K-2 Corporation
[1] Le 3 février 2010, à la demande de 88766 Canada Inc (la Partie requérante) le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) à K-2 Corporation (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.
[2] La marque de commerce RIDE (la Marque) est déposée en liaison avec « clothing and footwear for snowboarding, namely, snowboard boots, snowboard gloves, snowboard hats, and snowboard mitts; snowboards; and snowboard accessories, namely snowboard bindings and snowboard leashes ».
[3] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi commence le 3 février 2007 et se termine le 3 février 2010 (la Période pertinente).
[4] Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; c’est pourquoi la norme de preuve imposée au propriétaire inscrit est peu exigeante. Comme l’a affirmé le juge Russell dans la décision Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F), à la page 282 :
[…] Nous savons que l’objet de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l’emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l’article 45 et d’appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d’une affaire à l’autre, en fonction d’une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.
[5] Bien que le critère relatif à la preuve d’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu exigeant [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.), à la page 480], et qu’une surabondance de preuve ne soit pas requise, il faut toujours fournir suffisamment de faits pour que le registraire puisse conclure que la marque de commerce a été employée à un moment quelconque au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises ou les services que spécifie l’enregistrement.
[6] L’emploi en liaison avec les marchandises est défini au paragraphe 4(1) de la Loi:
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[7] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a fourni deux affidavits de M. Louis Boudreault souscrits les 16 avril 2010 (Affidavit A) et 29 avril 2010 (Affidavit B). Les deux parties ont produit des représentations écrites.
[8] Dans son Affidavit A, M. Boudreault affirme être le directeur général et vice-président senior des ventes et du marketing de la licenciée de l’Inscrivante, soit K2 Corporation of Canada
[9] Aux paragraphes 3, 4, 6 et 10 de son Affidavit A, M. Boudreault indique que la compagnie K2 Corporation of Canada est une filiale et licenciée de l’Inscrivante. Il ajoute au paragraphe 8 que durant la Période pertinente, l’Inscrivante avait un contrôle direct et indirect sur les caractéristiques et la qualité des marchandises portant la Marque qui étaient vendues au Canada par K2 Corporation of Canada.
[10] Plus précisément, l’Inscrivante contrôlait la nature, la qualité, la construction, la fabrication, le style et les matériaux de toutes les marchandises associées à la Marque. De plus, l’Inscrivante fixait toutes les spécifications et les normes auxquelles devait répondre la licenciée par rapport à la publicité, le matériel publicitaire, l’emballage, l’étiquetage et le matériel de promotion. Des échantillons de marchandises et du matériel promotionnel étaient aussi envoyés à l’Inscrivante pour son approbation avant la mise en marché au Canada des marchandises associées à la Marque. L’Inscrivante pouvait aussi faire l’inspection des locaux de K2 Corporation of Canada pour vérifier l’inventaire ainsi que les produits de promotion associés à la Marque.
[11] Ces déclarations de M. Boudreault m’ont persuadée que l’Inscrivante exerçait un contrôle sur les marchandises associées à la Marque et vendues par sa licenciée, soit K2 Corporation of Canada durant la Période pertinente selon les exigences de l’article 50(1) de la Loi.
Transfert des marchandises associées à la Marque dans le cours normal des affaires de l’Inscrivante pour la Période pertinente
[12] Dans son Affidavit A, M. Louis Boudreault présente en preuve les pièces B, C et D qui se rapportent à la Période pertinente. La pièce B représente une copie du catalogue pour la saison 2008/2009 illustrant certaines marchandises portant la Marque. Il indique au paragraphe 10 de son Affidavit A que les marchandises dans les photographies sont représentatives des marchandises qui sont vendues et livrées aux détaillants canadiens. La pièce C représente une copie des listes de prix pour les marchandises associées à la Marque et qui sont distribuées aux détaillants canadiens avec le catalogue. Enfin, la pièce D représente des copies de factures pour des ventes de marchandises associées à la Marque par K2 Corporation of Canada à certains détaillants canadiens.
[13] Au paragraphe 10 de son Affidavit A, M. Boudreault présente un tableau corrélant l’information se trouvant dans les trois (3) pièces, soit B, C et D. Il indique qu’il a seulement fournit des factures pour les marchandises de type « snowboard boots », « snowboard hats » ainsi que pour des « snowboards » et des « snowboard bindings ».
[14] Cette preuve me permet de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les marchandises énumérées précédemment durant la période pertinente par la licenciée de l’Inscrivante.
[15] Cependant, il est à noter je n’ai pu trouver aucune illustration dans le catalogue (pièce A) ou mention dans les factures (pièce C) des marchandises de type « snowboard gloves », « snowboard mitts » et « snowboard leashes ». De plus, M. Louis Boudreault mentionne au paragraphe 3 de son Affidavit B l’emploi de la Marque en liaison avec « snowboards », « snowboard boots », « snowboard bindings » et « snowboard hats » par la compagnie K2 Corporation of Canada mais omet de mentionner les marchandises de type « snowboard gloves », « snowboard mitts » et « snowboard leashes ».
[16] Aux paragraphes 13 et 14 de ses représentations, l’Inscrivante soutient qu’il n’est pas nécessaire pour elle de démontrer un élément de preuve pour chaque marchandise. Elle indique qu’elle répond aux exigences de la Loi parce que les marchandises décrites dans son enregistrement représentent un large éventail de marchandises similaires [Westinghouse Air Brake Co c. Moffat & Co. (2001), 14 C.P.R. (4th) 257 (C.F. 1re inst.) [Westinghouse]] et qu’elle amène au moins un élément de preuve qui soutient toute la gamme des marchandises [Saks & Co. c. Canada (Registraire des Marques de Commerce) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1re inst.) [Saks]].
[17] Cependant, je suis d’avis que les critères de Westinghouse et Saks ne s’appliquent pas en l’espèce.
[18] La Cour indique au paragraphe 22 de l’arrêt Westinghouse « qu'il suffit de faire la preuve d'un emploi en liaison avec certaines des marchandises lorsque les marchandises enregistrées tombent sous le coup d'une seule grande catégorie et [soulignement ajouté] que certaines des marchandises sont des composantes des appareils faisant partie de cette catégorie ». En l’espèce, les marchandises de type « snowboard gloves », « snowboard mitts » et « snowboard leashes » ne font pas partie d’appareils faisant partie de leur catégorie.
[19] L’Inscrivante a enregistré seulement sept (7) types de marchandises comparativement à l’inscrivante dans Saks qui enregistra vingt-huit (28) catégories contenant plusieurs dizaines de marchandises chacune. La Cour dans Saks indiqua qu’il serait trop onéreux pour l’inscrivante de faire la preuve pour chaque marchandise associée à la marque et en conséquence, accepta que l’inscrivante ne présente que quelques exemples pour chaque catégorie. Mais dans le cas en l’espèce, je suis d’avis qu’il n’aurait pas été onéreux pour l’Inscrivante de fournir un élément de preuve supplémentaire pour chacune des marchandises de type « snowboard gloves », « snowboard mitts » et « snowboard leashes ». J’ajouterai qu’en plus du fait qu’aucune des pièces justificatives n’indique des ventes de ces marchandises, aucune des déclarations dans l’Affidavit B n’indique des ventes de ces marchandises contrairement à l’arrêt Saks où il y avait une déclaration claire de la vente des marchandises.
Décision
[20] Pour les motifs exposés ci-dessus, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : « snowboard gloves », « snowboard mitts » et « snowboard leashes ».
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P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada