Date : 20051123
Dossier : T-1517-01
Référence : 2005 CF 1587
Montréal (Québec), le 23 novembre 2005
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
BENISTI IMPORT-EXPORT INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
MODES TXT CARBON INC.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans le cadre de ce dossier en matière de propriété intellectuelle, l'une et l'autre des parties a saisi cette Cour d'une requête.
[2] La requête logée par la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Benisti Import-Export Inc. (ci-après Benisti) comporte deux volets.
[3] Un premier volet vise l'obtention en vertu des règles 3, 107 et 153 des Règles des Cours fédérales (les règles) d'une ordonnance en disjonction afin qu'essentiellement les questions de responsabilité des parties pour les actes qui leur sont respectivement reprochés soient instruites de façon distincte de la question des redressements recherchés en raison des mêmes actes.
[4] L'autre volet de cette requête vise à trancher des objections soulevées le 24 février 2005 par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Modes TXT Carbon Inc. (ci-après TXT Carbon) lors de l'interrogatoire au préalable de sa nouvelle représentante, Mme Varda Levy.
[5] Quant à TXT Carbon, sa requête vise à faire trancher des objections soulevées le 28 février 2005 par Benisti lors de l'interrogatoire au préalable du représentant de Benisti, M. Maurice Benisti.
[6] Ces requêtes seront abordées en analyse dans l'ordre que l'on vient de voir.
Contexte
[7] Benisti a institué contre TXT Carbon une action en tromperie commerciale (passing-off) et en contrefaçon de son dessin industriel no 92,684 (le dessin industriel).
[8] TXT Carbon a produit une défense et demande reconventionnelle à l'encontre de l'action de Benisti où elle allègue l'invalidité dudit dessin industriel.
[9] Après la clôture des actes de procédure, les parties ont fait signifier leurs affidavits de documents respectifs et elles ont procédé à une première ronde d'interrogatoires les 14 avril 2003 et 10 juin 2003.
[10] Il ressort que la question des redressements demandés dans les actes de procédure des parties n'a pas véritablement été abordée dans le cadre de cette première ronde d'interrogatoires.
[11] Par suite d'une ordonnance de cette Cour tranchant les objections découlant de la première ronde d'interrogatoires, les parties ont procédé à la remise de leurs engagements respectifs.
[12] Le 9 décembre 2004, TXT Carbon a procédé à amender ses procédures afin d'alléguer la contrefaçon de la marque de commerce 'N1 dont l'enregistrement a été obtenu par elle le 11 février 2004 sous le numéro TMA 601,957.
[13] Benisti a aussi amendé à la même époque ses procédures afin d'alléguer l'invalidité de l'enregistrement de la marque de commerce 'N1.
[14] Benisti a aussi obtenu une ordonnance de la Cour lui permettant de substituer Mme Varda Levy à M. Erminio Zappitelli à titre de représentant de TXT Carbon pour la suite de l'interrogatoire au préalable de TXT Carbon.
[15] Par suite de la remise des engagements respectifs des parties, ainsi qu'aux amendements de leurs actes de procédures, une deuxième ronde d'interrogatoires a eu lieu les 24 février 2005 et 28 février 2005.
[16] Lors de cette deuxième ronde d'interrogatoires, les procureurs de TXT Carbon ont posé certaines questions de nature financière. Les procureurs de Benisti se sont objectés à toutes les questions de nature financière afférentes aux questions de redressement puisque, dans les faits, cet aspect du dossier n'avait pas fait l'objet de la première ronde d'interrogatoires. De plus, les procureurs de Benisti ont suggéré une disjonction des questions de responsabilité des questions de redressement en litige, ce qui a été refusé par les procureurs de TXT Carbon.
[17] Lors de cette deuxième ronde d'interrogatoires, des objections furent soulevées - bien sûr - de part et d'autre.
[18] Il m'apparaît logique de procéder en premier à l'analyse de la requête de Benisti en disjonction vu que son résultat pourrait avoir un impact sur les questions à répondre.
[19] Par la suite, la requête de Benisti puis celle de TXT Carbon, pour faire trancher des objections, seront regardées sur la base des catégories mises de l'avant respectivement par les parties.
Analyse
I. Requête de Benisti en disjonction
[20] La règle de base sur cet aspect est la règle 107. Cette règle se lit :
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107.(1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément. |
107.(1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately. |
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(2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents. |
(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents. |
[21] Sous cette règle, le test à appliquer est celui formulé par la Cour dans l'arrêt Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino « Excelsior » (1re inst.), [1999] 1 C.F. 146, en page 154, paragraphe 14, où la Cour établit que :
Par conséquent, compte tenu des décisions qui ont été rendues et des modifications qui ont été apportées par les Règles de 1998, je formulerais le critère à appliquer en vertu de la règle 107 comme suit: dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.
[Non souligné dans l'original.]
[22] Pour les raisons qui suivent, j'ai décidé que Benisti s'était acquittée ici de l'obligation qui lui incombait d'établir selon la prépondérance des probabilités que la possibilité d'effectuer des économies de temps et d'argent et d'apporter une solution juste au litige est telle qu'est justifiée une dérogation au principe général voulant que toutes les questions qui se posent dans une instance soient examinées ensemble.
A. La nature de l'instance et les questions en litige
[23] Sous cette rubrique, il y a lieu de retenir que sous la question générale de responsabilité, les éléments à trancher sont assez nombreux, soit au total cinq (5).
[24] En effet, la Cour aura à trancher :
1. la responsabilité potentielle de TXT Carbon pour tromperie commerciale;
2. la reponsabilité potentielle de TXT Carbon pour contrefaçon du dessin industriel;
3. la responsabilité potentielle de Benisti pour contrefaçon de la marque de commerce enregistrée 'N1;
4. la validité du dessin industriel; et,
5. la validité de la marque de commerce 'N1.
[25] De plus, lors d'une première partie du procès, les parties auront à exposer leurs positions respectives quant à la disponibilité du recours pour profits. La Cour devra décider si la partie qui a gain de cause a droit aux profits de la partie adverse à titre de redressement.
[26] Ce n'est que lorsque ces questions auront été décidées que l'étape ou la question des redressements entrera en jeu. On doit donc conclure que la question de responsabilité en général n'est pas interreliée avec la question du redressement. Il y a à mon avis une séparation suffisamment claire entre ces questions.
B. Le déroulement de l'instance et les redressements recherchés
[27] Il appert qu'au stade présent des procédures, les parties n'ont investi que peu de ressources dans la question du redressement. Il ressort que les affidavits de documents des parties respectives sont incomplets sur la question du redressement.
[28] Par ailleurs, quant aux interrogatoires au préalable, malgré qu'il y ait eu à date deux rondes d'interrogatoires et que le procureur de TXT Carbon ait posé certaines questions de nature financière, la question des redressements en général n'a pas encore, somme toute, véritablement été explorée à fond.
[29] Il ressort par ailleurs que le présent dossier est à un stade d'avancement certain quant aux questions de responsabilité et de validité. Si la disjonction n'est pas ici ordonnée, les parties devront tenir des interrogatoires supplémentaires pour explorer les questions de redressements.
[30] Comme on peut tenir dans le présent dossier que le passé est garant du futur, on pourrait alors s'attendre à ce que cet exercice supplémentaire entraîne des requêtes interlocutoires additionnelles et un retard certain à parfaire le dossier au complet. Le fait que les parties ici soient des compétiteurs directs se disputant le marché canadien n'est certes pas étranger au fait que le présent dossier ne soit toujours pas en état.
[31] D'autre part, vu que les parties n'ont pas procédé à une élection des profits ou des dommages et bien que l'octroi des profits demeure à la discrétion ultime de la Cour, il n'en demeure pas moins à ce stade que la question des profits se pose toujours.
[32] À cet égard, TXT Carbon a dénoncé le fait que Benisti ait soumis au soutien de sa requête un affidavit provenant d'un des procureurs du cabinet agissant pour Benisti. Bien que cela soit le cas et bien que cet affidavit reflète partant un certain ouï-dire, il m'apparaît que cet affidavit décrit de façon crédible, entre autres à ses paragraphes 36 et suivants, un exercice, un processus long et coûteux quant à un calcul éventuel des profits.
[33] Cet exercice ne semble pas devoir être différent de celui engagé dans d'autres cas de propriété intellectuelle où on a reconnu que pour mener à terme l'établissement des profits d'une partie, plusieurs données financières d'une entreprise doivent être regardées. (Voir Teledyne Industries, Inc. v. Lido Industrial Products Ltd. (1982), 68 C.P.R. (2d) 56; Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp. (1990), 32 C.P.R. (3d) 385.) Dans l'arrêt Depuy (Canada) Ltd. v. Joint Medical Products Corp. (1996), 67 C.P.R. (3d) 145, la Cour d'appel fédérale indiquait en pages 146-147 :
We are also of the view that had the motions judge correctly instructed himself in the law he would have granted the order sought. This is a patent infringement action in which the defence and counterclaim raise serious issues of validity. The plaintiffs reserve the right to seek an accounting of profits with the result that, if severance is not ordered, discovery will necessarily range across the whole of the defendants' business and not be limited to the single allegedly infringing item.
[34] En conséquence, il est par la présente ordonné :
a) Qu'il y ait une instruction distincte de la question de la responsabilité des parties pour les actes qui leur sont respectivement reprochés, incluant la responsabilité de la défenderesse pour tromperie commerciale (passing-off) et contrefaçon de dessin industriel canadien, la responsabilité de la demanderesse pour contrefaçon de la marque de commerce enregistrée 'N1, ainsi que la question de la validité du dessin industriel et la validité de la marque de commerce 'N1, de la question des redressements demandés résultant des actes reprochés de part et d'autre.
b) Les parties sont relevées de leurs obligations respectives de communiquer tous les documents relatifs à la question des redressements (dommages et/ou profits) avant le procès sur la question de la responsabilité.
c) Les parties sont autorisées à procéder à la signification d'affidavits de documents, à la communication de documents et aux interrogatoires au préalable suivant les dispositions des règles concernant la question des redressements respectifs demandés après le procès sur la question de la responsabilité et à une date à être déterminée ultérieurement par la Cour à la demande des parties.
[35] Les dépens sur cet aspect de la requête de Benisti sont à suivre.
II. La requête de Benisti pour faire trancher des objections
Catégorie 1 : Questions relatives à l'emploi de Mme Levy au sein de Benisti
[36] Il appert des procédures et des interrogatoires des parties que Mme Levy est une ex-employée de Benisti. Benisti reproche à TXT Carbon d'avoir commis des actes de concurrence déloyale (passing-off) en ce que suite au départ de Mme Levy chez TXT Carbon :
a) celle-ci aurait adopté et employé la marque de commerce 'N1 et l'aurait par la suite enregistrée le 11 février 2004;
b) celle-ci aurait mis sur le marché un modèle de manteau identique ou semblable au point où il y a confusion avec le dessin industriel de Benisti.
[37] Par conséquent, il m'appert que les circonstances ayant mené à l'adoption et à l'emploi de ladite marque de commerce et à la fabrication par TXT Carbon de manteaux qui contrefont, selon Benisti, le dessin industriel sont pertinentes.
[38] De plus, il ressort que l'intention d'une partie est pertinente en matière de tromperie commerciale (passing-off) en ce que le droit d'une partie à un redressement (dommages, profits, dommages exemplaires) peut être assujetti à la preuve de l'intention de la partie adverse. (Voir Kun Shoulder Rest Inc. c. Joseph Kun Violin and Bow Maker Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 488, 490-492 (C.F.).)
[39] En conséquence, les questions sous cette catégorie de même que sous la catégorie 2 (questions relatives au contact par Mme Levy avec TXT Carbon) devront recevoir une réponse.
Catégorie 3 : Questions relatives aux produits (designs) sur lesquels Mme Levy a travaillé, incluant le design en litige
[40] Je pense que Benisti est bien fondée de faire enquête sur l'implication de Mme Levy sur le processus de création et de mise en marché du manteau de TXT Carbon, et ce, afin de déterminer davantage l'étendue des actes de contrefaçon allégués.
[41] Les questions sous cette catégorie devront donc également recevoir une réponse.
[42] Quant à la catégorie 4 - Questions générales - elles n'ont pas à recevoir de réponse puisqu'elles sont de la nature d'une expédition de pêche.
[43] Ainsi, TXT Carbon devra apporter dans les vingt (20) jours de la date des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance des réponses écrites aux questions auxquelles elle doit ici répondre.
[44] La requête de Benisti est autrement rejetée.
[45] Vu le succès partagé sur cet aspect de la requête, il n'y aura pas d'adjudication de dépens sur celui-ci.
III. La requête de TXT Carbon pour faire trancher des objections
Catégorie 1 : Pertes subies par la demanderesse
[46] Vu l'ordonnance de disjonction émise ci-avant, les questions sous cette catégorie n'ont pas à recevoir de réponse pour l'instant. Ce motif vaut également pour les questions sous la catégorie 5.
Catégorie 2 : Faits et gestes de Benisti avant l'institution de la présente action
[47] Les questions sous cette catégorie devront recevoir une réponse puisque les faits et gestes de Benisti entre juillet 1998 et le 23 août 2001 quant à sa connaissance de l'utilisation de la marque 'N1 par TXT Carbon sont pertinents et peuvent jeter de la lumière quant à la prétention de Benisti relativement à son utilisation antérieure, soit depuis juillet 1997, de la même marque 'N1.
[48] Ces questions sont également pertinentes quant à l'attaque de Benisti à l'égard de l'enregistrement de la maque 'N1 par TXT Carbon.
Catégorie 3 : Emploi de Point Zero et Benisti (Use of Point Zero and Benisti)
[49] Cette catégorie s'adresse à l'emploi de « Point Zero » et « Benisti » de façon indépendante ou en conjonction avec la marque 'N1.
[50] Les questions sous cette catégorie devront recevoir une réponse puisque pertinentes vu qu'elles cherchent à évaluer si la marque 'N1 fut véritablement utilisée par Benisti comme marque de commerce et non simplement comme un élément d'identification interne (a descriptive internal identifier) dans des situations où ce sont les éléments « Point Zero » et « Benisti » qui auraient servi de marques de commerce.
Catégorie 4 : Quand l'élément 'N1 de la demanderesse est apparu sur les produits / Produire les étiquettes depuis décembre 1997 et confirmer les ventes avec les étiquettes / Où, quand, à qui les produits avec la marque 'N1 ont été vendus incluant les années et les quantités / Publicités (When 'N1 of the Plaintiff first appeared on products / Produce labels since December 1997 and confirm sales with hangtags / Where, when, to whom products with 'N1 labels were sold including years and amounts / Advertisements)
[51] À moins que cela ne soit pas le cas, il m'appert que les questions i, ii, iii, iv, vii, ix, x, xi et xvi ont été répondues par la remise le 22 juin 2005 des engagements de Benisti.
[52] Quant aux questions xvii et xviii, Benisti indique qu'elle a fourni tous les documents et réponses à ces questions lors de la remise d'engagements. Tel qu'indiqué par les procureurs de Benisti, celle-ci n'a d'autres informations à communiquer, mais s'engage, si elle découvre des documents ou informations additionnels, à les fournir aux procureurs de TXT Carbon.
[53] Quant aux autres questions sous cette catégorie, elles devront recevoir une réponse vu les motifs que fait valoir TXT Carbon au paragraphe 31 de ses représentations écrites. Ce paragraphe 31 se lit :
31. In order to establish use of a trade-mark in association with wares the Plaintiff must establish that 'n1 was used on the articles themselves as a trade-mark or on packaging. The invoices produced only show 'n1 in a descriptive sense. The Defendant is entitled to have access to all documents, including labels and handtags for the purpose of establishing that 'n1 was in use as a trade-mark per se, when such use commenced, how it occurred, on what materials and that such use was and is continuous.
Catégorie 6 : Qui a choisi 3'N1 - Qui est chargé du design - Définition des abbréviations - Définition de multifonctionnel et élément (Who selected 3'N1 - Who is in charge of design - Meaning of abbreviations - Definition of multifunctional and elements)
[54] Je ne crois pas que les questions sous cette catégorie recherchent véritablement une opinion d'expert de la part de M. Benisti. Je pense, vu son implication dans Benisti, qu'il peut répondre à ces questions et il devra y répondre puisqu'elles m'apparaissent pertinentes sur la base des commentaires que fait valoir TXT Carbon au paragraphe 37 de ses représentations écrites.
[55] Ainsi Benisti devra apporter, dans les vingt (20) jours de la date des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance, des réponses écrites aux questions auxquelles elle doit ici répondre.
[56] La requête de TXT Carbon est autrement rejetée.
[57] Vu le succès partagé sur cette requête, il n'y aura pas d'adjudication de dépens sur ladite requête.
[58] Quant à l'échéancier devant maintenant être suivi par les parties pour finalement mener à terme ce dossier, il sera le suivant :
1. Tel qu'indiqué auparavant, tant Benisti que TXT Carbon devront, le ou avant le 13 décembre 2005, signifier des réponses écrites aux questions auxquelles elles doivent répondre de par les présents motifs.
2. Le ou avant le 13 décembre 2005, les parties verront à compléter, si ce n'est déjà fait, les engagements auxquels elles se sont engagées par le passé.
3. Le ou avant le 6 janvier 2006, Benisti signifiera et déposera une demande de conférence préparatoire.
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« Richard Morneau » |
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Protonotaire |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1517-01
BENISTI IMPORT-EXPORT INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
MODES TXT CARBON INC.
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 26 octobre 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Me Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS : 23 novembre 2005
ONT COMPARU :
| Me Jacques A. Léger |
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pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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| Me Éric Potvin
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pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
| Léger Robic Richard Montréal (Québec) |
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pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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| Lapointe Rosenstein Montréal (Québec) |
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| pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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