Date : 19991230
Dossier : T-2601-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38, 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15
ET un appel interjeté à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une opposition à la demande no 573 206 visant la marque de commerce MARIO VALENTINO
ENTRE :
MARIO VALENTINO S.p.A.
appelante
(requérante),
- et -
VALINT N.V.
intimée
(opposante).
Dossier : T-2602-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38, 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15
ET un appel interjeté à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une opposition à la demande no 573 865 visant la marque de commerce MARIO VALENTINO
ENTRE :
MARIO VALENTINO S.p.A.
appelante
(requérante),
- et -
VALINT N.V.
intimée
(opposante).
Dossier : T-2603-97
AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38, 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15
ET un appel interjeté à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une opposition à la demande no 596 311 visant la marque de commerce MARIO VALENTINO
ENTRE :
MARIO VALENTINO S.p.A.
appelante
(requérante),
- et -
VALINT N.V.
intimée
(opposante).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
A.Contexte
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Mario Valentino S.p.A. à l'encontre de la décision rendue le 30 septembre 1997 par le registraire des marques de commerce (le registraire) en application de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13) (la Loi), refusant l'enregistrement des marques de commerce mentionnées aux demandes 573 206,
573 865, et 596 311 déposées par Mario Valentino S.p.A.
[2] Les parties en cause, Mario Valentino S.p.A. (la requérante) et Valint N.V. (l'opposante) sont originaires d'Italie. Ces deux sociétés ont été fondées par des designers réputés, respectivement par Mario Valentino et Valentino Garavani.
[3] La requérante et l'opposante conçoivent et confectionnent toutes deux des biens de consommation haut de gamme. La requérante se spécialise dans les chaussures en cuir, les vêtements en cuir ou en tissu ainsi que dans les accessoires de mode principalement mis en marché sous la marque de commerce MARIO VALENTINO, alors que l'opposante se spécialise dans les vêtements pour femmes et les accessoires, y compris chaussures, sacs à main, foulards, écharpes, lunettes et parfums, ainsi que dans les vêtements pour hommes, y compris complets, vestes, pantalons et cravates, le tout principalement mis en marché sous le nom commercial VALENTINO. La requérante et l'opposante distribuent toutes deux leurs produits à l'échelle internationale.
[4] En 1979, à la suite de [TRADUCTION] " différends d'ordre légal et administratif " survenus dans plusieurs pays au sujet de leurs marques de commerce respectives, les prédécesseurs des parties dans la présente affaire ont conclu une convention de coexistence (la Convention.)1. L'intention exprimée dans la Convention était que les parties désiraient éviter toute confusion et tout conflit publics, dans le présent ou dans le futur, dans quelque partie du monde que ce soit, et qu'elles désiraient mettre fin à l'amiable à tout différend survenu entre elles2.
[5] Aux paragraphes 1 à 9, la Convention détermine certains secteurs du commerce de la mode qui devraient être considérés comme le domaine exclusif de chaque société pour ce qui se rapporte aux marques de commerce.
[6] Aux sous-alinéas 7b)(v) et 7c)(v), la Convention stipule qu'une partie [TRADUCTION] " ...ne devra pas, directement ou indirectement, contester ou gêner l'emploi, l'enregistrement, le renouvellement de l'enregistrement ou le réenregistrement, ni s'opposer à l'emploi, à l'enregistrement, au renouvellement de l'enregistrement ou au réenregistrement, par [l'autre partie], de quelque marque de commerce qu'elles ont le droit de détenir conformément à cette convention3. "
[7] Le paragraphe 22 de la Convention stipule que tout différend concernant :
| [TRADUCTION] |
| ...l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention, de même que tout litige concernant des problèmes d'ordre technique, ou toute demande d'ajout, même dans le futur, à cette convention, devront être réglés en équité et à l'amiable par deux arbitres qui pourront agir, selon le cas, comme arbitres officiels ou non, lesquels arbitres sont ici désignés par les parties pour décider de tout différend comme étant le Prof. Av. Remo Franceschelli et le Prof. Av. Agostino Gambino4. |
[8] Une rupture des relations entre les parties à la présente affaire a conduit à des procédures d'arbitrage en Italie. Cette rupture a entraîné l'opposition par l'opposante aux demandes de la requérante en cause en l'espèce.
[9] Les 20 novembre 1986, 2 décembre 1986 et 30 novembre 1987 respectivement, la requérante a produit les demandes suivantes pour examen par le registraire : demande 573 206 pour l'enregistrement au Canada de la marque de commerce MARIO VALENTINO en liaison avec des accessoires pour usage personnel5 ; demande 573 865 pour l'enregistrement au Canada de la marque de commerce MARIO VALENTINO en liaison avec des vêtements de dessus6 : et demande 596 311 pour l'enregistrement au Canada de la marque de commerce MARIO VALENTINO en liaison avec des bijoux, montres et horloges7.
[10] Le 2 novembre 1990, l'opposante a produit des déclarations d'opposition similaires pour chacune des trois demandes8 et, dans une contre-déclaration datée du 21 mai 1991, la requérante a nié toutes les allégations formulées dans les déclarations d'opposition. Les deux parties ont déposé une preuve par affidavit ainsi qu'une argumentation écrite, et une audition orale, à laquelle les deux parties étaient représentées, a été tenue devant le registraire des marques de commerce (le registraire). Le 30 septembre 1997, le registraire a rendu une décision repoussant la demande de la requérante pour l'enregistrement de la marque de commerce MARIO VALENTINO relativement aux marchandises en cause.
B. La décision du registraire
[11] Le registraire a rendu une décision qui est à la fois favorable et défavorable à la requérante. L'opposante n'a pas fait appel incident des constatations retenues contre elle ; conséquemment, les seules constatations de la décision qui font l'objet du présent appel sont les constatations du registraire qui portent sur la Convention et sur les alinéas 12(1)a) et 12(1)d) de la Loi.
1. La Convention
[12] Le registraire a mis en doute la pertinence de la Convention pour résoudre une possible confusion entre la marque de commerce de la requérante et celle de l'opposante. Il a ajouté que [TRADUCTION] " si une convention peut révéler les intentions de parties qui sont concurrentes, sa portée ne s'étend pas à la possibilité de confusion sur le marché "9, et il a en conséquence décidé d'accorder peu de poids aux arguments de la requérante concernant l'exécution de la Convention.
2. Alinéa 12 (1)a)
[13] L'alinéa 12(1)a) de la Loi dispose :
| 12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : |
| a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ; |
[14] Se fondant sur cette disposition, le registraire a conclu que MARIO VALENTINO, la marque de commerce dont l'emploi était projeté par la requérante, n'était pas enregistrable. Pour arriver à cette conclusion, le registraire a dit avoir suivi la décision Gerhard Horn Investments Ltd c. Le registraire des marques de commerce10 dans laquelle le juge Cattanach dit, à la page 30 :
| Il est donc essentiel de déterminer en premier lieu si le ou les mots devant former le nom dont on demande l'enregistrement correspond au nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou récemment décédé. |
| Ce n'est que lorsque cette condition préalable est remplie, et pas avant, que l'on doit se demander si la marque de commerce proposée est " principalement " un nom ou nom de famille, ou autre chose11. [Non souligné dans l'original] |
[15] Se basant sur cet énoncé, le registraire a constaté ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| La requérante reconnaît que Mario Valentino était une personne vivante. Ce fait, ainsi que la preuve soumise par l'opposante, m'ont convaincu que la marque de commerce MARIO VALENTINO est le nom d'un particulier vivant ou d'un particulier qui est décédé au cours des trente dernières années. Comme ces mots ne comportent pas d'autre connotation possible et qu'aucune preuve suggérant une autre signification n'a été faite, il s'ensuit que le consommateur moyen percevrait la marque comme n'étant principalement que le nom de famille d'un particulier vivant ou d'un particulier qui est décédé au cours des trente dernières années. Le fardeau de faire une démonstration autre repose sur la requérante et elle n'a pas réussi à s'en acquitter12. |
[16] Le registraire a aussi constaté que :
| [TRADUCTION] |
| ...même si la requérante a affirmé qu'il est courant pour les créateurs de mode d'employer leurs noms comme marques de commerce, cela n'implique pas que les noms de ces personnes soient prima facie enregistrables comme marques de commerce13. |
[17] Enfin, le registraire dit ceci :
| [TRADUCTION] |
| Je ne partage pas l'avis de la requérante voulant que le nom d'un particulier puisse devenir enregistrable pour la seule raison qu'il peut faire fonction de marque de commerce14. |
[18] Ayant reconnu que MARIO VALENTINO n'était principalement que le nom du créateur de mode décédé, le registraire n'a pu conclure que la preuve était suffisante pour démontrer que ces mots étaient devenus " quelque chose d'autre " pour reprendre les termes du juge Cattanach.
[19] De plus, le registraire n'a pas constaté que les marques projetées étaient devenues suffisamment " distinctives " pour entrer dans le cadre du paragraphe 12(2), une exception à l'obstacle à l'enregistrement que constitue l'alinéa 12(1)a )15. Citant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale W. R. Grace & Co. c. Union Carbide Corp.16, le registraire a dit ceci : [TRADUCTION] " La preuve soumise par la requérante ne m'apparaît pas convaincante compte tenu du lourd fardeau qui repose sur la partie qui invoque le paragraphe 12(2) pour l'enregistrement d'une marque qui, autrement, ne serait pas enregistrable "16.
| 3. Alinéa 12 (1)d) |
[20] L'alinéa 12(1)d) de la Loi dispose :
| 12(1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : |
| d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée ; |
[21] Sur la question de savoir s'il existait de la confusion relativement à la marque projetée MARIO VALENTINO, le registraire a conclu ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| La charge ultime de démontrer qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la requérante. De plus, la question doit être examinée sous l'angle de la première impression et du souvenir imparfait. Les marques de la requérante ne sont pas très distinctives. Je constate aussi que les marques de la requérante sont très proches des marques de l'opposante dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Joint au fait que la jurisprudence indique que les articles de toilette, les bijoux et les autres marchandises de la requérante sont tous reliés aux marchandises de l'opposante, ceci m'amène à conclure que l'acheteur moyen, sous l'effet d'une première impression et n'ayant qu'un souvenir imparfait, éprouverait une certaine confusion devant l'emploi, dans la même région, des marques de commerce de la requérante et de l'opposante. Je constate que l'emploi de la marque MARIO VALENTINO appartenant à la requérante, dans la même région que les marques de commerce déposées appartenant à l'opposante, serait susceptible de faire conclure que les marchandises de la requérante sont fabriquées ou vendues par l'opposante17. |
[22] Pour arriver à cette conclusion, le registraire a appliqué les dispositions de l'article 6 de la Loi de la façon suivante18 :
a . alinéa 6(5)a) : caractère distinctif
[23] Le registraire s'est appuyé sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery 19 pour dire que [TRADUCTION] " une marque de commerce ne peut être considérée distinctive si cette marque, ou une marque qui crée de la confusion avec celle-ci, est déjà connue au Canada comme la marque d'une autre personne "20. Se basant sur sa constatation antérieure selon laquelle les marques projetées de la requérante créeraient de la confusion avec les marques de l'opposante, le registraire a conclu que les marques projetées de la requérante n'étaient pas distinctives et que, par conséquent, elles n'étaient pas enregistrables.
b. alinéa 6(5)b) : période d'usage
[24] Le registraire a statué que la preuve par affidavit de la requérante tendait à appuyer sa prétention selon laquelle la marque MARIO VALENTINO était employée au Canada depuis au moins 1984 relativement à des vêtements et à des sacs de voyage21.
c. alinéa 6(5)c) : le genre de marchandises, services ou entreprises
[25] Le registraire a statué que le genre de marchandises de la requérante est lié au genre de marchandises de l'opposante et que, conformément à la décision du juge Cullen dans S.C. Johnson & Sons, inc. c. Espirit [sic] de Corp.22, les marques de designer doivent bénéficier d'une protection étendue.
[26] Le registraire a de plus mentionné la jurisprudence antérieure selon laquelle les articles de toilette et vêtements de designer d'une part, et les bijoux et vêtements pour hommes d'autre part, sont reliés dans l'industrie de la mode23. Conséquemment, le registraire a décidé que la protection accordée aux marques de commerce de l'opposante devait s'étendre au-delà de sa portée courante pour englober les marchandises semblables à celles mentionnées dans la demande de la requérante.
d. alinéa 6(5)d) : la nature du commerce
[27] En ce qui concerne cet élément, le registraire a fait remarquer que, compte tenu des similitudes entre la participation de la requérante et celle de l'opposante à l'industrie de la mode haut de gamme, l'utilisation commune des réseaux commerciaux était évidente24.
| e. alinéa 6(5)e) : le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent |
[28] Le registraire a constaté que [TRADUCTION] " il y a beaucoup de ressemblance visuelle entre les marques des parties, ainsi qu'un degré élevé de ressemblance phonétique "25.
C. Questions en litige et analyse
[29] Trois questions découlent de la décision du registraire. Ce sont :
| 1) En ce qui concerne la Convention : |
| La Convention est-elle à juste titre devant la Cour et, dans l'affirmative, quel effet devrait-elle produire ? |
| 2) En ce qui concerne l'alinéa 12(1)a) : |
| Le registraire a-t-il fait erreur en concluant que la marque de commerce projetée MARIO VALENTINO n'était pas enregistrable, n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ? |
| 3) En ce qui concerne l'alinéa 12(1)d) : |
| Le registraire a-t-il fait erreur en concluant que la marque de commerce projetée MARIO VALENTINO créait de la confusion avec d'autres marques existantes et qu'elle était, en conséquence, non enregistrable ? |
[30] Dans le présent appel, le critère est celui qu'a formulé le juge Pratte de la Cour d'appel dans l'arrêt Beverley Bedding and Upholstery Co. c. Regal Bedding and Upholstering Ltd, à savoir " si le registraire s'est trompé "26. La requérante prétend que, pour chacune des questions énoncées ci-dessus, le registraire aurait dû arriver à une conclusion différente ; elle a de plus produit une nouvelle preuve pour soutenir la position qu'elle avait adoptée devant le registraire sur chaque question.
[31] Les parties conviennent que la Cour devrait considérer en quoi le registraire s'est trompé, en décidant, en premier lieu, si le registraire a commis une erreur de droit ou de fait dans son appréciation de la preuve soumise lors de l'opposition et, en second lieu, dans l'éventualité où aucune erreur n'aurait été décelée, si la nouvelle preuve produite dans le cadre du présent appel conduit à un résultat différent.
1. En ce qui concerne la Convention
[32] Comme le défaut d'avoir prouvé la Convention constituait, pour le registraire, un motif d'en refuser l'exécution, dans le cadre du présent appel et sans que l'opposante s'y soit opposée, la requérante a correctement prouvé la Convention en déposant l'affidavit d'une traductrice27.
[33] Se basant sur cette " nouvelle " preuve, la requérante a soutenu que l'opposante n'est pas admise à s'opposer à ses demandes d'enregistrement à cause du principe de la préclusion. Malgré une requête spécifique à cet effet pendant l'audition de l'appel, l'avocat de la requérante n'a produit aucune source pour étayer la proposition selon laquelle des redressements en equity étaient disponibles, soit dans le cadre d'une opposition, soit dans le cadre d'un appel comme celui-ci. En conséquence, à l'audience, j'ai rejeté cet argument.
[34] Je suis d'accord avec la décision du registraire de ne pas appliquer la Convention. En fait, il se peut que les oppositions produites par l'opposante aillent à l'encontre des clauses de la Convention, mais la Loi n'offre pas de cadre où l'on pourrait obtenir l'exécution forcée de ces clauses. La Loi ne permet pas au registraire de recourir à des dispositions réglementaires du genre de celles qu'on trouve dans les lois sur les relations de travail. Dans ce domaine, les parties peuvent demander à un organisme administratif comme un tribunal du travail d'appliquer les dispositions contractuelles des conventions collectives. En l'espèce, un recours plus approprié pourrait être une réclamation en dommages-intérêts au moyen d'une poursuite civile fondée sur la preuve d'une quelconque inexécution de la Convention.
[35] Par conséquent, bien que la Convention ait été à juste titre devant la Cour dans la présente demande, je conclus qu'elle ne devrait produire aucun effet.
2. En ce qui concerne l'alinéa 12(1)a)
[36] La requérante a admis, et le registraire a reconnu, que Mario Valentino était le nom du designer maintenant décédé, ce qui satisfait donc au premier critère défini dans Gerhard Horn Investments Ltd, à savoir être le nom d'une personne vivante ou qui est décédée dans les trente années précédentes.
[37] Se fondant sur cette admission, le registraire a conclu que la marque projetée MARIO VALENTINO ne pouvait pas être enregistrée aux termes de l'alinéa 12(1)a) et il a rejeté l'idée selon laquelle le fait que d'autres designers aient enregistré leur nom laissait supposer que les noms de designers étaient, d'une certaine manière, enregistrables en tant que tels comme marques de commerce.
[38] Sur cette question, je ne décèle aucune erreur dans l'analyse faite par le registraire.
[39] Même si, dans le présent appel, d'autres exemples de créateurs de mode au Canada employant leur nom comme marque de commerce ont été mis en preuve, j'estime que cette preuve ne modifie pas le fait que le registraire a entendu, examiné et, à mon avis, correctement rejeté l'argument de la requérante sur cette question.
3. En ce qui concerne l'alinéa 12(1)d)
[40] Le principal argument de la requérante sur la question de la confusion est que le registraire a fait erreur en évaluant la confusion à partir de ce qui se passe dans l'esprit de " l'acheteur moyen ".
[41] Dans le présent appel, une nouvelle preuve par affidavit a été soumise par la requérante pour démontrer que ses marchandises sont des articles de mode chers et " haut de gamme " qui sont achetés par des gens " fortunés ", " raffinés " et " cultivés ", ceci pour dire que les articles mentionnés aux demandes de la requérante seront vendus dans un réseau du marché à l'abri de toute confusion28.
[42] Mettant en question la conclusion du registraire selon laquelle l'acheteur qu'on doit prendre en compte pour déterminer l'existence de confusion est " l'acheteur moyen ", la requérante a fait valoir, en se fondant sur la nouvelle preuve, que l'acheteur à prendre en compte est plutôt celui qui pourrait être désigné comme l'individu " fortuné moyen ", et que [TRADUCTION] " compte tenu du genre des marchandises respectives, celles-ci sont plus susceptibles d'être examinées attentivement par les acheteurs potentiels que le seraient des marchandises moins coûteuses "29. À l'appui de son argument, la requérante a invoqué les arrêts General Motors Corp. c. Bellows30 (" Bellows ") et Ciba-Geigy Canada Ltd.c. Apotex Inc.31 (" Ciba-Geigy ").
[43] Cet argument soulève, à mon avis, les importantes préoccupations que voici.
[44] En premier lieu, il n'y a pas de preuve que toutes les ventes des marchandises mentionnées aux demandes de la requérante s'effectueront à l'intérieur du créneau de marché " haut de gamme " auquel il est fait allusion. Il peut très bien arriver que la large gamme d'articles décrits aux trois demandes ne soient pas vendus de cette façon. En l'absence d'une telle preuve, l'argument de la requérante n'a pas de poids.
[45] En second lieu, la requérante affirme que la preuve par affidavit soumise à l'appui de la thèse d'un créneau " haut de gamme ", dans lequel des acheteurs fortunés démontreraient une perspicacité exceptionnelle lors de leurs achats, est fondée sur des remarques incidentes formulées dans les arrêts Bellows et Ciba-Geigy. Je suis d'avis qu'aucun de ces arrêts ne peut servir de précédent.
[46] L'arrêt Bellows, qui date de cinquante ans, a examiné la question de savoir s'il y avait un risque de confusion provenant des marques de commerce entre les noms " Frozenaire " et " Frigidaire " pour les réfrigérateurs. Le juge Rand a fait remarquer ce qui suit à la page 692 :
| [TRADUCTION] Mais en déterminant cela, on doit tenir compte de tous les aspects du commerce, y compris des prix, de la classe des acheteurs et de la manière ordinaire dont ils effectuent leurs achats. Comme l'a relevé le juge Cameron, l'acheteur potentiel réfléchit avant d'acheter cet appareil plus ou moins haut de gamme ; on ne choisit pas à la hâte un réfrigérateur sur les rayons ; il s'agit d'un achat important et chaque transaction implique un certain degré d'examen et d'attention. [Non souligné dans l'original] |
[47] La requérante prétend que l'opinion du juge Rand est appuyée par le juge Gonthier qui dit, aux pages 137 et 138 de l'arrêt Ciba-Geigy :
| Cependant, pour différents produits, la clientèle moyenne ne sera pas la même et n'aura pas la même attitude lors de l'achat. De plus, l'attention et les précautions d'une même personne peuvent varier en fonction du produit qu'elle achète ; quelqu'un ne prendra vraisemblablement pas le même soin à choisir une marchandise sur les rayons d'un supermarché et à sélectionner un article de luxe. Dans le premier cas, la représentation trompeuse risque de " prendre " plus facilement. [Non souligné dans l'original] |
[48] Il est très possible que, suivant l'expérience des personnes qui ont fait des déclarations par affidavit, les clients avec qui elles font affaire effectuent leurs achats avec soin. Cependant, je repousse l'idée que cela ne se produise que pour l'achat de biens " haut de gamme ".
[49] Il ne fait pas de doute que les personnes âgées, les bénéficiaires d'aide sociale, les chefs de famille monoparentale, les adolescents, ainsi qu'un grand nombre d'autres personnes qui ont un revenu limité, mettent beaucoup de soin à décider de leurs achats. Se basant sur cette observation, prendre en compte la " classe " à laquelle appartient un acheteur comme indicateur du soin qu'il prendra pour ses achats, comme le suggère le juge Rand dans l'arrêt Bellows , est non seulement une idée qui répugne au contexte social d'aujourd'hui mais elle est aussi, à mon avis, insoutenable compte tenu de ce qui se passe selon ma perception de la réalité.
[50] De plus, avec déférence, non seulement l'observation du juge Gonthier n'est-elle pas une preuve à considérer en l'espèce, mais elle est, à mon avis, facilement réfutable. Le degré élevé de concurrence dans les supermarchés, là où s'effectue l'achat des produits de première nécessité courants, constitue une preuve que les gens se préoccupent beaucoup du prix et de la qualité des biens " bas de gamme " qu'ils acquièrent.
[51] À mon avis, le risque est grand d'arriver à une conclusion erronée sur les faits en s'appuyant sur les affidavits et les remarques incidentes soumises par la requérante sur la question de la confusion. S'agissant de déterminer s'il y a confusion, le risque d'erreur se trouve réduit si on adopte l'approche analytique et méthodique du registraire qui a conclu que, comme la marque MARIO VALENTINO n'était pas distinctive et qu'il y avait [TRADUCTION] " beaucoup de ressemblance visuelle entre les marques des parties, ainsi qu'un degré élevé de ressemblance phonétique 0", la confusion naîtrait dans l'esprit de l'acheteur " moyen ", qui qu'il soit et de quelque horizon qu'il provienne.
[52] En conséquence, je ne décèle aucune erreur dans l'analyse que fait le registraire de cette question et rejette la prétention que la requérante tire de la nouvelle preuve pour ce qui touche la question de la confusion.
D. Conclusion
[53] Même en tenant compte de la nouvelle preuve produite, je conclus que le registraire n'a pas fait erreur en statuant sur chacune des demandes portées en appel.
[54] Par conséquent, chaque appel est rejeté et, dans chaque cas, j'adjuge les dépens à l'opposante.
_____________________
Juge
OTTAWA
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
Date : 19991230
Dossier : T-2601-97
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
| AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38, 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15 |
| ET un appel interjeté à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une opposition à la demande no 573,206 visant la marque de commerce MARIO VALENTINO |
ENTRE :
MARIO VALENTINO S.p.A.
appelante
(requérante),
- et -
VALINT N.V.
intimée
(opposante).
ORDONNANCE
Pour les motifs écrits qui précèdent, l'appel est rejeté.
Les dépens sont adjugés à l'opposante.
_______________________
Juge
OTTAWA
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
Date : 19991230
Dossier : T-2602-97
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
| AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38, 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15 |
| ET un appel interjeté à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une opposition à la demande no 573,865 visant la marque de commerce MARIO VALENTINO |
ENTRE :
MARIO VALENTINO S.p.A.
appelante
(requérante),
- et -
VALINT N.V.
intimée
(opposante).
ORDONNANCE
Pour les motifs écrits qui précèdent, l'appel est rejeté.
Les dépens sont adjugés à l'opposante.
________________________
Juge
OTTAWA
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
Date : 19991230
Dossier : T-2603-97
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
| AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 38, 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.C. 1993, ch. 15 |
| ET un appel interjeté à l'égard de la décision du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une opposition à la demande no 596,311 visant la marque de commerce MARIO VALENTINO |
ENTRE :
MARIO VALENTINO S.p.A.
appelante
(requérante),
- et -
VALINT N.V.
intimée
(opposante).
ORDONNANCE
Pour les motifs écrits qui précèdent, l'appel est rejeté.
Les dépens sont adjugés à l'opposante.
________________________
Juge
OTTAWA
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| DOSSIER : T-2601-97 |
| INTITULÉ : MARIO VALENTINO S.p.A. c. VALINT N.V. |
| LIEU DE L'AUDITION : OTTAWA |
| DATE DE L'AUDITION : 13 DÉCEMBRE 1999 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL
| DATE : 30 DÉCEMBRE 1999 |
ONT COMPARU :
| ADELE FINLAYSON POUR L'APPELANTE |
GLEN BLOOM
| BENJAMIN GRAY POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SHAPIRO COHEN
| OTTAWA POUR L'APPELANTE |
OSLER, HOSKIN & HARCOURT
| OTTAWA POUR L'INTIMÉE |
1
Déposée comme pièces A et B de l'affidavit de Francesca Moscone, dossier de la requérante, vol. 5, aux pages 1071 et 1092.
2
Ibid., p.1097.
3
Ibid., p.1100 et 1101.
4
Ibid., p.1104.
5
La demande porte sur : (1) stylos, briquets ; articles de cuir ou de similicuir, à savoir bagages, sacs à main, sacs de voyage, divers sacs et étuis faits de cuir ou de similicuir, à savoir mallettes de toilette, valises, porte-documents, étuis porte-clefs, petits sacs, portefeuilles, porte-monnaie ; (2) rasoirs, leurs pièces et pièces de rechange ; trousses de manucure ; stylos, stylos à plume et stylos à bille, leurs pièces, pièces de rechange et cartouches ; blaireaux et brosses à dents, leurs pièces et pièces de rechange ; briquets, étuis à briquets, fume-cigarettes et fume-cigares, ainsi que leurs pièces, pièces de rechange et accessoires ; (3) articles de cuir et de similicuir, à savoir bagages, sacs à main, sacs de voyage, divers sacs et étuis faits de cuir ou de similicuir, à savoir mallettes de toilette, valises, porte-documents, étuis porte-clés, petits sacs, portefeuilles, porte-monnaie ; (4) ceintures.
La demande d'enregistrement de la marque de commerce a été produite sur la base de : l'emploi et l'enregistrement en Italie en liaison avec les marchandises sur lesquelles elle est apposée (1) ; l'emploi projeté en liaison avec les marchandises sur lesquelles elle est apposée (2) ; l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises sur lesquelles elle est apposée (3) et l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises sur lesquelles elle est apposée (4). La marque de commerce a été annoncée le 6 juin 1990 dans le Journal des marques de commerce aux fins d'opposition.
6
La demande porte sur : vêtements de dessus pour hommes et femmes, à savoir vestes, manteaux, vestes sport, jupes, chemisiers, gilets, robes, pardessus, hauts, pantalons, imperméables, chemises et sahariennes. La demande produite au registraire requérait l'enregistrement en liaison avec de nombreux produits de beauté, mais cette partie de la demande a été abandonnée pendant l'audition orale de la présente affaire. Par conséquent, seuls subsistent les articles qui viennent d'être nommés et la demande d'enregistrement de la marque de commerce doit être considérée fondée sur l'emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que 1972. La marque de commerce a été annoncée le 8 juin 1990 dans le aux fins d'opposition.
7
La demande porte sur : (1) bijoux ; (2) bijoux, montres et horloges. La demande d'enregistrement de la marque de commerce a été produite sur la base de : l'emploi et l'enregistrement en Italie en liaison avec les marchandises sur lesquelles elle est apposée (1) ; l'emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises sur lesquelles elle est apposée (2). La marque de commerce a été annoncée le 28 août 1990 dans le Journal des marques de commerce aux fins d'opposition.
8
Les déclarations d'opposition ont été produites le 2 novembre 1990 et des déclarations d'opposition modifiées ont été produites le 6 novembre 1990. Les motifs d'opposition aux enregistrements qui y sont mentionnés sont les suivants :
[TRADUCTION] a) la marque de commerce MARIO VALENTINO de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée VALENTINO qui est l'objet des enregistrements de marque de commerce suivants au Canada : 141 870, 141 851, 239 921 et 295 617 ; b) la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement parce que sa marque de commerce MARIO VALENTINO crée de la confusion avec la marque de commerce VALENTINO qui a été employée antérieurement au Canada par l'opposante et ses prédécesseurs en titre en relation avec des articles vestimentaires et des accessoires, y compris des bijoux et des produits de beauté ; c) les demandes de la requérante ne sont pas conformes à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n'a pas employé la marque de commerce MARIO VALENTINO comme il est allégué dans sa demande et qu'elle n'avait pas l'intention de l'employer au Canada comme il est allégué dans sa demande ; d) la marque de commerce n'est pas distinctive de la requérante en ce qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la requérante de celles d'autres personnes, y compris de celles de l'opposante, ni n'est adaptée à les distinguer ; e) la marque de commerce n'est principalement que le nom d'un particulier vivant.
9
Décision du registraire, dossier de la requérante, vol. 1, p. 28.
10
(1983), 73 C.P.R. (2d) 23 (C.F. 1re inst.).
11
Ibid., p. 30.
12
Ibid.
13
Ibid.
14
Ibid.
15
Cette disposition prévoit : paragraphe 12(2) : Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant.
16
(1987) 14 C.P.R. (3d) 337, p. 349.
16
Décision du registraire, op. cit., p. 22.
17
Décision du registraire, op. cit., p. 28.
18
Cette disposition prévoit :paragraphe 6(1) : Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.par (4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.par (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus ; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage ; c) le genre de marchandises, services ou entreprises ; d) la nature du commerce ; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
19
(1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.).
20
Décision du registraire, op. cit., p. 29.
21
Ibid., p. 25.
22
(1986), 13 C.P.R. (3d) 235 (C.F. 1re inst.)
23
Décision du registraire, op. cit., p. 26.
24
Ibid.
25
Ibid.
26
Beverley Bedding and Upholstery Co. c. Regal Bedding and Upholstering Ltd. (1982), 60 C.P.R. (2d) 70 à la p. 71 (C.A.F.). Voir : GSW Inc. c. The Registrar of Trade Marks and Sta-Rite Industries, [1999] J.C.F. No. 1062, concernant les critères d'examen d'une décision du registraire. Les critères d'examen ne sont heureusement pas une question en litige dans la présente affaire.
27
Affidavit de Francesca Moscone, dossier de la requérante, vol. 5, p. 1059.
28
La requérante a déposé les affidavits de John Wozny, Sunil Joneja, Vincenzo Valentino et Victoria Carrington (dossier de la requérante, p. 83, 55, 962 et 803 respectivement). L'affidavit de John Wozny est à l'origine de cette affirmation qui est appuyée par les affidavits de Sunil Joneja et de Vincenzo Valentino. Comme l'affidavit de Victoria Carrington prétend rapporter l'opinion non corroborée de quelqu'un d'autre, son contenu m'apparaît inadmissible puisqu'il va à l'encontre de la règle du ouï-dire.
29
Mémoire de la requérante, p. 25, par., 79.
30
[1949] R.C.S. 678.
31
[1992] 3 R.C.S. 120.