Décisions de la Cour fédérale

Date : 20040823

Dossier : T-2792-96

Référence : 2004 CF 1166

ENTRE :

                                                           MERCK & CO., INC.

                                               MERCK FROSST CANADA & CO.

                                                          SYNGENTA LIMITED

                                                 ASTRAZENECA UK LIMITED et

                                                  ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                                                 (défenderesses reconventionnelles)

                                                                             et

                                                                  APOTEX INC.

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                   (demanderesse reconventionnelle)

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                La cour est saisie d'une requête de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (Apotex) en vue de faire trancher une série de questions par suite de l'interrogatoire au préalable d'un représentant de la demanderesse Merck & Co., Inc. (Merck) et d'un représentant de la demanderesse Merck Frosst Canada & Co. (Merck Frosst).

[2]                L'ensemble des questions à trancher ont été cumulées lors de la première et deuxième phase de l'interrogatoire au préalable de Merck et lors de la première phase de l'interrogatoire de Merck Frosst.

[3]                Ces mêmes questions se trouvent, de fait, à être portées à nouveau à mon attention par suite essentiellement de la décision de la Cour d'appel fédérale du 20 novembre 2003 dans le cadre du présent litige, (2003), 312 N.R. 273 (la décision de la Cour d'appel fédérale).

[4]                Par sa décision, la Cour d'appel fédérale a accueilli un appel d'Apotex à l'encontre de la décision d'un juge de la Cour fédérale qui avait maintenu ma décision du 21 août 2002 à l'égard d'objections soulevées lors de la première phase de l'interrogatoire au préalable de Merck et Merck Frosst. Au terme de sa décision, la Cour d'appel fédérale a requis que je procède à une nouvelle détermination de la requête d'Apotex. Cette approche de la Cour d'appel fédérale fut logiquement la voie à appliquer aux questions à trancher par suite de la deuxième phase de l'interrogatoire au préalable de Merck (voir la décision du juge Russell du 17 décembre 2003, 2003 C.F. 1483, par laquelle la Cour se penchait sur un appel d'Apotex à l'encontre de ma décision du 5 mai 2003, 2003 CFPI 558).

Questions à répondre et documents à produire lors d'un interrogatoire au préalable : principes généraux applicables

[5]                La nouvelle détermination requise par la décision de la Cour d'appel fédérale s'impose puisque suivant cette dernière, la requête d'Apotex visant à faire trancher des objections ne fut pas abordée suivant la considération première de la pertinence et les exceptions possibles à ce principe.

[6]                Aux paragraphes 10 et 15 de sa décision, la Cour d'appel fédérale nous rappelle comme suit ledit principe et ses exceptions :

[10]          The Rules of Court provide as follows:

223(1) **********        (2) An affidavit of documents shall be in Form 223 and shall contain (a) separate lists and descriptions of all relevant documents ...                               ********** 240       A person being examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any question that (a) is relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party ....

223(1)                               **********        (2) L'affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient: a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents ...                               ********** 240       La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui : a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge ....

The jurisprudence in this Court on the scope of discovery is well settled. For convenience it is summarized in Reading & Bates Construction Co. et al v. Baker Energy Resources Corp. et al (1988) 24 C.P.R. (3^rd) 66 at 70-72 (F.C.T.D.). It is clear that the primary consideration is relevance. If a prothonotary or a judge does, however, find a question to be relevant he or she may still decline to order the question to be answered if it is not at all likely to advance the questioner's legal position, or if the answer to a question would require much time and effort and expense to obtain and its value would appear to be minimal, or where the question forms part of a "fishing expedition" of vague and far-reaching scope.

[. . . .]

[15]          In the present case I am not satisfied that the learned prothonotary directed his mind to specific questions of relevance. The relevance issues were not raised clearly before him in paragraph 19 of the respondents' submissions, on which he relied and which he adopted as his rationale. Further, his reasons suggest that his ultimate conclusion was based on what he understood to be the imperatives of case management and not on any test of relevance. In particular, he did not specifically conclude that the questions should not be answered because, although relevant, they would for example be abusive because calling for an opinion or because of their scope.

[Non souligné dans l'original.]

[7]                Dans l'arrêt Reading & Bates, auquel la Cour d'appel fédérale nous renvoie, le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu'une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d'exceptions qui font qu'à tout hasard, qu'en bout de course, une question n'a pas à être répondue ou un document n'a pas à être produit.

[8]                La Cour s'exprime comme suit en pages 70 à 72 :

     1. The test as to what documents are required to be produced is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: Trigg v. MI Movers Int'l Transport Services Ltd. (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C. (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); and Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

     2.. On an examination for discovery prior to the commencement of a reference that has been directed, the party being examined need only answer questions directed to the actual issues raised by the reference. Conversely, questions relating to information which has already been produced and questions which are too general or ask for an opinion or are outside the scope of the reference need not be answered by a witness: Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (F.C.T.D.); affirmed 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.A.).

    3. The propriety of any question on discovery must be determined on the basis of its relevance to the facts pleaded in the statement of claim as constituting the cause of action [...]

     4. The court should not compel answers to questions which, although they might be considered relevant, are not at all likely to advance in any way the questioning party's legal position: Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., supra; and Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can. (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 at p. 108, 29 C.P.C. 117 (F.C.T.D.).

     5. Before compelling an answer to any question on an examination for discovery, the court must weigh the probability of the usefulness of the answer to the party seeking the information, with the time, trouble, expense and difficulty involved in obtaining it. Where on the one hand both the probative value and the usefulness of the answer to the examining party would appear to be, at the most, minimal and where, on the other hand, obtaining the answer would involve great difficulty and a considerable expenditure of time and effort to the party being examined, the court should not compel an answer. One must look at what is reasonable and fair under the circumstances: Smith, Kline & French Ltd. v. A.-G. Can., per Addy J. at p. 109.

      6. The ambit of questions on discovery must be restricted to unadmitted allegations of fact in the pleadings, and fishing expeditions by way of a vague, far-reaching or an irrelevant line of questioning are to be discouraged: Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (F.C.A.); and Beloit Canada Ltee/Ltd. v. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[Non souligné dans l'original.]

[9]                De plus, la liste d'exceptions aux points 2 et 4 à 6 de l'arrêt Reading & Bates de même que celle que fait valoir la Cour d'appel fédérale dans sa décision à ses paragraphes 10 et 15 cités plus avant ne se veulent pas strictement, à mon avis, exhaustives.

[10]            Dans bien des situations, l'équilibrage auquel réfère la Cour dans Reading & Bates au point 5 s'imposera.

[11]            En effet, tel que mentionné dans l'arrêt Faulding Canada Inc. v. Pharmacia S.p.A. (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, page 128 :

[...] the general tendency of the courts to grant broad discovery must be balanced against the tendency, particularly in industrial property cases, of parties to attempt to engage in fishing expeditions which should not be encouraged.

[12]            La règle 242 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) contient un avertissement à cet effet. En effet, les alinéas 242(1)b) à d) des règles se lisent :

[13]            L'équilibrage qui doit s'effectuer d'une part entre la valeur d'une information et, d'autre part, le trouble et les inconvénients associés à cette production fut particulièrement rappelé par le juge Strayer dans les arrêts Smith Kline and French Laboratories Ltd. v. Canada (A.G.) (1984), 1 C.P.R. (3d) 268, page 271 et Westinghouse Electric Corp. v. Babcock & Wilcox Industries Ltd. (1987), 15 C.P.R. (3d) 447.

[14]            De plus, dans l'arrêt Westinghouse, la Cour s'est exprimée comme suit en page 451 :

The associate senior prothonotary refused to order discovery with respect to the items referred to in paras. 19, 20 and 21 of this same exhibit. In each case he regarded the request as too broad and in the context of his decision I understand this to mean that he concluded that the value of such materials as tending to prove or disprove any allegation of fact would be slight in comparison to the problems of production. I fully agree with the principle which he has applied and am unable to see that he was manifestly wrong in its application. Indeed, the defendants in respect of these demands appear to be engaged in a fishing expedition trying to find indications of doubt within the plaintiffs' own organization concerning patentability, doubts which may inspire the defendants but which, as far as I can see, are not logically probative as to the validity of the patent which is a matter for the court to determine by looking at the patent as explained by experts and by consideration of the law. Numerous affirmations within the plaintiffs' files as to the validity of the patent would not be logically probative of its validity, which is a matter of law, and I am unable to see how expressions of doubt in the same files would be of assistance to the defendants in presenting its case to the court.

[Non souligné dans l'original.]

[15]            Ce passage témoigne donc de façon plus particulière que dans une action en contrefaçon d'un brevet où la défenderesse attaque la validité de ce dernier, la Cour est peu encline à forcer la demanderesse à effectuer des recherches disproportionnées pour appuyer des prétentions d'invalidité soulevées par la défenderesse lorsque, entre autres, les conclusions recherchées par une telle partie défenderesse ressortent avant tout de l'interprétation que la Cour accordera aux revendications du brevet à la lumière de sa lecture du brevet, de l'état du droit applicable et de toute preuve d'expert apportée par les parties et non pas en fonction de ce que la partie demanderesse a pu penser ou faire valoir dans le passé quant à la validité du brevet.

[16]            Dans ce même ordre d'idées, le juge Hugessen dans l'arrêt Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. (2000), 8 C.P.R. (4th) 413 (confirmé en appel à 12 C.P.R. (4th) 127) a énoncé ce qui suit en pages 414-415 quant à la pertinence des connaissances des inventeurs relativement au caractère évident d'une invention :

I am not prepared to order the plaintiffs to produce documents relating to the state of knowledge of prior art on the part of the inventors or of the patentees at the time of the issue of the patents in suit. Such knowledge can only be relevant to the pleaded issue of obviousness. The test for obviousness is, in my view, and there is ample authority to this effect, an objective test. The touchstone is the person skilled in the art, whether or not the invention would have been obvious to that person. The actual knowledge of the inventor or inventors is irrelevant.

[Non souligné dans l'original.]

(Voir également la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Free World Trust c. Electro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, en page 1061.)

[17]            D'autre part, une partie ne peut être requise dans le cadre d'un interrogatoire au préalable de répondre à une question qui la force à exprimer une opinion, que ce soit une opinion d'expert, son interprétation d'un brevet ou ses croyances. Dans l'arrêt Philips Export B.V. v. Windmere Consumer Products Inc. (1986), 8 C.P.R. (3d) 505, il est dit ce qui suit à la page 508 :

Question 467, which must be read with Q. 466, asks for the belief of the plaintiff. In both the Smith, Kline & French case and in Sperry Corp. v. John Deere Ltd. et al. (1984), 82 C.P.R. (2d) 1, it is stated that opinion cannot be asked, as a rule, of a person being examined who is not an expert and that a party cannot be asked to express its position in terms of mental attitudes.

[Non souligné dans l'original.]

(Voir également l'arrêt Rivtow Straits Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd., [1977] 1 C.F. 735, page 736.)

Contexte et analyse

[18]            C'est à l'égard de l'ampleur de l'attaque en invalidité logée par Apotex à l'encontre du brevet cité par les demanderesses (ci-après collectivement « Merck » ) dans leur action en contrefaçon que la quasi-totalité des nombreuses objections à trancher se retrouve.

[19]            Par son action déposée en 1996, Merck reproche à Apotex d'avoir vendu du lisinopril et ainsi d'avoir contrevenu à son brevet numéro 1,275,350 (le brevet 350 ou le brevet en litige).

[20]            Le composé lisinopril est plus particulièrement visé par la revendication 2 du brevet 350 et est utilisé en pratique dans le traitement de l'hypertension en limitant ou en gênant, si la Cour comprend bien, l'action d'enzymes dans le système vasculaire humain.

[21]            À la faveur de nombreux amendements apportés entre juillet 1997 et mai 2002 par Apotex à sa défense et demande reconventionnelle (la défense d'Apotex), Apotex nie dans sa défense toute contrefaçon du brevet 350 et fait valoir - et c'est la toile de fond qui nous occupe ici - l'invalidité dudit brevet en soulevant une très vaste série de moyens en invalidité dirigés principalement à l'encontre non pas tant de la revendication 2 mais à l'encontre essentiellement des revendications 1 et 5 du brevet en litige.

[22]            La revendication 1 s'adresse aux divers composés pouvant être produits à partir d'une formule décrite à cette revendication (composés de la formule 1). Il s'agit de composés analogues au lisinopril et dérivés du lisinopril. Quant à la revendication 5, elle vise des compositions pharmaceutiques établies à partir de composés de la formule 1 mélangés avec un excipient approprié ("a pharmaceutically acceptable carrier").

[23]            En termes de contexte, on doit comprendre que les composés visés par le brevet en litige font partie d'une vaste famille de composés inhibiteurs que l'on décrit comme des "ACE inhibitors" où les lettres ACE tiennent pour Angiotension Converting Enzyme.

[24]            Le paragraphe 19 de la défense d'Apotex regroupe ses attaques en invalidité du brevet 350; attaques que l'on peut, à l'instar de Merck, regrouper comme suit :

Improper divisional - One invention & anticipation: The invention applied for in divisional patent application No. 607,198 is not a patentable invention distinct from the 340 Original Application filed in Canada, is thus not a proper divisional application thereof, and is therefore anticipated by the prior art.

-            Defence and Counterclaim, para 19(a)-(a.2)

Improper divisional - wilful delay: The prosecution of the 340 Original Application and of divisional application No. 607,198 was conducted in such a way as to wilfully delay the issuance of the 350 Patent.

-            Defence and Counterclaim, para.19(i)-(i.1)

Patentable invention & anticipation: By reason of section 39(1) [former section 41(1)] of the Patent Act concerning product-by-process claims, the invention claimed in the 350 Patent was not one for which an application could be properly filed at the time the 340 Original Application was filed or at the time divisional application No. 607,198 was filed and by the time the subject-matter of the 350 Patent could have been patentable, it was anticipated.

-            Defence and Counterclaim, para. 19(b)

Overbreadth - Inutility (cannot be made): Compounds within the 350 Patent cannot be made.

-            Defence and Counterclaim, para 19(g)

Overbreadth - Inutility (activity): Compounds within the 350 Patent do not possess the anti-hypertensive utility promised.

-            Defence and Counterclaim, para. 19(g)

Overbreadth - Inutility (stability): Pharmaceutical composition claims within the 350 Patent are too broad, contain inoperable elements or lack utility in that they include compositions that cannot be made into stable pharmaceutical compositions.

-            Defence and Counterclaim, para. 19(1)

Overbreadth - Lack of sound prediction: The inventors did not have a sound basis to predict that all of the compounds claimed in the 350 Patent could be made, would have the claimed utility or could be made into stable pharmaceutical compositions.

-            Defence and Counterclaim, paras. 19(f), 19(n)

Obviousness: The invention in the 350 Patent is obvious in light of the state of knowledge of a person skilled in the art prior to the priority date of the 350 Patent.

-            Defence and Counterclaim, para. 19(n)

Sufficiency (stability): Contrary to section 34 of the Patent Act, the 350 Patent specification does not correctly and fully describe the invention, as well as its operation and use, specifically in order to allow a person skilled in the art to make stable pharmaceutical compositions comprising compounds claimed in the 350 Patent.

-            Defence and Counterclaim, paras. 19(m), 19(p)

Sufficiency - Section 53 (formulation/stability): Contrary to section 53 of the Patent Act, the specification of the 350 Patent contains less than is necessary for utilizing the compounds as medicines in pharmaceutical dosage forms, such omission having been made for the purpose of misleading persons skilled in the art.

-            Defence and Counterclaim, para. 19(o)

Inventorship: The four named co-inventors are not the actual inventors or the contribution of co-inventors was intentionally ignored.

-            Defence and Counterclaim, para. 19(j)

[25]            C'est surtout et avant tout le moyen d'invalidité suivant soulevé par Apotex qui vient apporter une dimension très large aux moyens d'invalidité qu'elle soulève et, partant, aux informations et documents qu'elle recherche.

[26]            Tel qu'indiqué précédemment, aux alinéas 19(a) à (a.2) de sa défense, Apotex soutient que la demande numéro 607,198, déposée le 1^er août 1989, et ayant entraîné l'émission le 16 octobre 1990 du brevet en litige n'est pas au sens du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, une demande complémentaire valable de la demande principale numéro 341,340 déposée au Canada le 6 décembre 1979.

[27]            Bien que le texte du paragraphe 36(2) de cette loi ait été modifié depuis, il se lisait toutefois en tout temps pertinent pour les fins de la présente cause comme suit :

[28]            Suivant Apotex, cette conclusion de division inappropriée s'impose puisque selon elle l'invention contenue à la demande 198 serait la même que celle contenue à la demande principale 340. C'est là sa théorie de l'invention unique (the one invention).

[29]            La demande complémentaire 198 n'est qu'une des quatre demandes complémentaires s'étant détachées de la demande principale 340. Suivant Apotex, la poursuite de la demande principale et des demandes complémentaires fut, de plus, étirée dans le temps par Merck de manière à conférer au brevet en litige un avantage indu (voir les alinéas 19(i) et (i.1) de la défense). (En termes de contexte, on note que l'une de ces demandes complémentaires, soit le numéro 518,334, déposée en 1986 et portant sur le composé enalapril et ses dérivés, a donné lieu à la même date que celle du brevet en litige à l'émission du brevet 1,275,349. Ledit brevet est présentement l'objet d'un litige semblable au présent, et ce, entre Merck et Nu-Pharm Inc., une corporation liée à Apotex. Les autres demandes complémentaires sont les numéros 518,335; 518,336 et 576,716.)

[30]            Suivant Apotex, les composés développés vers les années 1978 par les inventeurs de Merck dans le cadre d'un programme ou projet unique portant sur des inhibiteurs ACE se sont retrouvés pour partie dans la demande principale 340 déposée le 6 décembre 1979. Comme la séparation subséquemment de ces composés en demandes complémentaires ne peut être respectée en raison de la théorie de l'invention unique, toute information portant sur des composés non inclus dans le brevet 350, mais inclus dans la demande principale 340, voire même non inclus dans cette demande 340, peut servir à soutenir l'invalidité du brevet en litige.

[31]            En d'autres termes, Apotex soutient qu'elle se doit absolument de recevoir réponse à toutes ses questions ou recherches de documents propres à lui permettre de savoir ce qu'avaient fait et savaient les inventeurs au moment de la demande principale 340 de manière à pouvoir établir que la situation en termes de recherches et de développement au moment de la demande complémentaire 198 en août 1989 n'était point différente de celle prévalant à l'époque de la demande principale 340 en décembre 1979.

[32]            Apotex cherche en somme à faire tomber le brevet 350 non seulement en faisant valoir des motifs d'invalidité propres aux composés entrant dans le brevet 350 mais également en comparant, somme toute, les composés à l'intérieur de ce brevet avec les composés n'y figurant pas. D'une certaine manière, Apotex lance une attaque contre le brevet 350 à partir de l'extérieur.

[33]            À titre de répartition des composés entrant et n'entrant pas dans le brevet 350, Merck a procédé à une certaine répartition. Cette répartition est appuyée par l'affidavit d'un docteur André Charette. Apotex a cherché à attaquer l'impartialité et l'expertise du docteur Charette. Sans reprendre en détail l'ensemble des reproches formulés par Apotex contre le docteur Charette ou sa répartition des composés, je ne considère pas toutefois que l'on puisse soutenir que la chaire industrielle que détient le docteur Charette le met en quelque sorte à la solde de Merck. Bien que cette chaire soit subventionnée en partie par Merck, le contre-interrogatoire du docteur Charette fait bien ressortir que ce dernier est totalement libre dans l'administration des fonds qui lui sont confiés pour les fins de cette chaire.

[34]            Quant à son expertise, l'expérience de ce dernier relativement à des molécules chirales lui donne une expertise suffisante et pertinente à mon avis quant à l'identification des structures chimiques à la base de sa répartition des composés.

[35]            Apotex soulève également comme autre motif d'attaque qui devrait amener cette Cour à écarter ou à n'accorder que peu de poids à l'affidavit du docteur Charette le fait que ce dernier ne révèle pas les structures chimiques des composés portés à son attention. Suivant les experts mis de l'avant par Apotex dans le cadre de la présente requête (soit le docteur Robert McClelland et le professeur Garland Marshall), ce fait ne permet pas à Apotex et à ses experts de vérifier les conclusions ou résultats auxquels en arrive le docteur Charette.

[36]            Toutefois, il ressort à cet égard que cette vérification recherchée par Apotex aurait été et serait possible puisque Merck a remis à Apotex à ce jour les structures chimiques de quelque 150 composés sur un total de 226 composés étudiés par le docteur Charette. Il ressort du contre-interrogatoire des experts d'Apotex que ces derniers n'ont pas été informés de ce fait par Apotex ou ses procureurs et n'ont donc pas vu ces structures chimiques avant de souscrire leurs affidavits dans le cadre de la présente requête.

[37]            Je n'entends donc pas retenir aucune des attaques formulées par Apotex contre l'affidavit du docteur Charette. Cet affidavit ne sera pas ainsi écarté de la preuve pertinente. Je suis de plus prêt pour les fins de la présente requête à retenir la répartition des composés soutenue par le docteur Charette.

[38]            Il ressort que Merck a produit entre les mains d'Apotex par suite de l'interrogatoire au préalable du représentant de Merck, soit le docteur Wyvratt (interrogé également comme l'un des quatre co-inventeurs du brevet en litige, l'autre inventeur interrogé fut le docteur Patchett), quelque 20 000 pages réparties sur plus de 2 076 documents.

[39]            L'interrogatoire au préalable de Merck a duré à date pas moins de seize jours. La documentation produite par Merck dans le cadre de cet exercice porte sur une foule d'informations touchant les composés entrant dans le brevet 350. Elle porte également sur l'historique du développement des inhibiteurs visés par le programme de recherches de même que sur des composés ayant une structure complexe de manière à établir que ces derniers composés peuvent être faits et ont l'utilité promise.

[40]            Merck décrit comme suit l'information et documents ainsi produits :

23.            Merck's 2076 productions (which currently constitute 8 boxes of documents) relate to the synthesis, pharmacological testing (in vitro and in vivo) and stability of all of the compounds that come within the 350 Patent and that were made by Merck, and to the synthesis and pharmacological testing of a large number of compounds falling within the following two categories:

a)              Historical compounds: About 10-15 additional compounds were produced to show the history of the development of this category of dipeptide ACE inhibitors, which started, according to the evidence, in March 1978 and resulted in the filing of the 340 Original Application in Canada on December 6, 1979.

b)              Rebuttal compounds: A large number of compounds (over 100) were produced to rebut Defendant's invalidity allegations that certain categories of compounds either cannot be made or do not have the utility promised. Merck has thus produced either compounds that specifically address these various invalidity categories or compounds that are close analogues thereof to show that the alleged compounds can be made and have the utility promised.

24.            Specifically, Merck's current set of productions is comprised of:

•                Documents relating to the prosecution of patent application No. 607,198 which led to the issuance of the 350 Patent.

•                "Delivery sheets" which pertain to individual compounds identified by an "L" number (such as L-154-732) and which indicate the compound's name and chemical formula, the reference to the synthesis laboratory notebook pages and the name of the person who made it, and whether the compound was sent for in vitro, in vivo or other tests. Delivery sheets were produced for about 150 compounds, including all 350 Patent compounds made by Merck, as well as historical and rebuttal compounds.

•                Extracts from laboratory notebooks showing the synthesis of compounds for which delivery sheets were produced.

•                Extracts from laboratory notebooks showing the testing done to verify the pharmacological activity of compounds for which delivery sheets were produced.

•                As Defendant knows, Merck has also produced summary bimonthly reports and their underlying bimonthly reports relating to the synthesis (from its New Lead Discovery department, "NLD") and to the pharmacological testing (from its Pharmacology department), of compounds for which delivery sheets have been produced, for the period from 1978 to 1983.

•                Merck has also produced summary and underlying bimonthly reports from its Pharmaceutical Research and Development department ("PR & D") relating to the formulation (stability) of lisinopril, for the period from 1979 to 1989.

•                Moreover, about 1700 of Merck's 2076 productions are testing data (including a large number of laboratory notebook pages), reports and memos relating to the stability testing and formulation development of lisinopril.

[41]            Comme l'illustrent les paragraphes 70 à 77 des représentations écrites de Merck reproduits ci-après, la production des informations et documents déjà fournis a représenté pour Merck une charge énorme et la production des informations et documents que recherche Apotex pour soutenir davantage sa thèse de l'invention unique et les motifs d'invalidité qui en découlent serait autant sinon plus taxante pour Merck :

70.            Indeed, the 16 days of discovery examination of Merck's representative and inventors, and the production of 8 boxes of documents disclosing a mass of information in relation to all of Defendants' allegations, including the preparation of productions and answers to a considerable number of undertakings and refusals ordered, have represented a significant burden for Merck, Merck Frosst and their examined representatives.

71.            The details of the time and labour associated with this discovery process are provided in the Affidavit of Mr. Edward W. Murray, Managing Counsel, Intellectual Property Litigation at Merck, attached hereto at Tab 1 (the "Murray Affidavit").

72.            The more than 2000 hours expended by Merck personnel to date to provide documentation in answer to Defendant's requests, the 16 days spent by Dr. Wyvratt attending the examination and the additional 3 to 4 weeks taken from his time to assist counsel in providing answers to Defendant's requests illustrate the unreasonable proportions this discovery has taken.

·                Affidavit of Edward W. Murray, sworn February 6, 2004, paras. 12, 16, Tab 1.

73.            The 315 requests Merck accepted or was ordered to answer were then limited to the 350 Patent compounds, as well as to historical and rebuttal compounds. Many of the questions then answered were already then only remotely relevant to Defendant's allegations and Merck only agreed to answer them in order to expedite Defendant's Motion.

74.            In light of the number (360) and scope (e.g. all compounds outside the 350 Patent but within the 340 Original Application, as well as compounds outside the 340 Original Application) of many of Defendant's requests herein at issue, Merck expects to spend at least as much time as described above providing answers to refusals ordered.

·                Affidavit of Edward W. Murray, sworn February 6, 2004, paras. 7-16, 21-24, Tab 1.

75.            This is in fact a conservative estimate since it is based on the number of compounds covered by Defendant's current requests which are specifically identified by L-numbers in Defendant's questions (which are also the subject of Professor Charette's Affidavit attached hereto).

76.            The estimate does not acount for broad requests, such as requests for the production of all synthesis, in vitro and in vivo, testing data for all compounds covered by the 340 Original Application which Merck has made to date (see Questions 57 at Tab 22A-2 of Defendant's Motion Record). Such requests, not surprisingly, enlarge the scope of information and production beyond that even considered in the Murray Affidavit.

77.            In the circumstances, now 8 years after the institution of the proceedings, Merck submits that ordering the refusals at issue herein to be answered is neither necessary nor reasonable and would clearly be unduly onerous for Merck.

·                Affidavit of Edward W. Murray, sworn February 6, 2004, paras. 24-28, Tab1.

[42]            Tel qu'on le constate, l'appréciation de Merck quant à la tâche passée et à venir est essentiellement supportée par l'affidavit de Edward W. Murray (l'affidavit Murray).

[43]            Apotex attaque également cet affidavit sous plusieurs chefs. Sans reprendre également ici en détail l'ensemble des attaques formulées par Apotex, on note toutefois qu'Apotex reproche à Murray le fait que ce dernier n'ait pas une connaissance personnelle et directe de bien des éléments qu'il relate.

[44]            Je considère qu'il était permissible (voir la règle 81) et raisonnable dans les circonstances pour Merck de se satisfaire de produire l'affidavit Murray. Ce dernier qui détient en quelque sorte un rôle de supervision au sein de Merck s'est entretenu suffisamment avec des membres clés du personnel de Merck (soit le docteur Wyvratt, Janet Salmons et Cathy Boyer) et considère pouvoir s'en remettre à ce qui lui fut ainsi rapporté. Je ne vois rien à redire sur cette approche. De fait, il aurait été illogique et déraisonnable pour Merck d'avoir agi autrement et d'avoir produit des affidavits au nom des personnes mentionnées ci-avant. Merck considère - à juste titre selon moi - que l'institution de l'interrogatoire au préalable a été jusqu'ici plus que très prenant. Sur son affidavit, Murray fut contre-interrogé pendant plus de quatre heures. Quel aurait été le résultat si quatre ou cinq affidavits avaient été souscrits ? Il faut éviter, et je suis sûr qu'Apotex en est, de détourner l'institution de l'interrogatoire au préalable.

[45]            Par ailleurs, et ceci vaut également pour le docteur Charette, je ne considère pas que l'on doit conclure que Murray avait rassemblé en vue de son affidavit les documents et informations que recherche précisément Apotex. La même conclusion tient également à l'égard des procureurs mêmes de Merck. En assumant le contraire, je considère qu'Apotex et ses experts ont simplement tort. Je ne vois pas également à l'égard des affidavits de Murray et Charette pourquoi le poids et la crédibilité de ces affidavits devraient être affectés du fait que Merck n'a pas soumis ces affidavits avant l'étape de la nouvelle détermination. Ce que Murray et Charette expriment à leurs affidavits était présent en tout temps pertinent et le besoin de souscrire lesdits affidavits est simplement ressorti des paramètres rappelés par la Cour d'appel dans sa décision. Par suite de cette décision, j'ai permis par ordonnance le dépôt de ces affidavits et la possibilité pour Apotex d'y répondre. Ce qui fut fait par Apotex. Je ne pense pas que l'on doive revenir sur ce passé accompli.

[46]            Par ailleurs, Apotex et ses experts allèguent avec force que l'information et les documents toujours recherchés sont pertinents et nécessaires à la cause d'Apotex et que Murray par son silence quant à l'élément de pertinence vient corroborer cet aspect en faveur d'Apotex.

[47]            À cet égard, je pense que c'est à juste titre que Murray ne se mêle pas de la question de la pertinence. Cet aspect est davantage une question de droit. Murray s'est plutôt attardé à faire ressortir l'impact sévère de la recherche passée et à venir. C'est cet aspect que Merck se devait de faire ressortir parce qu'il est clair de la jurisprudence que le fardeau de produire toute information ou document est un élément qui peut empêcher la production d'une information ou d'un document indépendamment de sa pertinence.

[48]            Quant à la nécessité de l'information recherchée, le point de vue des experts d'Apotex est à mon sens grandement affecté du fait qu'ils ignoraient tout de l'information et des documents qui avaient pourtant été transmis à Apotex par Merck.

[49]            Je n'entends donc pas écarter l'affidavit Murray ou l'empêcher de recevoir le poids qu'il mérite.

[50]            En conséquence, j'estime que toute information et tout document non encore produits qui portent, suivant le docteur Charette, sur des composés extérieurs au brevet 350 sont des éléments d'information qui, bien que présentant une pertinence en fonction de l'approche suivie par Apotex, arborent néanmoins une utilité minimale qui doit céder le pas face aux troubles et inconvénients de toutes sortes que la recherche et la production de tels éléments d'information peuvent ici engendrer. C'est là une conclusion qui m'apparaît dans les circonstances juste et raisonnable (voir les alinéas 242(1)c) et d) des règles; le paragraphe [10] de la décision de la Cour d'appel fédérale; le point 5 de l'arrêt Reading & Bates, supra paragraphe [8], ainsi que le paragraphe [13] ci-avant qui réfère aux arrêts Smith Kline et Westinghouse). Ainsi, je pense qu'Apotex a en main par rapport au brevet en litige l'information pertinente quant à ses thèses d'invalidité, y compris celle touchant l'ampleur des revendications ou que les inventeurs n'avaient pas à l'époque une prédiction valable.

[51]            Ainsi, vu l'ensemble des motifs qui précèdent, les questions^[1] suivantes n'auront pas à recevoir réponse :

Sous-catégorie A1, questions 1 à 3, 5, et 6;

Sous-catégorie A2, questions 1 à 4, 7, 8, 19, 20 à 22, 24, 29 à 31, 34, 35, 48, 52, 53, 56 à 60, 62, 63 et 68;

Sous-catégorie A3, questions 1 à 5, 7 à 11, 13, 14, 16 à 19, 21 à 29, 31 à 40, 42, 44 à 53 et 55;

Sous-catégorie A4, questions 3, 7, 13 à 17;

[52]            D'autre part et en plus, il m'appert que la détermination de savoir si l'objet de l'invention de la demande 198 est différent ou non de celui des autres demandes complémentaires, ou de la demande principale 340, est une conclusion que la présente Cour aura à tirer au mérite à la lecture de toutes ces demandes et avec l'assistance de témoins experts. C'est là une question d'interprétation légale. Partant les questions suivantes n'ont pas à recevoir réponse :

Sous-catégorie A6, questions 7 à 11, 14, 15, 20, 26, 27, 30, 34 à 36, 41, 42, 44 à 47, 57, 58, 60, 62, 63, 66 et 71 à 76;

Sous-catégorie C2, questions 94, 104;

Sous-catégorie C3, question 115.

[53]            Par ailleurs, tel que mentionné au paragraphe [17] supra, une partie ne peut être requise de répondre à une question qui la force à exprimer une opinion, que cette opinion consiste à titre d'exemples à exprimer une opinion d'expert, à donner son interprétation d'un brevet ou à exprimer ses croyances en une situation particulière. L'état d'esprit des inventeurs et les motifs qui pouvaient les animer n'ont pas également à être explorés. En conséquence de cela, les questions suivantes n'ont pas à recevoir réponse :

Sous-catégorie A2, questions 5, 6, 11 à 13, 15 à 18, 25, 28, 33, 37 à 47, 50, 51,54, 55, 61, 63, 64 à 67, 69 à 93;

Sous-catégorie A3, questions 6, 15, 43, 56 et 57 (ces deux dernières questions ayant été retirées de plus à l'audition de juin 2002);

Sous-catégorie A4, questions 1, 2, 4, 6 et 8 à 19;

Sous-catégorie A5, questions 5, 6, 8 à 10, 15 à 18, 20 à 24, 26, 27, 29, 39, 40, 45 à 47, 50, 51, 53 à 55 et 57;

Sous-catégorie A6, la totalité des questions listées par Merck en page 453 de son dossier de requête si les questions listées au paragraphe précédent (soit le paragraphe [52]) sous cette sous-catégorieA6 ne sont pas écartées sous ce dernier paragraphe [52];

Sous-catégorie A7, questions 1, 5, 19, 28, 29, 31 à 33;

Sous-catégorie C1, questions 49 et 8;

Sous-catégorie C2, questions 10, 100 à 103 et 117;

Sous-catégorie C3, questions 113, 114, 116, 122 et 123;

Sous-catégorie C4, questions 1 et 2;

Sous-catégorie C5, questions 38 et 61;

Sous-catégorie B2, questions 188, 215 et 260.

[54]            Enfin, je considère que toute question d'Apotex cherchant à établir le caractère d'inutilité de composés est en l'espèce de la nature d'une expédition de pêche et n'a pas à être répondue. Il ressort en effet que Merck n'a pas rencontré dans son expérience de composés ou compositions tombant sous le brevet 350 qui ne peuvent être faits, qui n'ont pas d'activité suffisante ou qui ne peuvent mener à des compositions pharmaceutiques stables. Apotex, qui a le fardeau d'établir de tels motifs d'invalidité, n'a pas non plus à ce jour produit ses propres données ou résultats de tests qui supporteraient ses allégations.

[55]            Pour toute telle question - de même que pour toute question non couverte spécifiquement par les motifs qui précèdent - ces questions n'auront pas à recevoir réponse en raison des motifs spécifiques et précis que fait valoir Merck à ses prétentions écrites à l'égard de chaque question.

[56]            Quant à la question de savoir si le représentant de Merck, le docteur Wyvratt, ainsi que le représentant de Merck Frosst, M. Philippe Hébert, ont à se présenter de nouveau en vue de la poursuite de leur interrogatoire au préalable, vu les motifs qui précèdent qui ont comme résultat de rejeter l'ensemble de la requête d'Apotex, cette question se répond par la négative.

[57]            Quant aux dépens sur la présente requête, ils sont octroyés à Merck & Co., Inc. suivant la colonne III du Tarif B. Cette mesure englobe les incidents, somme toute mineurs en bout de course, qui ont entouré le dépôt de certains documents par Apotex.

Richard Morneau     

                  protonotaire

Montréal (Québec)

le 23 août 2004

                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

INTITULÉ :

T-2792-96

MERCK & CO. INC.

MERCK FROSST CANADA & CO.

SYNGENTA LIMITED

ASTRAZENECA UK LIMITED et

ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                             demanderesses

                                (défenderesses reconventionnelles)

et

APOTEX INC.

                                                                défenderesse

                                 (demanderesse reconventionnelle)

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            9 et 10 juin 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                 Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS :                                   23 août 2004

ONT COMPARU :

Me Judith Robinson Me Frédérique Amrouni Me Nelson Landry		pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co.
Me Nancy P. Pei		pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.

Me David Scrimger Me I. Hughes

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault Montréal (Québec)		pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co.
Smart & Biggar Toronto (Ontario)		pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.
Goodmans Toronto (Ontario)		pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)