Date : 20040831
Dossier : T-1456-01
Référence : 2004 CF 1198
Toronto (Ontario), le 31 août 2004
En présence de monsieur le juge Blais
ENTRE :
APOTEX INC. et
BERNARD CHARLES SHERMAN
demandeurs
(défendeurs reconventionnels)
et
PHARMASCIENCE INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Apotex Inc. et Bernard Charles Sherman (demandeurs) ont intenté une action contre Pharmascience Inc. (défenderesse) pour contrefaçon du brevet canadien no 2,100,836 (brevet 836). Au cours de l'interrogatoire préalable de la représentante de la défenderesse, Mme Jeanette Echenberg, l'avocate de la défenderesse s'est opposée à de nombreuses questions. Les demandeurs ont sollicité une ordonnance obligeant le témoin de la défenderesse à répondre à ces questions. La protonoraire Aronovitch a rendu une ordonnance le 3 mai 2004. Elle a ordonné à la défenderesse de répondre à certaines des questions auxquelles les demandeurs voulaient une réponse, mais elle a rejeté la requête à tous les autres égards, de sorte qu'un nombre important de questions sont restées sans réponse. Les demandeurs s'adressent maintenant à la Cour pour qu'elle annule l'ordonnance du 3 mai 2004 concernant leur requête du 22 mars 2004.
FAITS
[2] La question dont est saisie la Cour est celle de l'étendue de l'interrogatoire préalable dans une action en matière de brevet. Nous nous contenterons de résumer brièvement les faits de l'action principale puisque ses détails ne sont pas pertinents pour la présente espèce. Toutefois, pour comprendre la décision de la protonotaire, il est nécessaire de connaître le contexte.
[3] Le brevet 826 a d'abord été délivré le 3 février 1998; il a été redélivré avec des revendications additionnelles le 13 mars 2001. L'invention est intitulée « Composition pharmaceutique » et le résumé contient ce qui suit :
[Traduction] Une composition pharmaceutique qui comprend du chlorhydrate de ticlopidine de même que de l'acide stéarique et d'autres excipients pharmaceutiques appropriés et qui ne contient pas d'autre acide organique que l'acide stéarique.
[4] Les demandeurs prétendent que le brevet 826 leur confère le droit et le privilège exclusifs de fabriquer, d'utiliser et de vendre des compositions de chlorhydrate de ticlopidine qui contiennent de l'acide stéarique et qui ne renferment essentiellement aucune quantité efficace d'un autre acide organique.
[5] Les demandeurs soutiennent que la défenderesse a fabriqué ou acquis, et a vendu, des comprimés pharmaceutiques contenant du chlorhydrate de ticlopidine, de l'acide stéarique, de la povidone, de l'amidon, du stéarate de magnésium, de la cellulose microcristalline, de l'hydroxyanisole butylé et de l'opadry, autrement dit des comprimés qui sont en fait une composition de chlorhydrate de ticlopidine contenant de l'acide stéarique et ne renfermant essentiellement aucune quantité efficace d'un autre acide organique. Pour cette raison, la défenderesse a contrefait la plupart des revendications du brevet 836.
[6] La défenderesse prétend que le brevet 836 est invalide et soutient en outre que les revendications du brevet n'englobent pas toutes les formulations de chlorhydrate de ticlopidine qui contiennent de l'acide stéarique. Elle conteste donc le droit exclusif des demandeurs de fabriquer ou de vendre des compositions de chlorhydrate de ticlopidine qui contiennent de l'acide stéarique et qui ne renferment essentiellement aucune quantité efficace d'un autre acide organique.
[7] La défenderesse nie expressément la contrefaçon.Si on conclut à la contrefaçon de l'une des revendications, elle estime que le brevet 836 vise des données scientifiques anciennes et que les revendications ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée. Enfin, elle affirme avoir acheté, exécuté ou acquis l'invention visée par les revendications 7 à 27 (ajoutées lors de la redélivrance du brevet) avant la redélivrance en 2001 et, par conséquent, avoir le droit de vendre la composition visée par les revendications 7 à 27 sans encourir de responsabilité.
[8] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse soutient que le brevet 836 et les revendications qui y sont rattachées sont et ont toujours été nuls et invalides pour cause d'absence de nouveauté et d'utilité, d'évidence et d'insuffisance du mémoire descriptif. Elle prétend en outre que les revendications sont trop générales parce qu'elles ne précisent pas ce qui est nouveau dans l'invention.
OBSERVATIONS DES PARTIES
Les demandeurs
[9] Les questions qui demeurent sans réponse avaient pour but d'obtenir des renseignements quant à la manière dont le produit de la défenderesse ne contrefait pas les revendications du brevet 836. De même, les demandeurs cherchent à comprendre les diverses prétentions de la défenderesse en ce qui concerne l'invalidité du brevet 836. Ils prétendent que les questions concernent le fondement factuel des actes de procédure de la défenderesse et que le critère énoncé à l'article 240 des Règles de la Cour fédérale a été mal appliqué.
[10] Les demandeurs soutiennent que, suivant l'article 240 des Règles, la partie soumise à un interrogatoire préalable doit répondre à toute question qui se rapporte à un fait allégué et non admis. La norme de pertinence à appliquer est libérale et souple d'après les demandeurs qui citent de la jurisprudence à cet effet. La défenderesse devrait répondre à toutes les questions qui se rapportent à ses allégations de non-contrefaçon et d'invalidité. Ces réponses relèvent clairement des connaissances de la défenderesse et les renseignements demandés sont de nature factuelle.
[11] Même s'il ne conviendrait pas, suivant la jurisprudence, de poser des questions se rapportant à la compréhension ou à l'interprétation par une personne d'un brevet, les questions qui concernent le produit d'une partie et ses caractéristiques sont pertinentes et appropriées.
[12] Lorsqu'elle invoque les « connaissances générales courantes » pour affirmer que l'invention était évidente, la défenderesse doit fournir des faits pour étayer cette affirmation. Ainsi, lorsque les demandeurs ont cherché à obtenir plus de renseignements sur ce que l'on entendait par l'expression « connaissances générales courantes » notamment en ce qui concerne la contrefaçon alléguée, il ne suffisait pas que le protonotaire conclue qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux questions parce qu'elles se rapportaient à des connaissances générales.
[13] Il incombe à la personne qui allègue l'évidence de la prouver. Si un document ou des emplois antérieurs font partie des connaissances générales courantes, ils devraient être précisés. Les demandeurs soutiennent aussi en ce qui concerne les autres allégations qu'ils ont besoin de connaître la preuve sous-tendant les actes de procédure.
La défenderesse
[14] La défenderesse prétend que les motifs d'une déclaration d'invalidité se rapportent à des questions techniques, qui relèvent du domaine des témoins experts, ou à des questions de droit, qui entrent dans le champ de compétence de la Cour. Les demandeurs allèguent la contrefaçon, mais en s'appuyant sur la liste d'ingrédients fournis par Pharmascience. Ils soutiennent qu'ils ne comprennent pas les allégations de non-contrefaçon et d'invalidité. Ils invoquent la contrefaçon en se fondant sur le contenu des comprimés et non sur leur mode de fonctionnement. Toute question qui se rapporte au caractère fonctionnel ne concerne donc pas des faits matériels dans les actes de procédure, mais plutôt des avis d'experts. En ce qui concerne l'invalidité, la défenderesse affirme que les demandeurs ne reconnaissent pas que les « connaissances générales courantes » d'une personne versée dans l'art constituent obligatoirement un avis d'expert et échappe à l'interrogatoire préalable.
[15] La défenderesse a déjà fourni aux demandeurs des renseignements détaillés de nature factuelle sur la formulation et le procédé de fabrication de ses comprimés ainsi que sur les essais de stabilité et le travail de préformulation effectués par Teva, le fabricant des comprimés qu'elle vend. De plus, la protonotaire a déjà ordonné que d'autres réponses soient données relativement à certains faits importants concernant les actes de procédure.
[16] Il y a lieu de confirmer l'ordonnance puisque les motifs de refuser les questions des demandeurs étaient fondés. Les questions en litige soit ne sont pas pertinentes aux faits plaidés, soit nécessitent un avis d'expert (interprétation du brevet ou de l'état antérieur de la technique par opposition aux allégations de fait), soit visent à obtenir des explications inutiles lorsque les actes de procédure sont suffisamment détaillés.
ANALYSE
La norme de contrôle
[17] Les Règles de la Cour fédérale (1998) prévoient qu'il est possible d'interjeter appel de la décision d'un protonotaire devant un juge de la Cour fédérale, sans toutefois prescrire la norme de contrôle applicable. Le pouvoir du protonotaire d'ordonner à une partie de répondre à des questions à l'interrogatoire préalable est prévu à l'article 97 qui précise que si une personne refuse de répondre à une question légitime, la Cour peut lui ordonner de répondre à la question. La norme applicable aux décisions discrétionnaires des protonotaires a été établie dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), et reformulée et approuvée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, au paragraphe 8 :
Le juge des requêtes ne doit modifier l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire que dans les cas suivants : a) l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond.
[18] Dans la décision 1029894 Ontario Inc. c. Dolomite Svenska Aktiebolag, [1999] A.C.F. no 1719, la juge Sharlow a dit qu'une ordonnance accordant ou refusant une demande de précisions n'était pas une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige. Par conséquent, en l'espèce, notre Cour n'annulera l'ordonnance de la protonotaire que s'il est possible de conclure qu'elle était entachée d'une erreur flagrante, c'est-à-dire qu'elle reposait sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits.
L'ordonnance était-elle entachée d'une erreur flagrante?
[19] On peut résumer de la manière suivante les principes pertinents applicables aux interrogatoires préalables :
1) Un avis d'expert ne peut faire l'objet d'un interrogatoire préalable (Canada c. Irish Shipping Ltd., [1976] 1 C.F. 418 (C.A.F.)). Notre Cour a reformulé ce principe dans de nombreuses décisions, dont Foseco Trading A.G. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd., [1991] A.C.F. no 421 (C.F. 1re inst.); Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc., [1994] A.C.F. no 777 (C.F. 1re inst.); James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc., [1997] A.C.F. no 152 (C.F. 1re inst.).
2) Les témoins n'ont pas à témoigner sur des questions de droit. Il ne convient pas, lors de l'interrogatoire préalable, de demander à un témoin de fournir des faits au soutien des actes de procédure de la partie. Dans la décision Can-Air Services Ltd. c. British Aviation Insurance Co., [1988] A.J. No. 1022 (C.A. Alb.), le juge Côté, rédigeant les motifs de la Cour d'appel de l'Alberta, a dit :
[Traduction] L'interrogatoire préalable obéit à une autre règle fondamentale voulant qu'il se limite à des faits et ne porte pas sur des questions de droit : Turta c. C.P.R. (1951) 2 W.W.R. (ns) 628, 631-2 (Alb.); cf. Curlett c. Can. Fire Ins. Co. [1938] 3 W.W.R. 357 (Alb.). En posant de telles questions, on tente de contourner cette règle en obligeant le témoin à penser aux points de droit applicables ou invoqués, à les utiliser pour exécuter une opération (la sélection de faits) et à en révéler le résultat. En surface, ce résultat donne l'image d'une simple collection de faits, mais il s'agit en réalité d'autre chose : Seven Seas c. Kraemer (3 juin) [1982] Alta. Unrep. Dec. 1831, p. 1835 (M.). Le témoin ne peut savoir quels faits lui seront utiles en cour à moins de connaître le droit. Ainsi, les faits sur lesquels il se base doivent dépendre de sa conception du droit.
Par conséquent, l'interrogatoire préalable ne peut servir qu'à demander des faits, et non des arguments [...] À mon avis, la question « sur quels faits vous appuyez-vous à l'alinéa X de votre acte de procédure? » est toujours inopportune.
Cette idée est reformulée expressément dans la décision Kun Shoulder Rest Inc. c. Joseph Kun Violin and Bow Maker Inc., [1997] A.C.F. no 1386 (C.F. 1re inst.) :
¶ 15 L'avocat de la demanderesse a posé un certain nombre de questions pour s'informer auprès du témoin de l'interrogatoire préalable des faits sur lesquels sont fondées certaines allégations que renferment les actes de procédure.
¶ 16 Dans le cadre d'un interrogatoire préalable, il est possible de demander à un témoin de parler de tous les faits entourant un certain incident et dont il a connaissance ou dont il doit normalement s'informer. Il n'est toutefois jamais permis de poser à un témoin des questions sur des faits invoqués au soutien d'une allégation donnée car cela exige du témoin qu'il choisisse les faits et révèle comment son avocat pourrait prouver une allégation donnée. Même s'il se peut qu'un témoin connaisse la démarche générale que son avocat entend suivre, il ne peut savoir quels faits seront utiles à moins de connaître les règles de droit applicables. Les faits particuliers qui seront invoqués sont fondés sur l'opinion du droit qu'a l'avocat. L'interrogatoire préalable d'un témoin vise à découvrir des faits et non des arguments sur ce qui est pertinent pour prouver un argument donné.
¶ 17 La règle fondamentale selon laquelle l'interrogatoire préalable vise les faits et non le droit est sous-jacente à cette notion de la manière appropriée d'étudier les faits pertinents. Permettre de poser une question qui oblige le témoin à choisir les faits sur lesquels il se fondera pour étayer une allégation donnée, c'est tenter d'éluder cette règle fondamentale en exigeant du témoin qu'il prenne en considération le droit applicable, puis s'en serve pour choisir les faits et faire part du résultat auquel il parvient.
3) Il est parfois un peu difficile de distinguer les faits du droit. L'article 240 des Règles prévoyant qu'il faut répondre aux questions factuelles à la condition qu'elles soient pertinentes et la pertinence étant plus importante à l'interrogatoire préalable qu'au procès (Bande indienne du Lac McLeod c. Chingee, [1998] A.C.F. no 683), la juge Reed a conclu dans la décision Foseco, précitée, que lorsque l'élément factuel était plus important, il fallait répondre à la question :
La Cour d'appel fédérale a clairement dit que lorsque la preuve sollicitée est de la nature de l'avis d'un expert, cette preuve doit être communiquée conformément à la Règle 482, et les réponses aux questions s'y rapportant n'ont pas à être fournies lors de l'interrogatoire préalable. Elle a aussi précisé que lorsque la question vise incontestablement à obtenir l'avis du témoin, il n'y a pas lieu de répondre. Il m'a toutefois été impossible de trouver une énonciation du principe qu'il convient d'appliquer dans une cause comme celle qui nous occupe, où les renseignements demandés ont un caractère technique (et pourraient, pour cette raison, être fournis dans l'affidavit d'un témoin expert), mais sont connus de la partie demanderesse et lorsque la question a un caractère factuel, bien qu'on puisse dire qu'elle oblige le témoin à exprimer un avis, dans la mesure où de nombreuses affirmations de « faits » nécessitent l'expression d'une « opinion » . Je suis donc d'avis que dans de tels cas, le principe qui doit s'appliquer est que le caractère factuel de la question a la préséance, et qu'une réponse doit être fournie à la question. Par conséquent, je conclus que le protonotaire s'est fondé sur un principe erroné et que la question devrait obtenir une réponse.
4) Enfin, la jurisprudence a indiqué qu'il n'est pas nécessaire, à l'interrogatoire préalable, de répondre aux questions portant sur les connaissances générales courantes et sur l'interprétation du brevet ou de l'état antérieur de la technique dans la mesure où ces réponses se fondent sur l'avis d'experts. Ainsi, dans la décision James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc., [1997] A.C.F. no 152 (C.F. 1re inst.) :
¶ 37 L'avocat de la défenderesse précise qu'il a repris le libellé du brevet pour répondre à la demande de détails présentée par la demanderesse. Par conséquent, l'acte de procédure affirme essentiellement que, peu importe la signification du brevet, tous ses éléments font partie de l'état de la technique et relèvent des sciences communes. La défenderesse a remis à la demanderesse l'ensemble des documents relatifs à l'état de la technique dont elle a connaissance. Elle soutient que tout autre élément de preuve relatif à l'état de la technique ou aux sciences communes doit être fourni par une preuve d'expert lors de l'instruction. On renvoie aux affaires Jackmorr Manufacturing Ltd. c. Waterloo Metal Stampings Ltd. (1985), 8 C.P.R. (3d) 271 (C.F. P.A.) et Cabot Corporation c. 318602 Ontario Ltd. (1986), 12 C.P.R. (3d) 462 (C.F. P.A). Dans ces décisions, on a estimé que, dans la mesure où les réponses aux questions portant sur les sciences communes sont fondées sur l'opinion d'experts, il n'est pas nécessaire d'y répondre au cours d'un interrogatoire préalable. Par contre, il faut y répondre lorsqu'elles ne se fondent pas sur l'opinion d'experts. Je ne peux conclure que le protonotaire adjoint, lorsqu'il a refusé d'ordonner qu'on réponde aux questions, était manifestement dans l'erreur en ce sens qu'il s'est appuyé sur un mauvais principe de droit ou qu'il a mal apprécié les faits.
[20] Il ressort de la jurisprudence qu'il convient de faire des distinctions subtiles entre ce qui sera considéré comme une question essentiellement technique à laquelle il faut néanmoins répondre à l'interrogatoire préalable et ce qui relève du domaine de l'expert et, ultimement, du juge au procès.
[21] Compte tenu des distinctions qu'a pris bien soin de faire la protonotaire dans sa décision, compte tenu qu'il a été ordonné à la défenderesse de répondre aux questions de nature technique mais avant tout factuelle et compte tenu qu'il ressort de l'examen des questions pour lesquelles la protonotaire n'a pas ordonné de réponse qu'il s'agit en fait de questions relevant d'experts, de connaissances générales courantes, de questions de droit ou de questions non pertinentes, je ne peux pas conclure que, dans sa décision, la protonotaire a appliqué le mauvais principe de droit ou a mal apprécié les faits. Par conséquent, sa décision doit être maintenue.
[22] Pour ces motifs, la requête est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
- la requête est rejetée;
- les dépens de la défenderesse sont fixés à 2 500 $.
« Pierre Blais »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1456-01
INTITULÉ : APOTEX INC. et
BERNARD CHARLES SHERMAN
demandeurs
(défendeurs reconventionnels)
et
PHARMASCIENCE INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : LE 31 AOÛT 2004
COMPARUTIONS :
David Lederman POUR LES DEMANDEURS
P. Bremmer POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOODMANS LLP
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
HITCHMAN & SPRINGINGS
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040831
Dossier : T-1456-01
ENTRE :
APOTEX INC. et
BERNARD CHARLES SHERMAN
demandeurs
(défendeurs reconventionnels)
et
PHARMASCIENCE INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE