Date : 19990420
Dossier : T-2660-96
| AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance présentée en application de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets |
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OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 20 AVRIL 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS
ENTRE :
SMITHKLINE BEECHAM INC.
et BEECHAM GROUP, s.a.r.l.,
demanderesses,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
défendeurs.
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
Les documents suivants continuent d'être considérés comme confidentiels conformément à l'ordonnance rendue en ce sens :
| i) affidavit d'Alan Frank Barnes daté du 22 octobre 1997; |
| a) pièce B-1 : Rapport du Dr Apperley intitulé [traduction] " Analyse de comprimés de paroxétine à l'aide de la RMN en phase solide "; |
| ii) affidavit nE 2 de Neal Ward daté du 22 octobre 1997; |
| a) pièce A-1 : Spectre IR au moment de la synthèse; |
| b) pièce A-2 : Spectre IR de la norme de référence interne de SB; |
| c) pièce B : Spectre IR de l'échantillon entreposé; |
| iii) affidavit de David Charles Apperley daté du 22 octobre 1997; |
| a) pièce A-1 : Rapport du Dr Apperley intitulé [traduction] " Analyse de comprimés de paroxétine à l'aide de la RMN en phase solide "; |
| iv) affidavit de David Philip Elder daté du 22 octobre 1997; |
| v) affidavit nE 1 de Neal Ward daté du 22 octobre 1997; |
| a) pièce W-1 : Spectre IR du lot NW50910-015D1 |
| Spectre IR de la norme de référence interne de SB |
| Spectre IR obtenu de Brantford Chemicals Inc. (FMM); |
| vi) affidavit nE 3 de Neal Ward daté du 22 octobre 1997; |
| a) pièce 1 : Observations sur la partie divulguée de la fiche maîtresse du médicament au Canada relative au chlorydrate de paroxétine (anhydre); |
| vii) affidavit nE 2 de Jan Sedgeworth daté du 23 octobre 1997; |
| viii) contre-interrogatoire de Brian John Russell le 12 mars 1998; |
| ix) contre-interrogatoire complémentaire de Brian Russell le 19 novembre 1998; |
| x) contre-interrogatoire d'Alan Frank Barnes le 12 mars 1998; |
| xi) contre-interrogatoire complémentaire d'Alan Frank Barnes le 19 novembre 1998; |
| a) pièce 1 : réponses écrites tirées du contre-interrogatoire d'Alan Frank Barnes; |
| b) pièce 2 : procès-verbal de la première rencontre portant sur la forme/monographie de la paroxétine tenue à Tonbridge le jeudi 13 octobre 1994; |
| xii) contre-interrogatoire de Neal Ward le 12 mars 1998; |
| xiii) contre-interrogatoire complémentaire de Neal Ward le 19 novembre 1998; |
| a) pièce 1 : réponses écrites faisant suite au contre-interrogatoire du 12 mars 1998; |
| xiv) contre-interrogatoire de David Charles Apperley le 12 mars 1998; |
| xv) contre-interrogatoire complémentaire de David Charles Apperley le 19 novembre 1998; |
| a) pièce 2 : réponses écrites faisant suite au contre-interrogatoire de David Charles Apperley le 12 mars 1998; |
| b) pièce 3 : lettre datée du 10 janvier 1994 transmise par le Dr D.C. Apperley à M. A. Barnes et rapport intitulé " Analyse à l'aide de la RMN en phase solide de la contamination polymorphe du chlorydrate de paroxétine "; |
| c) pièce 4 : lettre datée du 16 mai 1994 transmise par A. F. Barnes au Dr Apperley; |
| d) pièce 5 : lettre datée du 3 juin 1994 transmise par D.C. Apperley au Dr A.F. Barnes; |
| xvi) contre-interrogatoire de David Philip Elder le 12 mars 1998; |
| xvii) contre-interrogatoire complémentaire de David Elder le 19 novembre 1998; |
| xviii) contre-interrogatoire de Jan Sedgeworth le 6 avril 1998; |
| xix) réponses écrites de Neal Ward faisant suite au contre-interrogatoire du 12 mars 1998; |
| xx) réponses écrites de Neal Ward faisant suite au contre-interrogatoire du 19 novembre 1998; |
| xxi) réponses écrites de David Charles Apperley faisant suite au contre-interrogatoire du 12 mars 1998; |
| xxii) réponses écrites de David Charles Apperley faisant suite au contre-interrogatoire du 19 novembre 1998; |
| xxiii) réponses écrites d'Alan Frank Barnes faisant suite au contre-interrogatoire du 12 mars 1998; |
| xxiv) réponses écrites d'Alan Frank Barnes faisant suite au contre-interrogatoire du 19 novembre 1998; |
| xxv) réponses écrites de Brian Russell faisant suite au contre-interrogatoire du 19 novembre 1998; |
| xxvi) mémoire des faits et du droit des demanderesses; |
| xxvii) pièce nE 1 afférente au contre-interrogatoire de Jan Sedgeworth; |
| xxviii) pièce nE 2 afférente au contre-interrogatoire de Jan Sedgeworth; |
| xxix) mémoire des faits et du droit d'Apotex. |
OTTAWA
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
Date : 19990420
Dossier : T-2660-96
| AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance présentée en application de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets |
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ENTRE :
SMITHKLINE BEECHAM INC.
et BEECHAM GROUP, s.a.r.l.,
demanderesses,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
défendeurs.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE McGILLIS
INTRODUCTION
[1] Les demanderesses SmithKline Beecham Pharma Inc. et Beecham Group s.a.r.l. (" SmithKline ") ont présenté, en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le " Règlement "), DORS/93-133, modifié dans DORS/98-166, une demande visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la santé (le " ministre ") de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. (" Apotex ") relativement à ses comprimés de chlorhydrate de paroxétine avant l'expiration du brevet canadien nE 1 287 060 (le " brevet 060 ").
LES FAITS
[2] La demande visant l'obtention du brevet 060 a été déposée le 23 octobre 1986, et la date de priorité qui y figurait pour le Royaume-Uni était le 25 octobre 1985. Le brevet 060 a été délivré le 30 juillet 1991. L'invention qui en est l'objet se rapporte généralement à un nouveau composé, [traduction] " ...le chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin, ses procédés de préparation, les compositions qui en contiennent et son usage thérapeutique ".
[3] À la date de priorité indiqué dans le brevet 060, la paroxétine et le chlorhydrate de paroxétine étaient des substances anciennes. Le brevet 060 renvoie au brevet américain nE 4 007 196 délivré le 8 février 1997 (le " brevet américain "). Ce dernier a divulgué une catégorie de composés qui constituaient des inhibiteurs HT-5 ayant un usage thérapeutique comme antidépresseur. Au Canada, la paroxétine et ses sels faisaient l'objet du brevet canadien nE 1 038 390. Ce brevet a été délivré le 12 septembre 1978 et a expiré le 12 septembre 1995.
[4] Le brevet 060 décrit l'invention de la façon suivante :
| [traduction] En général, à des fins thérapeutiques, on préfère utiliser un composé basique sous forme de chlorhydrate, le sel étant mieux toléré physiologiquement. |
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| Par ailleurs, pour usage commercial, il est important que le produit sous forme solide soit facile à manipuler. |
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| Nous avons trouvé que le chlorhydrate de paroxétine amorphe est un solide hygroscopique difficile à manipuler. |
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| On découvre maintenant qu'on peut fabriquer le chlorydrate de paroxétine sous forme cristalline reproductible à l'échelle commerciale. |
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| La présente invention permet d'obtenir du chlorydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin, une substance nouvelle, en particulier sous une forme acceptable sur le plan pharmaceutique. |
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| Le chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté est stable et non hygroscopique. |
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[5] L'invention visée par le brevet 060 permet donc d'obtenir du chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin (" semi-hydrate ") sous une forme pharmaceutiquement acceptable. L'invention porte également sur un procédé de fabrication du semi-hydrate. Le volet le plus intéressant de l'invention est celui qui permet d'obtenir le semi-hydrate sous une forme essentiellement pure. L'invention permet par ailleurs d'obtenir le semi-hydrate en comprimant le chlorhydrate de paroxétine anhydre cristallin (" anhydre "). L'invention permet par ailleurs l'obtention d'une composition pharmaceutique englobant le semi-hydrate et un excipient acceptable sur le plan pharmaceutique.
[6] Le brevet 060 compte dix revendications. Les revendications 1 à 6 ne visent que des procédés, et non le médicament lui-même ni son utilisation. Les revendications 7 et 8 se rapportent aux intermédiaires qui peuvent servir à la fabrication du médicament, et non au médicament lui-même. La revendication 9 a pour objet l'utilisation du semi-hydrate pour la fabrication d'un médicament servant au traitement de la dépression. La revendication 10 se rapporte au semi-hydrate. Par conséquent, les réalisations de l'invention pour lesquelles SmithKline revendique un droit de propriété ou un privilège exclusif sont les procédés qui permettent d'obtenir du semi-hydrate pur, le semi-hydrate comme tel et l'usage de ce produit dans la fabrication d'un médicament servant au traitement de la dépression.
[7] SmithKline vend du semi-hydrate au Canada sous la marque de commerce PAXIL. Le semi-hydrate est un inhibiteur de réabsorption de la sérotonine et sert à combattre la dépression.
[8] Le 7 avril 1993, conformément au Règlement, SmithKline a déposé quatre listes de brevets en liaison avec les comprimés de 10 mg, de 20 mg, de 30 mg et de 50 mg de paroxétine. Le brevet 060 figure sur chacune d'entre elles.
[9] Dans une lettre datée du 15 octobre 1996, Apotex a signifié un avis d'allégation conformément à l'alinéa 5(3)b) du Règlement. Voici quelle en était la teneur :
| [traduction] Nous remettrons au ministre fédéral de la Santé une présentation de drogue nouvelle relativement aux comprimés renfermant le chlorhydrate de paroxétine. Nous sommes d'avis que la fabrication et la vente de notre produit n'emportent la contrefaçon d'aucun brevet. Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) exige que nous vous signifions un avis d'allégation de façon que nous puissions joindre une copie de l'avis et la preuve de sa signification à notre présentation. |
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| Par conséquent, la présente constitue un avis d'allégation au sens de l'alinéa 5(3)b) du Règlement. En ce qui concerne les brevets 1287060, 1290340 et 1310649, nous soutenons que la fabrication, la réalisation, l'utilisation ou la vente, par Apotex Inc., de comprimés renfermant le médicament appelé chlorhydrate de paroxétine n'emporteraient la contrefaçon d'aucune revendication visant le médicament comme tel ou son utilisation. Le fondement juridique et factuel de cette allégation est le suivant. |
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| Aucun des brevets susmentionnés ne renferme une revendication du médicament lui-même, le chlorhydrate de paroxétine, ou de son utilisation. En outre, le produit que nous vendons ne sera visé par aucune revendication susceptible d'être assimilée à la revendication d'un médicament, même s'il ne s'agit pas du médicament. |
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| Plus particulièrement, en ce qui concerne le brevet 1287060 : |
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| i) les revendications 1 à 6 ne visent que des procédés, et non le médicament lui-même ou son utilisation. |
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| ii) les revendications 7 et 8 visent des intermédiaires susceptibles d'être utilisés dans la fabrication du médicament, et non le médicament lui-même. |
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| iii) les revendications 9 et 10 se rapportent uniquement au chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin , ce qui n'est pas le même composé que le médicament, le chlorhydrate de paroxétine. |
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| iv) quoi qu'il en soit, les comprimés d'Apotex Inc. ne seront pas fabriqués à l'aide de chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin, mais à partir du médicament, le chlorhydrate de paroxétine. |
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| En ce qui concerne les brevets 1290340 et 1310649, leurs revendications ne visent que des procédés et des intermédiaires pouvant être utiles dans la fabrication du médicament; elles ne visent pas le médicament ou son utilisation. |
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[10] L'allégation d'Apotex se fonde uniquement sur l'absence de contrefaçon.
[11] Le 4 décembre 1996, SmithKline a présenté une demande afin d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex.
[12] À l'appui de sa demande d'ordonnance d'interdiction, SmithKline a déposé des affidavits, dont ceux de David Philip Elder, de Neal Ward, d'Alan Frank Barnes, de David Charles Apperley, de Brian Russell et de Jan Sedgeworth. En réponse, Apotex a produit une preuve sous forme d'affidavits, dont celui de Srebri Petrov. Par l'entremise de ses avocats, Apotex a également transmis aux avocats de SmithKline un exemplaire de la fiche maîtresse du médicament de son fournisseur de chlorhydrate de paroxétine, de même qu'un [traduction] " exemplaire de l'extrait pertinent de la présentation de drogue nouvelle ". Les témoins de SmithKline ont pu consulter la fiche maîtresse du médicament et la présentation de drogue nouvelle avant de rédiger leurs affidavits.
[13] Comme l'indique le brevet 060, le semi-hydrate est une forme nouvelle de chlorhydrate de paroxétine que l'on peut reproduire à l'échelle commerciale. Le semi-hydrate est une forme cristalline du chlorhydrate de paroxétine; l'autre forme cristalline est anhydre. Cependant, la forme semi-hydratée et la forme anhydre ont des structures cristallines et des degrés d'hydratation différents. Dans le semi-hydrate, une demi-mole d'eau est fortement liée au sel et fait partie intégrante de la structure du réseau cristallin. Par contre, dans la forme anhydre il n'y a pas d'eau fortement liée ou intégrée à la structure du réseau cristallin, mais on peut y trouver une quantité variable d'eau faiblement liée. La forme anhydre est effectivement hygroscopique, en ce sens qu'elle a tendance à attirer l'humidité. C'est pourquoi les conditions ambiantes d'humidité peuvent affecter ou moduler le contenu en eau de la forme anhydre.
[14] À ce jour, au Canada et partout dans le monde, l'autorisation de mise en marché a été accordée seulement pour le chlorhydrate de paroxétine sous forme semi-hydratée.
[15] Pour appuyer sa demande d'ordonnance d'interdiction, SmithKline se fonde entre autres sur deux expériences effectuées par elle-même ou pour son compte pour étayer son allégation selon laquelle la transformation de la forme anhydre en semi-hydrate constitue une contrefaçon, par Apotex, du brevet 060. La question de la transformation de la forme anhydre en semi-hydrate est donc au centre de l'affaire.
[16] La première expérience a été faite par David Charles Apperley, chercheur en chimie aux laboratoires de recherches industrielles de l'université de Durham en Angleterre. Au début des années quatre-vingt-dix, le Dr Apperley a collaboré avec Alan Frank Barnes, chimiste travaillant pour SmithKline, afin d'établir s'il était possible de différencier la forme anhydre de la forme semi-hydratée du chlorhydrate de paroxétine à l'aide de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (" RMN ") en phase solide. À l'examen des spectres RMN en phase solide des formes anhydre et semi-hydratée, on a observé certaines différences. En conséquence, dès le début de 1995, la technique de RMN était systématiquement utilisée par SmithKline pour l'identification des formes anhydre et semi-hydratée du chlorhydrate de paroxétine [traduction ] " ...dans de nombreux mélanges en poudre de la substance médicamenteuse dans les excipients pour comprimés ".
[17] Entre janvier 1994 et janvier 1996, M. Neal Ward, chimiste chez SmithKline, a préparé de nombreux lots de la forme anhydre [traduction] " à titre de substance de référence ou à des fins de recherche ". Il a entreposé ces lots de la forme anhydre à 20 C et à l'obscurité dans des contenants en verre scellés, et il a en outre conservé plus d'un échantillon de certains de ces lots.
[18] En février 1995, le Dr David Philip Elder, de SmithKline a surveillé la fabrication de comprimés de chlorhydrate de paroxétine contenant la forme anhydre ou semi-hydratée, ou les deux, à des rapports de concentration variables. La forme anhydre utilisée pour la préparation des comprimés provenait du lot NW50910-015D1 préparé par M. Ward en janvier 1995, alors que le semi-hydrate correspondait à la description contenue dans le brevet 060. Tous les excipients présents dans les comprimés provenaient de fournisseurs commerciaux. La composition des comprimés était la suivante :
| Ingrédient Lot Formule originale Lot existant |
| Quantité (mg/co.) Quantité (g) |
| Paroxétine HCl 11,44 17,163 |
| Phosphate de calcium dibasique E00160 158,84 238,30 |
Dihydrate (Encompress)
| Glycolate sodique d'amidon 5028878 2,97 4,45 |
(Explotab)
| Stéarate de magnésium 5014544 1,75 2,63 |
[19] Le Dr Elder a préparé les comprimés suivants qu'il a ensuite fait parvenir à M. Barnes:
| 1. Comprimés de chlorhydrate de paroxétine à 100 % sous forme semi-hydratée. |
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| 2. Comprimés de chlorhydrate de paroxétine à 100 % sous forme anhydre. |
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| 3. Comprimés de chlorhydrate de paroxétine sous forme anhydre et de chlorhydrate de paroxétine sous forme semi-hydratée dans un rapport respectif de 95 % (pp). |
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| 4. Comprimés de chlorhydrate de paroxétine sous forme anhydre et de chlorhydrate de paroxétine sous forme semi-hydratée dans un rapport respectif de 90 % et de 10 % (pp). |
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| 5. Comprimés de chlorhydrate de paroxétine sous forme anhydre et de chlorhydrate de paroxétine sous forme semi-hydratée dans un rapport respectif de 75 % et de 25 % (pp). |
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[20] Le Dr Elder a préparé les comprimés de la forme anhydre dans un environnement à hygrométrie contrôlée dans la section de fabrication de SmithKline et il n'a pas pris de précautions particulières quant au degré d'humidité, d'hygrométrie et de température des lieux. Il a utilisé les mêmes machines que celles utilisées par SmithKline pour la préparation des comprimés de semi-hydrate. Les ingrédients des comprimés étaient les mêmes que ceux de la formule commerciale de SmithKline. Il décrit le degré d'humidité des excipients utilisés dans la préparation des comprimés comme étant [traduction] " très faible ". Cependant, en contre-interrogatoire, il a admis que l'excipient principal des comprimés de la forme anhydre était du phosphate de calcium dihydrate contenant de l'eau dans son réseau cristallin. Ce produit sert de diluant dans la préparation et constitue à lui seul le plus important ingrédient des comprimés de la forme anhydre, soit 158,84 mg des 175 mg d'un comprimé. Le Dr Elder n'a pas essayé de préparer les comprimés avec un excipient anhydre ou ne contenant pas d'eau. Le choix de la préparation, y compris celui du phosphate de calcium dibasique dihydrate à titre d'excipient, était dicté uniquement par la formulation commerciale de SmithKline. Le Dr Elder ne connaît pas la force de compression utilisée lors de la fabrication des comprimés, mais il a utilisé la même pour tous les comprimés. Le Dr Elder reconnaît que l'on peut utiliser la forme anhydre pour fabriquer les comprimés sans qu'il y ait transformation en semi-hydrate, à condition qu'il n'y ait pas d'eau pendant leur fabrication. Il persiste cependant à dire que cela n'est pas [traduction] " possible en pratique ". Lors de la fabrication des comprimés, le Dr Elder n'a pris aucune mesure pour empêcher la transformation de la forme anhydre en semi-hydrate; il a simplement utilisé le procédé commercial de fabrication des comprimés.
[21] Le 22 février 1995, M. Barnes a expédié au Dr Apperley les comprimés préparés par le Dr Elder, ainsi que les mélanges de poudre correspondants qui n'étaient pas sous forme de comprimés, en lui demandant d'examiner [traduction] " ...à l'aide de la RMN en phase solide, le rapport forme anhydre:semi-hydrate dans le produit sous forme de comprimé ". M. Barnes a conservé les comprimés et les mélanges de poudre dans les conditions ambiantes, sans prendre de précautions particulières. Il a fait parvenir les substances au Dr Apperley par service de messagerie.
[22] Le Dr Apperley a effectué la recherche et, en mars 1995, a établi que [traduction] " ...dans les comprimés analysés, le rapport semi-hydrate:forme anhydre avait apparemment augmenté comparativement aux prévisions ". Le Dr Apperley en a donc conclu que la forme anhydre s'était transformée en semi-hydrate [traduction] " ...suite au processus de fabrication des comprimés ". Afin de démontrer que la préparation de l'échantillon et la méthode de mesure n'avaient pas influencé le résultat, le Dr Apperley a mesuré la concentration de semi-hydrate dans un échantillon de mélange de poudre n'ayant contenu, au départ, que la forme anhydre du produit. Dans cet échantillon, il n'a détecté aucune trace de semi-hydrate. Il a aussi pris un comprimé contenant uniquement la forme anhydre pour le soumettre à une expérience de RMN à -20C afin d'écarter la possibilité d'une transformation de l'échantillon par chauffage, et il a établi que le pourcentage de forme anhydre était le même à -20C et à 25C. Le Dr Apperley a effectué son expérience dans les conditions ambiantes du laboratoire et n'a pris aucune mesure particulière quant à l'entreposage des matières et aux conditions de température ou d'humidité. M. Barnes a accepté les conclusions du Dr Apperley, qu'il a fait siennes.
[23] La seconde expérience a été faite par M. Neal Ward, chimiste chez SmithKline. En octobre 1997, on a demandé à M. Ward [traduction] " ...d'examiner s'il est possible que la forme anhydre de chlorhydrate de paroxétine possédant un point de fusion d'environ 120 C se transforme en semi-hydrate dans des conditions normales d'entreposage de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire à la température ambiante (environ 20C) dans des contenants de verre hermétiques et à l'obscurité ".
[24] Le 1er octobre 1997, M. Ward a de nouveau soumis tous les lots de la forme anhydre entreposés à une analyse à infrarouge au moyen de la technique dispersive Nujol. Il a observé la transformation de la forme anhydre en semi-hydrate dans onze échantillons sur seize. Deux de ces onze échantillons s'étaient [traduction] " complètement ou presque complètement " transformés en semi-hydrate, quatre échantillons s'étaient partiellement transformés et cinq [traduction ] " montraient une certaine transformation ". Il a résumé ses résultats comme suit :
[traduction]
TABLEAU
| Numéro de lot Date de la préparation Commentaires sur l'infrarouge |
| NW34922-171C 31 janvier 1994 Transformation partielle en semi-hydrate |
| NW50910-015D1/1 26 janvier 1995 Présence de semi-hydrate |
| NW50910-015D1/2 26 janvier 1995 Présence de semi-hydrate |
| NW50910-015D1/3 26 janvier 1995 Transformation partielle en semi-hydrate |
| NW50910-016B 22 février 1995 Présence de semi-hydrate |
| NW50910-030B/1 24 février 1995 Transformation partielle en semi-hydrate |
| NW50910-030B/2 24 février 1995 Transformation presque complète en semi-hydrate |
| NW50910-033B 3 mars 1995 Transformation complète en semi-hydrate |
| NW50910-036C 9 mars 1995 Présence de semi-hydrate |
| NW50910-036D1 13 mars 1995 Aucun changement |
| NW50910-037A 8 mars 1995 Présence de semi-hydrate |
| NW50910-043D 13 mars 1995 Aucun changement |
| NW50910-052A 16 mars 1995 Aucun changement |
| NW50910-060A 28 mars 1995 Présence de semi-hydrate |
| NW50910-159A 23 novembre 1995 Aucun changement |
| NW50910-179C 19 janvier 1996 Aucun changement |
[25] Quant aux cinq échantillons où l'on a observé aucun changement au moment de l'expérience, M. Ward est d'avis que ces échantillons [traduction] " ...vont, avec le temps, se transformer, entièrement ou partiellement, en semi-hydrate ". Pourtant, ces cinq échantillons sont demeurés stables pendant des périodes variant entre deux et plus de deux ans et demi.
[26] M. Ward fait aussi observer que, selon les dossiers internes de SmithKline, le 24 septembre 1996, sept échantillons de la forme anhydre préparés deux ou trois mois plus tôt ont été soumis à des expériences. Dans deux des cinq échantillons, on a observé la présence de semi-hydrate. Toutefois, les données relatives à deux des cinq autres échantillons n'ont pu être obtenues.
[27] M. Ward explique la théorie de la transformation de la forme anhydre en faisant remarquer que celle-ci est, sur le plan thermodynamique, moins stable que le semi-hydrate à la température normale. Il ajoute même ce qui suit :
| [traduction] Il s'ensuit donc, en théorie, que tous les échantillons de la forme anhydre auront tendance à se transformer en semi-hydrate. Même si la thermodynamique établit clairement que la transformation de la forme anhydre en semi-hydrate est théoriquement inévitable, elle ne règle pas la question de l'existence possible d'un mécanisme de transformation ou de la possibilité d'une transformation sur une échelle de temps raisonnable. J'ai beaucoup travaillé récemment avec la forme anhydre et j'ai découvert qu'une telle transformation se produit effectivement dans des échantillons de la forme anhydre sur une période de plusieurs mois ou années, ce qui permet de conclure à l'existence d'un mécanisme de transformation déjà opérant. |
[28] En résumé, M. Ward est d'avis qu' [traduction] " ...une fraction des échantillons [de la forme anhydre] préparés aujourd'hui vont se transformer [en semi-hydrate] sur une période de plusieurs mois ou années et que, avec le temps, tous les échantillons de la forme anhydre vont se transformer en semi-hydrate ". Il ajoute que cela [traduction ] " ...vaut aussi pour toutes les matières en vrac ou entrant dans la composition d'une préparation pharmaceutique classique ".
[29] M. Ward a par ailleurs observé que le spectre infrarouge du lot de la forme anhydre préparé en janvier 1995 était conforme au spectre infrarouge de la forme anhydre servant de référence interne chez SmithKline, ainsi qu'au spectre infrarouge de la substance décrite comme étant la forme anhydre dans la fiche maîtresse du médicament du fournisseur d'Apotex. Autrement dit, il a confirmé que la substance décrite dans la fiche est bien la forme anhydre.
[30] Srebri Petrov, attaché de recherches au département de chimie de l'université de Toronto, a examiné au nom d'Apotex le témoignage par affidavit de MM. Ward, Barnes et du Dr Apperley. Après examen de leurs protocoles et de leurs conclusions, il n'a trouvé aucun motif de s'inscrire en faux contre leurs conclusions, dans la mesure où ils déclarent que 1) la forme anhydre va se transformer en semi-hydrate avec le temps et 2) la forme anhydre se transforme en semi-hydrate suite à la fabrication des comprimés. Il ajoute qu' [traduction] " aux yeux d'un chimiste versé en la matière, [leurs] témoignages confirment les conclusions auxquelles est arrivé le Dr Buxton, l'un des inventeurs (du brevet 060) dans son article intitulé [traduction] " Formes du chlorydrate de paroxétine en phase solide ". L'article est joint en annexe au témoignage de M. Petrov. L'article est signé par P. Christopher Buxton et Ian R. Lynch, deux des inventeurs du brevet 060, et par John M. Roe. Les auteurs arrivent, entre autres, à la conclusion que la forme anhydre va se transformer en semi-hydrate [traduction ] " ...si elle est exposée à l'humidité ou si elle est comprimée ".
[31] Pendant l'audience, l'avocat de SmithKline a reconnu, aux fins de la présente instance, que le médicament décrit dans la fiche maîtresse du médicament du fournisseur d'Apotex est la forme anhydre.
QUESTIONS EN LITIGE
[32] Les principales questions à trancher en l'espèce sont les suivantes :
| i) l'avis d'allégation d'Apotex est-il ambigu et énonce-t-il insuffisamment de faits à l'appui de l'allégation de non-contrefaçon? |
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| ii) SmithKline a-t-elle établi que l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex n'est pas fondée? |
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ANALYSE
i) l'avis d'allégation
[33] L'avocat de SmithKline a fait valoir que l'avis d'allégation est ambigu et qu'il n'énonce pas suffisamment de faits pour étayer l'allégation de non-contrefaçon. Étant donné l'absence de mention expresse de l'anhydre, je conviens que l'avis d'allégation est un peu ambigu. Toutefois, celui-ci dit expressément que [traduction] " ... la fabrication, la réalisation, l'utilisation ou la vente, par Apotex Inc., de comprimés renfermant le médicament appelé chlorhydrate de paroxétine n'emporteraient la contrefaçon d'aucune revendication visant le médicament comme tel ou son l'utilisation ". De plus, le fondement juridique et factuel de l'allégation indique entre autres que [traduction ] " ... les comprimés d'Apotex Inc. ne seront pas fabriqués à l'aide de chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin, mais à partir du médicament, le chlorhydrate de paroxétine ". Je suis convaincue que, considéré dans son ensemble, l'avis d'allégation indique qu'Apotex ne contreferait pas le brevet 060 en fabricant, en réalisant, en utilisant ou en vendant des comprimés qui renferment du semi-hydrate. Je suis en outre d'avis qu'une telle allégation n'est pas insuffisante dans la mesure où elle constitue une allégation factuelle expresse de non-contrefaçon [voir Glaxo Group Ltd. c. Canada (1998), 80 C.P.R. (3d) 424, à la p. 426 (C.F. 1re inst.)].
ii) l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex est-elle fondée?
[34] L'avocat de SmithKline soutient que, en fabriquant ses comprimés, Apotex ne pourrait éviter de contrefaire le brevet 060, car avec le temps et pendant la fabrication des comprimés l'anhydre se transforme en semi-hydrate. C'est pourquoi il prétend qu'Apotex fabriquera du semi-hydrate directement ou indirectement en produisant ses comprimés d'anhydre et contrefera en conséquence la revendication 10 du brevet 060.
[35] Déterminer si SmithKline a bel et bien prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex n'est pas fondée exige d'analyser les faits relatifs à la transformation de l'anhydre en semi-hydrate. En effet, à défaut d'une telle transformation, les comprimés d'anhydre d'Apotex ne seraient manifestement pas visés par les revendications du brevet 060.
[36] Les faits se rapportant aux deux expériences principales réalisées au sujet de la transformation de la forme anhydre en semi-hydrate doivent donc être examinés.
[37] Dans le cadre de l'expérience de M. Apperley, les comprimés utilisés ont été préparés par le Dr Elder conformément à la formulation commerciale de SmithKline. Chaque comprimé contenait environ 90 % de phosphate de calcium dibasique dihydrate comme excipient, lequel contient de l'eau. On n'a rien fait pour fabriquer ou utiliser un excipient qui soit anhydre ou sans eau, même si l'on sait que l'eau ou l'humidité affecte la stabilité de la forme anhydre et sa transformation en semi-hydrate. À mon avis, l'expérience de M. Apperley a peu de valeur probante en l'espèce, car les comprimés sont composés à 90 % d'un excipient contenant de l'eau, une substance qui affecte directement la conversion de la forme anhydre en semi-hydrate. Les conclusions du Dr Apperley n'ont donc guère de force probante, si tant est qu'elles en aient, dans la présente affaire.
[38] Dans le cadre de l'expérience de M. Ward, environ 30 % (cinq sur seize) des échantillons analysés ne sont pas passés de la forme anhydre à la forme semi-hydratée et n'ont de fait subi aucune transformation entre la date de leur préparation et celle de l'expérience, soit pendant une période de deux à deux ans et demi. Dans ses observations sur la théorie de la transformation de la forme anhydre, M. Ward a déclaré que, même si la science tenait pour théoriquement inévitable la transformation de la forme anhydre en semi-hydrate, la question de savoir [traduction] " ...si la transformation se déroule sur une période de temps raisonnable " demeurait non résolue. Au sujet de l'échelle de temps, M. Ward s'est dit d'avis, à partir de son expérience, qu'une partie des échantillons de la forme anhydre se transforme en semi-hydrate [traduction ] " en l'espace de plusieurs mois ou années " et que " tous les échantillons vont se transformer en semi-hydrate avec le temps ". Il n'a pas précisé ce qu'il entendait par " avec le temps ". On doit cependant interpréter l'expression en tenant compte du fait que 30 % des échantillons analysés par lui n'ont subi aucune transformation au cours des deux années ayant précédé l'expérience. De plus, M. Ward n'a donné aucun renseignement sur les conditions de préparation de ses lots de la forme anhydre. Enfin, il n'a pris aucune mesure particulière concernant l'entreposage des matières et les conditions de température ou d'humidité.
[39] Dans son avis d'allégation, Apotex soutient que ses comprimés n'emporteront pas la contrefaçon du brevet 060. Cette allégation est tenue pour véridique " sauf dans la mesure que [SmithKline] prouve le contraire ". [Voir Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (1994), 55 C.P.R. (3d) 302, à la p. 319 (F.C.A.)]. Selon moi, les éléments de preuve présentés par SmithKline, y compris les résultats des deux expériences, ne soulèvent qu'une possibilité de contrefaçon par Apotex et n'établissent pas, selon la prépondérance des probabilités, que l'allégation de non-contrefaçon formulée par Apotex est non fondée. Je suis également convaincue que le témoignage de M. Petrov, pour le compte d'Apotex, n'étaye pas la thèse de SmithKline, comme le prétend son avocat. À mon avis, M. Petrov a simplement confirmé qu'il était d'accord avec les conclusions du Dr Apperley et de M. Ward tirées à l'issue des expériences qu'ils ont effectuées.
[40] J'arrive donc à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'empêcher Apotex de mettre en marché ses comprimés d'anhydre en raison de la transformation éventuelle de l'anhydre en semi-hydrate à un moment ultérieur indéterminé. Dans le cas où les comprimés d'anhydre d'apotex se transformeraient en semi-hydrate, en totalité ou en partie, Apotex fera face alors à de " très graves conséquences ". [Voir Hoffman-LaRoche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social ) (1996), 70 C.P.R. (3d) 206, à la p. 213 (C.A.F.); Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1996), 69 C.P.R. (3d) 451, à la p. 452 (C.A.F.)].
[41] Vu la conclusion tirée en l'espèce, il est inutile d'examiner les autres questions soulevées par l'avocat.
DÉCISION
| [42] La demande est rejetée avec dépens. |
OTTAWA
20 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
Date : 19990420
Dossier : T-2230-97
| AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance présentée en application de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets |
|
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 20 AVRIL 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS
ENTRE :
SMITHKLINE BEECHAM INC.
et BEECHAM GROUP, s.a.r.l.,
demanderesses,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
défendeurs.
JUGEMENT
Pour les motifs prononcés dans le dossier T-2660-96, la demande est rejetée avec dépens.
OTTAWA
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
| INTITULÉ DE LA CAUSE : SMITHKLINE BEECHAM INC. ET AL. c. APOTEX INC. ET AL. |
| LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
| DATE DE L'AUDIENCE : 22 mars 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE MCGILLIS en date du 20 avril 1999.
ONT COMPARU :
| Me A.G. Creber POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
| Me Hélène D'Iorio POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
| Me Harry Radomski POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
| Me Andrew Brodkin POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
| Me Ivor Hughes POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
| Gowling, Strathy & Henderson POUR LA PARTIE DEMANDERESSE |
Ottawa (Ontario)
| Goodman, Phillips & Vineberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
Ottawa (Ontario)