Date : 19980421
Dossier : T-2893-93
OTTAWA (Ontario), le 21 avril 1998.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY
ENTRE :
CHAMPION PRODUCTS INC. et
SARA LEE CORPORATION OF CANADA LIMITED,
demanderesses,
- et -
MANUFACTURIER DE BAS IRIS INC./IRIS HOSIERY INC.,
défenderesse.
VU la requête datée du 29 janvier 1998, qui a été présentée au nom de la défenderesse afin d'obtenir :
| 1. Un jugement sommaire sur une partie de prétentions de la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) et des demanderesses (défenderesses reconventionelles), |
| a) accueillant la demande de la demanderesse reconventionelle (la défenderesse) qui sollicitait, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, une ordonnance biffant l'inscription dans le registre des marques de commerce de l'enregistrement no TMA299,806 daté du 8 février 1985 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin; |
| b) rejetant la demande des demanderesses qui sollicitaient un jugement déclaratoire portant que la défenderesse a contrefait l'enregistrement no TMA 299,806 du mot CHAMPION sous forme de dessin en violation des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce; |
| c) rejetant la demande d'injonction provisoire, interlocutoire et permanente présentée par les demanderesses à l'encontre de la défenderesse, de ses dirigeants et de ses administrateurs, et de toute personne agissant sur les instructions de la défenderesse ou au courant de l'ordonnance, dans la mesure où ladite demande est fondée sur l'enregistrement no TMA299,806 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin; |
| d) rejetant la demande des demanderesses qui sollicitent la remise ou la destruction des marchandises, dans la mesure où ladite demande est fondée sur l'enregistrement no TMA299,806 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin; |
| e) rejetant la demande de dommages-intérêts ou de reddition de comptes présentée par les demanderesses, dans la mesure où ladite demande est fondée sur l'enregistrement no TMA299,806 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin; |
| f) rejetant la demande de dommages-intérêts exemplaires présentée par les demanderesses, dans la mesure où ladite demande est fondée sur l'enregistrement no TMA299,806 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin; |
| g) adjugeant les dépens de la présente requête à la défenderesse. |
| 2. Toute autre réparation que la Cour peut estimer juste. |
VU la demande présentée par les avocats des demanderesses, et à laquelle a souscrit l'avocat de la défenderesse, afin d'obtenir que la Cour désigne un juge responsable de la gestion de l'instance pour trancher les questions soulevées au cours de la préparation de l'instruction de la présente affaire;
APRÈS avoir entendu les avocats des parties à Toronto, le 2 février 1998, et avoir pris la décision de surseoir au prononcé du jugement, et compte tenu des observations qui ont alors été faites;
ORDONNANCE
LA COUR STATUE CE QUI SUIT :
| 1. La demande de jugement sommaire présentée par la défenderesse est rejetée. |
| 2. La Cour transmet au bureau du juge en chef adjoint la demande présentée par les avocats afin d'obtenir qu'un juge responsable de la gestion de l'instance soit désigné pour trancher toutes les questions soulevées au cours de la préparation de l'instruction de la présente instance, et recommande qu'un juge soit désigné à cette fin. |
| 3. Les dépens suivront l'issue de la cause. |
W. Andrew MacKay
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
Date: 199800421
Docket: T-2893-93
ENTRE :
CHAMPION PRODUCTS INC. et
SARA LEE CORPORATION OF CANADA LIMITED,
demanderesses,
- et -
MANUFACTURIER DE BAS IRIS INC./IRIS HOSIERY INC.,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MacKAY
[1] Il s'agit en l'espèce d'une demande présentée par la défenderesse, conformément à la règle 432.1, afin d'obtenir un jugement sommaire sur une partie de ses prétentions à titre de demanderesse reconventionnelle et sur une partie des prétentions des demanderesses, défenderesses reconventionnelles.
[2] La défenderesse sollicite un jugement, notamment une ordonnance biffant, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 et ses modifications (la Loi), l'inscription dans le registre des marques de commerce de l'enregistrement no TMA 299,806 daté du 8 février 1985 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin utilisé par les demanderesses. La défenderesse sollicite aussi des ordonnances rejetant les diverses demandes de réparation qu'ont présentées les demanderesses en se fondant sur la validité apparente de cette marque de commerce et sur sa contrefaçon alléguée par la défenderesse. Ces demandes que la défenderesse tente de faire rejeter par sa requête comprennent un jugement déclaratoire concluant à la contrefaçon, une injonction, la remise ou la destruction des marchandises contrefaites, des dommages-intérêts ou une reddition de comptes ainsi que des dommages-intérêts exemplaires pour contrefaçon; toutes ces demandes de réparation sont fondées sur la validité alléguée de la marque de commerce des demanderesses en cause en l'espèce et sa contrefaçon par la défenderesse.
[3] Par sa déclaration modifiée de nouveau, la demanderesse Champion Products Inc. revendique la propriété au Canada des marques de commerce suivantes :
| i) CHAMPION, une marque-mot non déposée qu'elle emploie au Canada en liaison avec les marchandises des demanderesses depuis 1967, |
| ii) CHAMPION & Design, la marque de commerce déposée en cause, no TMA 299,806, déposée le 8 février 1985 aux fins de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : |
| [TRADUCTION] " uniformes d'athlétisme, pulls et blousons d'entraînement, pantalons, t-shirts, polos, chaussettes et maillots de bain ", une marque employée au Canada depuis 1967; |
| iii) IT TAKES A LITTLE MORE TO MAKE A CHAMPION, une " marque-slogan " dont l'enregistrement a été demandé le 5 octobre 1993 aux fins de son emploi en liaison avec des [TRADUCTION] " uniformes d'athlétisme et d'éducation physique, à savoir des t-shirts, des chemises sport, des shorts, des pulls et des pantalons de survêtement, des survêtements, des blousons et des chandails " sur le fondement de son emploi depuis mai 1983, et aux fins de son emploi en liaison avec des chaussettes et des sous-vêtements. |
[4] La déclaration modifiée de nouveau porte que la défenderesse a fabriqué, distribué et vendu au Canada des chaussettes en liaison avec les marques de commerce CHAMPION & Design et CHAMPION, sans le consentement des demanderesses, contrefaisant ainsi la marque-dessin déposée des demanderesses, et qu'elle a employé ces marques de manière à causer de la confusion avec la marque-dessin déposée et de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et son entreprise et celles des demanderesses, en violation de l'alinéa 7b) de la Loi. Les demanderesses sollicitent notamment des dommages-intérêts pour imitation frauduleuse. Cette prétention ne serait pas biffée si la requête de la défenderesse était accueillie.
[5] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse allègue que la marque de commerce en cause, portant le no TMA 299, 806 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin, est invalide étant donné que, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 12(1)b), cette marque n'était pas enregistrable à la date de son enregistrement le 8 février 1995 parce qu'elle créait de la confusion avec une marque de commerce déposée antérieure, portant le no d'enregistrement UCA 22209, pour la marque de commerce CHAMPION. Cette marque-mot a été déposée aux fins de son emploi en liaison avec des " bas " depuis le 20 mars 1946, et elle appartient maintenant à la défenderesse, qui l'a acquise en avril 1992.
[6] Dans leur déclaration modifiée de nouveau, les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire portant que la marque de commerce de la défenderesse est invalide et nulle ainsi qu'une ordonnance, aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi, portant que l'inscription de la marque de la défenderesse doit être biffée dans le registre des marques de commerce. Les demanderesses fondent leur prétention sur le fait que la marque de commerce CHAMPION en est venue à désigner les marchandises et l'entreprise des demanderesses, et que la marque de commerce de la défenderesse est donc invalide puisque la marque de commerce CHAMPION n'est pas distinctive des marchandises de la défenderesse vu l'emploi au Canada par les demanderesses des marques de commerce CHAMPION en liaison avec leurs marchandises.
[7] Au soutien de sa requête en jugement sommaire, la défenderesse fait valoir que toutes les parties reconnaissent que l'emploi par les demanderesses de la marque de commerce déposée CHAMPION sous la forme d'un dessin en liaison avec des chaussettes et que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce déposée CHAMPION en liaison avec des bas sont susceptibles de causer vraisemblablement de la confusion; en d'autres termes, l'emploi des deux marques de commerce est susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces deux marques de commerce sont fabriquées ou vendues par la même partie.
[8] Les deux marques de commerce en question sont enregistrées de la manière suivante :
[TRADUCTION]
No TMA 299,806 N o UCA 22209
Propriété de la demanderesse Propriété de la défenderesse
CHAMPION PRODUCTS INC.
Marchandises : Marchandises :
(1) Uniformes d'athlétisme, pulls (1) Bas.
et blousons d'entraînement, pantalons,
t-shirts, polos, chaussettes et
maillots de bain.
[9] Dans leur déclaration modifiée de nouveau, les demanderesses reconnaissent que la défenderesse est titulaire de la marque de commerce déposée UCA 22209 :
| [TRADUCTION] |
| 27. 1 La défenderesse est le propriétaire inscrit de la marque de commerce canadienne portant le numéro d'enregistrement UCA 22209 (la marque de commerce de la défenderesse), déposée le 20 mars 1946, pour la marque de commerce CHAMPION devant être utilisée en liaison avec des bas (les marchandises de la défenderesse), par suite d'une cession, datée du 30 avril 1992, de Hanson-Mohawk Inc. enregistrée le 6 novembre 1992. |
Malgré cette admission, la déclaration porte en outre que la marque de commerce de la défenderesse ne définit pas avec précision les droits que possède la défenderesse en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi, puisqu'il est allégué que la marque est invalide parce qu'elle n'est pas distinctive des marchandises de la défenderesse en raison de l'emploi au Canada par les demanderesses de la marque de commerce CHAMPION en liaison avec leurs marchandises.
[10] La défenderesse fonde sa requête en jugement sommaire sur les alinéas 18(1)a) et 12(1)d) de la Loi; ces alinéas prévoient, respectivement, que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement, soit le 8 février 1985 pour la marque de commerce en cause en l'espèce, et elle n'est enregistrable que si elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée. La défenderesse fait valoir que la confusion a été admise dans les plaidoiries des deux parties relativement à l'emploi de leurs marques de commerce respectives. Par conséquent, la requête de la défenderesse fondée sur l'alinéa 18(1)a) de la Loi est que l'enregistrement no TMA 299,806 pour le mot CHAMPION sous forme de dessin est invalide puisque la marque n'était pas enregistrable à la date d'enregistrement, soit le 8 février 1985, étant donné que, contrairement au paragraphe 12(1) de la Loi, le mot CHAMPION sous forme de dessin crée de la confusion avec une marque de commerce déposée antérieure, c'est-à-dire l'enregistrement no UCA 22209 pour la marque de commerce CHAMPION. La défenderesse soutient que cette confusion est admise dans les plaidoiries des demanderesses eu égard à l'emploi de leurs marques de commerce respectives par les parties. La déclaration modifiée de nouveau des demanderesses porte notamment ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| 22. La fabrication, la vente, la distribution et la publicité des marchandises de la défenderesse en liaison avec la marque-dessin double, [c.-à-d. la description par les demanderesses de la marque no UCA 22209], la marque-slogan, et les marques de commerce CHAMPION et CHAMPION & DESIGN créeront de la confusion auprès des acheteurs des marchandises de la défenderesse et les porteront à croire que les marchandises de la défenderesse sont fabriquées, distribuées, vendues ou annoncées par les demanderesses. |
| [...] |
| 26. Par suite de ses actes et de son comportement, la défenderesse : |
| a) en violation des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce, a contrefait la marque-dessin déposée des demanderesses en fabriquant, en vendant, en distribuant et en annonçant ses marchandises en liaison avec la marque-dessin double, et les marques de commerce CHAMPION et CHAMPION & DESIGN, qui créent de la confusion avec la marque - dessin déposée; |
| [...] |
[11] La marque de commerce déposée de la défenderesse portant le no d'enregistrement UCA 22209 doit être employée en liaison avec des " bas ". Dans sa requête, la défenderesse ne se limite pas à demander que le mot " chaussettes " soit biffé de la marque de commerce déposée TMA 299,806 des demanderesses; elle vise plutôt à obtenir que la marque de commerce déposée des demanderesses soit intégralement biffée. Cette demande repose sur l'impression que les deux marques de commerce déposées sont essentiellement semblables, que, même si chacune de celles-ci concerne des vêtements particuliers, elles s'appliquent toutes les deux à des marchandises qui se ressemblent énormément et que leur emploi créerait de la confusion sur le marché quant à l'origine des marchandises. Tel serait le fondement des arguments et des conclusions de fait alléguées contenus dans un affidavit déposé par les demanderesses. L'affidavit indique que la vente de chaussettes par la défenderesse en liaison avec sa marque de commerce déposée crée de la confusion non seulement relativement aux chaussettes, mais aussi aux autres marchandises vendues par les demanderesses et portant leur marque-dessin.
[12] Je ne crois pas que ces affidavits contiennent autre chose que les opinions ou les conclusions de témoins que les demanderesses se proposent de faire entendre, ces affidavits n'ayant pas encore fait l'objet d'un contre-interrogatoire. À mon avis, ils ne démontrent pas, à cet stade de la procédure, qu'il sera en bout de ligne statué que l'emploi des marques de commerce déposées crée de la confusion, eu égard à la vente des marchandises visées par les marques de commerce respectives des parties. De plus, il existe, comme le prétendent les demanderesses, une restriction implicite à la portée de toute ordonnance de radiation de la marque déposée des demanderesses, à ce stade; en effet, dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse demande que l'enregistrement ne soit biffé que dans la mesure où il inclut des chaussettes dans les marchandises des demanderesses. Accorder l'ordonnance sollicitée en l'espèce équivaudrait à accorder une ordonnance dont la portée serait plus large que celle de la réparation sollicitée dans la demande reconventionnelle.
[13] Qui plus est, l'une des prétentions des demanderesses n'a pas été complètement tranchée par les arguments de la défenderesse. Les demanderesses soutiennent que la défenderesse a vendu ses marchandises non seulement en liaison avec sa propre marque déposée (appelée dans les plaidoiries des demanderesses "double marque-dessin "), mais qu'elle les a aussi vendues en liaison avec les marques de commerce CHAMPION et CHAMPION & DESIGN (deux marques de commerce des demanderesses). La défenderesse nie les ventes ou l'emploi allégué en liaison avec les marques de commerce des demanderesses.
[14] Au soutien de sa requête, la défenderesse fait valoir que la question de la crédibilité, qui nécessiterait l'audition de témoignages à l'instruction, n'est pas en cause, que la validité de sa marque de commerce déposée antérieure n'est pas en cause aux fins de la présente requête, mais qu'il s'agit uniquement de déterminer si la marque antérieure qu'elle prétend être déposée a été déposée lorsque la marque-dessin des demanderesses a été enregistrée en 1985.
[15] Les demanderesses soutiennent que les marques de commerce en cause ne sont pas identiques, qu'elles sont employées en liaison avec un éventail de marchandises différentes, que le rapprochement que l'on peut faire entre les marchandises est qu'il s'agit de " chaussettes " dans le cas de leur marque de commerce et de " bas " dans le cas de celle de la défenderesse. Elles affirment en outre que la Cour n'a pas été saisie de tous les éléments de preuve et, en particulier, que la défenderesse n'a produit aucun élément de preuve.
[16] Après avoir examiné les arguments des avocats des parties, je conclus que la requête de la défenderesse devrait être rejetée. J'en arrive à cette conclusion parce que, dans sa requête, la défenderesse demande une réparation allant au-delà de ce qu'elle sollicite dans sa demande reconventionnelle, savoir que l'enregistrement de la marque de commerce des demanderesses portant le no 299,806 ne soit pas biffé uniquement en ce qui concerne les chaussettes, parmi la liste des marchandises à laquelle elle se rapporte, comme cela est demandé dans la demande reconventionelle. À ce stade, il ne conviendrait pas d'accorder davantage par un jugement sommaire que ce qui est demandé dans les plaidoiries. De plus, tant que les questions en litige ne sont pas instruites, il ne convient pas de rendre une ordonnance prévoyant la modification du registre des marques de commerce, en particulier une ordonnance fondée, comme le serait l'ordonnance demandée par la défenderesse, sur une conclusion de confusion. À mon avis, une telle conclusion nécessite un examen de l'ensemble de la preuve, et elle ne devrait pas reposer sur la preuve par affidavits déposée au nom de l'une des parties qui, à ce stade, pourrait bien ne pas avoir produit toute sa preuve. En l'espèce, il s'agit notamment d'un cas où la conclusion de confusion concerne l'emploi de marques de commerce se rapportant à des marchandises différentes quoiqu'elles puissent être visées par une description plus générale d'une catégorie de marchandises. À l'heure actuelle, peu ou pas d'éléments de preuve n'ont été produits devant la Cour relativement aux débouchés pour les marchandises en cause.
[17] Compte tenu des circonstances, la défenderesse ne subit pas de préjudice par suite de ma décision de rejeter la demande de jugement sommaire. Sa position est préservée pour l'examen qui sera fait par le juge du procès, lorsque tous les éléments de preuve lui auront été fournis, notamment les éléments de preuve qui peuvent avoir une incidence sur la réparation appropriée s'il est jugé à l'instruction que, comme le prétend la défenderesse, la marque-dessin est invalide parce qu'elle n'était pas enregistrable en 1985 puisqu'elle créait de la confusion avec la marque déposée antérieure de la défenderesse, une question essentielle à trancher.
[18] L'avocat des demanderesses a fait valoir à l'audience, comme il l'avait indiqué d'avance, qu'il convient pour la Cour de désigner un juge responsable de la gestion de l'instance pour régler les questions en litige entre les parties, afin d'accélérer la préparation de l'instruction en l'espèce. L'avocat de la défenderesse n'a pas manifesté son désaccord. Je transmets la présente demande au juge en chef adjoint par intérim en recommandant qu'un juge
responsable de la gestion de l'instance soit désigné, comme le demandent les parties, pour régler les questions en litige découlant de la préparation de l'instruction.
W. Andrew MacKay
Juge
OTTAWA ( Ontario)
21 avril 1998
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2893-93
INTITULÉ DE LA CAUSE : Champion Products Inc. et al. c.
Manufacturier de bas Iris Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 2 mars 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY EN DATE DU 21 AVRIL 1998
ONT COMPARU :
Christopher J. Kvas et POUR LES DEMANDERESSES
Nancy A. Miller
Roger T. Hughes, c.r. POUR LA DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
KVAS, MILLER & EVERITT POUR LES DEMANDERESSES
Avocats
Toronto (Ontario)
SIM, HUGHES, ASHTON & McKAY POUR LA DÉFENDERESSE
Avocats
Toronto (Ontario)