Date : 20040618
Dossier : T-1376-03
Référence : 2004 CF 875
ENTRE :
EVERLAST WORLD'S BOXING
HEADQUARTERS CORPORATION
demanderesse
- et -
AMETHYST INVESTMENT GROUP, INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD:
[1] Il s'agit d'une demande d'ordonnance visant l'annulation d'une décision en date du 4 juin 2003 par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté la demande de la demanderesse en vue de l'enregistrement de la marque de commerce EVERLAST et dessin, demande no 733,975 (la demande), en vertu de l'alinéa 12(1)d) et du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques du commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).
[2] Le 19 juillet 1994, Everlast World's Boxing Headquarters Corporation (la demanderesse) a produit une demande d'enregistrement de la marque EVERLAST et dessin pour un emploi au Canada en liaison avec des produits d'hygiène personnelle pour hommes.
[3] Le 1er novembre 2002, une procédure sommaire en annulation a été engagée concernant la marque de commerce déposée no 417,868 en vertu de l'article 45 de la Loi. Conformément à cette procédure, la défenderesse devait fournir une preuve d'emploi de la marque déposée no 417,868, en liaison avec les marchandises enregistrées, au cours des trois ans précédant la date de l'avis de la procédure sommaire prévue à l'article 45. En l'espèce, la défenderesse était tenue de prouver l'emploi de sa marque entre le 1er novembre 1999 et le 1er novembre 2002. La défenderesse a fait défaut de produire une preuve d'emploi en réponse à l'avis de l'article 45, et ce dans le délai de trois mois se terminant le 1er février 2003. Par conséquent, elle a été avisée le 19 mars 2003 que la marque de commerce déposée no 417,868 serait radiée du registre en application des paragraphes 45(4) et (5) de la Loi. La défenderesse avait deux mois suivant la décision en radiation du 19 mars 2003 pour interjeter appel de cette décision. Comme elle a fait défaut d'interjeter appel, mention de la radiation de la marque déposée no 417,868 a été portée au registre le 19 juin 2003 en application du paragraphe 45(5) de la Loi.
[4] La Commission a refusé la demande d'enregistrement de la marque de commerce projetée EVERLAST et dessin de la demanderesse. Plus particulièrement, la Commission a rejeté la demande de la demanderesse parce qu'elle a conclu que cette dernière n'a pas prouvé que sa marque projetée EVERLAST et dessin ne crée pas de confusion avec la marque déposée no 417,868. La Commission a tiré sa conclusion en se fondant sur les facteurs prévus aux alinéas 6(5)c), d) et e) de la Loi.
[5] La demanderesse fait valoir que la Commission a commis une erreur en tirant cette conclusion parce qu'elle n'a pas tenu compte du fait que la marque déposée no 417,868 avait été identifiée comme radiée le 19 mai 2003, suivant l'article 45 de la Loi. Par conséquent, la demanderesse fait valoir qu'à l'époque de la décision de la Commission, la marque déposée no 417868 n'était pas valide et que sa conclusion quant à la confusion n'est pas fondée sur les faits. La défenderesse n'a pas produit d'observations.
[6] Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :
6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, [...]
6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances [...]
45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade-mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade-mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade-mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l'avis a été donné ou pour celle-ci.
(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade-mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.
(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.
(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade-mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade-mark is liable to be expunged or amended accordingly.
(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis visé au paragraphe (1) a été donné.
(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade-mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade-mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.
(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n'en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.
56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
[...]
(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.
56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
[...]
(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
63. (3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu'il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.
(4) Il peut être interjeté appel d'une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d'une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.
63. (3) The Registrar may, after consultation with the Minister, delegate to any person he deems qualified any of his powers, duties and functions under this Act, except the power to delegate under this subsection.
(4) Any decision under this Act of a person authorized to make the decision pursuant to subsection (3) may be appealed in the like manner and subject to the like conditions as a decision of the Registrar under this Act.
[7] La procédure prévue à l'article 45 de la Loi est une procédure sommaire en annulation destinée à débarrasser le registre des marques tombées en désuétude et qui constituent, en quelque sorte, du bois mort (NTD Apparel Inc. c. Ryan (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F.1re inst.)). Lorsqu'une telle procédure a été engagée, il revient au propriétaire inscrit de la marque de prouver l'emploi (National Sea Products Ltd. c. Scott & Aylen (1988), 19 C.P.R. (3d) 481, page 486 (C.F. 1re inst.)) en fournissant une preuve d'emploi au cours des trois années précédant immédiatement l'avis de l'article 45. Le paragraphe 45(3) prévoit que s'il n'y a pas de réponse satisfaisante, l'enregistrement est susceptible de radiation. Toutefois, dans de tels cas, l'enregistrement est seulement annulable et il n'est annulé qu'au moment où le registraire prononce son annulation (Maple Leaf Mills Ltd. c. Quaker Oats Co. of Canada Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 118 (C.F 1re inst.)).
[8] Il est important de reconnaître l'effet de la radiation d'une marque de commerce déposée, à savoir que lorsqu'une marque déposée a été radiée et qu'il n'y a pas de preuve quant à son emploi, il ne peut y avoir de confusion (Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., [1990] 1 C.F. 570 (1re inst.)).
[9] En raison du paragraphe 63(4) de la Loi, le paragraphe 56(5) s'applique à la présente instance. Par conséquent, lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
[10] En l'espèce, il a été apporté devant la Cour des éléments de preuve additionnels n'ayant pas été fournis devant le registraire : (1) le certificat d'authenticité des marques de commerce daté du 14 janvier 2004 indiquant que la marque déposée no 417,868 a été radiée le 19 juin 2003 pour défaut d'emploi, et (2) une autre lettre de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada datée du 19 juin 2003 informant la défenderesse que la marque déposée no 417,868 a été radiée ce même jour. Ces documents, compte tenu de leur date, ne pouvaient évidemment pas être présentés devant la Commission.
[11] Comme il est maintenant clair qu'à compter de la radiation de la marque déposée no 417,868, à savoir le 19 juin 2003, il ne pouvait y avoir aucune confusion entre les marques en question des parties, la décision contestée de la Commission doit être annulée et la demande d'enregistrement de la marque proposée EVERLAST et dessin doit être accueillie.
[12] Par conséquent, la demande est accueillie. La décision de la Commission des oppositions des marques de commerce en date du 4 juin 2003 rejetant la demande d'enregistrement de la marque de commerce EVERLAST et dessin de la demanderesse, demande no 733,975, en vertu de l'alinéa 12(1)d) et du paragraphe 63(3) de la Loi, est annulée. L'affaire est renvoyée à une Commission des oppositions des marques de commerce différemment constituée avec comme directive d'accueillir la seconde demande d'enregistrement de la marque de commerce EVERLAST et dessin de la demanderesse.
[13] Comme la défenderesse n'a pas déposé de dossier à son nom ni présenté d'observations en opposition à la présente demande, aucuns dépens ne sont adjugés.
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 18 juin 2004
Traduction certifiée conforme
Marie-Chantale Lamer, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1376-03
INTITULÉ : EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION c. AMETHYST INVESTMENT GROUP, INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 18 JUIN 2004
COMPARUTIONS :
M. Allen D. Israel POUR LA DEMANDERESSE
Aucune comparution POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)