Décisions de la Cour fédérale

Date : 20001106

Dossier : T-1272-97

ENTRE :

      MERCK & CO., INC.

      et MERCK FROSST CANADA & CO.,

      demanderesses,

      - et -

      APOTEX INC.

      et APOTEX FERMENTATION INC.,

      défenderesses.

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]    Il s'agit d'un appel interjeté contre les ordonnances prononcées par Madame le protonotaire Aronovitch les 23 décembre 1999 et 4 mai 2000, statuant sur la requête déposée le 10 juin 1999 par Apotex Inc. (Apotex) et Apotex Fermentation Inc. (AFI), toutes deux défenderesses, et modifiée le 15 novembre 1999, tendant soit à faire radier certains paragraphes de la quatrième déclaration modifiée déposée par Merck & Co. Inc. (Merck) et Merck Frosst Canada Inc. (Merck Frosst), toutes deux demanderesses, soit à obtenir des précisions à leur sujet.

[2]    Les demanderesses ont introduit l'action par la voie d'une déclaration datée du 12 juin 1997. Les défenderesses ont signifié aux demanderesses une requête, le 24 juillet 1997, tendant à faire radier la déclaration en sa totalité ou certaines parties de celle-ci ou, à titre plus subsidiaire encore, à obtenir des précisions sur les paragraphes indiqués.

[3]    Les demanderesses ont par la suite signifié des déclarations modifiées et les défenderesses ont renouvelé leur requête à chaque fois pour corriger les insuffisances qui, alléguaient-elles, subsistaient chaque fois.

[4]    Les ordonnances de Madame le protonotaire Aronovitch portent sur la requête déposée par les défenderesses à l'égard de la quatrième déclaration modifiée. Cette déclaration allègue notamment que les défenderesses ont contrefait un certain nombre de revendications des brevets canadiens n^os 1 161 380 et 1 287 639, qui se rapportent à des procédés de fabrication de la lovastatine.

[5]    Le brevet n ° 1 161 380 porte sur l'invention de certains procédés de fermentation utilisés pour la fabrication de la lovastatine au moyen du microbe Aspergillus terreus. Le brevet indique un certain nombre de substituants et d'étapes de procédé optionnels qu'on peut utiliser dans ces procédés et contient des revendications subordonnées distinctes pour chacun. Quant au composé lovastatine lui-même, il est revendiqué sous une forme dépendant du procédé.

[6]                Le brevet n ° 1 287 639 porte sur l'invention de certains procédés permettant de convertir la lovastatine en une forme de lactone. Le brevet indique divers substituants, séquences de procédé et conditions optionnels, et contient des revendications subordonnées distinctes pour chacun. La forme de lactone de la lovastatine n'est pas revendiquée en elle-même.

[7]                Les défenderesses, dans la requête déposée au sujet de la quatrième déclaration modifiée, ont réduit le nombre des motifs d'opposition, mais ont maintenu que certaines insuffisances fondamentales n'avaient pas encore été corrigées de façon satisfaisante. La requête tend à obtenir soit la radiation de certains paragraphes de cette déclaration, soit des précisions à leur sujet.

[8]                La requête déposée par les défenderesses au sujet de la quatrième déclaration modifiée a été instruite les 22 et 23 décembre 1999 et les 3 et 4 mai 2000.

[9]                Madame le protonotaire Aronovitch a statué sur certaines parties de la requête par une ordonnance datée du 23 décembre 1999, qui obligeait notamment les demanderesses à apporter des modifications indiquées dans les directives jointes.

[10]            Madame le protonotaire Aronovitch a statué sur les autres éléments de la requête par une ordonnance datée du 4 mai 2000, qui obligeait notamment les demanderesses à fournir des précisions sur certains paragraphes de la quatrième déclaration modifiée.

[11]            Madame le protonotaire Aronovitch, en statuant sur la requête, a refusé de radier cinq catégories de paragraphes, décrites ci-dessous, qui font l'objet du présent appel, ou d'ordonner de fournir des précisions à leur sujet.

[12]            Il est bien établi que, si une ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire est soumise au contrôle d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale, le juge ne doit pas intervenir à moins que l'ordonnance ne soit entachée d'erreur flagrante, en ce sens qu'elle découle d'une mauvaise appréciation des faits, d'une mauvaise application de la loi ou porte autrement sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause^[1].

[13]            Si l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause, le juge de la Section de première instance de la Cour fédérale doit faire preuve d'une certaine retenue à l'égard de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire^[2].

[14]            La norme de contrôle d'une ordonnance discrétionnaire du protonotaire sur une question qui n'a pas une influence déterminante sur l'issue de la cause est semblable à la norme appliquée par la Cour d'appel fédérale lorsqu'elle examine une décision discrétionnaire d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale^[3].

Description du procédé de la défenderesse AFI

[15]            Les défenderesses allèguent que la quatrième déclaration modifiée décrit un éventail de droits sur des procédés accordés par chaque brevet, mais sans indiquer avec la précision voulue le procédé ou la séquence d'étapes de procédé qu'aurait effectivement utilisé la défenderesse AFI pour fabriquer la lovastatine et pour convertir la lovastatine en une forme de lactone, ou sans expliquer en quoi un tel procédé contrefait les brevets n^os 1 161 380 et 1 287 639. Selon les défenderesses, la simple énumération des revendications des brevets n^os 1 161 380 et 1 287 639 sans préciser ce que la défenderesse AFI aurait fait ne suffit pas à établir une cause d'action raisonnable.

[16]            Les demanderesses font d'abord observer qu'il est noté, dans l'ordonnance du 23 décembre 1999, qu'elles avaient convenu de fournir certaines précisions demandées par les défenderesses. Elles soutiennent que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, Madame le protonotaire Aronovitch a bien apprécié tous les faits et a fondé sa décision sur les principes de droit applicables. Elles sont d'avis que la quatrième déclaration modifiée expose suffisamment de faits substantiels pour permettre aux défenderesses de connaître la cause d'action, sans qu'elles aient à fournir d'autres précisions.

[17]            J'estime, après une lecture attentive de la quatrième déclaration modifiée, qu'il existe suffisamment de faits substantiels pour établir une cause d'action raisonnable. Il importe de se rappeler que, bien que dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire j'aie pu ordonner plus de précisions sur ce point, je ne dois pas intervenir à l'égard d'une ordonnance discrétionnaire du protonotaire à moins que l'ordonnance ne soit entachée d'erreur flagrante, en ce sens qu'elle découle d'une mauvaise appréciation des faits, d'une mauvaise application de la loi ou porte autrement sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause.

[18]            Les procédés divulgués et révélés dans les brevets n^os 1 161 380 et 1 287 639 comprennent un certain nombre de procédés différents ou d'étapes de procédé différentes. Les demanderesses allèguent que la défenderesse AFI a fabriqué la lovastatine et converti la lovastatine en une forme de lactone, à compter de certaines dates, en contrefaisant les brevets n^os 1 161 380 et 1 287 639, par les différentes étapes de procédé prévues dans les brevets. Cela est suffisant pour permettre aux défenderesses, exerçant toutes deux leur activité dans le secteur pharmaceutique, de connaître la cause d'action, sans que les demanderesses aient à fournir de précisions :

[TRADUCTION] On ne peut exiger que les demanderesses fournissent des précisions au sujet de la méthode précise employée par les défenderesses, au moins avant l'interrogatoire préalable^[4].

[19]            Les demanderesses n'ont pas à fournir un itinéraire détaillé allant au-delà du simple exposé de la cause d'action et de la détermination de la nature de la preuve que les défenderesses doivent réfuter^[5]. Je conclus que Madame le protonotaire Aronovitch n'a pas commis d'erreur de droit ou de principe.

Responsabilité de la défenderesse Apotex pour les activités de la défenderesse AFI

[20]            Les défenderesses plaident que la quatrième déclaration modifiée n'expose pas les faits substantiels voulus pour établir de quelle manière la défenderesse Apotex est directement responsable de la contrefaçon du brevet n ° 1 161 380 ou du brevet n ° 1 287 639 par suite des activités alléguées de la défenderesse AFI, personne morale distincte.

[21]            Les demanderesses opposent qu'il existe suffisamment de faits substantiels pour soutenir la conclusion que la défenderesse Apotex a autorisé, dirigé et contrôlé les activités de la défenderesse AFI et est donc responsable. Dans l'ordonnance du 4 mai 2000, Madame le protonotaire Aronovitch a noté que les demanderesses avaient fourni un affidavit de son président Bernard Sherman au soutien de cette conclusion. Madame le protonotaire Aronovitch a également renvoyé aux paragraphes de la troisième déclaration modifiée, volontairement retirés à la demande des défenderesses, qui soutenaient également cette conclusion.

[22]            Madame le protonotaire Aronovitch a ordonné que l'information contenue dans l'affidavit de Bernard Sherman et dans les paragraphes pertinents de la troisième déclaration modifiée soit fournie sous forme de précisions, ce qui a été fait dans une lettre datée du 17 mai 2000^[6].

[23]            Les critères permettant de déterminer si une société a incité ou non une autre société à la contrefaçon sont formulés dans l'affaire Warner-Lambert :

a)             le demandeur désirant se fonder sur la doctrine de la contrefaçon par incitation doit alléguer et prouver :

1)             Que l'acte de contrefaçon a été exécuté par le contrefacteur direct...

2)             Que l'exécution de l'acte de contrefaçon a été influencée par les agissements de l'incitateur. Sans cette influence, la contrefaçon n'aurait pas eu lieu...

3)                 L'influence doit être exercée sciemment par le vendeur, autrement dit le vendeur sait que son influence entraînera l'exécution de l'acte de contrefaçon^[7].

[24]            Dans la présente affaire, j'estime que les faits substantiels fournis sous la forme de précisions conformément à l'ordonnance de Madame le protonotaire Aronovitch, notamment un aveu du président de la défenderesse Apotex, s'ils sont prouvés, étayent la conclusion que la défenderesse Apotex a autorisé, dirigé et contrôlé les activités de la défenderesse AFI et serait donc responsable.

Allégation de vente

[25]            Les défenderesses allèguent que la quatrième déclaration modifiée présente comme actes distincts de contrefaçon la vente par les défenderesses de lovastatine utilisant différents procédés de fermentation microbienne, ce que nient énergiquement les défenderesses.

[26]            La défenderesse Apotex a reçu son avis de conformité du ministre de la Santé le 26 mars 1997, lui permettant de vendre la lovastatine produite par un procédé utilisant le micro-organisme Coniothyrium fuckelii.

[27]            Selon les défenderesses, la quatrième déclaration modifié affirme que les défenderesses ont vendu la lovastatine avant que l'avis de conformité ne soit accordé par le ministre et qu'elles ont vendu de la lovastatine fabriquée par différents procédés de fermentation microbienne, après avoir reçu l'avis de conformité, qui n'utilisaient pas le Coniothyrium fuckelii, ce qui constituait une contravention grave à la Loi sur les aliments et drogues et au règlement d'application de cette Loi.

[28]            Les défenderesses exposent encore que cette affirmation est faite sans fournir de faits substantiels à l'appui des allégations, ou de précisions sur de telles ventes constitutives de contrefaçon. Elles font valoir que Madame le protonotaire Aronovitch a commis une erreur de droit et de principe en n'ordonnant pas aux demanderesses de fournir des précisions au soutien des allégations que les défenderesses vendaient, après le 26 mars 1997, de la lovastatine fabriquée par plusieurs procédés différents de fermentation microbienne qui n'avaient pas été approuvés par le ministre. Elles soutiennent également que Madame le protonotaire Aronovitch a commis une erreur de droit et de principe en permettant que soient présentées, sans faits à l'appui, ces allégations impudentes de faute publique.

[29]            En ce qui concerne les allégations de vente, les demanderesses plaident que la position des défenderesses est mal fondée parce que la Loi sur les aliments et drogues et son règlement d'application n'exigent pas un avis de conformité pour toute vente de lovastatine. En outre, Madame le protonotaire Aronovitch a ordonné aux demanderesses de fournir des précisions sur les ventes de lovastatine par les défenderesses avant la délivrance de l'avis de conformité; ces précisions ont été fournies aux défenderesses.

[30]            D'abord, en ce qui concerne la contravention alléguée de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement, ni la Loi ni le Règlement n'exige un avis de conformité pour toute vente de lovastatine; l'article 2 de la Loi et l'article C.08.002(1) du Règlement ne s'appliquent pas aux ventes de lovastatine autres que les ventes au public canadien pour l'utilisation comme drogue.

[31]            En deuxième lieu, en ce qui concerne la vente de lovastatine avant la délivrance de l'avis de conformité par le ministre, j'estime qu'il y a suffisamment de faits substantiels au soutien des allégations faites par les demanderesses à la suite de l'ordonnance du protonotaire Aronovitch leur enjoignant de fournir des précisions.

[32]            Troisièmement, en ce qui concerne la vente de lovastatine après la délivrance de l'avis de conformité par le ministre, la quatrième déclaration modifiée n'expose pas de faits au soutien des allégations que les défenderesses auraient continué de vendre de la lovastatine fabriquée par un procédé non approuvé après le 26 mars 1997. Il n'est pas suffisant d'affirmer simplement que les défenderesses ont offert en vente et vendu un article dont on allègue qu'il est contrefait^[8].

[33]            Le protonotaire Aronovitch n'a pas ordonné aux demanderesses de fournir des précisions sur les ventes faites par les défenderesses après la délivrance de l'avis de conformité. Donc, le protonotaire a commis une erreur de droit.

Indemnisation du préjudice

[34]            Le paragraphe 104B de la quatrième déclaration modifiée porte sur l'indemnisation du préjudice non compris dans les ventes faites par les défenderesses. Plus précisément, le paragraphe allègue que les défenderesses ont acquis, du fait de leurs activités de contrefaçon avec l'Aspergillus terreus ou des mutants, une technologie et un savoir-faire considérables sur la fermentation et l'extraction de la lovastatine.

[35]            Les défenderesses plaident que les demanderesses présentent une demande en dommages-intérêts équivalant presque à restitution, en plus d'une demande couvrant les dommages-intérêts découlant de la contrefaçon. Elles sont d'avis qu'il faut choisir entre l'indemnisation par restitution et les dommages-intérêts compensatoires; on ne peut se servir d'une forme d'indemnisation pour compléter l'autre.

[36]            Les demanderesses plaident que les allégations concernant la technologie et le savoir-faire acquis par les défenderesses sont pertinentes pour déterminer la réparation à laquelle elles ont droit. Elles soutiennent qu'elles ont le droit de demander réparation de toutes leurs pertes, y compris celles qui sont alléguées au paragraphe104B de la quatrième déclaration modifiée, et que la question devrait être tranchée par le juge du fond.

[37]            Je conviens avec les demanderesses que, dans certains cas, les dommages-intérêts fondés sur la seule activité de contrefaçon peuvent ne pas assurer une indemnisation intégrale^[9]. Il ne serait donc pas approprié, à ce stade, de radier l'allégation, parce qu'elle soulève une cause d'action défendable, comme l'acte de procédure n'est pas désespéré ou futile^[10]. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les demanderesses ont droit ou non à la réparation demandée. Je conclus que Madame le protonotaire Aronovitch n'a pas commis d'erreur en décidant de ne pas radier le paragraphe 104B de la quatrième déclaration modifiée.

Injonction in rem

[38]            Au paragraphe E(i) de la quatrième déclaration modifiée, les demanderesses sollicitent notamment une injonction interdisant aux défenderesses, aux sociétés faisant partie du même groupe, à leurs administrateurs, dirigeants, préposés, employés, représentants, mandataires et autres, ou à quiconque est informé de l'ordonnance, de faire les actes énumérés par la suite.

[39]            Les défenderesses allèguent que la quatrième déclaration modifiée invoque le droit à une injonction permanente in rem contre des personnes non identifiées et inconnues. Elles sont d'avis que la Cour n'a pas compétence pour prononcer une injonction interdisant des activités à des personnes non identifiées à qui on n'a pas donné l'occasion de comparaître et de présenter une preuve dans l'instance au terme de laquelle l'injonction doit être prononcée.

[40]            Les demanderesses soutiennent que les défenderesses n'ont pas de fondement pour faire radier la demande d'injonction à ce stade : les défenderesses auront cependant le loisir de présenter des arguments au juge du fond sur la portée appropriée de l'injonction. À ce stade, les demanderesses ne font que donner avis de la réparation qu'elles demanderont après l'instruction.

[41]            La Cour suprême du Canada a décidé récemment si les tribunaux ont compétence ou non pour prononcer des ordonnances (injonction interlocutoire) liant des tiers. Dans l'arrêt MacMillan Bloedel, le juge McLachlin (tel était alors son titre), s'exprimant au nom d'une formation unanime, a dit :

[...] Je ferai remarquer toutefois que, lorsqu'il s'agit d'une injonction définitive, certains précédents établissent que la circonspection s'impose si le tribunal veut étendre à des tiers l'application de l'ordonnance : Sandwich West (Township) c. Bubu Estates Ltd. (1986), 30 D.L.R. (4th) 477 (C.A. Ont.); voir aussi Marengo, précité. Sous réserve de cette mise en garde et d'autres considérations relatives aux faits particuliers de l'espèce, l'assertion que les tribunaux possèdent la compétence inhérente pour décerner des injonctions tendant à restreindre toute action d'envergure du public qui viole des droits privés est généralement acceptée^[11].

[42]            Je conclus qu'il appartient au juge du fond de déterminer si les demanderesses ont droit ou non à une telle injonction permanente. Il ne serait pas approprié, à ce stade, de radier l'allégation, puisqu'elle n'est pas désespérée ou futile^[12]. Je note, en passant, que la Cour a déjà prononcé une injonction permanente de la forme recherchée par les demanderesses dans l'affaire Avant-Garde Engineering^[13]. Je conclus donc que Madame le protonotaire Aronovitch n'a pas commis d'erreur en refusant de radier la demande d'injonction.

O R D O N N A N C E

[43]            L'appel est accueilli en partie. Il est ordonné aux demanderesses de fournir, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance, des précisions au soutien des allégations que les défenderesses ont continué, après la délivrance de l'avis de conformité, à vendre simultanément de la lovastatine fabriquée par un certain nombre de procédés différents que le ministre de la Santé n'avait pas approuvés en vue de la vente.

[44]            Les dépens suivront l'issue de la cause.

           Danièle Tremblay-Lamer

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU GREFFE :                         T-1272-97

INTITULÉ DE LA CAUSE : MERCK & CO., INC. ET AL. c. APOTEX INC. ET AL.

                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                         MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 31 OCTOBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                         6 NOVEMBRE 2000

ONT COMPARU :

BRIAN DALEY POUR LES DEMANDERESSES

DAVID SCRIMGER        POUR LA DÉFENDERESSE

        APOTEX INC.

JOHN MYERS POUR LA DÉFENDERESSE

        APOTEX FERMENTATION INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVY RENAULT      POUR LES DEMANDERESSES

MONTRÉAL

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG        POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO         APOTEX INC.

TAYLOR McCAFFREY        POUR LA DÉFENDERESSE

WINNIPEG         APOTEX FERMENTATION INC.

---