Date: 20000414
Dossier: T-2482-97
| AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté conformément à l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, contre une décision du registraire en date du 17 septembre 1997, rejetant l"opposition formulée par Novopharm Ltd. contre la demande canadienne 630,537 pour l"enregistrement de la marque de commerce TABLET DESIGN présentée par Ciba-Geigy Canada Ltd. |
ENTRE:
NOVOPHARM LTD.
appelante
ET:
CIBA-GEIGY CANADA LTD. et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROULEAU
[1] Il s"agit d"un appel de la décision de l"intimé, le registraire des marques de commerce, datée du 17 septembre1997, rejetant l"opposition de Novopharm contre la demande d"enregistrement canadienne 630,537 présentée par l"intimée Ciba-Geigy Canada Ltd. (Ciba).
[2] Le 25 avril1989, Ciba a présenté une demande d"enregistrement de la marque TABLET DESIGN pour des préparations pharmaceutiques, nommément le diclofénac sodique, en se fondant sur l"emploi de la marque au Canada depuis au moins1982. L"intimée a par la suite présenté une demande révisée, dans laquelle la date alléguée du premier emploi a été changée pour une date postérieure, soit octobre 1985. Elle a présenté une autre demande révisée le 22 novembre 1990 dans le but de se conformer aux objections du Bureau du registraire des marques de commerce relativement à la description de la marque. La marque demandée est décrite dans la demande dans les termes suivants :
| [TRADUCTION] La marque de commerce est illustrée sur le dessin ci-joint et toute la surface visible du comprimé est rose, telle qu"elle est illustrée par les dessins et les spécimens fournis avec le formulaire de demande. Les lignes du dessin représente la couleur rose. Le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce. |
[3] La demande comportait trois spécimens de comprimés sur lesquels sont reproduits l"inscription " Voltaren SR " d"un côté et le chiffre " 100 " de l"autre, et les deux perspectives de la marque sont illustrées comme suit :
[4] Novopharm a produit le 17 octobre 1991 une déclaration d"opposition à la demande aux motifs que la marque n"était pas une marque de commerce, que la marque n"avait pas été employée avec les marchandises visées dans la demande depuis la date indiquée, que la demande de Ciba ne comportait pas un dessin de la marque de commerce et que la marque alléguée n"était pas distinctive de Ciba.
[5] Le registraire dans une décision datée du 17 septembre1997 a rejeté la demande de Novopharm. Voici des extraits de ses motifs :
| [TRADUCTION] Dans la présente instance, la preuve de la demanderesse vient appuyer son dossier alors qu"on ne peut pas en dire autant de la preuve de l"opposante. À mon avis, l"évaluation de la demanderesse de la preuve de l"opposante, énoncée à la page 64 des observations écrites de la demanderesse, constitue un commentaire loyal : |
| . . . les opposants n"ont à aucun moment relevé de produit pharmaceutique de couleur et de forme semblables qui a été vendu ou commercialisé au Canada par une personne autre que la demanderesse et qui renferme du diclofénac ou qui lui est interchangeable. Les opposantes vendent du diclofénac en comprimés jaune et brun qui ne sont pas interchangeables avec les comprimés de VOLTAREN SR de 75 ou de 100 mg de la demanderesse. Les témoins des opposantes ont admis qu"un patient muni d"une ordonnance de diclofénac ne peut recevoir un produit qui ne renferme pas du diclofénac de même teneur. |
| . . . Les opposantes n"ont même pas cherché à être précis ni à évaluer par ailleurs les ventes ou la promotion de produits sur lesquels ils comptaient. En aucun cas on a pu faire la preuve que des produits sur lesquels comptaient les opposantes étaient offerts aux dates pertinentes et vendus en des quantités assez importantes pour être pertinentes quant aux points en litige en l"espèce. |
| J"ajouterais qu"une partie de la preuve et des observations de l"opposant portait sur l"avantage de permettre aux fabricants de produits génériques pharmaceutiques de commercialiser leurs marchandises dans une présentation identique ou semblable à ceux du fabricant original. Cette preuve et ces observations ont peu d"intérêt pour les questions dont je suis saisi. |
| La preuve en l"espèce m"amène à conclure que (i) la demanderesse a réussi à démontrer, selon la probabilité la plus forte, que la marque demandée n"aurait pas créer de confusion avec les comprimés vendus par l"opposante à la date pertinente du 31 octobre 1985, et que (ii) le TABLET DESIGN rose de la demanderesse, visé par la demande no 630,537, a acquis un certain caractère distinctif auprès du consommateur moyen et des pharmaciens et des médecins à la date pertinente du 13 août 1993. Ainsi, le deuxième et le troisième motifs sont rejetés. |
[6] Novopharm interjette appel maintenant de cette décision aux motifs, notamment, que le registraire a commis une erreur en concluant que la demande de Ciba comprenait un dessin de la marque de commerce alors que la demande indique clairement que le dessin du comprimé ne faisait pas partie de la marque, et qu"il a commis une erreur en concluant que le TABLET DESIGN rose avait acquis un certain caractère distinctif.
[7] Après avoir attentivement examiné les observations écrites des parties et après avoir apprécié les plaidoiries à l"audience, je suis convaincu que l"appel de la décision du registraire devrait être accueilli.
[8] D"abord, l"alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu"une demande de marque de commerce doit renfermer un dessin de la marque de commerce ainsi que le nombre prescrit de représentations exactes de la marque. Il incombe à l"auteur d"une demande de marque de démontrer qu"il se conforme à cette exigence de la loi. Le dessin présenté doit être une représentation éloquente de la marque du requérant dans le contexte de la description écrite contenue dans la demande et doit permettre de déterminer les limites en trois dimensions du comprimé auquel s"applique la couleur. Ces exigences législatives s"expliquent par le fait que l"enregistrement d"une marque de commerce confère un monopole et doit être, par conséquent, précis quant à sa portée. Comme l"a dit la présente Cour dans la décision Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Inc . (1991), 40 C.P.R. (3d) 76, à la page 87 :
| C"est la marque ainsi illustrée dans le dessin et qui peut être reproduite grâce à un certificat d"enregistrement qui informe alors les tiers du droit de propriété que possède le propriétaire ou l"usager inscrit à l"égard de la marque de commerce et qui constitue le fondement de preuve dans une action en contrefaçon ou en radiation. Aussi utiles que des photographies et des échantillons d"une marque de commerce, y compris d"un signe distinctif, puissent être dans une demande d"enregistrement pour s"assurer que le dessin constitue une représentation raisonnable de la marque de commerce revendiquée, elles ne font pas partie, à mon avis, de la marque de commerce aux fins de l"enregistrement et pour toute autre fin visée par la Loi . |
[9] Dans la présente espèce, je partage l"opinion de Novopharm voulant que la demande de marque de commerce de l"intimée soit confuse et ambiguë. Le dessin apparaissant dans la demande montre un pointillé, indiquant ainsi que la forme circulaire ne fait pas partie de la marque de commerce. De plus, la description écrite énonce que [TRADUCTION] " le comprimé illustré en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce ". Cependant, la description écrite établit également ce qui suit à l"égard de la marque de commerce : [TRADUCTION] " toute la surface visible du comprimé est rose, telle qu"elle est illustrée par les dessins et les spécimens fournis avec le formulaire de demande". La description écrite ne reflète pas exactement la forme ronde et biconvexe du spécimen présenté avec la demande. Bien que l"agent d"audition ait conclu que le fait d"avoir un spécimen pourrait corriger une inexactitude dans la description de la marque déposée auprès du bureau des marques de commerce, la jurisprudence a clairement établi qu"un spécimen ne peut remplacer, ni corriger une insuffisance dans la description écrite.
[10] Compte tenu de tous ces éléments, il n"est pas certain que la demande en cause porte sur une forme avec une couleur ou uniquement sur la couleur. Je doute donc fort que la demande de marque de commerce de Ciba respecte les exigences prévues dans la Loi sur les marques de commerce.
[11] Quoi qu"il en soit, je suis d"avis que la question fondamentale en l"espèce consiste à savoir si la marque de commerce en cause est distinctive.
[12] Le mot " distinctive " est défini comme suit à l"article 2 de la Loi sur les marques de commerce :
| "distinctive", par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d"autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi; |
[13] Dans la décision Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 254, à la page 270, la présente Cour a décidé que trois conditions doivent être réunies pour que le caractère distinctif soit démontré :
| . . . (1) la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise); (2) le "propriétaire" doit utiliser ce lien entre la marque et son produit, en plus de fabriquer et de vendre ce produit; (3) ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d"autres fabricants. |
[14] La question de savoir si une marque de commerce respecte ces trois exigences constitue une question de fait qu"il faut trancher par l"examen de l"ensemble des circonstances de l"espèce. Pour trancher cette question, l"élément essentiel à prendre en compte est le message que transmet véritablement au public la marque de commerce. Ce principe a été établi par le juge Strayer, tel qu"il était alors, dans la décision Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy"s Ltée, [1986] 1 C.F. 357, aux pages 370 et 371, où il a dit ce qui suit :
| Il convient de remarquer qu"une marque de commerce distinctive est une marque qui relie, par exemple, des marchandises à un vendeur de manière à distinguer ses marchandises de celles des autres vendeurs. Elle n"est pas distinctive si elle distingue simplement le dessin d"une marchandise du dessin d"une autre marchandise même si un initié peut savoir que ces deux sortes de marchandises sont respectivement vendues par deux différents vendeurs. Une telle conception du caractère distinctif va à l"encontre de l"un des objets essentiels des marques de commerce qui vise à assurer à l"acheteur que les produits viennent d"une source bien précise dans laquelle il a confiance . . . |
| . . . |
| En dernière analyse, ces arrêts établissent que l"élément essentiel est l"image donnée au public. |
[Non souligné dans le texte original]
[15] Il incombe donc à l"auteur d"une demande d"enregistrement d"une marque de commerce d"établir qu"il a choisi un dessin particulier comme caractéristique distinctive de son produit et que dans l"esprit des consommateurs ce produit est devenu connu et a acquis une réputation en raison de cette caractéristique distinctive. À moins que le demandeur ne puisse faire la preuve de ce fait, il ne peut enregistrer la marque en cause. Dans l"arrêt Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd. (1982), 64 C.P.R. (2d) (C.S.C.), le juge Estey formule les observations suivantes à la page 7 :
| Quant à la question qui se pose directement en l"espèce, on peut se laisser guider jusqu"à un certain point par l"observation du lord juge Russell dans l"arrêt Roche Products Ltd. et al c. Berk Pharmaceuticals Ltd., [1973] R.P.C. 473, à la page 482 : |
| Or, ici comme dans toutes les autres affaires de passing off, la question fondamentale est de savoir si, directement ou indirectement, la façon dont le défendeur présente ses marchandises aux consommateurs visés a pour effet de susciter dans leur esprit l"impression qu"il s"agit des marchandises du demandeur. Dans une affaire de présentation, il ne suffit pas de dire tout simplement que les marchandises du défendeur ressemblent beaucoup à celles du demandeur. Il faut établir que les consommateurs, en raison de la présentation des marchandises du demandeur, en sont venus à les considérer comme ayant une source ou origine commerciale unique, que ce soit sur le plan de la fabrication ou sur celui de la mise en marché, peu importe qu"ils en connaissent ou pas le nom. |
| Il faut remarquer que dans la première partie de l"observation du lord juge Russell, il semble nécessaire que le public acheteur ait l"impression que les marchandises du défendeur sont les marchandises du demandeur. La deuxième partie de l"alinéa établit clairement, toutefois, qu"il est tout simplement nécessaire que l"acheteur croie que tous les comprimés (dans cette affaire-là), en raison de leur forme, de leur taille et du genre de marque, ont une "origine commerciale unique". |
[Non souligné dans le texte original]
[16] En l"espèce la couleur et la forme des marchandises constituent la marque de commerce projetée, Ciba a le fardeau de prouver que la présentation, c"est-à-dire l"apparence du comprimé, est reconnue par le public comme distinctive de ses marchandises. Par conséquent, il incombe à l"intimée de démontrer que la couleur rose, appliquée à un comprimé rond, distingue son comprimé des autres comprimés roses et ronds vendus au Canada. À cet égard, l"intimée ne peut pas uniquement établir que les Canadiens savent que le produit diclofénac de Ciba est vendu sous la forme d"un comprimé rose ou d"un comprimé rose et rond; elle doit également démontrer que les médecins, les pharmaciens ou les patients sont susceptibles d"employer la marque de commerce projetée en choisissant de prescrire, de préparer ou de demander le produit diclofénac de Ciba. Dans la décision Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. , précitée, le juge Evans a dit ce qui suit :
| Tout d"abord, il y a lieu d"indiquer que, tant au cours de la procédure d"opposition tenue devant le registraire que dans le cadre de la procédure d"appel qui se déroule devant la présente Cour, le fardeau d"établir le caractère distinctif de la marque incombe à la requérante. Ainsi, Bayer doit établir selon la prépondérance de la preuve qu"en 1992, lorsque Novopharm a déposé son opposition à la demande, les consommateurs ordinaires associaient les comprimés de 10 mg à libération progressive ADALAT ronds et rose antique avec Bayer ou avec un seul fournisseur ou fabricant . . . |
| Deuxièmement, pour répondre à cette question, les "consommateurs ordinaires" dont il faut tenir compte sont non seulement les médecins et les pharmaciens , mais aussi les " consommateurs ultimes ", c"est-à-dire les patients pour lesquels les comprimés ADALAT sont prescrits et à qui ils sont fournis, même si ceux-ci ne peuvent se procurer de la nifédipine que sur ordonnance médicale : voir l"arrêt Giba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Limited, [1992] 3 R.C.S. 120. |
| Dans l"arrêt Ciba-Geigy, la Cour a statué que les éléments du délit de passing-off (ou commercialisation trompeuse) s"appliquaient aux produits pharmaceutiques comme à tout autre produit. Par conséquent, il convenait d"examiner si l"" apparence " des produits de la demanderesse avait acquis un caractère distinctif susceptible d"amener les patients à identifier cette " apparence " à une seule source, de sorte qu"ils risquent de croire à tort que le produit de quelqu"un d"autre, d"apparence similaire, émane de la même source que ceux de la demanderesse. |
. . .
| Troisièmement, bien que j"accepte qu"en droit, la couleur, la forme et la taille d"un produit peuvent, ensemble, constituer une marque de commerce, la marque résultante risque généralement d"être faible : voir la décision Smith Kline & French Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1987), 9 F.T.R. 129, à la page 131 (C.F. 1re inst.). |
| En l"espèce, comme les petits comprimés ronds et roses sont courants sur le marché des produits pharmaceutiques, Bayer doit s"acquitter d"un lourd fardeau pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu"en 1992, ces propriétés avaient une notoriété propre, de sorte que les consommateurs ordinaires associaient ces comprimés avec une seule source. Le fait qu"à l"époque du dépôt de l"opposition de Novopharm, ADALAT était le seul comprimé de nifédipine à libération progressive sur le marché n"est pas suffisant en soi pour établir une notoriété propre. |
| Quatrièmement, il n"est pas fatal à une demande que les consommateurs puissent aussi avoir recours à d"autres moyens que la marque pour identifier le produit avec une seule source. Ainsi, bien que les pharmaciens se fient principalement au nom de marque et à d"autres indices d"identification apparaissant sur les bouteilles et l"emballage contenant le produit, ou à l"inscription sur les comprimés, laquelle ne fait pas partie de la marque, s"il ressort, selon certains éléments de preuve, qu"ils reconnaissent aussi, d"une manière significative, le produit par son apparence (à l"exception des marques inscrites sur le comprimé, parce qu"elles ne font pas partie de la marque), cette preuve peut suffire à établir le caractère distinctif de la marque. |
[17] Appliquant ces principes aux éléments de preuve portés à ma connaissance, je suis incapable de conclure que la couleur et la forme des comprimés Voltaren SR de Ciba sont distinctives du produit puisque aucun élément de preuve n"établit qu"un consommateur, un pharmacien ou un médecin peut faire la distinction entre les pilules Ciba et d"autres pilules en raison de leur couleur ou de leur couleur et de leur forme. D"un autre côté, le registraire avait devant lui des éléments de preuve non contredits établissant que les comprimés ronds et roses sont bien connus dans l"industrie pharmaceutique - en effet ils sont communs dans l"industrie - et qu"il existe nombre de comprimés roses offerts sur le marché au Canada. Bien que Ciba s"appuie sur des éléments de preuve portant sur le chiffre d"affaires et le matériel publicitaire, il est bien établi qu"un chiffre d"affaires si impressionnant soit-il ne permet pas à lui seul au requérant de s"acquitter de la charge de prouver le caractère distinctif d"une marque de commerce.
[18] Je suis donc convaincu que l"intimée Ciba n"a pas apporté d"éléments de preuve établissant clairement, selon la probabilité la plus forte, qu"un nombre important de consommateurs associent la présentation de son produit avec une seule source. Par conséquent, il n"a pas réussi à établir le caractère distinctif requis pour une marque de commerce valide.
[19] À mon avis, le registraire n"a pas appliqué les principes de droit établis sur la question du caractère distinctif. En fait, il ne semble guère avoir accordé d"importance aux principes juridiques établis par la jurisprudence. De la même manière, ses conclusions sur les faits ne sauraient être qu"abusives étant donné qu"il ne disposait d"aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le produit de l"intimée a, en raison de sa présentation, acquis une reconnaissance ou une réputation dans l"esprit des consommateurs.
[20] Pour ces motifs, l"appel est accueilli avec dépens en faveur de l"appelante.
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 14 avril 2000
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE
LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOM DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| No DU DOSSIER : T-2482-97 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : NOVOPHARM LTD. c. CIBA-GEIGY CANADA LTD. ET AL. |
| LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO |
| DATE DE L"AUDIENCE : LES 19 ET 20 JANVIER 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU
| EN DATE DU : 14 AVRIL 2000 |
ONT COMPARU :
CAROL HITCHMAN
| PAULA BREMNER POUR L"APPELANTE |
GUNARS GAIKIS
| SHONAGH Mc VEAN POUR L"INTIMÉE |
AVOCATS AU DOSSIER :
HITCHMAN & SPRIGINGS
| TORONTO POUR L"APPELANTE |
SMART & BIGGAR
| TORONTO POUR L"INTIMÉE |
Date: 20000414
Dossier: T-2482-97
OTTAWA (Ontario), le 14 avril 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
| AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté conformément à l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, contre une décision du registraire en date du 17 septembre 1997, rejetant l"opposition formulée par Novopharm Ltd. contre la demande canadienne 630,537 pour l"enregistrement de la marque de commerce TABLET DESIGN présentée par Ciba-Geigy Canada Ltd. |
ENTRE:
NOVOPHARM LTD.
appelante
ET:
CIBA-GEIGY CANADA LTD. et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROULEAU
[1] L"appel est accueilli avec dépens en faveur de l"appelante.
___________________
JUGE
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L