Date : 20010131
No du greffe :T-1260-99
E n t r e :
MERIAL LLC
demanderesse
- et -
NOVARTIS ANIMAL HEALTH CANADA INC.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HANSEN
Introduction
[1] La Cour est saisie d'un appel d'une décision en date du 10 mai 1999 par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission des oppositions) a accueilli l'opposition de Novartis Animal Health Canada Inc. et a refusé d'enregistrer la marque de commerce ELIMINEX de la demanderesse.
Genèse de l'instance
[2] Le 14 février 1995, Merrick and Company Inc. a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce ELIMINEX sur le fondement d'une utilisation proposée au Canada en liaison avec [TRADUCTION] « des préparations anti-parasitaires à usage vétérinaire » . Cette demande, qui a été publiée pour donner aux intéressés l'occasion de s'y opposer, est maintenant inscrite au nom de la demanderesse.
[3] Ciba-Geigy Canada Ltd. a déposé le 2 janvier 1996 une déclaration d'opposition à l'enregistrement de la marque de commerce. Par suite d'une fusion, l'opposante au moment de l'audition est la défenderesse dans le présent appel.
[4] L'opposante a invoqué deux motifs d'opposition devant la Commission des oppositions. Un seul de ces motifs est pertinent dans le présent appel. Le motif d'opposition pertinent avancé par la défenderesse est que la marque proposée n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion au sens de l'alinéa 16(3)b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) avec la marque de commerce ELIMINATOR dont la défenderesse a demandé l'enregistrement dans la demande no 704 405 qu'elle a présentée le 30 avril 1992 en vue de l'utiliser en liaison avec des [TRADUCTION] « étiquettes d'oreille insecticides » .
[5] La demanderesse a déposé devant la Commission des oppositions les affidavits de Peter Carayiannis et de Mary Kent. Aucun autre élément de preuve n'a été présenté en appel. La défenderesse a déposé devant la Commission des oppositions l'affidavit souscrit par Victor John Parks, ainsi qu'un autre affidavit souscrit par le même déclarant dans le présent appel. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire au sujet de ces affidavits.
[6] L'affidavit de Mme Kent établit l'existence de trois enregistrements et de quatre demandes de marques de commerce comprenant le préfixe ELIM-. Les quatre demandes et l'enregistrement ELIMIT concernent des préparations pharmaceutiques à usage humain. En ce qui concerne les autres enregistrements, la marque ELIMIX a été enregistrée le 12 décembre 1958 et a été renouvelée le 12 décembre 1988. Elle est employée en liaison avec un [TRADUCTION] « vermifuge à usage vétérinaire » . La marque ELIMIN-ODOR a pour sa part été enregistrée le 17 avril 1992 en vue d'être employée en liaison avec des [TRADUCTION] « produits à usage vétérinaire, à savoir un désodorisant » .
La décision
[7] Voici un résumé des conclusions que la Commission des oppositions a tirées au sujet des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi :
Caractère distinctif : La marque de commerce ELIMINATOR évoque le résultat que produit l'utilisation du produit, en l'occurrence éliminer les insectes chez les animaux. Elle est donc intrinsèquement faible. Comme elle est un mot inventé, la marque de commerce ELIMINEX a un caractère distinctif inhérent. Toutefois, comme elle est dérivée du mot « éliminer » , elle évoque jusqu'à un certain point l'objet des marchandises de la demanderesse, en l'occurrence l'élimination des parasites chez les animaux.
Emploi au Canada : Il ne s'agit pas d'un aspect essentiel, étant donné qu'aucune des deux marques n'était employée au Canada à la date en cause.
Nature des marchandises :
Les marchandises des parties sont semblables, étant toutes les deux des préparations médicales destinées à des usages vétérinaires similaires.
Nature du commerce :
Compte tenu des similitudes qui existent entre les marchandises, le commerce des parties se chevaucherait ou risquerait de se chevaucher.
Degré de ressemblance des marques de commerce :
Les marques présentent une ressemblance visuelle et phonétique assez forte en raison de leur préfixe commun ELIMIN-. Le degré de ressemblance en ce qui concerne les idées qu'elles suggèrent est encore plus grand, étant donné qu'elles évoquent toutes les deux l'idée d'éliminer quelque chose.
[8] La Commission des oppositions a également examiné les éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet de l'état du registre. Elle a jugé non pertinentes les quatre demandes et l'enregistrement portant sur les préparations pharmaceutiques pour usage humain. Elle a également considéré comme dénué de pertinence l'enregistrement de la marque ELIMIN-ODOR, étant donné qu'il s'agissait d'un désodorisant à usage domestique et, partant, d'une marchandise différente. Elle a estimé que l'on pouvait soutenir que l'enregistrement de la marque ELIMIX, qui portait sur un « vermifuge à usage vétérinaire » , était pertinent.
[9] La Commission des oppositions a par ailleurs conclu que les éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet de l'état du registre n'aidaient pas la demanderesse, étant donné que l'existence d'un seul enregistrement pertinent ne permettait pas de conclure que la marque en question était activement utilisée à la date en cause, ni que l'usage des marques en question était répandu sur le marché à l'époque en cause.
[10] Compte tenu du fait que le critère applicable est celui de la première impression et du souvenir imparfait lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la ressemblance entre les marchandises, le commerce et les marques des parties, la Commission des oppositions a conclu que la marque de commerce de la demanderesse créait de la confusion avec la marque dont la défenderesse avait déjà demandé l'enregistrement.
Questions en litige
[11] La demanderesse soulève trois points litigieux dans le présent appel :
(i) La Commission des oppositions s'est fondée sur des éléments de preuve non pertinents pour conclure que les marchandises des parties étaient similaires, étant donné qu'il s'agissait dans les deux cas de « préparations médicales » , n'accordant en conséquence aucune importance à la marque déjà enregistrée ELIMIN-ODOR.
(ii) La Commission des oppositions a commis une erreur en accordant une importance excessive au préfixe commun ELIMIN-, lequel est un préfixe courant dans les marques employées par des tiers dans le même domaine et qui est un préfixe intrinsèquement faible qui évoque une idée d'élimination.
(iii) Ayant demandé l'enregistrement de sa marque en dépit de l'enregistrement antérieur de la marque ELIMIX, la défenderesse devait s'assurer qu'il n'existait aucun risque de confusion avec la marque déjà enregistrée et est maintenant irrecevable à prétendre qu'il existe un risque de confusion avec la marque de la demanderesse.
Norme de contrôle
[12] Le juge Rothstein a exposé dans les termes suivants la norme de contrôle applicable dans l'arrêt John Labatt Ltée. c. Brasseries Molson, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.F.) :
[...] Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
[13] Malgré l'affidavit qu'elle a déposé dans le présent appel au sujet des ventes et de la commercialisation du produit ELIMINATOR, la défenderesse n'a pas soumis à notre Cour de nouveaux éléments de preuve significatifs.
Analyse
[14] La première question soulevée par la demanderesse concerne l'examen que la Commission des oppositions a fait de la nature des marchandises à la lumière de l'alinéa 6(5)c) de la Loi. Dans sa décision, la Commission des oppositions a déclaré :
[TRADUCTION]
[...] Les marchandises des parties sont semblables : il s'agit dans les deux cas de préparations médicales à usage vétérinaire. M. Parks, qui travaillait auparavant pour Ciba-Geigy Canada Ltd., déclare dans son affidavit que les étiquettes d'oreille insecticides de l'opposante comprennent deux préparations anti-parasitaires qui permettent de conclure que les marchandises de l'opposante sont très semblables à celles de la demanderesse. Dans ses observations écrites, la demanderesse affirme que son produit peut être administré par voie orale ou topique, mais il n'y a aucun élément de preuve qui justifie cette prétention. Toutefois, même si c'était le cas, les marchandises en litige seraient quand même semblables, étant donné qu'elles sont destinées à des usages similaires [...]
[15] La demanderesse affirme que, dans son examen de la question de la nature des marchandises des parties, la Commission des oppositions s'est fondée sur l'affirmation faite par M. Parks dans son affidavit que [TRADUCTION] « les étiquettes d'oreille insecticides de [la défenderesse] comprennent deux préparations anti-parasitaires » pour conclure que les marchandises des parties étaient similaires. Comme les marchandises de la défenderesse n'existaient pas encore à l'époque en cause, le fait que la Commission des oppositions a tenu compte de ces éléments de preuve non pertinents a permis à la défenderesse de modifier rétroactivement son état déclaratif de marchandises pour le rendre identique à celui de la demanderesse et de conclure que le commerce des parties se chevaucherait ou risquerait de se chevaucher. La demanderesse soutient aussi que la Commission des oppositions en est ainsi arrivée à qualifier à tort les marchandises des parties de « préparations médicales » à usage vétérinaire, ce qui l'a ensuite amené à conclure que l'enregistrement de la marque ELIMIN-ODOR n'était pas pertinent, parce que, même s'il s'agissait d'un produit à usage vétérinaire, ce produit n'était pas une « préparation médicale » , mais plutôt un désodorisant à usage domestique.
[16] La demanderesse projette d'utiliser la marque ELIMINEX en liaison avec ses « préparations anti-parasitaires à usage vétérinaire » . Suivant l'Oxford Dictionary of Current English (Oxford), lorsqu'il est employé comme préfixe, comme c'est le cas en l'espèce, le mot « anti » signifie [TRADUCTION] « qui s'oppose à, qui lutte contre les effets de » . L'Oxford explique que le terme parasitic ( « parasitaire » ) est dérivé du mot parasite, dont il donne la définition suivante : [TRADUCTION] « organisme végétal ou animal qui vit aux dépens d'un autre » . Compte tenu du fait que la marque ELIMINEX est censée être employée en liaison avec un produit à usage vétérinaire, la conclusion logique est donc que le produit vise à empêcher un organisme animal ou végétal de vivre aux dépens d'un animal.
[17] La défenderesse se propose d'employer la marque ELIMINATOR en liaison avec ses « étiquettes d'oreille insecticides » . Le mot anglais insecticidal est formé à partir du substantif insecticide que l'Oxford définit comme [TRADUCTION] « une substance qui tue, détruit les insectes » . Les insectes qui vivent aux dépens d'un animal sont par définition des parasites. Une autre façon de décrire le produit de la défenderesse est de dire qu'il sert à détruire les parasites.
[18] Si l'on fait abstraction des assertions contenues dans l'affidavit de Parks, compte tenu de l'état déclaratif des marchandises des parties, on peut raisonnablement supposer que les deux marques doivent être employées en liaison avec des marchandises ayant des propriétés anti-parasitaires. Et c'est précisément ce que la Commission des oppositions a conclu : [TRADUCTION] « les marchandises en litige seraient quand même semblables, étant donné qu'elles sont conçues à des fins semblables » .
[19] La Commission des oppositions a toutefois aussi qualifié les marchandises des parties de « préparations médicales » . Cette conclusion n'est pas nécessairement raisonnable ou bien fondée. Les parasites peuvent être externes ou internes. Bien qu'on doive peut-être recourir à une « préparation médicale » pour détruire ou empêcher les parasites internes, on peut s'occuper des parasites externes de diverses façons, en utilisant par exemple des répulsifs ou des insecticides, qui se présentent sous diverses formes. En l'absence de preuve contraire, ces produits ne seraient normalement pas considérés comme des « préparations médicales » . En l'espèce, il n'y a aucun élément de preuve qui appuie la conclusion de la Commission des oppositions que les marchandises des parties sont des « préparations médicales » .
[20] La Commission des oppositions a conclu que l'enregistrement de ELIMIN-ODOR n'était pas pertinent [TRADUCTION] « [...] parce que, bien qu'il serve à un produit à usage vétérinaire, ce produit n'est pas une préparation médicale mais plutôt un désodorisant à usage domestique [...] Comme nous l'avons déjà signalé, le produit n'est pas semblable aux marchandises en litige » . Bien que je sois d'accord avec la demanderesse pour affirmer que les marchandises en litige ne sont pas des « préparations médicales » , je ne suis pas convaincue que cette erreur de qualification soit importante. La Commission des oppositions a conclu que les marchandises des parties étaient semblables, parce qu'elles étaient destinées à des fins similaires. Ainsi que je l'ai déjà dit, je ne puis critiquer cette conclusion. Je ne puis non plus critiquer la conclusion de la Commission des oppositions suivant laquelle le produit ELIMIN-ODOR n'est pas semblable aux marchandises des parties. Bien que les marchandises soient toutes les trois à usage vétérinaire, un désodorisant ne fait pas partie de la catégorie des marchandises destinées à détruire les parasites chez les animaux.
[21] Il était en fin de compte raisonnablement loisible à la Commission des oppositions de conclure qu'un produit désodorisant ne constituait pas une « préparation médicale » au sens large du terme, même s'il était à usage vétérinaire. À mon avis, la Commission des oppositions n'a pas commis d'erreur en concluant que l'enregistrement de ELIMIN-ODOR n'était pas pertinent.
[22] L'argument le plus solide de la demanderesse repose sur son assertion que, dans son analyse de la ressemblance entre les marques respectives des parties, la Commission des oppositions n'a pas examiné les marques dans leur totalité. Ainsi que je l'ai déjà souligné, la Commission des oppositions a conclu que « [...] Les marques présentent une ressemblance visuelle et phonétique assez forte en raison de leur préfixe commun ELIMIN-. Le degré de ressemblance en ce qui concerne les idées qu'elles suggèrent est encore plus grand, étant donné qu'elles évoquent toutes les deux l'idée d'éliminer quelque chose » .
[23] Suivant le principe posé dans l'arrêt British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals, (1944), 4 C.P.R. 48, à la page 60 (Sec. II), (Cour de l'Éch.), conf. à 5 C.P.R. 71 (Sec. II), (C.S.C.), il est de jurisprudence constante que lorsqu'on évalue le degré de ressemblance entre deux marques, il faut les examiner dans leur totalité et ne pas les disséquer. Ainsi qu'il a été déclaré dans cette affaire : [TRADUCTION] [...] C'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, et c'est l'effet de la marque de commerce dans sa totalité, plutôt qu'un de ses éléments particuliers qu'il faut examiner » .
[24] Les tribunaux ont également posé le principe général que la première syllabe de la marque de commerce est beaucoup plus important lorsqu'il s'agit d'identifier la marque de commerce (Fonorola, Inc. c. Mortorola, Inc. et autre, (1998), 78 C.P.R. (3d) 509, à la page 517).
[25] En l'espèce, l'emploi du préfixe ELIMIN- dans les deux marques évoque l'idée d'élimination. Il n'y a toutefois aucun élément de preuve qui permette de conclure qu'à l'époque en cause ce préfixe était reconnu ou associé aux marchandises de la défenderesse. Bien qu'il n'y ait pas un nombre important de demandes ou d'enregistrements antérieurs comportant des préfixes semblables, comme c'est souvent le cas, je signale l'enregistrement antérieur de la marque ELIMIX qui comporte le même préfixe que les marques des parties, le préfixe ELIM-, et qui est employée en liaison avec des marchandises très semblables à celles des parties.
[26] À mon avis, la force du caractère distinctif du suffixe -EX, par opposition au suffixe -ATOR, lorsqu'il est employé en liaison avec le préfixe ELIMIN-, est important. Dans le cas de la marque de la demanderesse, l'ajout du suffixe -EX crée un mot inventé alors que l'ajout du suffixe -ATOR à la marque de la défenderesse crée un mot que l'on trouve dans le vocabulaire courant. L'impact du suffixe -EX par opposition au suffixe -ATOR lorsqu'on examine les deux marques dans leur totalité est à mon avis significatif. L'impact du suffixe est plus important lorsque, comme en l'espèce, le préfixe commun est faible et n'a pas de caractère distinctif. Il s'ensuit également qu'on ne peut distinguer les marques sur le plan phonétique.
[27] En l'espèce, en concluant que les deux marques créent de la confusion en raison de leur préfixe commun ELIMIN- et de sa connotation d'élimination, la Commission des oppositions n'a pas tenu compte des deux marques dans leur totalité.
[28] À mon avis, à l'époque en cause, la marque de commerce de la demanderesse n'amenait pas un acheteur à inférer que les marchandises de la demanderesse provenaient de la même source que celles de la défenderesse.
[29] Ayant tiré cette conclusion, il n'est pas nécessaire que j'examine le troisième moyen invoqué par la demanderesse.
[30] Par ces motifs, l'appel est accueilli et les dépens sont adjugés à la demanderesse.
« Dolores M. Hansen »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 31 janvier 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1260-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MERIAL LLC c. NOVARTIS ANIMAL HEALTH CANADA INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 juin 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Hansen le 31 janvier 2001
ONT COMPARU :
Me A. Kelly Gill POUR LA DEMANDERESSE
Mes Mark K. Evans et POUR LA DÉFENDERESSE
Geneviève M. Prévost
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Lafleur, Henderson POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Smart & Biggar POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)