Date : 1998.01.15
T-2151-97
E n t r e :
SIMMONDS CAPITAL LIMITED et
MIDLAND INTERNATIONAL CORPORATION,
demanderesses,
- et -
EUROCOM INTERNATIONAL LIMITED,
UNITEL INTERNATIONAL INC.,
LYLE JONES, JEFF GAWLICKI
et TERRY JONES
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE
JOHN A. HARGRAVE
[1] Eurocom International Limited (" Eurocom ") et Jeff Gawlicki souhaitent obtenir la suspension de la présente action introduite devant la Cour fédérale. Dans cette action, les demanderesses sollicitent notamment un jugement déclaratoire et une injonction, ainsi que des dommages-intérêts par suite de l'allégation suivant laquelle les défendeurs ont acheté des pièces et des produits de vieux émetteurs-récepteurs antérieurement utilisés par la demanderesse Midland International Corporation (" Midland ") pour fabriquer et vendre, avec ces pièces et ces produits, des émetteurs-récepteurs portant la marque de commerce de Midland qui contrefont l'habillage de Midland qui est protégé par le droit d'auteur. Dans une autre partie de la déclaration, Midland réclame des dommages-intérêts pour violation d'un contrat de licence signé avec Eurocom. Eurocom et Jeff Gawlicki invoquent une clause d'arbitrage régissant les différends découlant de l'entente conclue entre Midland et Eurocom ou s'y rapportant, insistent sur les liens étroits qui existent entre Eurocom et les autres défendeurs et affirment que l'action introduite devant la Cour fédérale devrait être suspendue en totalité en faveur d'un arbitrage déjà en cours.
[2] Pour diverses raisons et particulièrement parce que la plus grande partie de l'objet du présent litige et la majorité des défendeurs échappent à l'application de la clause compromissoire, la requête est rejetée. Avant de passer à l'analyse de ma décision, il y a lieu de relater la genèse de l'instance.
GENÈSE DE L'INSTANCE
[3] Les demanderesses Simmonds Capital Limited (" Simmonds ") et Midland sont les fournisseurs d'émetteurs-récepteurs portatifs qui sont vendus sous la marque de commerce " Midland " sous un emballage distinctif. À une certaine date, les demanderesses ont accordé à S.C.L. Distributors (Western) Ltd. le droit de commercialiser ces appareils radio dans l'Ouest canadien. Par la suite, les dirigeants de S.C.L. Distributors, le défendeur Lyle Jones et Charles Gawlicki (décédé depuis) ont, avec le consentement de Simmonds, constitué en Alberta une société à matricule, qui s'appelle maintenant Eurocom, en vue d'employer leurs fils, les défendeurs Jeff Gawlicki et Terry Jones, par le biais de l'exportation d'émetteurs-récepteurs en Europe de l'Est. L'utilisation d'Eurocom, comme outil de commercialisation, est précisée dans un contrat de licence intervenu le 28 décembre 1993 (l'" accord de licence ") entre Midland et ce qui est depuis devenu Eurocom. Aux termes du contrat de licence, Eurocom, qui est tenue de payer des droits de licence et une commission, s'engage à acheter à Midland ou au fabriquant de Midland des appareils radios destinés au marché de l'Europe de l'Est.
[4] Ces faits à l'origine du litige soulèvent certaines difficultés. Les défendeurs, et particulièrement Eurocom, affirment que Midland a contrevenu au contrat de licence, vraisemblablement en ce qui concerne la fourniture d'appareils radio et l'exclusivité du marché de l'Europe de l'Est.
[5] Dans une importante partie de leur déclaration, les demanderesses allèguent que les défendeurs ont produit des appareils radio contrefaits sous la marque de commerce Midland, qu'ils les ont emballés sous l'habillage de Midland, qu'ils sont d'une qualité inférieure à ceux qui sont fabriqués pour Midland et qui sont vendus sous la marque de commerce Midland, et qu'ils ont vendus ces appareils en Europe de l'Est. La demanderesse Midland réclame également des dommages-intérêts à Eurocom pour violation du contrat de licence, plus précisément pour son omission de verser des droits de licence relativement à un certain nombre minimum d'appareils radio chaque année. La demanderesse Simmonds réclame également des dommages-intérêts au défendeur Lyle Jones, qui était un des administrateurs de Simmonds, au motif qu'il a manqué à ses obligations de fiduciaire.
[6] Si l'on accepte cette façon de qualifier l'arbitrage et le procès intenté devant la Cour fédérale, on doit tenir compte des diverses différences qui existent entre ces deux procédures. Bien que le procès et l'arbitrage se ressemblent à bien des égards sur le plan des faits, étant donné qu'ils concernent tous les deux les émetteurs-récepteurs, ces recours sont indépendants l'un de l'autre et ne découlent pas l'un de l'autre. Deuxièmement, bien qu'il y ait des parties communes dans le procès et dans l'arbitrage, la demanderesse Simmonds et les défendeurs Unitel International Inc., Lyle Jones, Jeff Gawlicki et Terry Jones ne sont pas parties au contrat de licence et à sa clause compromissoire. Finalement, bien que certains éléments de preuve présentés dans le cadre de l'arbitrage " lequel arbitrage pourrait se terminer plus rapidement que la présente action " soient identiques à ceux qui ont été présentés dans le présent procès, les arbitres du Missouri n'ont pas compétence sur le brevet canadien et sur les questions de droit d'auteur qui constituent le fondement de la présente action introduite devant la Cour fédérale.
ANALYSE
[7] Je constate, entre parenthèses, que malgré le désir initial d'Eurocom que l'arbitrage ait lieu à Edmonton, l'avocat d'Eurocom a reconnu, lors du débat, que l'arbitrage devait avoir lieu au Missouri. Je constate également qu'en raison des différences qui existent entre l'arbitrage et le procès en ce qui concerne les parties en cause et l'objet du litige, il est sans importance que les demanderesses aient introduit la présente action après qu'Eurocom eut demandé l'arbitrage. Je prends acte du fait que Midland a déjà désigné son arbitre, comme elle avait le droit de le faire, mais que cette mesure n'a rien à voir avec la présente instance, que celle-ci doive ou non être suspendue.
[8] La clause compromissoire qui régit les différends contractuels entre Midland et Eurocom, est limitée et formelle. Le rôle des arbitres, qui ne possèdent pas le pouvoir qu'ont les amiables compositeurs d'atténuer les rigueurs de la loi en faveur de l'équité naturelle, est limité par l'article 9.01 du contrat de licence, dont voici les dispositions pertinentes :
| [TRADUCTION] |
| [...] les différends, litiges, contestations et réclamations pouvant surgir entre les parties au sujet du présent contrat et toute contravention au présent contrat sont réglés par voie d'arbitrage conformément aux règles actuelles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, modifiées par les présentes. |
Les autres dispositions concernant l'arbitrage, qui prévoient une décision définitive ayant force de chose jugée, sont en grande partie procédurales.
[9] En l'espèce, la clause compromissoire n'est pas obligatoire comme le serait, par exemple, la procédure arbitrale prévue par le Code d'arbitrage commercial que l'on trouve dans la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985), ch. 17. En l'espèce, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la suspension de l'instance. Il y a toutefois un principe fondamental : il est dans l'intérêt de la justice que les engagements contractuels, tels que les clauses compromissoires, soient respectés. Le juge Pratte énonce ce principe dans les termes les plus nets dans l'arrêt Le " Sea Pearl " c. Seven Seas Dry Cargo Shipping Corporation de Santiago (Chili), [1983] 2 C.F. 161, à la page 176 :
| À priori, une requête en sursis d'instance engagée en Cour fédérale, contrairement à l'engagement de soumettre le litige à l'arbitrage ou à une juridiction étrangère, devrait être accueillie car, en règle générale, on doit respecter ses engagements. |
Le juge Pratte poursuit en soulignant que, pour écarter cette règle, il faut qu'il y ait des motifs impérieux qui permettent de conclure qu'il serait ni raisonnable ni juste de forcer le demandeur à tenir la promesse qu'il a faite au défendeur.
[10] J'ajouterais encore une autre exception, celle suivant laquelle un tribunal peut analyser une réclamation pour décider si la question qui serait en litige fait partie des différends et contestations qui doivent être réglés selon la clause compromissoire, un concept que lord McMillan a adroitement exposé dans l'arrêt Heyman v. Darwins Ltd., [1942] 1 All E.R. 337 (C.L.) :
| [TRADUCTION] |
| Lorsqu'une instance judiciaire est introduite par l'une des parties à un contrat qui renferme une clause compromissoire et que l'autre partie, invoquant cette clause, demande la suspension de l'instance, la première chose à déterminer est la nature exacte du différend qui oppose les parties. La question suivante à résoudre est celle de savoir si le différend en question tombe sous le coup de la clause compromissoire. Il arrive parfois qu'il y ait ensuite lieu de déterminer si la clause compromissoire s'applique toujours ou s'il est survenu un événement qui la rend inopérante. (À la page 345.) |
[11] Même si Midland et Eurocom devraient, en règle générale, être tenues de respecter leur engagement de soumettre leurs différends à l'arbitrage, les droits des autres défendeurs, dont l'un demande la suspension de l'instance, doivent être tranchés selon d'autres principes. Dans le cas d'un défendeur se trouvant dans leur situation, le pouvoir d'accorder une suspension ne devrait être exercé qu'avec parcimonie et que dans les cas les plus patents. Jeff Gawlicki a la charge de démontrer que la poursuite de la présente action introduite devant la Cour fédérale serait injuste et qu'elle ne causerait aucune injustice à Midland et à Simmonds. En outre, la suspension ne devrait être accordée que lorsqu'elle peut être pleinement efficace et que lorsqu'elle vise toutes les parties. Ces concepts, qui sont bien établis, ont été abordés par le juge Rothstein dans le jugement Figgie International Inc. c. Citywide Machine Wholesale Inc., (1993), 50 C.P.R. (3d) 89, à la page 92 (C.F. 1re inst.).
[12] Si j'ai bien compris la thèse des défendeurs qui ont soumis la présente requête, l'existence d'une clause compromissoire liant Midland et Eurocom devrait se traduire par la suspension de la partie de l'action de la Cour fédérale qui les concerne et, d'ailleurs, de toute l'action, étant donné que les questions en litige sont identiques dans l'action et dans l'arbitrage, sauf pour ce qui est de l'injonction qui est demandée dans le cadre de l'action de la Cour fédérale, car si l'issue de l'arbitrage ne favorise pas Eurocom, les demanderesses peuvent alors demander un jugement sommaire devant la Cour fédérale. Ce raisonnement est fallacieux, car un seul des défendeurs est partie à l'arbitrage et les questions en litige dans l'arbitrage et le procès ne se chevauchent que sur un point, en l'occurrence la réclamation accessoire formulée par Midland contre Eurocom du fait de la violation du contrat de licence.
[13] L'avocat des demanderesses soutient que je devrais examiner les différences qui existent entre le procès et l'arbitrage. Le bon point de départ est l'octroi à Eurocom, aux termes du contrat de licence, du droit exclusif d'utiliser la marque de commerce Midland sur un marché déterminé de l'Europe de l'Est, l'engagement d'Eurocom d'acheter à Midland toutes ces fournitures (avec des achats minimum pour des années déterminées) et la durée indéfinie du contrat, sous réserve de certains privilèges en matière de résiliation et de certaines obligations.
[14] Pour justifier son recours à l'arbitrage, Eurocom se plaint non seulement qu'elle a constamment de la difficulté à obtenir des produits de Midland pour les vendre dans le territoire d'Europe de l'Est qui lui a été assigné aux termes du contrat de licence, mais également que Midland a contrevenu au contrat de licence en octroyant à une autre entreprise, American Digital Corporation, une licence lui permettant de vendre le produit Midland sur le territoire d'Eurocom (voir les paragraphes 3 et 4 de l'affidavit souscrit par Jeff Gawlicki le 10 novembre 1997). Ces points litigieux tombent manifestement sous le coup de la clause compromissoire du contrat de licence, c'est-à-dire qu'ils constituent des " différends, litiges, contestations et réclamations pouvant surgir entre les parties au sujet du présent contrat et toute contravention au présent contrat [...] " (article 9.01 du contrat de licence).
[15] En revanche, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, le procès concerne en grande partie la production d'appareil radio contrefaits, le plagiat d'une partie de la numérotation de produits de Midland, l'achat de pièces et de produits Midland, l'intégration de ces articles au Japon dans des émetteurs-récepteurs identiques en apparence à ceux de Midland et la vente du produit contrefait au Canada, notamment à Eurocom. Les demanderesses affirment qu'en raison de tous ces faits, il y a eu contrefaçon de l'habillage protégé par le droit d'auteur et du guide de l'usager, ce qui constitue une violation des droits d'auteur des demandeurs selon les articles 13 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur (voir les paragraphes 13, 14 et 23 de la déclaration). En outre, ces produits concurrents, qui sont fabriqués et vendus par les défendeurs, portent la marque de commerce Midland sans l'autorisation des demanderesses. À cet égard, les demanderesses invoquent les droits, les réparations et la protection que leur accordent les articles 7, 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce. Ces conclusions de la déclaration, qui se rapportent aux allégations de production et de vente de produits contrefaits et qui reposent sur la Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur les marques de commerce, échappent de toute évidence à l'application du contrat de licence. Pour approfondir ce concept, en l'espèce, la clause compromissoire vise les " différends, litiges, contestations et réclamations pouvant surgir entre les parties au sujet du présent contrat et toute contravention au présent contrat [...] " Les moyens tirés de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur le droit d'auteur que Midland désire invoquer débordent le cadre des droits et des obligations créés par le contrat de licence. Un différend ne peut être réglé par voie d'arbitrage que s'il répond aux conditions prévues pour qu'une clause compromissoire puisse être invoquée, c'est-à-dire si Midland invoque l'existence du contrat de licence pour créer la réclamation. En l'espèce, Midland n'a pas à invoquer l'existence du contrat de licence pour créer son droit d'action1. De plus, la marque de commerce, le droit d'auteur et le produit contrefait sont des aspects qui débordent le cadre strict de la compétence des arbitres, étant donné qu'aux termes de l'article 9.03 du contrat de licence, les arbitres sont tenus d'appliquer la loi rigoureusement et ne peuvent élargir leur compétence en accommodant les demandes présentées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur ou la Loi sur les marques de commerce en appliquant des critères fondés sur l'équité. Ainsi, il serait inexact d'ordonner la suspension de ces éléments de la déclaration (les paragraphes 1 à 27).
[16] Le reste de la déclaration, en l'occurrence les paragraphes 28 à 33, qui, pour la plupart, traitent expressément du contrat de licence, est différent. Dans cette partie de leur déclaration, les demanderesses accusent Eurocom d'avoir violé le contrat de licence en raison de son défaut de verser les droit de licence requis calculés d'après les achats minimums, de son omission d'acheter les quantités minimales précisées et de son défaut de les acheter exclusivement de la demanderesse Midland, par suite de quoi les demanderesses ont subi un préjudice et les défendeurs ont réalisé des gains injustifiés. Cette partie de la déclaration relève en grande partie de la clause compromissoire et, à moins qu'il existe des motifs impérieux contraires, ce qui n'est pas le cas, elle devrait être examinée dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Je reconnais que le paragraphe 30 de la déclaration aborde effectivement la question de la contrefaçon de la marque de commerce de Midland, mais ce n'est qu'à titre d'information, étant donné que cette question est examinée à fond dans la partie de la déclaration qui porte expressément sur la contrefaçon de la marque de commerce Midland.
[17] Le résultat ainsi obtenu, en l'occurrence un arbitrage au Missouri et un procès devant la Cour fédérale, est malheureux. Cette solution sera coûteuse. Toutefois, ce n'est pas comme si deux instances identiques se déroulaient en même temps. Bien qu'il y ait des aspects factuels semblables, il n'y a rien que les arbitres peuvent régulièrement conclure ou décider qui donnera lieu à un résultat contradictoire ou qui aura une véritable incidence sur la présente action, ou empiétera sur celle-ci, car la présente instance introduite devant la Cour fédérale porte essentiellement sur des produits contrefaits et sur la violation de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur le droit d'auteur, et non sur des violations contractuelles du contrat de licence.
[18] Je rejette pour deux motifs l'idée d'accorder une suspension d'instance de manière à pouvoir renvoyer toutes les parties à l'arbitrage. En premier lieu, les aspects de la demande qui ont trait aux marques de commerce et aux droits d'auteur débordent le cadre de l'arbitrage. En second lieu, je n'ai pas le pouvoir d'ordonner à toutes les parties de se soumettre à l'arbitrage, à moins qu'elles n'y consentent toutes. Or, les demanderesses n'y ont pas consenti.
[19] Je me suis également demandé si la suspension de l'action pouvait être une mesure utile, étant donné que les personnes physiques défenderesses seraient les têtes dirigeantes des personnes morales défenderesses. La réponse la plus évidente est que l'issue de l'arbitrage ne touchera pas directement les personnes physiques défenderesses ou Unitel International Inc., étant donné que ces défendeurs ne participeront pas à l'arbitrage en tant que parties et qu'ils ne seront pas liés pas la décision des arbitres. Bref, l'arbitrage ne résoudra efficacement que certains des différends qui opposent Midland et Eurocom, mais ne facilitera pas le règlement de toutes les réclamations formulées par Midland contre Eurocom ou par les demanderesses contre ceux qui ne sont pas parties au contrat de licence. En ce qui concerne le défendeur Jeff Gawlicki, il ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que nous sommes en présence de circonstances qui justifient nettement une suspension, une situation dans laquelle la poursuite de l'action serait injuste. Qui plus est, il serait injuste de retarder indéfiniment l'octroi des réparations que les demanderesses réclament en raison de la contrefaçon.
DISPOSITIF
[20] Faute de clause contractuelle rendant le procès irrecevable, les demanderesses ont le droit de choisir entre l'arbitrage et le procès. Il n'y a pas d'abus et il n'y a pas lieu d'accorder une suspension lorsqu'il existe des droits de recours distincts et qu'un groupe de droits de recours doivent de toute évidence être jugés par arbitrage au Missouri et qu'un autre groupe ne relève pas de la clause compromissoire. Le simple fait que certaines des parties et des éléments de preuve sont et deviendront communs aux deux instances ne justifie pas la suspension en bloc de la présente action.
[21] Il est indubitable que le contrat de licence est mentionné dans le présent procès et qu'il est à la base de toute la procédure d'arbitrage. Mais la présente action devant la Cour fédérale porte d'abord et avant tout sur une contrefaçon de marque de commerce et sur une violation de droits d'auteur et sur l'injonction qui est réclamée en conséquence à titre de réparation. En outre " et cette question est abordée dans le jugement Micromar International Inc. c. Micro Furnace Ltd. , (1989), 23 C.P.R. (3d) 214, à la page 218 (C.F. 1re inst.) et dans le jugement Biologische Heilmittel Heel GmbH et autre c. Acti-Form Ltd. et autre, (1996), 64 C.P.R. (3d) 198, aux pages 202 ssq. (C.F. 1re inst.) " il peut y avoir des éléments de preuve semblables dans l'action et dans l'arbitrage, mais comme les éléments de preuve concernent des droits d'action différents, il n'y a pas de raison de suspendre la présente action de la Cour fédérale. Exception faite de la partie de la déclaration qui porte sur le contrat de licence, en l'occurrence les paragraphes 28 à 33, l'action introduite devant la Cour fédérale peut se poursuivre.
[22] La Cour accorde aux demanderesses un délai de 14 jours pour effectuer les modifications requises ainsi que toute modification connexe à leur déclaration. Je tiens à préciser ici qu'il y a des éléments d'information utiles aux paragraphes 28, 29 et 30 et qu'il conviendrait de les insérer à l'endroit approprié dans la déclaration modifiée. La Cour accorde aux défendeurs 30 jours pour déposer leur défense.
[23] Je remercie les avocats pour leur excellent plaidoyer. Les dépens suivront l'issue de la cause.
(signature) " John A. Hargrave "
Protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
January 15, 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
| No DU GREFFE : T-2151-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Simmonds Capital Limited et
Midland International Corporation
c. Eurocom International Limited et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 19 novembre 1997
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE du protonotaire John A. Hargrave
| en date du 15 janvier 1998 |
ONT COMPARU
Me Neil Belmore pour les demanderesses
Me Grant Currie pour les défendeurs
Unitel International Inc., Lyle Jones et Terry Jones
Me Glen Kosak pour les défendeurs
Me Derek Spitz Eurocom International Limited
et Jeff Gawlicki
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson
Toronto (Ontario) pour les demanderesses
Spitz & Carr
Edmonton (Alberta) pour les défendeurs
Eurocom International Limited
et Jeff Gawlicki
Robertson Stromberg pour les défendeurs
Saskatoon (Saskatchewan) Unitel International Inc.,
Lyle Jones et Terry Jones
__________________
1 À titre d'exemple de ce type d'analyse, voir l'arrêt Kaverit Steel and Crane Ltd. v. Kone Corporation et al. ,(1992), 40 C.P.R. (3d) 161, aux pages 167 à 169 (Cour d'appel de l'Alberta).